Cópia da sentença proferida nos autos de acção ordinária n. 6385/86, em que são autora Dias Antonino e C.ª,L.da, e réu Filipe Luís da Graça Brito.

Download (0)

Full text

(1)

Cópias da sentença do 12.° Juízo Cível da Comarca de Lisboa e dos acórdãos do Tribunal da Relação de Lisboa e do Supremo Tribunal de Justiça proferidos no processo de registo de marca nacional n.° 215 246. Cópia da sentença proferida nos autos de acção ordinária n.° 6385/86, em que são autora Dias Antonino e C.ª, L.da, e réu Filipe Luís da Graça Brito.

1 - A autora, Dias Antonino e C.ª, L.da, intentou a presente acção ordinária n.° 6385/86, nos termos do artigo 123.° do Código da Propriedade Industrial, contra o réu Filipe Luís da Graça Brito, alegando, em síntese: A autora é proprietária do registo de marca n.° 213 555, Uma Amarga, destinada a assinalar licores, registo pedido em 23 de Outubro de 1981 e concedido em 8 de Julho de 1985.

O réu é proprietário do registo de marca n.° 215 246, Amarguinha, destinada a assinalar licores de amêndoa amarga, registo pedido em 15 de Março de 1982 e concedido também em 8 de Julho de 1985. Os produtos em causa incluem-se na mesma classe 33.ª A marca da A. goza de prioridade na concessão de registo, nos termos do disposto no artigo 172.° do Código da Propriedade Industrial: em caso de colisão entre dois pedidos, deve ser concedido apenas o da A.

Entre as expressões que integram as duas marcas existe uma tal semelhança que não pode deixar de induzir em erro o público consumidor.

Acresce que o réu foi, em tempos, cliente da A., adquirindo, por amiudadas vezes, e através da sociedade Vinalgarve - Produtos Alimentares, L.da, de que é sócio gerente, os seus produtos. Com a marca que conseguiu registar pretende o R. fazer concorrência desleal aos produtos da A. Pede esta que seja decretada a anulação do registo da marca Amarguinha (n.° 215 246), nos termos dos artigos 93.°, 94.° e 172.° do dito Código. 2 - O R. contestou, defendendo a improcedência da acção, e disse, em síntese:

Não existe semelhança entre as marcas em causa, quer no aspecto fonético quer no aspecto semântico.

(2)

Assim sendo, a marca do R. não é imitação da marca da A., como esta, pela sua actuação, sempre considerou.

Com efeito, a A. comercializou, sem êxito, uma bebida sob a denominação Uma Amarga. E o R. passou a comercializar uma bebida sob a denominação Amarguinha, com enorme aceitação.

Perante este sucesso, a A. passou a comercializar a bebida que antes denominara Uma Amarga sob a marca Amarguinha, sendo que o R. obteve também o registo da sua marca emblemática, a que alude a fls. 51 e 52.

E a A. passou mesmo a engarrafar a Amarguinha que comercializava em garrafas em tudo idênticas às do R. e apôs nelas rótulos com as cores e aspecto geral das do R. e cápsulas idênticas.

Isso obrigou o R. a requerer arresto repressivo contra a A., que foi decretado. E só após isso a A. voltou a comercializar bebidas sob a denominação de Uma Amarga.

3 - O tribunal é competente. Não há nulidades.

As partes têm personalidade e capacidade judiciárias, são legítimas e estão devidamente patrocinadas.

Não há outras excepções ou questões prévias de que cumpra aqui conhecer.

4 - Atenta a prova documental junta e por via da não impugnação (artigo 490.°, n.° 1, do Código de Processo Civil), considero provados os seguintes factos relevantes para a decisão da causa:

A A. é titular do registo de marca n.° 213 555, constituído pela expressão Uma Amarga, destinada a assinalar «licores», registo esse pedido em 23 de Outubro de 1981 e concedido por despacho do Ex.m° Director do Serviço de Marcas proferido em 8 de Julho de 1985 e publicado no Boletim da Propriedade Industrial (documento a fls. 5, 7, 41 e 42).

O R. é titular do registo de marca n.° 215 246, constituído pela expressão Amarguinha, destinada a assinalar «licores», registo esse pedido em 15 de Março de 1985 e concedido por despacho do Ex.m° Director do Serviço de Marcas proferido em 8 de Julho de 1985 e publicado no Boletim da Propriedade Industrial (documento a fis. 6, 7 e 12).

Os produtos abrangidos pelas duas marcas encontram-se incluídos na classe 33.' (documento de fl. 5 a fl. 7).

Em tempos, a A. reclamou contra a concessão da aludida marca, Amarguinha, ao R., conforme reclamação de fl. 9 a fl. 11, que foi desatendida, tendo sobre ela recaído o parecer a fl. 53. São sócios da Vinalgarve - Produtos Alimentares,

L.da, o R. e sua mulher, Maria Carlota Cirne Vasconcelos de Araújo de Brito, e a sua irmã Maria da Graça Brito, estando a gerência a cargo do R. e da Maria da Graça (documento de fl. 24 a fl. 27).

A dita Vinalgarve comprou em 1981 e 1982 à A. os produtos constantes dos documentos de fl. 13 a fl. 22, entre os quais se contou amêndoa amarga (bebida).

5 - Os demais factos alegados pelas partes não têm interesse para a decisão da causa.

Aplicando o direito:

Nos termos do artigo 122.°, n.° 2.°, do Código da Propriedade Industrial, «poderá ser anulado o registo da marca se na concessão se houver infringido o disposto no artigo 93.°».

E, segundo o ser artigo 93.°, n.° 12.°, «será recusado o registo das marcas que contrariem o disposto nos artigos 76.° a 79.° e seus parágrafos ou que, em todos ou alguns dos seus elementos, contenham (n.° 12.°) «repro- dução ou imitação total ou parcial da marca anteriormente registada por outrem para o mesmo produto ou produtos semelhantes, que possa induzir em erro ou confusão no mercado».

E dispõe o artigo 94.°:

Considera-se imitada ou usurpada no todo ou em parte a marca destinada a objectos ou produtos inscritos no reportório sob o mesmo número, ou sob números diferentes mas de afinidade manifesta, que tenha tal semelhança gráfica, figurativa ou fonética com outra já registada que induza facilmente em erro ou confusão o consumidor, não podendo este distinguir as duas senão depois de exame atento ou confronto.

Está em causa nos autos a novidade ou não da marca do R. Amarguinha em relação à marca da A. Uma Ama rga.

Tem-se entendido de forma amplamente dominante que a protecção da marca visa não só defender os interesses legítimos do seu titular, impedindo situações de con- corrência desleal, mas também proteger os consumidores, evitando que sejam induzidos em erro ou confusão sobre os produtos que adquirem.

No caso em apreço, os produtos abrangidos pelas duas marcas são os mesmos (licores), estando incluídas na mesma classe - a 33.ª

Assim sendo, não pode haver uma clientela comum para uns e outros, com a inerente possibilidade de concorrerem no mercado (veja-se a este respeito a nota 3 do artigo 94.°, em Código da Propriedade Industrial, de Justino Cruz, 2.' ed.).

Há agora que indagar se a marca Amarguinha tem tal semelhança com a da A. que induza facilmente em erro ou confusão o consumidor, não podendo este distinguir as duas senão depois de exame atento ou confronto, isto é, se tal marca é susceptível de ser tomada facilmente, por um consumidor médio, distraído ou descuidado, destinatário dos produtos em causa, pela marca da A. Uma Amarga.

As marcas em causa não são puramente nominativas, isto é, constituídas apenas por nomes ou dizeres.

Tem sido entendido que, no juízo de semelhança ou dissemelhança das marcas, tem de se atender à impressão do conjunto.

(3)

A comparação entre as duas marcas revela uma inegável semelhança gráfica parcial, formada pelo conjunto «amarg» - Uma Amarga e Amarguinha.

A tal semelhança acresce que, no uso corrente, tais expressões no domínio das bebidas surgem associadas à ideia de bebidas alcoólicas ou licorosas feitas à base ou em cuja composição entra amêndoa amarga.

E tem-se reconhecido geralmente que a semelhança ideográfica é um critério complementar da semelhança fonética e gráfica que aumentou a possibilidade de indução em erro do consumidor (nesse sentido vejam-se as perti- nentes considerações feitas na nota 44 ao artigo 94.° no já referido Código da Propriedade Industrial, 2.3 ed., a pp. 244 e seguintes).

Há ainda que referir que é sabido que, no uso corrente, é frequente os consumidores de bebidas alcoólicas utilizarem o diminutivo das mesmas e assim, por exemplo, «bagacinho» para designar a bebida bagaço e «verdinho» para designar a bebida vinho verde.

Tal circunstância agrava os riscos de confusão, no consumidor médio desprevenido ou desatento, entre a marca da A. e a do R. E tal possibilidade de confusão é também susceptível de gerar uma situação de concorrência desleal por parte do R. em relação à A., por poder retirar clientela a esta em benefício daquela (veja-se o artigo 212.°, n.° 1, do Código da Propriedade Industrial). Diga-se aqui que não afasta a conclusão de que a marca do R. é imitação da da A. o facto de esta incluir o artigo indefinido «uma» e de, nesse contexto, a expressão «amarga» valer como substantivo e de a expressão «amarguinha», da marca do R., valer como adjectivo.

É que tais aspectos não relevam, a nível de um consu- midor médio, desprevenido ou desatento, para evitar a confusão entre as duas marcas.

Irrelevante é também para a decisão desta causa a circunstância de o R. ter, alegadamente, obtido o registo de uma outra marca, emblemática, alegadamente com os dizeres e a composição a fl. 51, incluindo os dizeres «amarguinha, licor de amêndoa amarga».

É que nesta acção está apenas em causa a eventual imitação da marca do R. Amarguinha (marca n.° 215 246) em relação à marca da A. Uma Amarga (marca n.° 213 555) e não a eventual imitação de uma outra marca do R. em relação à A.

Do exposto concluo que a dita marca Amarguinha é imitação da aludida marca de que é titular a A., para os efeitos dos artigos 93.°, n.° 12.°, e 94.° do mencionado Código.

Refira-se que, em hipótese próxima, a sentença do 6.° Juízo Cível de Lisboa de 15 de Novembro de 1958 (Boletim da Propriedade Industrial, n.° 12, 1958, p. 1110) entendeu que havia imitação entre as marcas Farmiquito e Fartnico.

A A. goza da protecção legal, nos termos do corpo do artigo 172.° do Código que vem sendo mencionado, dado que o seu pedido de registo de marca é anterior ao do réu. 6 - Pelo exposto, julgo a acção procedente e, em consequência, nos termos dos artigos 122.°, n.° 2.°, e 123.° do dito Código, decreto a anulação do registo da marca n.° 215 246, Amarguinha, de que é titular o R. Filipe Luís da Graça Brito.

Custas a cargo do R. Registe e notifique.

Cópia dactilografada do acórdão proferido nos autos cíveis de apelação registados sob o n.° 5512, em que são apelante Filipe Luís da Graça Brito e apelado Dias Antonino e C.ª, L.da, no Tribunal da Relação de Lisboa. Acordam no Tribunal da Relação de Lisboa:

Dias Antonino e C.ª, L.da, com sede em Faro, intentou contra Filipe Luís da Graça Brito, casado, comerciante, residente em Lisboa, na Rua dos Navegantes, 45-A, a presente acção, com processo ordinário, de anulação de registo de marca, ao abrigo do disposto no artigo 123.° do Código da Propriedade Industrial.

Alegou, para tanto, ser proprietário do registo de marca n.° 213 555, constituído pela expressão «uma amarga», destinada a assinalar «licores».

Tal registo foi pedido em 23 de Outubro de 1981 e concedido em 8 de Julho de 1985.

Em 15 de Março de 1982 o réu pediu registo da marca anulante, composta exclusivamente com a denominação Amarguinha, destinada a designar «licores de amêndoa amarga», que tomou o n.° 215 246.

Quer os produtos abrangidos pela marca da autora quer os abarcados pela marca concedida ao réu encontram-se incluídos na classe 33.'

Porque a segunda marca é uma evidente imitação da primeira, deve ser decretada a anulação do seu registo, por violação do disposto nos artigos 93.°, n.° 12.°, 94.° e 172.° do Código da Propriedade Industrial.

O réu contestou sustentando que as marcas são bem diferenciadas, quer no aspecto fonético quer no semântico. Acrescentou que a bebida comercializada pela autora sob a denominação Uma Amarga não teve qualquer êxito. Posteriormente, depois de requerido o registo da marca Amarguinha, o réu iniciou a comercialização de um produto sob esta denominação, que teve grande aceitação por parte do público.

Perante este sucesso, a autora passou a comerciali- zar sob a marca de Amarguinha a bebida que antes denominava de Uma Amarga, o que demonstra que, mesmo para a própria autora, as duas marcas são diferentes.

Só depois de decretado arresto repressivo contra a autora, a requerimento do réu, é que aquela voltou a comercializar bebidas sob a denominação de Uma Amarga. Não existe, pois - diz o réu a concluir -, qualquer fundamento para que se anule a sua marca, devendo, por isso, improceder a acção.

Findos os articulados, o M.10 Juiz proferiu douto saneador-sentença, em que julgou a acção procedente e decretou a anulação do registo de marca n.° 215 246, Amarguinha, de que é titular o réu.

Inconformado com tal decisão, dela apelou o réu, que conclui pela forma seguinte as suas alegações de recurso: 1) A sentença recorrida deveria ter considerado os factos de a Amarguinha ter tido um enorme sucesso comercial, que Uma Amarga nunca teve, e de a própria apelada ter adoptado esta marca, Amarguinha, para identificar o seu licor de amêndoa amarga - factos que evidenciam que, no caso concreto, as marcas não são confundíveis,

(4)

tanto mais que como tal as não considera, na prática, a própria apelada;

2) Assim, tais factos deverão ser tomados em consideração neste recurso, ao abrigo do disposto no artigo 712.°, n.° 1, alínea a), do Código de Processo Civil, ou, na hipótese de se entender que tais factos são controvertidos, deverá ser anulada a sentença recorrida, por violação dos arti- gos 510.°, n.° 1, alínea c), e 511.° do mesmo Código, ordenando-se a elaboração de questionário em que figurem tais factos;

3) Amarguinha e Uma Amarga são marcas expres- sivas ou significativas, em que o sinal descritivo «amarga» se reporta a uma das qualidades do produto, não podendo servir de critério de con- fundibilidade;

4) Uma Amarga e Amarguinha, enquanto modalidades de diferenciação do sinal descritivo comum, não se confundem, por serem radical- mente distintos, gráfica e foneticamente, os elementos de diferenciação adoptados;

5) São marcas de tal maneira distintas que o consumidor médio, menos atento ou observador menos experimentado, tendo à vista apenas uma delas e conhecendo a autora, não tomaria a primeira pela segunda, pelo que não se verifica o condicionalismo referido no artigo 94.° do Código da Propriedade Industrial, em explicitação do conceito do n.° 12.° do artigo 93.° do mesmo Código;

6) A faculdade de anulação do registo de marca ao abrigo da qual a presente acção foi instaurada visa a apreciação jurisdicional de situações não consideradas na decisão administrativa que concedeu o registo; e sendo certo que a questão sub judice foi objecto de apreciação e decisão no processo administrativo de registo, só em situação de flagrante e manifesta confundibilidade, que não se verifica, poderia o registo ser anulado; 7) Ao anular o registo da marca Amarguinha, a

decisão recorrida violou as disposições dos artigos 122.°, n.° 2.°, 93.°, n.° 12.°, e 94.° do Código da Propriedade Industrial.

A apelada, na sua contra-alegação, defende a legalidade da decisão recorrida, pugnando pelo improvimento do recurso e pela confirmação daquela sentença.

Correram os vistos legais, cumprindo agora conhecer do objecto do recurso.

A douta sentença recorrida julgou provados os seguintes factos:

A autora é titular do registo de marca n.° 213 555, constituído pela expressão Uma Amarga, destinada a assinalar «licores», registo esse pedido em 23 de Outubro de 1981 e concedido por despacho do Ex.mo Director do Serviço de Marcas, proferido em 8 de Julho de 1985 e publicado no Boletim da Propriedade Industrial;

O réu é titular do registo de marca n.° 215 246, constituído pela expressão Amarguinha, destinada

a assinalar «licores», registo esse pedido em 15 de Março de 1982 e concedido por despacho do Ex.10 Director do Serviço de Marcas, proferido em 8 de Julho de 1985 e publicado no Boletim da Propriedade Industrial;

Os produtos abrangidos pelas duas marcas encontram-se incluídos na classe 33.'; . Em tempo, a autora reclamou contra e concessão da

aludida marca Amarguinha ao réu, conforme reclamação de fl. 9 a fl. 11, que foi desatendida, tendo sobre ela recaído o parecer a fl. 53; São sócios da Vinalgarve - Produtos Alimentares,

L.da, o réu, sua mulher, Maria Carlota Cirne Vasconcelos de Araújo de Brito, e sua irmã, Maria da Graça de Brito, estando a gerência a cargo do réu e da Maria da Graça;

A dita Vinalgarve comprou, em 1981 e 1982, à autora os produtos constantes dos documentos de fl. 13 a fl. 22, entre os quais se contou amêndoa amarga (bebida).

A marca é um sinal destinado a individualizar produtos ou mercadorias e a permitir a sua diferenciação de outros da mesma espécie.

Ela visa distinguir os produtos e serviços de um dado comerciante em face dos demais; é um sinal distintivo na concorrência de produtos e de serviços.

É mesmo - segundo Carlos Olavo - o primeiro e mais importante dos sinais distintivos do comércio.

De harmonia com o disposto no artigo 74.° do Código da Propriedade Industrial (CPI), aquele que adopta certa marca para distinguir os produtos da sua actividade gozará da propriedade e do exclusivo dela, desde que satisfaça as posições legais, designadamente a relativa ao registo. Através do registo, o interessado adquire o direito à marca - direito que, antes de mais, se reconduz à possibilidade de utilização exclusiva desse sinal.

Como direito exclusivo que é, ele confere ao titular da marca a possibilidade de se opor à sua usurpação por outras pessoas e de obstar à utilização da marca usurpada por terceiros.

O direito à marca integra, pois, a categoria dos direitos absolutos, com eficácia erga omnes.

Tal direito adquire-se, como já vimos, através do registo: só ao utente de marca registada confere a lei o exclusivo. O registo tem, entre nós, eficácia constitutiva ou atributiva - o direito só existe se e na medida em que esteja registada a favor do respectivo titular.

Assim, e em princípio, só pode pretender a protecção estabelecida na lei para o uso das marcas quem tiver cumprido a formalidade do registo.

O § 1.° do artigo 74.° do CPI estatui que o registo da marca implica mera presunção jurídica de novidade ou distinção de outra anteriormente registada.

É que o registo de marca depende da satisfação de várias exigências, contidas nos artigos 86.° e seguintes do CPI.

Assim, como sinal distintivo que é das mercadorias, a marca há-de ser constituída de modo a que não se confunda com outra anteriormente adoptada para o mesmo produto ou semelhante. E, por isso, deverá ser recusado o

(5)

registo de marca que, em todos ou alguns dos seus elementos, contenha a reprodução ou imitação total ou parcial de marca anteriormente registada por outrem, para o mesmo produto ou produto semelhante, que possa induzir em erro ou confusão no mercado (n.° 12.° do artigo 93.° do CPI).

É a consagração do princípio da novidade ou eficácia distintiva da marca.

Mas os serviços do Estado que têm a seu cargo o registo não estão organizados de modo a garantir, em termos absolutos, a novidade da marca. Por isso o legislador «se limita a proclamar honestamente que a concessão do registo importa apenas a presunção jurídica de que não existe registada para os mesmos produtos outra marca com a qual possa confundir-se aquela que acaba de ser registada» (J. G. Pinto Coelho, «A novidade da marca», in RLJ, 85.°, p. 339).

Trata-se de uma presunção juris tantum, possibilitando- -se que, dentro de certos limites, se possa anular o registo concedido quando venha a verificar-se, depois de efectuado, que estava já anteriormente registada outra marca com a qual aquela se possa confundir.

Na verdade, dispõe o artigo 122.°, n.° 2.°, do CPI que poderá ser anulado o registo de marca se na concessão se tiver infringido o disposto no artigo 93.° Este normativo determina precisamente os casos em que deve ser recusado o registo da marca, sendo um deles o já atrás indicado de ser a marca reprodução ou imitação de marca anterior- mente registada por outrem para o mesmo produto, podendo assim o público ser induzido em erro ou confusão. Admite-se, assim, a anulação do registo de marca sem novidade, igual ou semelhante a marca anteriormente registada por outrem para o mesmo produto ou produto similar.

O registo das marcas é feito por produtos (artigo 80.° do CPI). E bem se compreende que assim seja - sendo a marca um sinal distintivo de produtos, deve ser reconduzida a um determinado tipo de produtos. Não se adopta uma marca para produtos indeterminados ou sem a referir a certo e determinado produto que com ela se visa identificar ou individualizar. Por isso mesmo, o direito ao uso exclusivo da marca, de que o proprietário desta- é detentor, só é ofendido quando outra pessoa designe ou identifique com essa marca ou outra semelhante os mesmos produtos ou produtos similares.

Foi em atenção a isso que se criou uma tabela que agrupa os produtos em diversas classes, com vista a facilitar o registo das marcas (tabela v anexa ao CPI, cuja classe 33.ª abrange vinhos espirituosos e licores).

Ambas as marcas ora em causa se destinam a designar «licores», produto abrangido na aludida classe 33.ª

A protecção conferida pelo registo é - como resulta do artigo 172.° do CPI - concedida «àquele que primeiro apresentar o pedido com os respectivos documentos em forma legal», o que, no caso vertente, sucede em relação à autora, que pediu o registo da sua marca em 23 de Outubro de 1981, enquanto o réu só o fez em 15 de Março de 1982.

Tudo está, pois, em saber se a marca Amarguinha é uma marca nova ou se, ao invés, ela constitui imitação da marca Uma Amarga.

Imitação e não reprodução ou contrafacção, pois que é evidente que as marcas não são rigorosamente as mesmas. A nossa lei trata da matéria sobretudo no artigo 94.° do CPI. Segundo este normativo, para haver imitação a marca deve ter tal semelhança gráfica, figurativa ou fonética com outra já registada que induza facilmente em erro ou confusão o consumidor, não podendo este distinguir as duas senão depois de exame atento ou confronto.

A imitação de uma marca por outra não existe apenas quando, postas em confronto, elas se confundem: ela existe também quando, tendo-se à vista apenas uma delas, se deva concluir que ela é susceptível de ser tomada por outra de que se tenha conhecimento.

Por outro lado, não são só as marcas muito parecidas (para cuja distinção seja necessário o confronto) que se devem ter como imitadas. É, a este propósito, expressiva a observação de Bécarride, segundo o qual «a questão da imitação deve ser apreciada pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem a marca e não pelas dissemelhanças que poderiam oferecer os diversos pormenores considerados isolada e separadamente».

A susceptibilidade de erro ou confusão deve ser aferida em face do consumidor médio do produto ou produtos em questão. Marcas destinadas a assinalar produtos idênticos, como é o caso vertente, devem ser analisadas em função do olhar apressado e distraído do cidadão vulgar. Para este consumidor comum que entra numa mercearia ou num supermercado, na azáfama do quotidiano e com as preocupações de outros assuntos, ressalta mais a semelhança patente nas duas marcas que as diferenças que as separam.

A protecção atribuída pela lei a determinado sinal distintivo deve depender da respectiva força distintiva. Há sinais distintivos «fortes», como há sinais distintivos «fracos» (é o caso das expressões que sugerem objectos comuns ou qualidades dos produtos) e sinais que só combinados com outros adquirem eficácia distintiva.

Ora, as marcas em questão têm notórias semelhanças gráficas e fonéticas e têm uma raiz comum que gera a manifesta possibilidade de confusão no consumidor médio. A circunstância de uma das marcas ter na sua com- posição um artigo indefinido é irrelevante. Não é o artigo que releva, mas a palavra que se lhe segue.

Também nesta perspectiva pouco importa que uma delas tenha uma forma substantiva e outra adjectiva.

Não será nestas dissemelhanças que o já falado consumidor médio, distraído e apressado, irá atentar.

E depois, «amarguinha» não é mais que o diminutivo de «amarga»; e é esta semelhança que um olhar rápido e distraído irá registar, criando o erro no consumidor e a confusão no mercado.

Dir-se-á ainda, retomando ideia expressa na douta sentença recorrida, que aquelas expressões (em que se traduzem as marcas em causa) surgem, no público consumidor, associadas à ideia de bebidas feitas à base de amêndoa amarga. E a semelhança ideográfica, como critério complementar da semelhança fonética e gráfica, reforça a possibilidade de indução em erro do consumidor. Finalmente, também não releva para a decisão da causa que a Amarguinha tenha, alegadamente, tido um enorme sucesso comercial que Uma Amarga nunca teve, e que a

(6)

própria apelada tinha adoptado a primeira para identificar o seu licor.

De tais factos jamais poderia inferir-se que as marcas não são confundíveis e menos ainda que a apelada como tal as não considere.

O sucesso de uma marca depende de vários factores, de instrumentos de comercialização, de campanhas de publicidade, etc., para além da qualidade do próprio produto que assinala. Mas uma coisa é certa: não seria o sucesso de uma e o fracasso da outra que iriam decidir das suas dissemelhanças em termos de inexistência de imitação.

Aqueles factos são, pois, irrelevantes para a boa decisão da causa, pelo que não é caso de esta Relação lançar mão dos poderes que lhe são conferidos pelo n.° 2.° do artigo 712.° do CPI.

Improcedem, pois, como se deixou demonstrado, todas as conclusões do apelante.

Termos em que se nega provimento ao recurso, confirmando-se inteiramente a douta decisão apelada.

Custas pelo recorrente.

Lisboa, 18 de Fevereiro de 1993. - António Cardoso dos Santos Bernardino - Ferreira Girão - Ponce de Leão.

Lisboa, 7 de Junho de 1993. - A Escriturária Judicial Eventual, (Assinatura ilegível.)

Acordam no Supremo Tribunal de Justiça:

1 - João António & C.', L.da, instaurou, na comarca de Lisboa, a cujo 12.° Juízo foi distribuída, acção de anulação de registo de marca contra Filipe Luís de Graça Brito, pedindo que fosse anulado o da marca Amarguinha, efectuado em 8 de Julho de 1985, sob o n.° 215 246, por constituir imitação da sua marca Uma Amarga, registada em 23 de Outubro de 1981, sob o n.° 213 555, pois destina- -se aos mesmos produtos, os quais se acham inscritos no reportório sob o n.° 33.

2 - O réu contestou e, no despacho saneador a seguir proferido, a acção foi julgada procedente, tendo sido decretada a anulação do registo da marca n.° 215 246, Amarguinha, de que ele era titular.

3 - Inconformado com o decidido, o réu recorreu e, como o Tribunal da Relação de Lisboa negou provimento ao recurso, interpôs recurso do acórdão, tendo encerrado as alegações formulando as seguintes conclusões:

a) A questão jurídica de fundo nestes autos é a novidade ou não da marca Amarguinha em relação à marca Uma Amarga;

b) Trata-se de marcas expressivas ou significativas, em que o sinal descritivo «amarga» se reporta a uma das qualidades do produto, não podendo servir de critério de confundibilidade, antes residindo este nas alterações gráficas e fonéticas desse elemento introduzidas por cada comerciante e que encerram o conteúdo original e distintivo das respectivas marcas, conclusão legítima e

correcta, quer face à lei aplicável, quer face à jurisprudência constante do Supremo Tribunal de Justiça.

Sobre esta questão não se pronunciou o acórdão recorrido, pelo que está ferido de nulidade, nos termos do artigo 668.°, n.° l, alínea d), por remissão do artigo 722.°, ambos do Código de Processo Civil;

c) O pedido de protecção de uma marca, mesmo registada, que mais não é do que uma designação de uma qualidade do produto, sem eficácia distintiva relativamente a outras da mesma espécie, constitui abuso de direito, e com este fundamento tal protecção deve ser-lhe recusada;

d) Uma Amarga e Amarguinha, enquanto modali- dades de diferenciação do sinal descritivo comum, não se confundem, por serem radicalmente dis- tintos, gráfica e foneticamente, os elementos de diferenciação adoptados;

e) São marcas de tal maneira distintas que o con- sumidor médio menos atento, ou observador menos experimentado, tendo em vista apenas uma delas e conhecendo a outra, não tomaria a primeira pela segunda;

f) Não se verifica, pois, a facilidade de confusão, por ser tal a semelhança gráfica ou fonética entre as duas marcas que o consumidor médio não poderia distingui-las senão depois de exame atento ou confronto, como exige o artigo 94.° do Código da Propriedade Industrial, em explicitação do conceito do n.° 12.° do artigo 93.° do mesmo Código; g) A faculdade de anulação do registo de marca ao

abrigo da qual a presente acção foi instaurada visa a apreciação jurisdicional de situações não consideradas na decisão administrativa que concedeu o registo, sendo certo que a questão sub judice foi objecto de apreciação e decisão no processo administrativo de registo, pelo que apenas em situação de flagrante e manifesta confun- dibilidade, que não se verifica, poderia o registo ser anulado;

h) Ao manter a anulação do registo da marca Amarguinha a decisão recorrida violou as disposições dos artigos 122.°, n.° 2.°, 93.°, n.° 12.°, e 94.° do Código da Propriedade Industrial. 4 - A recorrida , contra-alegou sustentando a confirmação do decidido, e o Ex.mo Magistrado do Ministério Público junto deste Tribunal nada requereu quando teve vista dos autos.

5 - Cumpre, pois, decidir, e para tanto há que ter e m consideração que, pelo Tribunal da Relação de Lisboa, foram dados como assentes os factos que a seguir se descrevem e que, nos termos dos artigos 722.°, n.° 2, e 729.°, n.° 2, do Código de Processo Civil, têm agora de ser aceites.

A autora é titular do registo de marca n.° 213 555, constituído pela expressão «uma amarga», destinada a assinalar «licores», registo esse pedido em 23 de Outubro de 1981 e concedido por despacho do Ex.mo Director do Serviço de Marcas proferido em 8 de Julho de 1985 e publicado no Boletim da Propriedade Industrial.

(7)

O réu é titular do registo de marca n.° 215 246, cons- tituído pela expressão «amarguinha», destinada a assinalar «licores», registo esse pedido em 15 de Março de 1982 e concedido por despacho do Ex.mo Director do Serviço de Marcas proferido em 8 de Julho de 1985 e publicado no Boletim da Propriedade Industrial.

Os produtos abrangidos pelas duas marcas encontram- -se incluídos na classe 33.ª

Em tempo, a autora reclamou contra a concessão da aludida marca Amarguinha ao réu, conforme reclamação de fl. 9 a fl. 11, que foi desatendida, tendo sobre ela recaído o parecer a fl. 53.

São sócios da Vinialgarve, Produtos Alimentares, L.da, o réu, sua mulher, Maria Carlota Cirne Vasconcelos de Araújo de Brito, e sua irmã Maria da Graça de Brito, estando a gerência a cargo do réu e da Maria da Graça. A dita Vinialgarve comprou, em 1981 e 1982, à autora os produtos constantes dos documentos de fl. 13 a fl. 22, entre os quais se contou amêndoa amarga (bebida).

6 - O recorrente atribuiu ao acórdão recorrido a nulidade a que se refere a alínea d) do n.° 1 do artigo 668.° do citado Código, por não se ter pronunciado sobre o facto de Amarguinha e Uma Amarga serem marcas expressivas ou significativas, em que o sinal descritivo «amarga» se reporta a uma das qualidades do produto.

Considera o recorrente, como consta da 3.' conclusão das alegações para este Tribunal, que, por constituir abuso de direito, deve ser rejeitado o pedido de protecção de uma marca que, apesar de registada, mais não é que a designação de uma qualidade do produto, sem eficácia distintiva relativamente a outros da mesma espécie.

Não foi, no entanto, nesses termos que, nas alegações para a Relação, referiu tal facto, mas sim para sustentar que, in casu, o sinal descritivo «amarga» não pode servir de critério de confundibilidade, o qual reside antes «nas alterações gráficas e fonéticas desse elemento, introduzidas por cada comerciante e que encerram o conteúdo original e distintivo das respectivas marcas» - v. conclusão 5.5. Ora, como resulta do disposto no n.° 1 do artigo 690.° do Código de Processo Civil e é jurisprudência firme deste Supremo Tribunal, o âmbito de um recurso é delimitado pelas conclusões das alegações do recorrente, não podendo o tribunal de recurso pronunciar-se sobre questões deles excluídas.

Aliás, no acórdão recorrido, a novidade da marca Amarguinha em relação à marca Uma Amarga foi até analisada nos termos defendidos pelo recorrente, só que as conclusões não foram as mesmas!

Improcede, portanto, a invocação da referida nulidade. 7 - Entrando agora, propriamente, na análise do decidido, começar-se-á por salientar que, como resulta do disposto no artigo 94.° do Código da Propriedade Indus- trial, a que pertencem todos os artigos que se citem sem menção do diploma a que respeitem, as marcas destinam- -se a distinguir produtos e é por estes que, nos termos do artigo 90.°, se faz o respectivo registo, o qual tem por finalidade obstar a que exista mais de uma para o mesmo produto ou semelhante - n.° 12.° do artigo 93.°

É assim que, no corpo do artigo 93.°, conjugado com o n.° 12.° do mesmo preceito, se estabelece que será recusado o registo de marcas que sejam a reprodução ou imitação

total ou parcial de marca anteriormente registada por outrem para o mesmo produto ou produto semelhante, que possa induzir em erro ou confusão no mercado.

E, segundo o artigo 94.°, considera-se imitada ou usurpada, no todo ou em parte, a marca destinada a objectos ou produtos inscritos no reportório sob o mesmo número, ou sob números diferentes mas de afinidade manifesta, que tenha tal semelhança gráfica, figurativa ou fonética com outra já registada que induza em erro ou confusão o consumidor, não podendo este distinguir as duas senão depois de exame atento.

Portanto, como resulta, entre outros, do disposto nos artigos 79.°, n.° 1, e 94.°, para que uma marca possua a indispensável eficácia distintiva é necessário que reúna os requisitos da singularidade e da novidade, o primeiro dos quais respeita ao produto que individualiza e o segundo à marca propriamente dita.

7.1 - A problemática da «imitação» tem, no entanto, de há muito, pode dizer-se uniformemente, sido con- siderada, por este Tribunal, como envolvendo duas questões distintas: uma de facto e outra de direito. A primeira é da exclusiva competência das instâncias - n.° 2 do artigo 729.° do Código de Processo Civil - e tem a ver com o apuramento. das semelhanças e disse- melhanças entre duas marcas. A segunda consubstancia- -se na análise das semelhanças e diferenças fixadas por aqueles tribunais, a fim de ajuizar se se acha ou não preenchido o conceito jurídico de «imitação».

Deste modo, ao Supremo Tribunal de Justiça, como tribunal de revista, apenas cumpre apreciar da possibilidade de confusão entre as marcas do recorrente e do recorrido, tendo em consideração os factos dados como provados pelas instâncias no que concerne às respectivas semelhanças e dissemelhanças - v., entre muitos outros os Acórdãos deste Supremo Tribunal de 16 de Julho de 1976, BMJ, n.° 259, p. 239, de 23 de Julho de 1980, BMJ, n.° 299, p. 345, de 11 de Junho de 1981, BMJ, n.° 308, p. 265, de 4 de Fevereiro de 1982, BMJ, n.° 314, p. 335, de 3 de Julho de 1986, BMJ, n.° 359, p. 726, e aquele é também o entendimento expresso pelo Prof. Doutor Gabriel Pinto Coelho, na Revista de Legislação e Jurisprudência, ano 89, 2, p. 26, ano 93, p. 26, e ano 96, p. 312.

7.2 - Quanto ao critério a utilizar para efectuar a referida apreciação, como se escreveu no Acórdão também deste Tribunal, de 3 de Novembro de 1981, publicado no BMJ, n.° 311, p. 401, transcrevendo Antoine Brann (Pre- cis des Marques de Produits, Bruxelas, 1971, p. 192), «o juiz deve ter em conta mais os elementos de semelhança que os de diferenciação e deve colocar-se no ponto de vista de um comprador inteligente e de perspicácia média, bem como de uma desconfiança moderada», o que, aliás, está na linha de pensamento do Prof. Doutor José Gabriel Pinto Coelho. Na verdade, aquele professor entendia que, não obstante, nos casos de imitação, existirem sempre «diferenças materiais, mais ou menos sensíveis», o critério mais razoável para decidir da verificação da imitação era o definido por Bedarride; portanto, «a imitação deve ser apreciada, menos pelas dissemelhanças que ofereçam os diversos pormenores isoladamente, do que pela semelhança que resulta do conjunto de elementos que constituem a

(8)

marca» - cf. Revista de Legislação e Jurisprudência, ano 93, p. 51.

E conforme no mesmo acórdão também se salientou, citando Kohler, «é por intuição sintética, e não por dissemelhança analítica, que deve proceder-se à com- paração».

Tratando-se, porém, de marcas nominativas, é funda- mental, no entanto, que se atenda aos elementos fonéticos e gráficos que as componham, tendo em atenção que quase sempre o consumidor só tem na sua presença uma delas e da outra apenas uma recordação.

7.3 - Ora, como também se refere no acórdão recorrido, morfologicamente, as palavras que integram as marcas em causa derivam do adjectivo «amarga», só divergindo porque enquanto numa aquele adjectivo está tomado em grau diminutivo noutra está transformado em substantivo, por ser antecedido pelo artigo «uma».

E graficamente têm a mesma raiz, só divergindo no caso de Amarguinha pelo sufixo «inha» e no caso de Uma Amarga pelo artigo «uma».

Por sua vez, no aspecto fonético, as duas marcas também são susceptíveis de se confundirem. De facto, está muito generalizado, especialmente no que respeita a produtos alimentares, designá-los pelo diminutivo e portanto, na prática, pedir-se-á tanto Uma Amarga como uma Amarguinha, usando a expressão «uma amarguinha». Assim, e como igualmente se salienta no douto acórdão recorrido, na sequência do já referido na sentença, uma vez que as bebidas a que respeitam ambas as marcas são conhecidas como fabricadas à base de amêndoa amarga, esta circunstância, conjugada com a sua semelhança nos aspectos morfológico, gráfico e fonético, faz com que exista efectivamente a possibilidade de os consumidores as confundirem e de, pela razão que já atrás se referiu, lhe ser servida uma Amarguinha apesar de pretenderem Uma Amarga; bastará, para tanto, pedir esta última utilizando o respectivo diminutivo.

8 - E não se diga, como faz o recorrente, que o pedido de protecção da marca Uma Amarga constitui um abuso de direito por não ser mais que uma designação de uma qualidade do produto.

É certo que, ainda que, segundo o artigo 79.°, a marca possa ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais nominativos, desde que a façam distinguir de outros idênticos ou semelhantes, o § 1 do mesmo artigo estabelece que não satisfazem tais condições as marcas em que esses sinais possam servir, no comércio, para designar, entre outras coisas, a qualidade do produto.

Todavia, esse não é o caso da marca Uma Amarga, pois o que a palavra «amarga» identifica não é o produto a que respeita ou uma qualidade do mesmo, mas somente a de um dos seus componentes - a amêndoa.

Aliás, a marca Amarguinha está nas mesmas condições! Acha-se, pois, prejudicada a referida questão suscitada pelo recorrente.

9 - Nestes termos, nega-se a revista e, consequen- temente, confirma-se o douto acórdão recorrido.

Custas pelo recorrente.

Lisboa, 22 de Fevereiro de 1994. - (Assinaturas ilegíveis.)

Figure

Updating...

References

Related subjects :