Cópias da sentença do 16.° Juízo Cível do Tribunal da Comarca de Lisboa e do acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa proferidos no processo de registo de marca nacional n.° 312 787.
A. S. M., francesa, industrial e comercial, com sede em 67, quai des Chartrons, Bordeaux, F-33300, França, veio interpor recurso judicial do despacho do Ex.mo Sr. Direc- tor do Serviço de Marcas do Instituto Nacional da Pro- priedade Industrial que concedeu o pedido de registo de marca nacional n.° 312 787, Smart, em nome da socieda- de alemã Mercedes-Benz Aktiengesellschaft (a seguir de- signada «Mercedes»), com sede em Mercedesstrasse 136, 70 327 Stuttgart, Alemanha.
Alega em síntese que a marca questionada, exclusiva- mente nominativa, é composta pela expressão «Smart», tendo sido requerida em 20 de Setembro de 1995 e con- cedida por despacho de 4 de Dezembro de 1996 e que se destina aos seguintes serviços da classe 37.ª da Classifi- cação Internacional (Acordo de Nice), «serviços de con- servação de automóveis, nomeadamente limpeza, manuten- ção e reparação, incluindo a substituição de peças e acessórios de automóveis, e mediação desses serviços».
A recorrente é titular do registo de marca internacional n.° 567 818, Auto Smart (mista), protegida em Portugal desde 30 de Abril de 1994 e que se destina aos seguintes serviços da classe 37.ª da Classificação Internacional (Acordo de Nice), «entretien, nettoyage ou lavage d'objects divers, notamment de véhicules».
Entre as duas marcas verificam-se os requisitos da imi- tação de marca.
A marca da recorrente tem prioridade sobre a marca da sociedade alemã Mercedes, pois foi protegida, em Portu- gal, por despacho de 30 de Abril de 1994 enquanto que a marca da Mercedes foi apenas requerida em 29 de Setem- bro de 1995 e concedida em 4 de Dezembro de 1996.
Os serviços em questão a que ambas as marcas se des- tinam são idênticos e pertencem à mesma classe 37.° da Classificação Internacional.
A expressão da marca objecto deste recurso é uma re- produção de parte da marca da recorrente e o consumidor facilmente confundirá as duas marcas ou as associará como provenientes da mesma entidade se não efectuar um exa- me atento ou tendo as duas marcas em confronto.
Conclui pedindo que seja dado provimento ao recurso. Deu-se cumprimento ao disposto no artigo 40.°, n.° 1, do CPI e foi notificada a parte contrária que deduziu opo- sição, alegando, em síntese, que nem a marca nacional n.° 312 787, Smart, imita a marca internacional n.° 567 818, Auto Smart (mista), nem o registo desta marca está em condições de constituir um obstáculo ao registo da marca sub judice.
No presente caso, não se verificam os requisitos cumu- lativos do conceito legal de imitação, entre as marcas em confronto não se verifica a existência de semelhança sus- ceptível de induzir facilmente os consumidores em erro ou confusão.
Enquanto que a marca recorrida é uma marca simples- mente nominativa, constituída pela expressão «Smart», a marca da recorrente é uma marca mista, constituída por um elemento nominativo e outro figurativo, que se carac- teriza pela expressão «Auto Smart» inserida no interior de um quadrado de cor preta que apresenta na sua metade inferior oito riscas paralelas, sendo quatro de cor branca e quatro de cor preta.
Alega ainda que o registo da marca recorrente caducou pelo seu não uso, para os serviços que se destina a assi- nalar na classe 37.", nos últimos cinco anos em Portugal. Conclui pedindo que seja julgado improcedente o re- curso, mantendo-se o despacho recorrido.
O tribunal é competente em razão da nacionalidade, matéria e hierarquia.
Não existem nulidades que invalidem todo o processo. As partes gozam de personalidade e capacidade judi- ciárias, são legítimas.
Não existem nulidades, excepções ou questões prévias de que cumpra conhecer e possam obstar ao conhecimen- to do mérito.
Dispõe o artigo 1.° do CPI que a propriedade industrial desempenha a função social de garantir a lealdade da con- corrência pela atribuição de direitos privativos no âmbito do presente diploma bem como pela repressão da concor- rência desleal.
Ora, no caso das marcas são tais direitos assegurados pelo registo das mesmas nos termos dos artigos 207.° e 208.° do CPI.
Por sua vez dispõe o artigo 165.° daquele diploma le- gal, a que doravante se referem todos os artigos citados sem outra indicação, que a marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representa- ção gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do pro- duto ou da respectiva embalagem, que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras.
Vejamos então se a marca do recorrente tem a neces- sária eficácia distintiva relativamente à da reclamante.
Para tanto há que averiguar qual o juízo que o consu- midor faria quando vai comprar determinado produto que já conhecia e depara com outro que embora não conhe- cendo lhe faz lembrar aquele que conhecia.
As marcas devem ser de tal modo distintas que não seja necessário ao consumidor ter ambas em presença para sa- ber qual a que costuma comprar (neste sentido v. Prof. Ferrer Correia, in Lições de Direito Comercial, vol. i, pp. 329 e segs., e Acórdão da Relação de Lisboa de 12 de Julho de 1977, in Colectânia de Jurisprudência, vol. II, p. 956). Ora, no caso dos autos ambas as marcas se destinam a assinalar serviços da classe 37.ª, sendo que enquanto a marca recorrida é uma marca nominativa a marca recor- rente é uma marca mista.
Por outro lado, não se verificam as excepções previs- tas no artigo 166.° do CPI.
Dispõe o artigo 189.°, alínea m), do CPI que será recu- sado o registo das marcas em que todos ou alguns dos seus elementos contenham reprodução ou imitação total ou parcial de marca anteriormente registada por outrem, para o mesmo produto ou produtos semelhantes, que possa in- duzir em erro ou confusão o consumidor.
A constituição da marca deve possuir, assim, a neces- sária capacidade distintiva com vista a assegurar e acau- telar o interesse dos titulares das marcas já registadas e o interesse geral dos consumidores.
O conceito de imitação é-nos dado pelo artigo 193.° do CPI que diz que se considera imitada ou usurpada no todo ou em parte a marca destinada a objectos ou produtos de afinidade manifesta que tenha tal semelhança gráfica, fi- gurativa ou fonética com outra já registada que induza facilmente em erro ou confusão o consumidor, não poden- do este distinguir as marcas senão depois de um exame atento ou de confronto entre elas.
Quando a marca é semelhante de outra de tal forma que elas se confundem diz-se que há imitação (neste sentido v. os Acórdãos da Relação de Lisboa de 31 de Outubro de 1950, in Jurisprudência das Relações, vol. II, p. 830, e da Relação do Porto de 21 de Outubro de 1966, in Ju- risprudência das Relações, vol. XII, p. 718).
A semelhança ou afinidade entre dois produtos vê-se pela sua aparência ou conteúdo, na aplicação a que se destinam, na possibilidade de satisfazer funções idênticas, ou seja na sua possibilidade concorrencial no mercado.
Tem sido entendimento da jurisprudência dominante que, na falta de um conceito legal de afinidade, deve-se buscar o critério económico, assente na natureza substi- tuível dos produtos em confronto que lhes crie a oportu- nidade de procura conjunta, imprimindo-lhe uma relação de aproximação dentro do mercado em que circulam que precisamente os toma afins, facilitando a aquisição de um em vez do outro, porque possibilita a satisfação dos mes- mos consumidores, devendo ser apreciada casuísticamen- te, tendo como base os destinos e aplicações idênticos, isto é, a mesma utilidade dos produtos (neste sentido v. Acór- dãos do Supremo Tribunal de Justiça de 3 de Abril de 1970, in Boletim do Ministério da Justiça, 196/265, 8 de Janeiro de 1979, in Boletim do Ministério da Justiça, 233/ 214, e 21 de Maio de 1981, in Boletim do Ministério da Justiça, 307/291).
Ao falar-se em consumidor entende-se o público nor- mal habituado a procurar o produto a que a marca se destina e não o consumidor mais atento ou com conheci- mentos específicos.
Do exposto entende-se que existe imitação entre os produtos que as duas marcas se destinam a assinalar, tan- to mais que são produtos da mesma classe, susceptível de vir a provocar situações de concorrência desleal e, em consequência, concede-se provimento ao recurso e revoga- -se o despacho recorrido que concedeu o registo de marca nacional n.° 312 787 para a classe 37.ª
Sem custas por delas estar isento o recorrido, artigo 2.°, n.° 1, alínea a), do Código das Custas Judiciais.
Registe e notifique.
Lisboa, 25 de Junho de 1999. - (Assinatura ilegível.)
Acordam no Tribunal da Relação de Lisboa:
A. S. M. Auto Smart interpôs recurso, no tribunal cí- vel da comarca de Lisboa, do despacho do director do Serviço de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial que concedeu o registo de marca nacional n.° 312 787, Smart, em nome da sociedade alemã Merce- des-Benz, com sede na Alemanha.
Alega, para tanto, que é titular do registo de marca internacional n.° 567 818, Auto Smart (mista), protegida em Portugal desde 30 de Abril de 1992, e que se destina, inter alia, aos seguintes serviços da classe 37.ª da Classi- ficação Internacional (Acordo de Nice): «entretien, nettoya- ge ou lavage d'objects divers, notamment de véhicules», como consta da publicação no boletim Les Marques In- ternationales, de Abril de 1991, e que não podem restar dúvidas de que entre as duas expressões «Smart» e «Auto Smart» se verificam os requisitos da figura jurídica de imitação de marca, tal como definidos no artigo 193.° do CPI, razão pela qual deve ser revogado o despacho recor- rido e recusado o pedido de registo da marca nacional em apreço.
Decorridas as formalidades legais pertinentes, o M.mo Juiz do 16.° Juízo Cível da Comarca de Lisboa con- cedeu provimento ao recurso e revogou o despacho recor- rido.
Em requerimento dirigido àquele tribunal, veio a recor- rente desistir do recurso, por ter chegado a acordo com a requerida Mercedes-Benz, juntando procuração com pode- res especiais para o efeito.
O M.mo Juiz a quo, apreciando, proferiu o seguinte despacho: «Quando foram juntos aos autos o requerimen- to e procuração de fls. 56 a 62 já havia sido proferida, registada e notificada a decisão final nestes autos, não podendo, em consequência, produzir efeitos o requerido. Assim, indefere-se o mesmo.»
Entretanto, Daimler-Benz AG., recorrida dos autos de recurso de marca em que é recorrente ASM Auto Smart, notificada da sentença de fls. ... e não se conformando com a mesma, dela interpôs recurso para o Tribunal da Relação.
A recorrente alegou, concluindo as alegações assim: «Em conclusão:
A) Vem a presente apelação interposta da douta sen- tença que revogou a decisão do Instituto Nacio- nal da Propriedade Industrial (INPI) que havia concedido o registo da marca nacional n.° 312 787, Smart, para a classe 37.ª;
B) A douta sentença recorrida é nula, nos termos do artigo 668.°, n.° 1, alínea b), do CPC, por falta de especificação dos fundamentos de facto;
C) Como se constata, no presente caso, a douta sen- tença recorrida, logo a seguir ao relatório desta, teria de fazer a exposição dos factos que consi- derava provados e que serviriam de suporte à decisão, o que, salvo o devido respeito, não acon- teceu (artigo 659.°, n.os 2 e 3, do CPC);
D) Ficando, assim, por enumerar ou descrever os factos que deviam ter sido discriminados e não foram;
E) Porém, nos termos e por força do disposto no artigo 715.° do CPC, a declaração de nulidade da sentença recorrida não obsta ao conhecimen- to do objecto da apelação;
F) Por outro lado, verifica-se ainda que a douta sen- tença recorrida não atendeu devidamente nos fac- tos, o que terá determinado uma incorrecta inter- pretação e aplicação da lei;
G) A questão que importa apreciar e decidir no pre- sente recurso é tão-só a de saber se existe seme- lhança entre as marcas e se a semelhança exis- tente é de molde a induzir o público consumidor em erro ou confusão, já que a apelante não im- pugna a anterioridade da marca da ora apelada, nem a existência de afinidade entre os serviços que as marcas em confronto se destinam a assi- nalar;
H) Nos termos dos artigos 189.°, n.° 1, alínea m), e 193.°, n.° 1, do Código da Propriedade Industrial, bem como da jurisprudência corrente na matéria, só há imitação de marca quando se verifiquem, cumulativamente, entre outros, os seguintes requi- sitos:
Exista entre as marcas semelhança susceptí- vel de induzir facilmente em erro ou con- fusão o consumidor;
Seja necessário o confronto atento entre as marcas para que se possam distinguir (itá- lico nosso);
I) Ora, no presente caso, não se verificam os requi- sitos cumulativos do conceito legal de imitação; J) Com efeito, as marcas Smart e Auto Smart dis- tinguem-se sem necessidade de exame atento ou confronto;
L) Não sendo a semelhança existente susceptível de induzir facilmente os consumidores em erro ou confusão;
M) Desde logo, a marca da apelante é uma marca simplesmente nominativa, enquanto que a marca da apelada é uma marca mista, constituída por elementos nominativos e figurativos;
N) Por outro lado, a marca da apelante é constituída por uma única palavra, enquanto que o elemento nominativo da marca da apelada é constituído por duas palavras;
O) Ao que acresce, ainda, que a componente figura- tiva da marca internacional n.° 567 818, Auto Smart (quadrado de cor preta que apresenta na sua metade inferior oito riscas paralelas, sendo quatro de cor branca e quatro de cor preta), é, por si só, suficiente para evitar qualquer situação de erro ou confusão dos consumidores;
P) Não sendo pelo facto das marcas em confronto terem em comum a mesma palavra 'Smart' que a marca da apelante constitui uma imitação da marca internacional n.° 567 818, Auto Smart;
Q) Com efeito, para que haja imitação não basta a existência de algumas semelhanças entre as mar- cas. A lei exige, por assim dizer, uma semelhan- ça qualificada. Só há imitação quando as seme- lhanças (gráficas, figurativas ou fonéticas) que se notam entre as marcas sejam de grau tal que le- vem facilmente o consumidor a confundi-Ias ou o induzem facilmente em erro. Não é, pois, qual- quer semelhança material, qualquer traço ou ele- mento comum das marcas que gera imitação. A lei fala na necessidade de exame atento ou con- fronto;
R) Já tendo, aliás, sido reconhecido pelo 3.° Juízo Cível da Comarca de Lisboa, que não parece 'que a repetição de uma das palavras comuns às duas marcas chegue para estabelecer confusão. São muitos os casos de marcas registadas em que isso acontece' (sentença publicada no Boletim da Pro- priedade Industrial, n.° 6, 1961, p. 667); S) Concluindo-se, nestas condições, pelo que ante-
cede, que a marca nacional n.° 312 787, Smart, não constitui uma imitação da marca internacio- nal n.° 567 818, Auto Smart, não tendo, conse- quentemente, na concessão do respectivo registo sido violados os artigos 189.°, n.° 1, alínea m), e 193.°, n.° 1, do Código da Propriedade Industrial; T) Bem como, não havendo entre as marcas seme- lhança susceptível de induzir os consumidores em erro ou confusão, fica afastada a hipótese do re- gisto da marca da apelante favorecer a prática de actos de concorrência desleal em relação à ape- lada [cf. artigos 251.°, n.° 1, alínea d), e 260.° do Código da Propriedade Industrial].»
A apelada não contra-alegou.
Mostram-se obtidos os vistos legais. Cumpre decidir. Factos provados
1 - Em 29 de Setembro de 1995 Mercedes-Benz Ak- tiengeseilschaft, sediada em Stuttgart, Alemanha, requereu o registo de marca nacional Smart, que foi concedido sob o n.° 312 787, conforme despacho do director do Serviço de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial de 4 de Dezembro de 1996.
2 - Destina-se esta marca aos seguintes serviços da classes 7.ª, 12.ª, 36.ª, 37.ª, 39.ª, 41.ª e 42.ª da Classifica- ção Internacional (Acordo de Nice):
«7.ª: Partes de motores para veículos terrestres. [...]
37.ª: Serviços de conservação de automóveis, nomea- damente limpeza, manutenção e reparação, incluindo a substituição de peças e acessórios de automóveis e medi- ação desses serviços.
[...]»
4 - A recorrente, ora apelada, é titular do registo de marca internacional n.° 567 818, Auto Smart (mista), pro- tegido em Portugal desde 30 de Abril de 1994, e que se destina aos seguintes serviços das classes 3.ª, 7." e 37.ª da Classificação Internacional (Acordo de Nice):
«3.": Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons.
7.ª: Machines e machines-outils, appareils de lavage et instalation de lavage pour véhicules.
37.ª: Entretien, nettoyage ou lavage d'objects divers, no- tamment de véhicules.»
5 - A marca Auto Smart é formada pelo conjunto fo- nético de duas palavras, sobre um quadrado de cor preta, que apresenta no canto superior esquerdo da sua metade inferior oito riscas paralelas, quatro brancas e quatro pre- tas.
6 - A marca Smart é simples, formada apenas por uma palavra e sem qualquer enquadramento gráfico-figurativo. 7 - A. S. M. Auto Smart transmitiu a titularidade da marca n.° 567 787, Auto Smart, para a sociedade Micro Compact Car Smart, G. m. b. H.
8 - A detentora da marca n.° 312 787, Smart, é, ac- tualmente, a sociedade Daimler-Benz AG.
Os factos e o direito
Pretende a apelante que seja revogada a sentença da 1.ª instância que, por sua vez, revogou o despacho do Sr. Director do Serviço de Marcas do INPI, de 4 de De- zembro de 1996, através do qual lhe foi concedido o re- gisto da marca n.° 312 787, Smart.
Entendeu, então, o M.mo Juiz, a quo, existir imitação dos produtos que as duas marcas se destinam a assina- lar, tanto mais que são produtos da mesma classe, sus- ceptível de vir a provocar situações de concorrência des- leal.
A apelante discorda da opinião expressa na sentença recorrida, tal como resulta das alegações que apresentou, e que delimitam o objecto do presente recurso (arti- gos 684.°, n.° 3, e 690.°, n.° 1, ambos do CPC).
Levanta então a recorrente duas questões essenciais, quais sejam:
A nulidade da sentença, por falta de fundamentação de facto;
A violação das normas do CPI, pelo M.mo Juiz a quo, no que se refere à imitação de marcas, razão pela qual deve ser revogada tal decisão, e o despacho do director do Serviço de Marcas mantido. Em relação à nulidade da sentença, por falta de funda- mentação de facto, dir-se-á o seguinte:
Os artigos 668.°, n.° 1, alínea b), e 659.°, n.° 2, do CPC dispõem que é nula a sentença quando não especifique os fundamentos de facto e de direito que justificam a decisão e que o juiz deve discriminar os factos que con- sidera provados.
Vejamos, a este propósito, o que consta da sentença recorrida.
Depois de relatar os factos sobre os quais versava a decisão a proferir, o M.mo Juiz a quo, a determinado pas- so da sua decisão, escreveu: «Ora, no caso dos autos, ambas as marcas se destinam a assinalar serviços da clas- se 37.ª, sendo que enquanto a marca recorrida é uma marca nominativa, a marca recorrente é uma marca mista.»
Considerou, pois, o M.mo Juiz a quo - embora de for- ma pouco técnica, e que o formato do recurso talvez não exigisse - a classe de serviços a que se destinavam as marcas registadas e a sua descrição gráfica, elementos essenciais para avaliar da imitação e proferir decisão de mérito.
Com estes factos - suficientes para a decisão de di- reito - proferiu a sentença, da qual ora se recorre.
Não se vê razão para anular a decisão recorrida, com o fundamento que a recorrente invoca, e outro não se vis- lumbra.
Os factos estão lá, só que de uma forma não articula- da, o que se compreende, face às características do pró- prio processo de recurso.
Não existe, pois, a nulidade invocada.
Quanto à questão de fundo: terá o M.mo Juiz a quo violado as disposições do CPI sobre a matéria, ao ponto de a decisão a ser tomada dever ser diferente daquela que ele tomou?
Esta questão reveste-se de algumas nuances que não devem ser deixadas sem uma análise mais aprofundada. Por um lado, a análise das classes de serviços a que as marcas se destinam.
Por outro, a composição dos símbolos que as identifi- cam, perante o público consumidor.
Quanto à primeira, notamos que as classes de serviços abrangidas pela marca Auto Smart, além de serem em maior número, são mais diversificadas e abrangentes do que as da marca Smart, limitadas quase exclusivamente à lavagem e tratamento dos veículos.
Trata-se de uma gama extensa de serviços que a marca Smart não comporta, nem está, para a sua grande maio- ria, vocacionada.
Só por este facto, o consumidor médio estaria alertado para a distinção a fazer, entre as duas marcas, colocando- -se o problema da concorrência - a existir, o que se du- vida - em domínios pouco significativos, se tivermos em conta as respectivas actividades desenvolvidas por cada uma das interessadas.
Quanto ao segundo aspecto, o que as duas marcas nos revelam é mera afinidade fonética, relativamente e apenas em um dos elementos que as compõem, a palavra «Smart».
No mais, as dissemelhanças são evidentes.
Por um lado, temos a marca Smart, constituída por um só vocábulo, sem qualquer símbolo gráfico que a identifi- que.
Por outro, temos a marca Auto Smart, composta por duas palavras e um quadrado preto, com riscas pretas e brancas.
As diferenças são nítidas, não podendo confundir-se, mesmo para um consumidor menos avisado - o tal con- sumidor médio - ao ponto de as não diferenciar, quanto mais para um cidadão atento e medianamente avisado.
«O juízo de semelhança gráfica, figurativa ou fonética entre as marcas em confronto deve ser aferido em face do consumidor em geral medianamente esclarecido, na pers- pectiva da prognose póstuma sobre a susceptibilidade de gerar facilmente o seu erro ou confusão (').»
Portanto, mais do que uma simples afinidade de servi- ços - in casu, muito fraca - releva a distinção gráfico- -fonética, que torna as duas marcas inconfundíveis.
Mas vejamos o que nos diz a lei, a este propósito. O artigo 189.°, n.° 1, alínea m), do Código da Proprie- dade Industrial dispõe que será recusado o registo da marca que, em todos ou em alguns dos seus aspectos, contenha imitação no todo ou em parte de marca anteriormente re- gistada, para o mesmo produto ou serviço, ou produto similar ou semelhante, que possa induzir em erro ou con- fusão o consumidor.
E o artigo 193.°, n.° 1, do mesmo diploma, acrescenta que «a marca registada considera-se imitada ou usurpada, no todo ou em parte, por outra quando, cumulativamente, a marca registada tiver prioridade; sejam ambas destina-
(1) Cf., a tal propósito, Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 20 de Maio de 1999. in BMJ. 487-358.
das a assinalar produtos ou serviços idênticos ou de afini- dade manifesta; tenham semelhança gráfica, figurativa ou fonética que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumi- dor não possa distinguir as duas marcas, senão depois de exame atento ou confronto».
Ora, confrontadas as marcas em discussão, facilmente se notam os pormenores que as distinguem, se apreciadas na totalidade dos seus elementos constitutivos: a marca da apelante é uma marca simplesmente nominativa, enquanto que a marca da apelada é uma marca mista, composta de elementos nominativos e figurativos, com aspecto gráfico bem diferenciado.
O facto de haver coincidência entre algumas das acti- vidades de ambas as marcas - limitada, como já se acen- tuou, em relação à marca da apelante - não pode tal fac- to, só por si, impedir o registo da marca desta última, já que a lei exige a verificação cumulativa de todos os re- quisitos para que a concessão do registo possa ser dene- gada, o que, a nosso ver, não existe, afastando por esta forma a prática de quaisquer actos de concorrência des- leal em relação à apelada (2).
Decisão
Perante o exposto acorda-se em julgar a apelação pro- cedente, relativamente à questão de fundo, pelo que se revoga a douta sentença recorrida e se mantém o despa- cho do director do Serviço de Marcas do INPI que conce- deu o registo da marca da apelante.
Custas pela recorrida.
