Cópia da sentença proferida pelo 7.° Juízo Cível da Comarca de Lisboa no processo de registo de mar- ca nacional n.° 315 750.
Autos de recurso sobre registo de marca n.° 648/97 - 1.ª Secção.
Relatório:
Kodak Aktiengesellschaft, com sede em 54, 60 und 70, Hedelfinger Strasse, D-70 327 Stuttgard, Alemanha, veio, nos termos dos artigos 2.° do Decreto-Lei n.° 16/95, de 24 de Janeiro, e 38.° e seguintes do Código da Proprie- dade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 30 679, de 24 de Agosto de 1940, interpor o presente recurso contencioso do despacho de 12 de Dezembro de 1996 do Ex.mo Chefe da Divisão de Marcas Nacionais da Direcção, do Serviço de Marcas do Instituto Nacional da Proprie- dade Industrial que concedeu o registo da marca nacional n.° 315 750, Fotosun, alegando, fundamentalmente, que: O despacho recorrido foi publicado no Boletim da Pro- priedade Industrial, n.° 12/96, de 31 d e Março de 1997; Por tal despacho foi concedido o registo da marca na- cional n.° 315 750, Fotosun, não obstante na reclamação
apresentada no processo administrativo que precedeu o despacho recorrido, a recorrente haver demonstrado que a marca sub judice não preenchia os requisitos mínimos exi- gidos pelo Código da Propriedade Industrial para o seu registo, pelo que deveria este ter sido recusado;
Acresce que o requerente da marca sub judice nem se- quer contestou a reclamação apresentada pela ora recor- rente, no processo administrativo que procedeu o despa- cho de que se recorre, certamente por reconhecer os fundamentos da referida reclamação;
A marca nacional n.° 315 750 é uma marca puramente nominativa constituída pela expressão «Fotosun»;
Destina-se a marca nacional n.° 315 750, Fotosun, a as- sinalar os seguintes produtos e serviços das classes 9.ª e 39.ª da classificação internacional de produtos e serviços instituída pelo Acordo de Nice de 15 de Janeiro de 1957, vigente entre nós nos termos do Decreto-Lei n.° 176/80, de 30 de Maio:
Aparelhos e instrumentos fotográficos (classe 9.ª); Serviços de armazenagem, depósito e distribuição de aparelhos e instrumentos fotográficos (classe 39.ª). Por seu lado, a recorrente é titular da marca internacio- nal n.° 570 390, constituída pela expressão «Fun» e desti- nada a assinalar os seguintes produtos da classe 9.ª:
Appareils et instruments électriques, électrotechni- ques, photographiques, cinématographiques, opti- ques; appareils et instruments pour la photogra- phie, appareils et instruments photographiques, ou seja «aparelhos e instrumentos eléctricos, electro- técnicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos; aparelhos e instrumentos para fotografia, aparelhos e instrumentos fotográficos».
A marca internacional n.° 570 390, Fun, de que a recor- rente é titular, encontra-se protegida em Portugal desde 15 de Junho de 1992 (pela concessão de protecção publicada no Boletim da Propriedade Industrial, n.° 6, de 1992, a pp. 3214 e 32145, apêndice ao Diário da Repú- blica, de 6 de Dezembro de 1992.
Ora, no caso sub judice verifica-se pela natureza dos produtos e serviços que a marca nacional n.° 315 570, Fotosun, se destina a assinalar «aparelhos e instrumentos fotográficos e serviços com estes relacionados», que a ex- pressão «Foto», que integra a sua composição, é genérica, já que se destina a designar a espécie dos produtos e serviços que a marca assinala - produtos de fotografia ou de foto e serviços com estes relacionados.
«Foto» significa o mesmo que «fotografia» (cf. Artur Bivar, Dicionário Geral da Língua Portuguesa, p. 1538). Nos termos do artigo 166.°, n.° l, alínea a), do Código da Propriedade Industrial, não são susceptíveis de serem registados como marcas «os sinais constituídos exclusiva- mente por indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de produção do produto ou da prestação do serviço, ou as característi- cas dos mesmos».
Dispondo, porém, o n.° 2 do artigo 166.° do Código da Propriedade Industrial que os elementos genéricos referi- dos na alínea b) do n.° 1 do referido artigo que entrem na composição de uma marca não serão considerados de uso exclusivo do requerente.
Nestas condições, a apreciação da eventual semelhança entre a marca sub judice e as marcas registadas anterior- mente, a que alude o artigo 187.°, n.° 1, do Código da Propriedade Industrial, deverá ser efectuada tendo-se ape- nas em consideração o elemento característico da marca e abstraindo-se daqueles que são de natureza genérica ou descritiva.
Como ensina o Prof. Ferrer Correia, o examinador, no exame comparativo das marcas, deverá abstrair-se das pa- lavras de natureza descritiva (Lições de Direito Comer- cial, 1973, vol. i, p. 330).
Referem-se a este respeito os acórdãos da relação de Lisboa e do STJ proferidos no processo relativo às mar- cas Frisumo/Prosumo (Acórdãos do Tribunal da Relação de Lisboa de 23 de Fevereiro de 1995 e do STJ de 5 de Março de 1996, in Boletim da Propriedade Industrial, n.° 11/96, de 28 de Fevereiro de 1997, de p. 411 7 a p. 4191). No referido processo, considerou o Tribunal da Relação de Lisboa:
«Desde já começaremos por excluir da comparação e confronto o segmento 'sumo' existente em ambas as marcas, por se tratar da designação genérica de tais pro- dutos em função da sua natureza, totalmente caída no domínio público e que nenhuma empresa industrial ou comercial se pode, pois, apropriar com exclusividade, por falta de originalidade».
O STJ confirmou este entendimento, tendo decidido: «Visto os sinais nominativos componentes das duas marcas, 'Frisumo' da marca da recorrente e 'Prosumo' da marca da recorrida, apresentarem, no confronto gráfico, como assinalou a Relação, as últimas sílabas comuns, 'sumo', correspondentes a uma palavra descritiva do pro- duto marcado e de uso comum, o sumo de frutos, por isso dela devemos abstrair-nos».
Ora, procedendo ao confronto entre a expressão «Fun», que constitui a marca da recorrente, e a expressão «Foto» que é genérica, verifica-se existir uma manifesta seme- lhança gráfica e fonética!
Graficamente, as marcas em confronto são praticamen- te iguais, verificando-se que a única diferença existente está na letra inicial de cada uma das marcas - «Fun»/ «Sun».
Acresce ainda que, a diferença fonética entre as letras «F» e «S» é praticamente imperceptível, o que aumenta ainda mais a susceptibilidade de as marcas se confundi- rem.
Concluindo que a marca nacional n.° 315 750, Fotosun, pela sua semelhança e pelo facto de assinalar produtos e serviços idênticos ou manifestamente afins aos da marca Sun, é susceptível de se confundir com esta, induzindo por isso os consumidores em erro ou confusão.
Sendo a expressão «Foto» genérica, existe também a possibilidade de os consumidores se referirem aos produ- tos assinalados com a marca da recorrente como apare- lhos e instrumentos para fotos «Fun».
Ora, entre foto «fun» e «fotosun» a diferença é míni- ma e quase imperceptível.
Donde resulta que a marca registanda não está em con- dições de ser registada porque constitui imitação gráfica e fonética da marca internacional n.° 570 390, Fun, ante- riormente registada em nome da recorrente [artigos 189.°, n.° 1, alínea m), e 193.°, n.° 1, do Código da Propriedade Industrial].
Por outro lado, visando a marca da recorrente e a marca registanda produtos e serviços iguais ou afins, a seme- Ihança gráfica e fonética entre ambas é susceptível de gerar confusão entre produtos concorrentes, o que possibilitaria situações de concorrência desleal, as quais são, aliás, possí- veis, independentemente de intenção, devendo também por esta razão ser recusado o registo da marca nacional n.° 315 750, Fotosun, nos termos do artigo 25.°, n.° 1, alí- nea d), do Código da Propriedade Industrial.
Conclui, por fim, peticionando a procedência do recurso, e a consequente revogação do despacho recorrido, recusan- do-se o registo da marca nacional n.° 315 750, Fotosun.
Juntou os documentos de fl. 10 a fl. 18, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, e procuração forense a fl. 22.
Foi dado cumprimento ao disposto no artigo 40.° do Código da Propriedade Industrial, tendo sido remetido a este tribunal o processo sobre o qual recaiu o despacho recorrido, que foi autuado por apenso, tendo o Sr. Vice- -Presidente da Direcção do Serviço de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial vindo responder nos termos a fls. 27 e 28, esclarecendo que não há, em sua opinião, confusão possível.
Foi citado José Ramon Vilela Giraldez, conforme in- formação a fl. 27, e atento o teor do despacho a fl. 30, conforme decorre expressamente a fls. 31 e 32.
O citado não deduziu oposição.
O tribunal é o competente em razão da nacionalidade, da matéria e da hierarquia.
A recorrente tem personalidade e capacidade judiciá- rias, é legítima (artigo 38.° do CPI) e encontra-se devida- mente patrocinada.
O recurso é tempestivo, uma vez que o despacho recor- rido foi publicado no Boletim da Propriedade Industrial de 31 de Março de 1997, e que o recurso entrou em juízo em 30 de Junho de 1997, face ao disposto nos artigos 39.° e 9.° do CPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 16/95, de 24 de Janeiro.
Não existem nulidades nem ocorrem quaisquer outras excepções ou questões prévias de que cumpra conhecer.
Fundamentação de facto:
Factualidade que consideramos provada para efeitos de apreciação do presente recurso, face ao teor dos documen- tos juntos e à não contestação:
1 - O despacho recorrido foi publicado no Boletim da Propriedade Industrial, n.° 12/96, de 31 de Março de 1997; 2 - Por tal despacho foi concedido o registo da marca nacional n.° 315 750, Fotosun;
3 - A ora recorrente apresentou reclamação no pro- cesso administrativo que precedeu o despacho recorrido; 4 - O requerente da marca sub judice não contestou a reclamação apresentada pela ora recorrente no processo administrativo que precedeu o despacho de que se recorre; 5 - A marca nacional n.° 315 750 é uma marca nomi- nativa constituída pela expressão «Fotosun»;
6 - Destina-se a marca nacional n.° 315 750, Fotosun, a assinalar os seguintes produtos e serviços das classes 9.ª e 39.ª da classificação internacional de produtos e serviços instituída pelo Acordo de Nice de 15 de Janeiro de 1957, vigente entre nós nos termos do Decreto-Lei n.° 176/80, de 30 de Maio:
Aparelhos e instrumentos fotográficos (classe 9.ª); Serviços de armazenagem, depósito e distribuição de aparelhos e instrumentos fotográficos (classe 39.ª);
7 - Por seu lado, a recorrente é titular da marca inter- nacional n.° 570 390, constituída pela expressão «Fun» e destinada a assinalar os seguintes produtos da classe 9.ª: Appareils et instruments électriques, électrotechiques, photographiques, cinématographigues, optiques; appareils et instruments pour la photographie, appareils et instruments photographigues, ou seja «aparelhos e instrumentos eléctricos, electrotéc- nicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos; apa- relhos e instrumentos para fotografia, aparelhos e instrumentos fotográficos»;
8 - A marca internacional n.° 570 390, Fun, de que a recorrente é titular, encontra-se protegida em Portugal desde 15 d e Junho de 1992 (pela concessão de protecção publicada no Boletim da Propriedade Industrial, n.° 6, de 1992, a pp. 3214 e 3215, apêndice ao Diário da Repúbli- ca, de 6 de Dezembro de 1992).
Fundamentação de direito:
Apurada a matéria de facto pertinente à presente deci- são, cumpre indagar da eventual procedência do recurso interposto, face ao direito aplicável.
A legislação aplicável ao caso concreto é o Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 16/ 95, de 24 de Janeiro, dado que o despacho recorrido e que se pretende ver revogado é posterior à entrada em vigor do novo diploma, face ao estatuído no artigo 9.° do decreto-lei supracitado, segundo o qual o novo CPI en- trou em vigor a 1 de Junho de 1995.
Foram cumpridas as formalidades legais no que con- cerne à audiência da ora recorrente.
O artigo 189.°, n.° 1, alínea m), do CPI estipula que será recusado o registo das marcas quando todos ou al- guns dos seus elementos contenham «reprodução ou imi- tação no todo ou em parte de marca anteriormente regis- tada por outrem, para o mesmo produto ou serviço, ou produto ou serviço similar ou semelhante, que possa in- duzir em erro ou confusão o consumidor».
Já era assim no domínio do artigo 93.°, n.° 12.°, do an- tigo CPI.
Por seu turno, o artigo 193.° do CPI considera imitada ou usurpada, no todo ou em parte, a marca por outra quando, cumulativamente:
A marca registada tiver prioridade;
Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou ser- viços idênticos ou de afinidade manifesta; Tenham tal semelhança gráfica, figurativa ou fonéti-
ca que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão ou que compreenda um risco de associação com a marca anteriormente registada de forma que o consumidor não possa distinguir as duas marcas senão depois de exame atento ou confronto.
Acontece, que no caso sub judice se verificam os re- quisitos de aplicação dos artigos 189.°, n.° 1, alínea m), e
193.° n.° 1, do CPI. Senão vejamos:
Relativamente à semelhança fonética entre as marcas, tal é questão que não merece dúvidas, pois ambas se con- fundem pela designação de «Fotosun» e «Fotofun».
E, segundo o critério de apreciação sintetizado pelo Acórdão do STJ de 17 de Maio de 1960, in Boletim da Propriedade lndustrial n.° 10/60, p. 1610, «aquilo que
cumpre ter em atenção para estabelecer a semelhança entre duas marcas não são pormenores isolados de cada uma delas. Há que atender, especialmente, ao conjunto, pois este é que, como é natural, impressiona e chama a aten- ção do consumidor e o pode induzir em erro».
Esta posição também foi acolhida no Acórdão de 13 de Fevereiro de 1970 (Boletim do Ministério da Justiça, n.° 194, p. 237), onde se lê que: «Na apreciação das semelhanças entre as marcas deve presidir o critério de afastar os pormenores de cada uma delas e prevalecer o do que as aprecie no seu conjunto, no todo, pois este é o que impressiona o público e o pode induzir em erro.» O risco de confusão, aos olhos do consumidor médio atento, provém das semelhanças existentes entre as mar- cas em causa.
E como é que as similitudes são realçadas?
A imitação aprecia-se segundo as semelhanças, e não em função das diferenças. São, com efeito, as semelhan- ças que criam as possibilidades de confusão.
E as diferenças não suprimem as semelhanças, na sua realidade e nos efeitos que produzem. Mas, para que as diferenças não anulem as semelhanças, é ainda necessário que as semelhanças existam e existam sobejamente.
Conforme a doutrina e a jurisprudência vêm interpre- tando a lei, não é o consumidor especialista, e por isso atento, que se pretende proteger; é o consumidor médio, por via de regra distraído, que adquire produtos ou servi- ços pela convicção de estarem marcados com um sinal que a sua memória lhe diz conhecer.
A comparação entre as duas marcas deve ter em consi- deração a circunstância de o consumidor não as ter simul- taneamente sob os seus olhos para efectuar um exame comparativo detalhado. A clientela decide-se com base nas suas recordações, pelo que no exame sucessivo, deve o julgador verificar se a impressão que lhe é deixada pela marca em questão é, ou não, semelhante à que lhe, produ- ziu a marca obstativa (citando Paul Robier, Le Droit de la Proprieté Industrielle, vol. i, p. 360).
A confusão existirá quando, tendo-se em conta a mar- ca a constituir, se deva concluir que ela é susceptível de ser tomada por outra de que se tenha conhecimento.
No caso dos autos, não pode haver qualquer dúvida de que entre as marcas em questão, Fotofun e Fotosun, exis- te semelhança fonética e gráfica de tal modo evidente que a marca registanda é uma reprodução do elemento característico e distintivo da marca da recorrente.
Sendo «a imitação a mais perigosa das fraudes, o imita- dor pretende aproveitar-se ilicitamente do crédito e da no- toriedade de uma marca de outrem, mas para poder defen- der-se, não a reproduz perfeitamente, limita-se a imitá-la para poder sempre alegar que a sua marca é diferente da- quela de que se diz ser a imitação» (cf. Pinto Coelho, Lições de Direito Comercial, p. 396).
Esta flagrante semelhança originará fatalmente no espí- rito do consumidor, por mais atento que seja, uma fácil confusão.
E esta confusão é tanto mais flagrante se atendermos a que os próprios produtos que as marcas em questão assina- lam são idênticos e manifestamente afins.
A este respeito importa precisar o conceito de «afini- dade» a que a lei se refere, precisão esta elaborada tam- bém de forma pacífica pela jurisprudência e que se en- contra sintetizada no Acórdão do STJ de 3 de Abril de 1970 (Boletim do Ministério da Justiça, n.° 196, p. 263),
«como a lei não define o conteúdo da afinidade, esta tem de ser apreciada em todos os casos, tendo como base os destinos e aplicações idênticas».
Para determinar a semelhança ou afinidade dos produ- tos, supomos que cumpre, em primeiro lugar, atender à sua função ou aplicação, à potencial existência de uma clientela concorrencial que entre eles possa estabelecer- -se; quer dizer, para avaliar a semelhança ou afinidade dos produtos interessa também ter em conta se o produto a que se destina a marca registanda se relaciona de tal sorte com o produto para que a marca anterior está registada que seja de presumir pelo consumidor pretencer aquele à mesma esfera económica deste último.
Na verdade, os produtos que as marcas assinalam são idênticos e manifestamente afins, podendo assim ser inevi- tavelmente atribuída a mesma origem a ambos os produ- tos, tanto mais que se apresentam em circuitos económicos idênticos.
É assim inegável a existência de manifesta afinidade, pois os produtos traduzem-se em aparelhos e instrumen- tos para fotografia.
Está demonstrado que, no caso em apreço, além de as marcas serem semelhantes foneticamente, existe também afinidade - e manifesta - entre os produtos em questão. Resta analisar a questão da eventual possibilidade de indução fácil do consumidor em erro ou confusão.
Esta é uma questão que não levanta dúvida alguma, dada a identidade das denominações em causa e a correla- ção existente entre os respectivos produtos, a qual necessa- riamente criará no espírito do público consumidor a confu- são, no tocante à respectiva origem.
Tal poderá, efectivamente, e como alega a recorrente, criar situações de concorrência desleal, por violação do disposto no artigo 260.°, alínea a), do CPI, situação essa que deveria também ser fundamento de recusa de registo de uma marca.
De referir que no novo CPI continua a existir a exi- gência de confronto.
«A composição de uma marca deve obedecer, funda- mentalmente, aos princípios básicos da novidade e da es- pecialidade, devendo ser constituída por forma a não se confundir com outra anteriormente adoptada e registada para os mesmos ou semelhantes produtos» (Ferrer Cor- reia, Direito Comercial, vol. i, p. 327).
É o juízo do consumidor médio dos produtos em ques- tão que deve ser considerado como fiel da balança, e balizado, por um lado, pela semelhança ou identidade de produtos e, por outro, pela manifesta semelhança gráfica, figurativa ou fonética, entre os constituintes das marcas em confronto.
Acrescenta Ferrer Correia (op. cit., p. 320) que «tra- tando-se das palavras nominativas, deverá abstrair-se das palavras ou elementos das palavras de natureza descritiva ou de uso comum, limitando a apreciação à parte restante». «Marcas nominativas são as que integram um sinal ou um conjunto de sinais nominativos, estando essencialmente em causa um determinado fonema» (Carlos Olavo, Pro- priedade Industrial- Noções Fundamentais, p. 23).
As marcas em presença, Fotosun e Fotofun, têm em comum o vocábulo «foto», sendo os vocábulos «sun» e «fun» facilmente confundíveis pelo consumidor, não obstante a sua tradução do inglês («sol» e «divertimen- to», em tradução livre nossa) e são semelhantes os pro- dutos assinalados pelas referidas marcas.
No Código da Propriedade Industrial, é o juízo do con- sumidor que é decisivo para se concluir ou não pela con- fundibilidade das marcas.
Com razão, a este propósito, escreveu o Prof. Oliveira Ascensão (Direito Comercial, 1988, pp. 149 e 154), que: «O agente do juízo de semelhança de marcas é o consu- midor. Não é o técnico do sector, não a pessoa especial- mente atenta, mas o público consumidor. Entidade que se concebe distraída, tal como o americano médio, que deixa de ler à saída da escola ... A confusão, o erro, devem ser fáceis, não interessando, para esse efeito, observadores perspicazes, capazes de fazerem ligações que escapam à maioria das pessoas.»
Também é jurisprudência corrente que, tratando-se de palavras nominativas, o que relevará para apreciar a con- fundibilidade de marcas não são as palavras ou elementos de palavras de natureza descritiva ou de uso comum, como «foto», mas a parte daquelas que exorbite desse âmbito, como «fun» e «sun», no caso concreto (cf., neste sentido, Acórdão do STJ de 20 de Outubro de 1992, processo n.° 81 960, comentado na Revista de Estudos da Pro- priedade Industrial, 1996, 1, de p. 95 a p. 108).
É forçoso concluir que assiste razão à ora recorrente. Decisão:
Assim sendo, e pelo exposto, e nos termos das disposi- ções legais citadas do Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 16/95, de 24 de Janeiro, julgo procedente por provado o presente recurso, conce- dendo-lhe provimento e revogando, consequentemente, o despacho recorrido de 12 de Dezembro de 1996, do chefe da divisão de Marcas Nacionais da Direcção de Serviços de Marcas do INPI, publicado no Boletim da Propriedade Industrial n.° 12, de 1996, de 31 d e Março de 1997, que concedeu o registo da marca nacional n.° 315 750, Fotosun. Sem custas, considerando que o INPI é entidade delas isenta.
Registe e notifique.
Após trânsito, cumpra-se o disposto no artigo 44.° do Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 16/95, de 24 de Janeiro, enviando cópia desta decisão. Lisboa, 27 de Novembro de 1998 (ac. serv.) - Mar- garida de Menezes Leitão.
