Cópia da sentença do Tribunal de Comércio de Lisboa proferida no processo de registo da marca internacio- nal n.° 727 237, Caixactiva.
1 - Relatório. - Caja de Ahorros de Galicia, com sede em 30-32, Rua Nueva, 15 005 La Coruña, em Espanha, veio, ao abrigo do disposto no artigo 38.° e seguintes do Códi- go da Propriedade Industrial, interpor recurso do despa- cho do vogal, por delegação de competências, do conse- lho de administração do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) que recusou o registo da marca interna- cional n.° 727 237, Caixactiva.
Alega, em síntese, que as marcas consideradas obstati- vas, todas contêm a expressão «caixa», que é frequente e correntemente usada em ligação aos sectores bancário, fi- nanceiro e de seguros e faz parte da própria designação da recorrente, existindo outras marcas, algumas da titulari- dade da própria recorrente, contendo tal elemento, enten-
dendo tratar-se de um elemento inapropriável em exclusi- vo. Mais alega não poder entender-se que, em Portugal, a palavra «caixa» remeta desde logo para a Caixa Geral de Depósitos, face à existência de várias outras instituições bancárias com esse elemento na sua designação.
Pede a revogação do despacho recorrido. Juntou documentos - de fl. 14 a fl. 34 dos autos. Cumprido o disposto no artigo 40.° do Código da Pro- priedade lndustrial, o INPI limitou-se a remeter o processo administrativo.
Notificada a parte contrária, Caixa Geral de Depósitos, S. A., nos termos do disposto no artigo 41.°, n.° 3, do Código da Propriedade Industrial, veio responder, alegando, em síntese, que o vocábulo «caixa» adquiriu eficácia distintiva em Portugal por referência à recorrida, havendo fortes possibilidades, face às marcas prioritárias titularidade da recorrida, de indução do consumidor em erro, já que assinalam os mesmos serviços, e, face às semelhan- ças gráficas entre elas, mais existindo possibilidade de prá- tica de actos de concorrência desleal.
Pede seja negado provimento ao recurso.
Juntou documentos - fls. 49 e 50 e de fl. 59 a fl. 70. 2 - Saneamento. - O Tribunal é competente em razão da nacionalidade, da matéria e da hierarquia.
Não existem nulidades que invalidem todo o processado. As partes têm personalidade e capacidade judiciárias e são legitimas.
Não há outras excepções ou questões prévias que cum- pra conhecer e que impeçam o conhecimento do mérito.
3 - Fundamentos. - A - De facto. - Face à prova documental junta encontram-se assentes, com interesse para a decisão do recurso, os seguintes factos:
1) Por despacho de 1 de Fevereiro de 2001, publica- do no Boletim da Propriedade industrial, n.° 3/2001, de 29 de Junho, o vogal do conselho de administração do INPI, por delegação de com- petências, recusou o registo de marca internacio- nal n.° 727 237, Caixactiva, pedida em 21 de Ja- neiro de 2000;
2) Tal marca destina-se a assinalar os seguintes pro- dutos da classe 36.ª: «services d' assurances et finances; services bancaires»;
3) A marca em causa é composta pelo vocábulo «cai- xactiva», impresso em letras maiúsculas de impren- sa e não reivindicou cores:
4) Encontra-se registada a favor de Caixa Geral de Depósitos, S. A., a marca nacional n.° 303 290, Cai- xapostal, pedida em 9 de Setembro de 1994 e con- cedida por despacho de 7 de Agosto de 1995; 5) Tal marca destina-se a assinalar os seguintes pro-
dutos da classe 36.ª: negócios financeiros; 6) É composta pelo vocábulo «caixapostal» impres-
so em letras de imprensa maiúsculas em obliquo, sendo «caixa» a cheio, e não reivindicou cores; 7) Encontra-se registada a favor de Caixa Geral de
Depósitos, S. A., a marca nacional n.° 307 422, Cai- xadirecta/24h, pedida em 17 d e Fevereiro de 1995 e concedida por despacho de 16 de Fevereiro de
1996;
8) Tal marca destina-se a assinalar os seguintes pro- dutos da classe 36.ª: negócios financeiros: 9) E composta pelo vocábulo «caixadirecta/24h» im-
presso em letras de imprensa maiúsculas, sendo «caixa» a cheio, e não reivindicou cores;
10) Encontra-se registada a favor de Caixa Geral de Depósitos, S. A., a marca nacional n.° 325 155, Cai- xacaderneta, pedida em 22 de Julho de 1997 e concedida por despacho de 5 de Março de 1998; 11) Tal marca destina-se a assinalar os seguintes pro-
dutos da classe 36.ª: negócios financeiros; 12) É composta pelo vocábulo «caixacaderneta» im-
presso em letras de imprensa maiúsculas, sendo «caixa» a cheio, e não reivindicou cores; 13) O INPI concedeu os seguintes registos de marca
nacionais:
a) Em 29 de Setembro de 1993, n.° 278 990, A Caixa Açoreana, pedida em 1 d e Dezem- bro de 1991, destinada a assinalar serviços bancários da classe 36.ª;
b) Em 20 de Setembro de 1993, n.° 278 991, Caixa Açoreana, pedida em 11 d e Dezem- bro de 1991, destinada a assinalar serviços bancários da classe 36.ª;
c) Em 4 de Fevereiro de 1998, n.° 325 062, Cai- xa Galicia, pedida em 16 de Julho de 1997, destinada a assinalar serviços financeiros e bancários em geral da classe 36.ª
B - De direito. - «Marca» é, em termos genéricos, «o sinal distintivo que serve para identificar o produto ou o serviço proposto ao consumidor» (Carlos Olavo, Proprie- dade Industrial, p. 37) - artigos 165.° e 167.° do Código da Propriedade Industrial - ou, e na definição ainda actual de Oliveira Ascensão (Direito Comercial. vol. II, Proprieda- de Industrial, p. 139), «um sinal distintivo na concorrência de produtos e serviços».
A função essencial da marca é a sua função distintiva, ou seja, a marca distingue e garante que os produtos ou serviços se reportam a uma pessoa que assume pelos mesmos o ónus de uso não enganoso, nessa medida cum- prindo uma função de garantia de qualidade dos produtos e serviços, por referência a uma origem não enganosa e podendo, ainda, contribuir por si só para a promoção dos produtos ou serviços que assinala - cf. Luís Couto Gon- çalves, Direito de Marcas, pp. 17 a 30.
Os artigos 188.° e 189.° do Código da Propriedade In- dustrial assinalam fundamentos de recusa de registo que consubstanciam proibições ao registo de marca e restrin- gem a sua composição, que é, em princípio, livre.
No caso concreto dos autos, face aos argumentos ex- pendidos pela recorrente e pelo INPI na decisão sob re- curso, há que aquilatar se a marca da recorrente constitui imitação da marca da recorrente.
Estabelece o artigo 189.°, n.° 1. alínea m), do Código da Propriedade Industrial:
«Será recusado o registo das marcas [...] que, em todos ou alguns dos seus elementos, contenham:
m) Reprodução ou imitação, no todo ou em parte de marca anteriormente registada por outrem, para o mesmo produto ou serviço, ou produto ou servi- ço similar ou semelhante, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor.»
A usurpação pode revestir duas espécies, a contrafac- ção - reprodução total de marca anterior - e a imitação - reprodução aproximada de marca anterior.
Se a contrafacção não reveste dificuldades de maior na sua determinação e subsunção à disposição supratranscri- ta, já a imitação oferece maior complexidade.
O nosso Código da Propriedade Industrial optou por fornecer um conceito de imitação, previsto no artigo 193.°, n.° 1. Nos termos deste preceito, existe imitação ou usur- pação no todo ou em parte quando, cumulativamente:
1.° A marca imitada tiver prioridade;
2.° Exista identidade ou afinidade manifesta dos pro- dutos ou serviços assinalados; e
3.° Tenham tal semelhança gráfica, figurativa ou fo- nética que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão ou que compreenda um risco de as- sociação com a marca anteriormente registada de forma que o consumidor não possa distinguir as duas marcas senão depois de exame atento ou confronto.
O 1.° requisito afere-se pela data em que foi concedido o registo, sendo certo que o registo das marcas conside- radas obstativas é anterior ao próprio pedido da marca registanda, pelo que aqueles são claramente prioritários. Quanto ao 2.° requisito, a afinidade manifesta de produ- tos ou serviços, não basta a integração daqueles na mes- ma classe.
O uso de conceitos indeterminados pelo legislador tem obrigado ao apurar de alguns critérios como sendo, para apurar se existe afinidade entre produtos e serviços há que averiguar se são concorrentes no mercado, se têm a mes- ma utilidade ou fim ou se existe entre eles uma relação tal que aumente a afinidade, como sendo substituição (quan- do o resultado alcançado por um pode ser razoavelmente substituído pelo outro), complementaridade (quando inte- grados no mesmo processo de fabrico ou cujas utilidades possam complementar-se), acessoriedade (quando os bens só em ligação a outros bens sejam economicamente úteis) ou derivação (bens derivados da mesma origem, como o leite e produtos lácteos), complementando com o critério da natureza dos produtos ou serviços, os circuitos e hábi- tos de distribuição e os locais de fabrico ou venda.
Couto Gonçalves (ob. cit., loc. cit., p. 136) levanta mes- mo a possibilidade de existência de afinidade entre pro- dutos e serviços e não só entre produtos e serviços, face à enumeração de circunstâncias potenciadoras da afini- dade.
Toda a actividade de discernimento da afinidade tem de ser levada a cabo sem que se perca de vista que se pro- cura afinidade entre produtos e serviços marcados, ou seja, os critérios em causa valerão quando possam indicar razo- avelmente uma mesma origem dos produtos e serviços confrontados - cf. Couto Gonçalves, ob. cit., loc. cit., p. 133. No caso concreto temos a marca registanda destinada a assinalar serviços da classe 36.ª, em tradução livre, servi- ços de seguros e finanças e serviços bancários, e três re- gistos de marca assinalando negócios financeiros na clas- se 36.ª
Temos assim uma integral correspondência de classes, sendo que, embora os serviços que a marca Caixactiva visa assinalar sejam mais restritos que os assinalados pelas marcas Caixacaderneta, Caixadirecta/24h e Caixapostal, os serviços financeiros e bancários se incluem nos negó- cios financeiros e, quanto aos seguros, pela frequência com que surgem associados a produtos financeiros, existe uma clara relação de complementaridade com os negócios finan-
ceiros - assumindo, obviamente que estamos ante duas instituições bancárias que, nos termos da lei, podem exer- cer tal actividade.
Existe, assim, clara afinidade entre os serviços assinala- dos pela marca registanda e pelas marcas titularidade da recorrida.
O 3.° requisito é aquele que suscita maiores dificulda- des e necessita do exame mais atento.
Da formulação legal resulta desde logo que existe imita- ção quando, postas em confronto, as marcas se confun- dem. Mas não só.
Como escreve lapidarmente Ferrer Correia, in Lições de Direito Comercial, Reprint, p. 188, «a imitação de uma marca por outra existirá, obviamente, quando, postas em confronto, elas se confundam. Mas existirá ainda, convém sublinhá-lo, quando, tendo-se à vista apenas a marca a constituir, se deva concluir que ela é susceptível de ser tomada por outra de que se tenha conhecimento. [...] Com efeito, o consumidor, quando compra determinado produ- to marcado com um sinal semelhante a outro que já co- nhecia, não tem à vista (em regra) as duas marcas, para fazer delas um exame comparativo. Compra o produto por se ter convencido que a marca que o assinala é aquela que retinha na memória.».
Passo seguinte dir-se-á que, em casos de imitação (por contraposição a usurpação) existem necessariamente ele- mentos diferentes nas marcas em confronto, a par de ele- mentos semelhantes. O que importa é que a marca possua a necessária capacidade ou eficácia distintiva. Como escre- veu Justino Cruz em anotação ao Código da Propriedade Industrial de 1940, «Podem os seus vários elementos ser diferentes e no entanto, considerados em conjunto, indu- zirem em erro ou confusão; podem até ser iguais - mas reunidos de maneira a formarem uma marca perfeitamente distinta. Pode haver apenas um elemento comum entre duas marcas - mas ser de tal forma predominante que dê lugar a confusão.».
É, assim, à semelhança do conjunto, e não à natureza ou grau das diferenças que deve atender-se para aferir da existência ou não de imitação. Na exemplar síntese de Be- darride (citado por Pupo Correia in Direito Comercial, 6.ª ed., p. 340), «A questão da imitação deve ser apreciada pela semelhança que resulta dos elementos que constitu- em a marca, e não pelas dissemelhanças que poderiam ofe- recer os diversos pormenores considerados isolada e se- paradamente.».
Finalmente, o juízo a emitir deve ter em atenção o con- sumidor médio, uma vez que a escolha do produto ou ser- viço vai ser efectuada por ele, sem perder de vista os pro- dutos ou serviços em questão, relativizando aspectos como a natureza, características e preço dos produtos ou servi- ços sinalizados pela marcas em confronto.
F. Novoa, citado por Couto Gonçalves (ob. cit., loc. cit. p. 142), propõe, de acordo com estes aspectos, a figura do consumidor profissional e especializado no caso de os produtos e serviços serem normalmente adquiridos por profissionais ou peritos, o perfil de um consumidor mais atento no caso de produtos ou serviços com preços mais elevados e o perfil de um consumidor médio menos dili- gente no caso de produtos ou serviços de baixo preço e largo consumo.
Nas palavras sintetizadoras de Ferrer Correia (ob. cit., loc. cit.), «No exame comparativo das marcas, [...] deve considerar-se decisivo o juízo que emitiria o consumidor médio do produto ou produtos em questão.».
Munidos destes conceitos, passemos à análise das mar- cas em questão.
A recorrente defende que a palavra «caixa», aplicada a entidades bancárias ou financeiras, é descritiva, não po- dendo a recorrida reivindicar o seu exclusivo, tendo sido a presença desse elemento comum que levou o INPI a recu- sar o registo.
Exemplifica com a existência de várias instituições ban- cárias a operar em Portugal, entre as quais ela própria e a recorrente.
A recorrida entende que o sinal «caixa» adquiriu eficá- cia distintiva em Portugal por referência a si, referindo-se o cidadão médio a «Caixa» quando se pretende referir a recorrida.
A primeira constatação a fazer é que «caixa», aplicada a entidades bancárias ou financeiras, só poderá ser conside- rado descritivo se aplicado a instituições bancárias ou financeiras e equiparadas (legalmente) que sejam caixas económicas ou contenham tal expressão na sua designa- ção-tal, aliás, como banco, aplicado a entidades bancá- rias.
Tendo em conta que existem, efectivamente, várias ins- tituições nestas circunstâncias - v. g., as caixas de crédi- to agrícola mútuo, a Caixa Económica Montepio Geral, etc. -, temos de reconhecer que, na sua singela forma, «Caixa» é entendido pela generalidade do público como re- ferência à recorrida, Caixa Geral de Depósitos. Pela dimen- são da instituição (provavelmente a maior instituição ban- cária portuguesa) e proliferação das suas agências e porque, por razões várias, as demais «caixas» são tradici- onalmente designadas de outra forma - por exemplo, as caixas de crédito agrícola mútuo são entidades autónomas entre si, pelo que, regra geral, se fala da Caixa Agrícola de Moura ou de Palmela (entretanto extinta) e não apenas da «caixa de crédito agrícola».
Mas daí até considerar que «caixa», em singelo, ganhou eficácia distintiva, nos termos e para os efeitos do dispos- to no artigo 166.°, n.° 2, do Código da Propriedade Indus- trial, por referência à recorrida vai alguma distância.
A verdade é que subsiste sempre alguma possibilidade de confusão - e não deixa de ser significativo que todos os sinais registados sejam complexos, ou seja, contenham a palavra «caixa» e outros elementos, nomeadamente ou- tras palavras, em alguns casos aglutinadas.
Ou seja, concordamos que «caixa» é descritivo quando aplicado a instituições bancárias ou similares que tenham tal designação, não se podendo considerar que ela ganhou eficácia distintiva relacionada com a recorrida.
A recorrida não tem, pois, um direito exclusivo sobre tal palavra.
Mas os sinais opostos também não são compostos apenas pela palavra «caixa».
Ora qualquer marca globalmente considerada pode, em- bora mesmo composta apenas por sinais fracos, mesmo descritivos, por via da combinação dos seus elementos, ganhar distinção, afastando a tutela do artigo l66.°' n.° 1, do Código da Propriedade Industrial.
Nesses casos, a titular da marca tem sobre ela um direi- to limitado, como que inferior ao direito que teria se a marca não fosse composta por palavras descritivas já que nenhu- ma dessas palavras pode ser considerada de seu uso ex- clusivo, ou seja, não pode impedir o registo de outras marcas que tenham na sua composição qualquer das pala- vras que, como sinais, são descritivas - artigo l66.°, n.° 2, do Código da Propriedade Industrial.
Na perspectiva da recorrente, é este o caso dos autos, ou seja, sendo «caixa» um elemento descritivo e o único em comum entre o sinal registando e os sinais considera- dos obstativos, nada obsta à concessão do registo da marca que requereu.
Mas tal perspectiva peca por simplista. Analisando os sinais em causa verificamos que a sua eficácia distintiva lhes advém não só do uso da palavra «caixa» combinada com outra («postal», «caderneta» e «directa/24h») como da própria configuração gráfica dos sinais que surgem como uma única palavra, composta de duas.
O mesmo sucede no sinal registando - Caixactiva - em que se justapõem «caixa» e «activa».
Embora foneticamente os sinais apenas tenham em co- mum o vocábulo «caixa», a sua forma gráfica segue um esquema idêntico e reconhecível, aspecto tanto mais im- portante quanto, assinalando serviços financeiros (em ge- ral), é a sua forma escrita a mais relevante para o consumi- dor.
Tal circunstância torna extraordinariamente evidente a existência de risco por associação.
O risco de associação tem sido ligado ao conceito de confusão em sentido amplo, vindo assim a redefinir aque- le, compreendendo os casos em que, embora o público reconheça, face ás marcas em confronto, a diferente ori- gem dos produtos ou serviços, possa pensar existir qual- quer tipo de ligação de tipo jurídico, económico ou comer- cial entre as diferentes origens - assim uma modalidade do risco de confusão que serve para definir o alcance daquele, sujeito, rigorosamente, aos mesmos requisitos que temos vindo a dilucidar.
Existe o risco sério de o consumidor atribuir os servi- ços assinalados por Caixactiva à mesma origem de Cai- xadirecta/24h, de Caixacaderneta e de Caixaposta, as marcas preexistentes, já que a primeira pode ser tomada por uma variação das segundas.
Entendemos, assim, existir risco de confusão em senti- do amplo, ou seja, de associação, entre a marca registanda e as marcas titularidade da recorrida, não sendo perfeita- mente identificáveis as diversas origens dos serviços e a distinção daquelas.
E desse reconhecimento, dessa inevitável associação que o público fará dos sinais em confronto, gera-se tam- bém forte possibilidade de ocorrência de situações de con- corrência desleal, mesmo independentemente da intenção da recorrente, sendo tal probabilidade forte o suficiente para que, nos termos do disposto no artigo 25.°, n.° 1, alínea d), do Código da Propriedade Industrial, o registo da marca seja recusado.
Pelo exposto, conclui-se que o despacho recorrido não violou qualquer disposição do Código da Propriedade In- dustrial, designadamente os artigos 189.°, n.° 1, alínea m), 193.° ou 25.°, alínea d), devendo manter-se, não ocorrendo, assim, fundamento para a sua revogação.
4 - Decisão. - Pelo exposto, negando provimento ao recurso, mantém-se o despacho recorrido que recusou o pedido de registo da marca internacional n.° 727 237, Cai- xactiva, para serviços da classe 36.ª. recusando-se assim protecção jurídica nacional à referida marca.
Fixo ao recurso o valor tributário de 80 UC - artigo 6.°, alíneas a) e q), do Código das Custas Judiciais.
Custas pela recorrente - artigos 446.°, n.°s 1 e 2, do Código de Processo Civil e 14.°, alinea j), do Código das Custas Judiciais.
Registe e notifique.
Após trânsito, devolva o processo apenso ao INPI, re- metendo cópia da sentença - artigo 44.° do Código da Propriedade Industrial.
Lisboa, 6 de Janeiro de 2003 (acumulação de serviço). - O Juiz de Direito, (Assinatura ilegível.)
