Cópias da sentença do 7." Juízo Cível da Comarca de Lisboa e dos acórdãos do Tribunal da Relação de Lisboa e do Supremo Tribunal de Justiça proferi- dos no processo de registo de marca nacional n.° 274 174.
Cópia da sentença proferida nos autos de recurso de marca n.° 333/95 da 3.ª Secção:
1 - Les Publications Condé Nast, S. A., com sede em Paris, interpôs recurso do despacho do Instituto Nacional da Propriedade Industrial que admitiu o registo da marca nacional n.° 274 174, Casa & Jardim, para protecção dos
produtos da classe 16.ª, nomeadamente revistas, manuais, livros, impressos e jornais.
Para tanto, alega, em síntese, que a marca de registo internacional n.° 150 694, Maison et Jardin, para impres- sos e edições de todos os géneros e, em particular, jor- nais, revistas, livros, brochuras e calendários, está regista- da a seu favor desde 11 de Dezembro de 1950, tendo também obtido protecção em Portugal desde 23 de No- vembro de 1951; é também titular da marca figurativa de registo internacional n.° 488 176, Maison et Jardin, desti- nada a assinalar produtos classificados nas classes 16.ª, 41.ª e 42.ª, obtendo protecção em Portugal por despacho de 14 de Outubro de 1985; a revista Maison et Jardin é largamente vendida em Portugal há mais de 40 anos, sen- do a marca Casa e Jardim uma tradução literal da sua; conclui, finalmente, pela revogação do despacho que deu protecção à marca n.° 274 174, Casa & Jardim.
Admitido o recurso, contra-alegou Edições Projardim, L.da, alegando que as marcas não são confundíveis ou sus- ceptíveis de tal, em virtude de as respectivas publicações se destinarem cada uma a um público consumidor pró- prio. Conclui pela improcedência do recurso.
O Instituto Nacional da Propriedade Industrial pronun- cia-se pela procedência do recurso (fl. 362).
II - O tribunal é competente em razão da nacionali- dade, da matéria e da hierarquia.
O processo é o próprio, sem nulidades que o invali- dem.
As partes dispõem de personalidade e capacidade judiciárias, sendo também legítimas.
Não há outras excepções, nulidades ou questões prévias que obstem ao conhecimento do mérito do recurso.
III - No âmbito da matéria de marcas vigora o princí- pio da novidade ou da especialidade nos termos do qual a marca «há-de ser constituída por forma tal que não se confunda com outra anteriormente adoptada para o mes- mo produto ou semelhante» (Ferrer Correia, Lições de Direito Comercial, i, p. 327).
O juízo acerca da possibilidade de confusão de uma marca com outra no mercado há-de fazer-se através do seu confronto, considerando o consumidor médio dos pro- dutos em questão.
No caso de se tratar de marcas nominativas, deverá abs- trair-se das palavras ou elementos de palavras de natureza descritiva ou de uso comum (Ferrer Correia, ob. cit., p. 330). Reportando-nos ao caso dos autos, verifica-se que ambas as marcas, que se destinam aos mesmos produtos, são no- minativas: Maison et Jardin e Casa & Jardim.
Gráfica e foneticamente, ambas as marcas são distin- tas, não sendo as mesmas susceptíveis de confusão no consumidor médio.
Pode dizer-se que Casa & Jardim é a tradução ou correspondência em português da expressão francesa «maison et jardin». Contudo, tratando-se de palavras de uso comum, ninguém poderá apropriar-se exclusivamente das mesmas.
Por outro lado, ainda que a marca Maison et Jardin seja notoriamente conhecida, como a própria recorrida parece também admitir, e há muito esteja registada em Portugal, a marca Casa & Jardim não se confunde com aquela, designadamente no caso das revistas, porquanto, pela sua grafia e fonética, são facilmente destinguíveis, não obstante, no caso das revistas, incluírem temas e ilus- trações idênticos. Abordando tais revistas temáticas espe-
cíficas, também é aceitável que os respectivos consumi- dores as distinguam facilmente, sem necessidade de um «exame atento».
Afastada a possibilidade de confusão entre as duas mar- cas, conclui-se que o despacho recorrido não violou o dis- posto no artigo 95.° do Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto n.° 30 679, de 24 de Agosto de 1940, nem nos artigos 93.°, n.° 12.°, e 94.° do mesmo di- ploma.
IV - Nos termos expostos, nega-se provimento ao re- curso, confirmando-se o despacho recorrido.
Custas pela recorrente. Notifique e registe.
Após o trânsito, cumpra-se o disposto no artigo 44.° do Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo De- creto-Lei n.° 16/95, de 24 de Janeiro.
Lisboa, 29 de Novembro de 1995. - Olindo dos San- tos Geraldes.
Está conforme.
Lisboa, 19 de Novembro de 1998. - O Escrivão-Ad- junto, (Assinatura ilegível.)
Cópia do douto acórdão proferido nos autos cíveis de apelação n.° 583/96, vindos do 7.° Juízo Cível da Co- marca de Lisboa e em que são apelante Les Publications Condé Nast, S. A., e apelado Edições Projardim, L.da Les Publications Condé Nast, S. A., insurgiu-se contra a produção conferida à marca nacional Casa & Jardim, visto ser ela titular da marca internacional Maison et Jardin.
Submetido o caso ao julgamento da 1.ª instância, foi negado provimento ao recurso, confirmando-se o despa- cho recorrido, protector daquela marca Casa & Jardim. Daí o presente recurso de Les Publications Condé Nast, S. A., que assim conclui as razões do seu inconformismo: 1) Maison et Jardin é uma marca notoriamente co- nhecida em Portugal, com protecção em Portu- gal desde 1985, para as áreas de revistas, livros e jornais referentes à casa e jardinagem; 2) Casa & Jardim é a tradução literal da sua para
iguais produtos;
3) Os produtos a que se destinam as duas marcas são vendidos nas mesmas lojas e adquiridos pe- los mesmos consumidores e são idênticos os ter- mos e ilustrações;
4) As palavras usadas em português são idênticas e dispostas do mesmo modo.
Contra-alegando, a apelada pugnou pela confirmação do julgado. Referiu, além do mais:
Os títulos não são sinais distintivos das obras; Casa & Jardim é editada em Portugal desde 1978; Não há perigo de confusão - um dos três elemen- tos (notório [...] produtos idênticos [...]) que a lei supõe [...]
Quem compra o Expresso não pensa que está a com- prar o L'Express.
Tudo visto, cabe decidir.
Os factos em que assentou a decisão podem, assim, re- sumir-se: ambas as marcas (Maison et Jardin e Casa & Jardim) se destinam ao mesmo produto: são revistas que abordam temáticas específicas, relativas à decoração doméstica e inerentes jardins.
A marca da recorrente é protegida em Portugal desde 23 de Novembro de 1951 e é titular da marca interna- cional n.° 488 176, Maison et Jardin, sendo vendida em Portugal há longos anos. Também há anos é publicada em Portugal a revista Casa & Jardim.
Nos termos do artigo 95.° do Código da Propriedade Industrial então vigente, pode ser recusado o pedido de registo de marca que, no todo ou em parte essencial, constitua reprodução, imitação ou tradução de outra noto- riamente conhecida [...] aplicada a produtos idênticos ou semelhantes e que, com ela, se possa confundir [...]
Que as marcas são ambas notórias, que se aplicam a produtos idênticos, não é questionado.
A sentença posta em crise considerou, no essencial, que não havia possibilidade de confusão entre as duas marcas, não se tendo, por isso, violado o disposto no artigo 95.° do Código da Propriedade Industrial de então (Decreto n.° 30 679, de 24 de Agosto de 1940), nem os respectivos artigos 93.°, n.os 12.° e 3.°, e 94.°
A simples barreira da língua é factor decisivo para que não possa estabelecer-se confusão entre os dois títulos: Maison et Jardin é apreciavelmente diferente de Casa & Jardim, muito embora os vocábulos sejam idênticos.
Há-de notar-se, todavia, que, mais do que mera tradu- ção de palavras, se trata de uma simples coincidência: a língua é património comum, não pode ser apropriada por quem quer, e só quando haja originalidade, novidade no título ou marca se poderá falar na inerente protecção le- gal.
Ora, no caso trata-se de dois vocábulos vulgares, asso- ciados de forma também vulgar e em que um (a casa) possa quase sugerir o outro (o jardim).
Acrescente-se que há anos a revista portuguesa é publi- cada e vendida e, por isso, não seria equitativo cancelar a protecção de que tem gozado.
Já não levamos a questão para o campo dos direitos autorais: o artigo 5.° do Código do Direito de Autor pro- tege o título das publicações periódicas. Seria, assim, pertinente questionar se estaremos ante uma marca indus- trial ou comercial, tal como o artigo 74.°, § 2.°, do Có- digo da Propriedade Industrial a define, ou se não esta- remos ante um produto intelectual, o título de uma publicação periódica, com seus editoriais, artigos de opi- nião, de actualidades e, obviamente, de decoração e jardi- nagem.
As partes, todavia, não questionam tais aspectos, e seria muito problemático fazê-lo.
Quer-se, todavia, vincar a ideia de que, como quer que seja, dada a falta de originalidade do título composto de duas palavras vulgares e correlacionadas, dado que se publicam em línguas diferentes ... não é possível con- cluir que o consumidor comum confunda ambas as revis- tas. Diferente seria o caso de a revista portuguesa se publicar com o título francês, em que, então sim, a con- fusão seria evidente.
Parece-nos, assim, que bem se decidiu ao não se ter por verificado o condicionalismo do artigo 95.° do Códi- go da Propriedade Industrial.
Não merece censura a decisão.
Nega-se, assim, provimento ao recurso, confirmando- -se a decisão recorrida.
Custas pela recorrente.
Lisboa, 20 de Fevereiro de 1997. - Américo Marcelino - Proença Fouto - Francisco Magueijo.
Está conforme.
Lisboa, 28 de Maio de 1997. - Parra da Silva.
Acordam no Supremo Tribunal de Justiça:
I - Edições Projardim, L.da, requereu ao director do Serviço de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) o registo da marca Casa & Jardim, que se destina a «revistas, manuais, livros, impressos e jor- nais», classe 16.ª
O pedido foi registado com o n.° 274 174.
Contra tal registo reclamou Les Publications Condé Nast, S. A., com sede em França.
Por despacho de 27 de Julho de 1994 foi concedido o registo.
Recorreu contenciosamente aquela sociedade francesa, mas, por sentença a fls. 370 e seguintes, o 7.° Juízo Cível de Lisboa negou provimento ao recurso.
Recorreu jurisdicionalmente a mesma sociedade, tendo a Relação de Lisboa, por acórdão a fls. 424 e seguintes, negado provimento ao recurso.
Recorreu agora para este Tribunal, tendo concluído como segue a sua alegação:
1) O acórdão recorrido violou o artigo 95.° do Código da Propriedade Industrial (CPI) de 1940; 2) A simples barreira da língua entre as expres- sões das marcas Casa & Jardim e Maison et Jardin não pode ser erigida em factor decisivo para que não possa estabelecer-se confusão en- tre os dois títulos, pois aquele preceito legal previa expressamente a recusa do registo de marca que constituísse tradução de marca notó- ria;
3) A tradução mais não é afinal do que o instru- mento adequado a ultrapassar a «barreira da lín- gua»;
4) A interpretação do artigo 95.° do Código da Propriedade Industrial acolhida no acórdão não pode ser aceite por pressupor não escrita a pala- vra «tradução» e, por consequência, esvaziar o seu conteúdo útil;
5) Entendendo que a recorrente se não pode apro- priar da expressão «maison et jardin», o acórdão recorrido interpretou erroneamente o artigo 79.°, n.° 1.°, ,do Código da Propriedade Industrial (1940);
6) No âmbito da especialidade dos produtos a que se destinam as marcas em conflito as palavras «maison» e «jardin» e a expressão que em con- junto formam não são de considerar como gené-
ricas ou «vulgares»;
7) Mesmo o consumidor mais experiente é inca- paz de estabelecer a associação entre qualquer
daquelas palavras - ou a expressão por elas for- mada - com produtos como jornais ou revistas; 8) Ainda que o Supremo Tribunal de Justiça acei- te a tese da Relação, mesmo assim deve revo- gar o acórdão recorrido e aplicar ao registo da marca n.° 274 174 o disposto nos artigos 79.°, n.° 1.°, e 93.° do Código da Propriedade Indus- trial de 1940;
9) O consumidor português dos produtos a que se destinam as marcas em questão possui conheci- mentos bastantes da língua francesa que lhe per- mitam compreender que a expressão «casa & jardim» é tradução directa, completa e com o mesmo significado da expressão francesa «maison et jardin»;
10) O consumidor de produtos como revistas e jor- nais medianamente letrado é induzido em confu- são quando na presença dos produtos assinala- dos com a marca da recorrida, crendo tratar-se da versão portuguesa dos afamados produtos com as marcas da recorrente;
11) O carácter notório de uma marca constitui fac- tor decisivo a ponderar na apreciação da susceptibilidade de confusão de uma marca re- lativamente a outra;
12) É doutrina pacífica que a notoriedade da marca só por si agrava o risco de confusão, uma vez que a marca notória é a que deixa na memória do público a lembrança mais persistente; 13) O artigo 95.° do Código da Propriedade Indus-
trial de 1940 previa como fundamento de recusa do registo de marca, a par da imitação e repro- dução da marca notória, a tradução da mesma, razão por que nesta última hipótese pode haver risco de confusão sem existir semelhança gráfi- ca, figurativa nem fonética, bastando que se verifique a semelhança intelectual;
14) O acórdão recorrido não deu o devido relevo a este aspecto;
15) Com o estratagema da composição da sua mar- ca com a mera tradução das marcas da recor- rente, a recorrida particular mais não visou do que tirar benefícios ilegítimos da fama de que beneficiam há décadas os produtos com as marcas Maison et Jardin, designadamente as suas revistas;
16) Deve ser recusado o registo em causa, revo- gando-se o acórdão recorrido, por ofensa dos artigos 95.° e 187.°, n.° 4.° do Código da Pro- priedade Industrial de 1940.
Alega, em resumo, nas suas 45 conclusões, a recorrida: 1) Vem utilizando na publicação periódica o título
Casa & Jardim desde Abril de 1978;
2) A recorrente invoca a titularidade do registo inter- nacional n.° 488 176;
3) A Maison et Jardin só tem a sua marca protegi- da em Portugal desde 1985, sendo a sua publica- ção distribuída desde 1986;
4) Existem inúmeras publicações com idênticos títu- los por todo o mundo sem que possa falar-se de imitação ou confusão: Time e Tempo, L'Express e Expresso, Independente, Independent e Inde-
pendiente, Fortune e Fortuna, Republica e Re- pública;
5) Pelo menos em Itália e em Espanha a recorrente não é proprietária de Casa & Giardino e Casa & Jardin;
6) Deve improceder o recurso.
II - Matéria de facto fixada no acórdão recorrido: 1) Ambas as marcas, Maison et Jardin e Casa &
Jardim, se destinam aos mesmos produtos: são revistas que abordam temáticas específicas rela- tivas à decoração doméstica e inerentes jardins; 2) A marca da recorrente é protegida em Portugal desde 23 de Novembro de 1951 e é titular da marca internacional n.° 488 176, Maison et Jardin, sendo vendida em Portugal há longos anos;
3) Também há anos é publicada em Portugal a re- vista Casa & Jardim.
III - Cumpre decidir.
Prescrevia o artigo 95.° do Código da Propriedade In- dustrial de 1940 que podia ser recusado o registo de marca se a mesma constituísse reprodução, imitação ou tradução de outra notoriamente conhecida como pertencente a ci- dadão de outro país da União, se for aplicada a produtos idênticos ou semelhantes e com ela possa confundir-se. Norma similar contém o novo Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 16/95, de 24 de Janeiro, artigo 190.°, n.° 1.
Tem-se entendido que marca notória será a que «al- cançou notoriedade ou conhecimento geral no círculo dos produtores ou comerciantes ou no meio dos consumidores mais em contacto com o produto a que respeita a marca; basta que a marca se tenha divulgado de modo particular no círculo de pessoas que é uso designar por meios inte- ressados» (1).
Não custa assim considerar notória a marca da recor- rente.
Importa, porém, sublinhar aqui ideias expostas por Orlando de Carvalho (2), a que aderimos, por nos parece- rem pertinentes e exactas:
A defesa dos sinais não pode ser simplesmente a defesa de uma sigla, como se se tratasse de uma in- venção ou de uma criação intelectual, que contenha em si mesma um valor simbólico intrínseco.
É a defesa de um colector de clientela numa área em que essa clientela efectivamente se criou ou em que se reuniram pelo menos as condições suficien- tes para aí essa clientela muito proximamente existir. É a defesa do seu organismo aí efectivamente irra- diante, muito embora possuindo a sua localização no estrangeiro, mas, com esforço e perícia, aí minima- mente acreditado.
Repudia o autor o formalismo legalista, divorciado dos interesses que explicam a tutela desses sinais.
Formalismo que pode levar, sublinha, à desigualdade entre concorrentes, neste caso em prejuízo das empresas nacionais.
Se bem interpretamos as palavras de Orlando de Car- valho, não basta alegar que se tem uma marca da qual possa ter sido traduzida a marca portuguesa.
É necessário ainda que se antolhe no mínimo provável que a marca portuguesa vá «cavar» em terrenos da marca de que tenha traduzido o símbolo gráfico.
Se assim não for, não se justifica negar o registo à marca portuguesa.
Para quê fazê-lo, se em nada é prejudicada a marca pretensamente traduzida?
Se em qualquer país da União for publicado um jornal denominado na respectiva língua O Intransigente, nada im- pede que em Portugal se publique depois um periódico com aquele título, desde que não se afigure provável que o jornal estrangeiro venha a ser vendido em Portugal, ou, se vier, que as suas vendas possam sofrer prejuízo em virtude da concorrência daquele.
Partimos do pressuposto que haverá registo prioritário do jornal estrangeiro, de país da União.
Assim interpretamos o artigo 95.° do Código da Pro- priedade Industrial (não curamos ainda aqui de uma outra exigência contida na parte final do artigo, sobre a qual nos debruçaremos infra).
Há que acrescentar ainda algumas considerações. São três as funções económicas da marca (3):
Função indicadora da origem ou proveniência dos produtos ou serviços;
Função de garantia de qualidade dos produtos ou serviços;
Função publicitária ou sugestiva.
Juridicamente, só importa a função distintiva (4) - v. artigos 79.°, 93.°, n.° 12.°, e 184.°, n.° 4.°, do Código da Propriedade Industrial de 1940.
Citando Orlando de Carvalho, escrevem os autores que estamos seguindo que a função publicitária (persuasive ad- vertising value) não deve ser tida em conta na protecção do sinal, sob pena de este nos aparecer como um valor em si e por si dificilmente compatível com o programa de um sistema de liberdade de concorrência.
Ora, neste caso nada se apurou nos autos sobre o ponto crucial sublinhado por Orlando de Carvalho (5).
Não sabemos se a marca francesa está a ser prejudica- da nas vendas em Portugal pela existência da marca portu- guesa.
Mas não será que a simples barreira da língua afastará desde logo a possibilidade de haver verdadeira concorrên- cia?
Por outro lado, estando as revistas redigidas em lín- guas diferentes, não será certo que uma e outra têm o carácter distintivo que é requisito indispensável e juridi- camente relevante de qualquer marca?
Bem nos parece que, tratando-se de marcas de publica- ções, o simples facto de se tratar de línguas diferentes já as distinguirá.
Estão apensados aos autos um exemplar da revista por- tuguesa, outro da revista francesa e outro da edição alemã da revista Homes & Gardens.
A recorrida dá notícia ainda de revistas espanhola e ita- liana com o mesmo título.
Afinal quem traduziu quem?
As três revistas apensas têm basicamente o mesmo for- mato, idêntica qualidade de papel e impressão e conteúdo similar.
Dedicam-se acima de tudo, segundo parece, à decora- ção interior das habitações.
Os eventuais compradores das três revistas não terão razão para optar por uma ou por outra que não seja o domínio da língua.
Quem dominar melhor o francês que o português opta- rá pela versão francesa, e o inverso também é verdadeiro. O que significa que os seus mercados em rigor não se intersectam, serão paralelos.
Quem comprar a revista de língua alemã saberá imedia- tamente que se trata de revista inglesa, edição alemã, pois assim está explícito logo na capa.
O mesmo não acontecerá em relação às revistas fran- cesa e portuguesa, que se apresentam integralmente nas respectivas línguas, não se fazendo qualquer referência a eventuais ligações entre uma e outra.
Não se diga que assim inutilizamos no artigo 95.° a referência a «tradução».
Imaginemos que um empresário português procurava re- gistar uma marca de fabrico de automóveis Carro do Povo. A Volkswagen poderia opôr-se com êxito, alegando que houvera tradução da sua marca.
Isto ainda em sede de artigo 95.°, primeira parte, sem curarmos de outros aspectos e ainda do que resulta da falada última parte, a que nos referiremos de seguida.
Por fim, outro requisito está, esse explícito, no artigo 95.° É necessário que as duas marcas possam «confundir-se». Como tem sido jurisprudência deste Tribunal, importa aqui pensar no consumidor desatento, consumidor médio, e imaginar a visão global que ele terá das duas marcas. Ora, esse consumidor médio português não saberá tra- duzir «maison» por «casa».
Segundo Oliveira Ascensão (6), há que pensar em pú- blico consumidor distraído, «como o americano médio, que deixa de ler à saída da escola».
Não parece, pois, que possam confundir-se Maison et Jardin e Casa & Jardim.
A pronúncia das duas expressões é, por outro lado, acentuadamente diferente.
Conclui-se não ter sido violado o artigo 95.° do Códi- go da Propriedade Industrial de 1940, pelo que não mere- ce censura o acórdão recorrido.
Nega-se provimento ao agravo. Custas pela recorrente.
(1) Assim se lê no Acórdão da Relação do Porto de 21 de Janeiro de 1993, in Colectânea de Jurisprudência, XVIII. I, p. 21 1. citando J. G. Pinto Coelho.
(2) In Revista de Legislação e de Jurisprudência, ano 113.°. pp. 286 e 291.
(3) Férrer Correia e Nogueira Sercns. in Revista de Direito e Econo- mia. XVI-XIX, p. 85.
(4) Ibidem. p. 92.
(5) Loc. cit. na Revista de Legislação e de Jurisprudência. (6)Direito Comercial-Direito Industrial, II, p. 155.
Lisboa, 14 de Outubro de 1997. - (Assinaturas ilegí- veis.)
