Cópia da sentença proferida pelo 9. Juízo Cível da Comarca de Lisboa no processo de registo de marca nacional

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Cópia da sentença proferida pelo 9.° Juízo Cível da Co- marca de Lisboa no processo de registo de marca nacional n.° 325 794.

1 - Relatório. - Amorim & Irmãos, S. A., com sede no lugar do Salgueiro, Santa Maria de Lamas, e Portocork ln- ternational, S. A., com sede no lugar de Carrascal, Santa Maria de Lamas, interpuseram, nos termos dos artigos 38.° e seguintes do Código da Propriedade Industrial, recurso do despacho do director do Serviço de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) de 17 de Março de 1998 (publicado no Boletim da Propriedade Industrial. n.° 3, de 30 de Junho de 1998) que concedeu a protecção à marca nacional n.° 325 794 (Supremecorq), para «tampas de plástico para recipientes para líquidos».

Alegam, em suma, a Amorim & Irmãos, S. A., e a Por- tocork International, S. A., que são titulares:

Da marca nacional n.° 225 179 (Belcork), para produtos da classe 20.ª («rolhas de cortiça, cordões de cortiça, artigos em cortiça ou em sucedâneos de cortiça e artigos em cortiça aglomerada não compreendidos noutras classes»), desde 2 de Dezembro de 1985;

Da marca nacional n.° 225 184 (Suncork), para produtos da classe 20.ª, desde 2 de Dezembro de 1985; Da marca nacional n.° 214 634 (LuxosCork), para produtos da classe 20.ª, desde 23 de Março de 1989; Da marca nacional n.° 187 842 (Porto Cork), para pro-

dutos da classe 20.ª, desde 6 de Novembro de 1974. Nesta base, entendem as recorrentes que a marca deferi- da pelo despacho do INPI utiliza o vocábulo «corq», que - foneticamente - soa como cork, ou seja, cortiça, sendo certo que respeita a tampas de plástico e rolhas sintéticas (que têm a mesma função que as de cortiça), não se mos- trando respeitado o princípio da verdade (por se poder induzir em erro o público consumidor, o qual pode julgar estar a adquirir produtos em cortiça).

Por outro lado, assinalaram as recorrentes os prejuízos para a indústria corticeira nacional que o registo da marca em causa pode provocar.

Acresce, em todo o caso, que a marca em recurso foi registada posteriormente às das recorrentes, que os produtos a que se destina são de afinidade manifesta com rolhas de cortiça (não constituindo suficiente elemento distintivo o vocábulo «supreme») e que estamos diante de um caso claro de concorrência desleal.

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Comunicada a petição da recorrente à entidade que pro- feriu o despacho, nos termos do artigo 40.°, n.° 1, do Códi- go da Propriedade Industrial (CPI) (tl. 39), veio esta referir (fls. 40-41) que as recorrentes não apresentaram reclamação no processo administrativo, mas que melhor ponderada a situação e uma vez que a marca em recurso se destina a produtos de plástico, há uma falsa indicação da natureza e qualidade do produto aos consumidores, pois a sonoridade «cork»/«corq» indicia e sugere que estão em causa produtos de cortiça.

Assim, dá o INPI razão às recorrentes.

Notificada a beneficiária da posição expressa no despacho recorrido (Supreme Corq, Inc.), nos termos do artigo 41.°, n.° 3, do CPI (fl. 44), veio esta dizer que tal despacho se mostra correcto e não censurável, uma vez que a ex- pressão «supremecorq» é uma expressão de pura fantasia, insusceptível de tradução, sendo certo, ainda, que respeita o princípio da verdade.

Mais alega a Supreme Corq, Inc., que inexiste qualquer situação de imitação ou de concorrência desleal.

Face ao preceituado pelo artigo 41.°, n.° 4, do CPI, é este o momento de passar a proferir decisão judicial.

2 - Saneamento. - O tribunal é competente.

O processo é o próprio e não enferma de nulidades que o invalidem na totalidade.

As partes têm personalidade e capacidade judiciárias, assim como legitimidade, e a autora está devidamente re- presentada.

Nada obsta a que se profira decisão de mérito, conhe- cendo do recurso interposto.

3 - Questões a decidir. - A questão fundamental a decidir neste processo é a de saber se a marca Supreme- corq, relativamente às marcas Belcork, Suncork, Luxos Cork e Porto Cork, é susceptível de provocar no consumidor erro ou confusão, tudo no enquadramento da verificação de es- tarem em causa produtos semelhantes ou afins.

Por outro lado ainda haverá que verificar se se mostra respeitado o princípio da verdade, quanto à Supremecorq.

4 - Fundamentos: 4.1 - Os factos:

4.1.1 - A requerente/recorrente Amorim & Irmãos, S. A., tem a seu favor os registos:

Da marca nacional n.° 225 179 (Belcork), para produtos da classe 20.ª («rolhas de cortiça, cordões de cortiça, artigos em cortiça ou em sucedâneos de cortiça e artigos em cortiça aglomerada não compreendidos noutras classes»), desde 2 de Dezembro de 1985 (documento a fl. 31, que aqui se considera reproduzido);

Da marca nacional n.° 225 184 (Suncork), para produtos da classe 20.ª («cortiça, produtos agrícolas, hor- tícolas e florestais e grãos não compreendidos noutras classes»), desde 16 de Maio de 1984 (documento a fl. 31, que aqui se considera reproduzido).

4.1.2-A requerente/recorrente Portocork International, S. A., tem a seu favor os registos:

Da marca nacional n.° 214 634 (Luxos Cork), para produtos da classe 20.ª («rolhas de cortiça, artigos em cortiça ou em sucedâneos de cortiça e artigos em cortiça aglomerada não compreendidos noutras classes»), desde 2 de Dezembro de 1985 (documento a fl. 33, que aqui se considera reproduzido);

Da marca nacional n.° 187 842 (Porto Cork), para produtos da classe 20.ª [«rolhas de cortiça, artigos de

cortiça (não compreendidos noutras classes), artigos de cortiça aglomerada (não compreendidos noutras classes), artigos de sucedâneos de cortiça (não compreendidos noutras classes)»], desde 8 de Novem- bro de 1974 (documento a fl. 34, que aqui se considera reproduzido).

4.1.3 - Por despacho do Instituto Nacional da Proprie- dade Industrial de 17 de Março de 1998, publicado em 17 de Março de 1998, no Boletim da Propriedade Industrial, n.° 3/98, foi concedida protecção à marca nacional n.° 325 794, Supremecorq, destinada a assinalar «tampas de plástico para recipientes para líquidos» (documentos a fls. 25-27 e processo apenso, que aqui se consideram re- produzidos).

4.2 - O direito. - Para apreciação da matéria dos presentes autos somos remetidos para uma das mais prementes questões ligadas à propriedade industrial: a imitação das marcas.

A marca é um sinal demarcador e distintivo de produtos e ou serviços, destinado a identificá-los perante os consumidores, «distinguindo-os dos demais seus congéneres. Esta função identificadora e distintiva é extremamente importante, pois é através dela que a marca favorece e protege a empresa no jogo da concorrência. A identificação dos produtos através da marca permite, de forma eficaz, referenciar os produtos por um índice da qualidade e prestígio, e por isso ela é um factor de publicidade indispensável: retendo na memória a marca dos produtos ou serviços, o consumidor irá ter propensão para preferi-los aos da mesma espé- cie, desde que tenha ficado satisfeito com eles, ou por ter a marca como referência de renome difundido ou de qualidade consagrada» (Miguel Pupo Correia, Direito Comercial, 4.ª ed., revista e aumentada, Universidade Lusíada, Lisboa,

1996, p. 243).

De forma mais simplificada, entende Jorge Coutinho de Abreu que as «marcas são signos (ou sinais) susceptíveis de representação gráfica destinados sobretudo a distinguir cer- tos produtos de outros produtos idênticos e afins» (Curso de Direito Comercial, i, Almedina, 1998, p. 313), mas a este sinal distintivo têm sido, pela doutrina, atribuídas variadís- simas funções («individualização de bens ou serviços e sua diferenciação de outros da mesma espécie; indicação de procedência ou proveniência dos bens ou serviços; garantia ou indicação de qualidade; fixação de clientela; instrumento publicitário» - Pedro Sousa e Silva, Direito Comunitário e Propriedade Industrial, Universidade de Coimbra, Coimbra Editora, 1996, pp. 48 e 49), mas que podem resumir-se, na prática, a três: função distintiva, de sugestão (angariar clientela) e de garantia (na lição de Oliveira Ascensão, Direito Comercial-Direito Industrial, II, Lisboa, 1988, pp. 141 e 142). «A protecção dispensada ao titular de uma marca destina- -se, pois, a assegurar-lhe o exclusivo de uso de um sinal que lhe permita distinguir os seus produtos ou serviços dos seus concorrentes, por forma a proporcionar ao consumidor uma indicação sobre a proveniência dos mesmos, que o orientará em escolhas futuras.» [Pedro Sousa e Silva, ob cit., p. 55; artigo 167.° do CPI actual (Decreto-Lei n.° 16/95, de 24 de Janeiro) e artigo 74.° do CPI anterior, aprovado pelo Decreto n.° 30 679, de 24 de Agosto de 1940.] Ou seja, estão aqui presentes dois interesses: «o do empresário, em deli- mitar a sua posição no mercado frente a outros competido- res, e o do consumidor, em não se ver confundido sobre a origem empresarial da prestação adquirida» (Pedro Portella- no Diez, La Imitación en el Derecho de la Competencia Desleal, Civitas, Madrid, 1995, p. 264).

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É nisto que se traduz, ao fim e ao cabo, o princípio da novidade e da especialidade da marca {«Têm, pois, as marcas de ser novas, distintas ou inconfundíveis; mas, tal novidade apenas tem de afirmar-se no âmbito de produtos idênticos ou afins [cf. também o artigo 193.°, n.° 1, alínea b)] -vigora igual- mente aqui o princípio da especialidade» - Jorge Coutinho de Abreu, ob. cit., p. 338}, sem o qual ela deixaria de «desempe- nhar a sua finalidade distintiva, para se transformar em elemento de confusão» (Ferrer Correia, Lições de Direito Comercial, i,

1973, p. 345; Oliveira Ascensão, Direito Comercial-Direito Industrial, II, 1988, pp. 153 a 157), e que está claramente con- sagrado na legislação portuguesa.

Sobre a diferenciação que se espera de uma marca, como indicador de procedência empresarial, como exigência de notoriedade e de falta de generalização, bem como dos seus limites (idoneidade e razoabilidade)-v. Portellano Diez, ob. cit., de p. 469 a p. 475 e de p. 491 a p. 496.

Para exercerem estas funções, as marcas podem assumir um aspecto meramente nominativo (integrando «um sinal ou conjunto de sinais nominativos, estando essencialmente em causa um determinado fonema» - Carlos Olavo, Proprieda- de Industrial, Almedina, 1997, p. 38) ou ser figurativas (integrando «uma dada figura ou emblema, encontrando-se fundamentalmente em jogo um desenho» -ob. cit., e loc. cit. -, assumindo um «carácter plástico», uma «apresentação visual própria» - expressões de Oliveira Ascensão, in Direito Comercial-Direito Industrial, III, Lisboa, 1988, p. 143) ou ser mistas (que «integram simultaneamente elementos nominativos e figurativos» - Carlos Olavo, ob. cit., loc. cit.).

Assim, dispõe o artigo 165.°, n.° 1, do Código da Pro- priedade Industrial que a marca «pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representa- ção gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da embalagem, que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços 'de uma empresa dos de outras empresas» (por sinal mais claro que o anterior artigo 79.° do CPI de 1940, que dispunha que a marca «pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais nominativos, figurativos ou emblemáticos, que, aplicados por qualquer forma num produto ou no seu invólucro, o façam distinguir de outros idên- ticos ou semelhantes»).

Vigora aqui o princípio da liberdade, podendo a marca ser composta com as «expressões nominativas, de linguagem comum ou de fantasia, ou a desenhos ou à combina- ção desses elementos» (Carlos Olavo, Propriedade Indus- trial, Almedina, 1997, p. 43), não sendo, portanto, necessário que a marca seja constituída por vocábulo(s) inédito(s), «podendo ser constituída por uma palavra de linguagem cor- rente, conquanto esta última tenha, no que toca aos produtos a que se destina, eficácia distintiva» (Carlos Olavo, «Propriedade industrial - Noções fundamentais - Marca», Colectânea de Jurisprudência, 2.° vol., 1987, p. 24).

Assim, dispunha o artigo 79.° do Código da Propriedade Industrial (1940) que a marca «pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais nominativos, figurativos ou em- blemáticos, que, aplicados por qualquer forma num produto ou no seu invólucro, o façam distinguir de outros idênticos ou semelhantes» (actualmente, o artigo 165.° é ainda mais claro, ao explicitar que a marca «pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representa- ção gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produ- to ou da embalagem, que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas»).

A eficácia da marca como sinal distintivo implica que não exista outra igual e que se impeçam imitações ou usurpações. Ora, para evitar que uma marca registada se considere «imitada ou usurpada no todo ou em parte por outra», é necessário que, cumulativamente:

a) Aquela beneficie de prioridade registral;

b) Que sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou de afinidade manifesta; c) Que tenham tal semelhança gráfica, figurativa ou

fonética que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda, a segunda, um risco de associação com a primeira, de forma que o consumidor não possa distinguir as duas senão depois de exame atento ou confronto [artigos 193.°, n.° 1, alíneas a), b) e c), 165.° e 189.°, n.° 1, alínea m), do CPI].

O objectivo destas normas é, pois, o de evitar que no mercado surjam e existam marcas que, pela sua semelhan- ça, se possam confundir e confundir os consumidores.

Estão em causa, assim, critérios e elementos de índole objectiva (semelhanças gráfica, figurativa ou fonética e afinidade dos produtos) e subjectiva (susceptibilidade de erro ou confusão).

Em face deste tipo de factores a considerar, o juízo de confundibilidade entre duas marcas não pode ser formulado em abstracto, mas sim verificado em concreto.

Começa por se assinalar que a experiência ensina «que o risco de confusão entre duas marcas é tanto maior quanto maior for a afinidade dos respectivos produtos, o que signi- fica que duas marcas que seriam confundíveis se fossem usadas para os mesmos produtos podem ser inconfundíveis quando usadas para produtos (apenas) afins» [Nogueira Se- rens, A «Vulgarização» da Marca na Directiva n.° 89/104/ CEE, de 21 de Dezembro de 1988 (i. e., no nosso direito futuro), Coimbra, 1995, p. 10].

Daqui resulta que tenha de se concluir que as marcas não podem ser tratadas todas de forma igual, porque nem todas têm as mesmas características (não se desrespeitando assim o princípio da igualdade, pois este permite o trata- mento desigual de situações desiguais): «há muito que se entende que as marcas não são todas iguais - umas são (mais) fortes outras são (mais) fracas-, exactamente porque não apresentam todas a mesma capacidade de individua(liza)ção, a qual, se pode estar ligada ao carácter intrínseco da marca, é, em última instância, reflexo do uso e ou da publicidade de que essa marca é objecto; na verdade, uma marca conceptualmente forte (marca de fantasia ou marca arbitrária) pode apresentar-se comercialmente fraca, exactamente porque, sendo pouco usada e escassamente publicitada, é pouco conhecida no tráfico; ao invés, uma marca conceptualmente fraca (marca sugestiva) pode tornar- -se comercialmente forte, porque muito conhecida no tráfi- co, em consequência de largo uso e ou abundante publicidade» (Nogueira Serens, ob. cit., loc. cit.; com referência à importância da publicidade, v. Portellano Diez, ob. cit., pp. 542-562).

Distinguindo marca de nomeada (marca renombrada) de marca notória, considerando que aquela tem um âmbito mais extenso (por se reportar a todo o tráfico comercial e não apenas ao círculo económico interessado); pela exigência de ser percebida com um símbolo de qualidade (goodwill). e toda a matéria envolvente, v., Portellano Diez, ob. cit., de p. 303 a p. 330, de p. 330 a p. 345 e de p. 542 a p. 579 (donde se permite concluir que o primeiro conceito terá maior relevância no caso de utilização de uma marca que

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confundiria os consumidores com produtos que nem sequer são afins). Sobre o mesmo assunto e procurando encontar o conceito de marcas de «reputação excepcional», na mesma linha e com interesse, já em 1954 se tinha pronunciado José Gabriel Pinto Coelho (O Problema da Protecção da Marca quando Usada por Terceiro para Produtos não Identifica- dos nem Similares; cf., ainda, Jorge Coutinho de Abreu, ob. cit., pp.325-328; Américo da Silva Carvalho, Marca Comu- nitária - Os Motivos Absolutos e Relativos de Recusa, Coimbra Editora, 1999, de p. 104 a p. 114 e de p. 119 a p. 126; e - essencial - Luís Couto Gonçalves, Função Dis- tintiva da Marca, Almedina, 1999, de p. 124 a p. 135).

Sublinhe-se que a protecção concedida às marcas de grande prestígio, célebres e de grande notoriedade, representan- do uma «solução anómala, numa ordem económica de livre concorrência, assente no interesse da diferenciação de bens e ou serviços» (Luís Couto Gonçalves, ob. cit., p. 167), se traduz num rompimento ou «tlexibilização» (expressão de Nogueira Serens, in ob. cit., p. 13) do princípio da especialidade, atrás referido: já «não está (ou não está tanto) em causa a tutela da função distintiva das marcas - a distância económico-sectorial entre os produtos do titular de marca de grande prestígio e os produtos de terceiro que adopte sinal idêntico ou semelhante pode ser de tal modo grande que se torne impossível justificar a ilicitude deste segundo sinal por o mesmo violar a função distintiva daquela marca. O que está em causa é a tutela directa e autónoma da função atrac- tiva ou publicitária excepcional (ou função evocativa de excelência) das marcas de grande prestígio» (Jorge Couti- nho de Abreu, ob. cit., p. 325). Se se preferir, pode dizer-se que releva aqui, fundamentalmente, a necessidade de tutela da função publicitária inerente à marca (Luís Couto Gon- çalves, ob. cit., pp. 174 e 212: «A marca é célebre, porque distingue com uma capacidade distintiva superior uma de- terminada espécie de produtos ou serviços. Ao proteger a marca de grande prestígio está-se a proteger a função publi- citária não à custa mas por causa da função distintiva.»). Referindo-se a «sinais distintivos 'fortes' (por exemplo, expressões de fantasia totalmente inéditas)» e «sinais 'fra- cos' (é o caso das expressões que sugerem objectos comuns ou qualidades dos produtos)», v., também, Carlos Olavo, in Propriedade Industrial, Almedina, 1997, p. 47.

Com este enquadramento, parece ser de aceitar que a existência da marca célebre ou notória deva obedecer a dois apertados requisitos: (1.°) gozar de excepcional notoriedade (correspondente ao seu conhecimento espontâneo, imediato e generalizado do grande público consumidor); (2.°) gozar de excepcional atracção e ou satisfação junto dos consumidores (no sentido de contar com «um elevado valor simbólico-evocativo junto do público consumidor [...] ou com um elevado grau de satisfação junto do grande público consumidor» -Luís Couto Gonçalves, ob. cit., pp. 168-169). Do mesmo modo, e continuando a seguir o mesmo au- tor, as «condições de protecção da marca célebre, face ao uso por terceiros de marca idêntica ou muito semelhante para produtos ou serviços não afins, são, conjunta ou separadamente, as duas seguintes: (1.ª) o aproveitamento, sem justo motivo, do carácter distintivo ou do prestígio da marca cé- lebre; (2.ª) o prejuízo, sem justo motivo, para o carácter distintivo ou do prestígio dessa mesma marca» (Luís Couto Gonçalves, ob. cit., p. 173).

Deste modo, «se alguém escolhe um sinal distintivo do- tado de fraca eficácia distintiva ou que apresente diferenças diminutas relativamente a sinais preexistentes, a protecção de que goza será, muito justificadamente, reduzida» (Carlos Olavo, Propriedade Industrial, Almedina, p. 55).

Repare-se que o CPI distingue e separa em dois norma- tivos, a protecção das marcas notórias (artigo 190.°) e das de grande prestígio (artigo 191.°).

Assim, «no conflito entre duas marcas, se a primeira(mente registada) for uma marca forte (por causa da sua peculiaridade e ou notoriedade no tráfico), entende-se - en- tendimento que, diga-se, é comum à generalidade da doutrina norte-americana, italiana, francesa e alemã [cf., respecti- vamente, McCarthy, ob. cit. (Trademarks and Unfair Competition, I, 3.ª ed., Nova Iorque, 1992), § 11.24, Di Cataldo, ob. cit. (I Segni Distintivi, 2.ª ed., Milão, 1993), p. 75, Chavanne e Burst, Droit de la proprieté industrielle, 4.ª ed., Paris, 1993, p. 525, e Baumbach e Hefermhel, ob. cit. (Warenzeichenrecht, 12.ª ed., Munique, 1985), § 31 WZG, notas 15 e segs.] - que, para evitar riscos de confu- são entre ambas, a segunda há-se apresentar um grau de dis- semelhança maior que aquele que seria exigido se a marca anterior fosse fraca» (Nogueira Serens, ob. cit., p. 10; Luís Couto Gonçalves, ob. cit., de p. 125 a p. 131; cf., também, Jorge Coutinho de Abreu, ob. cit., p. 344, que afirma que «o risco de associação é tanto maior quanto maior for a notoriedade da marca registada»).

Sublinhe-se que o recurso a estes conceitos vem já sendo feito na jurisprudência portuguesa, como ocorreu na sen- tença do 16.° Juízo da Comarca de Lisboa de 5 de Março de 1981 (Boletim da Propriedade Industrial, n.° 10, 1981, pp. 1980 e segs., citado por Nogueira Serens, in ob. cit., p. 21, e por Luís Couto Gonçalves, ob. cit., p. 126) - onde, a propósito de um litígio entre as marcas Marlboro (cigarros) e Marlboro-Scotch Whisky (bebidas), se concluiu que o maior renome da primeira «não deixará de induzir em erro e confusão o consumidor médio, levando-o a supor errada- mente que as que as bebidas Marlboro têm a mesma origem dos cigarros Marlboro» -, no Acórdão da Relação de Lisboa de 3 de Julho de 1990 (Sousa Inês, Colectânea de Jurisprudência, ano 4, p. 119; em que se recusou o registo da marca Coca (figurativa), para sabões, perfumaria, produtos de óleos essenciais, cosméticos e loções para cabelo) -onde se levou em consideração o «nome afamado» e o renome da Coca-Cola, para concluir que «o público consumidor é induzido em erro, é levado a acreditar que» o outro produto «é fabricado pela Coca-Cola, provém desta, ofere- ce o mesmo nível de qualidade, credibilidade, garantia, que se habituou a atribuir aos produtos da Coca-Cola» - e ainda nos processos deste Juízo (por nós decididos) n.os 683/ 96 (1.ª Secção) - em que estavam em causa a marca Adi- das e J'Hayber, tendo sido relevado o «inegável renome e projecção internacional» da primeira, mas em que se con- siderou inexistir possibilidade de confusão das marcas - e 393/98 (3.ª Secção)- em que estavam em causa a marca (figurativa) CP, da Colgate-Palmolive (para produtos quími- cos para a indústria), e o nome e insígnia CP, da Cami- nhos de Ferro Portugueses, E. P. (e onde foi relevada a notoriedade e prestígio de qualquer dos sinais distintivos, entendendo-se, todavia, que podiam ambos subsistir no mercado, dada a impossibilidade de confusão entre si, face à absoluta diversidade merceológica dos produtos/serviços a que respeitam).

Em todo o caso, e neste ponto, importa fazer uma reser- va (que, por sinal, não é feita no citado acórdão da Relação de Lisboa) definidora de uma fronteira limitativa, a esta forma de abordagem da matéria em causa: objectivamente, a existência de produtos tão distintos - «merceologicamente tão distantes», para usar a expressão de Nogueira Serens - «que o público não po(ssa)de razoavelmente supor que eles provêm da mesma empresa ou de empresas ligadas, por mais

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célebre que seja a marca que eles ostentem» - doces e máquinas agrícolas, açúcar e ar condicionado, por exemplo - não pode merecer a mesma protecção (v., ob. cit., de p. 23 a p. 27).

O princípio da especialidade, que governa a tutela dos sinais distintivos, não consente proibir o uso da marca ou denominação [de origem] célebre de outrem para produtos que, por serem merceologicamente distintos quer dos objectos da produção originária, quer dos sectores de potencial expansão comercial do sinal imitado, não podem provocar no público qualquer confusão sobre a proveniência diferenciada dos produtos homónimos. (Corte di Cassazione italiana de 21 de Outubro de 1988, citado por Nogueira Serens, ob. cit., p. 24.)

Neste aspecto concreto, as marcas em causa nestes autos podem considerar-se como marcas conceptualmente fracas, mas importa não esquecer que, envolvendo toda esta maté- ria. a liberdade acima referida tem como limite o que resulta do artigo 189.°, n.° 1, alínea l), do Código da Proprieda- de Industrial, o qual dispõe que deve ser recusado o registo das marcas que contenham «sinais quer sejam susceptíveis de induzir em erro o público, nomeadamente sobre a natureza, qualidades, utilidade ou proveniência geográfica do produto ou serviço a que a marca se destina»: é o chamado «princípio da verdade» (cf., Carlos Olavo, ob. cit., p. 48; Coutinho de Abreu, Curso de Direito Comercial, @I, Almedi- na. 1998, pp. 335-336 e 304).

Assim, há uma «exigência fundamental de veracidade das marcas», no sentido de que «deverão ser verídicas as refe- rências que a marca porventura contenha acerca da natureza, qualidade, utilidade ou proveniência dos produtos» (Mi- guel Pupo Correia, Direito Comercial, cit., p. 250).

Ora, in casu, temos que a marca admitida pelo INPI -Supremecorq- respeita a «tampas de plástico para recipientes para líquidos».

Trata-se de uma marca de fantasia, mas que tem tradu- ção e cuja composição -evidentemente- não é inocente nem arbitrária (sob pena de se pretender passar um atestado de menoridade quer aos tribunais quer aos consumidores): supreme - que sugere supremo-suprema; «corq» - que, foneticamente, é exactamente igual a cork (cortiça).

Vem isto a significar que o que o INPI admitiu foi uma marca que, respeitando a tampas de plástico, sugere -sem lugar a dúvida razoável - que tem a ver com cortiça (in- dependentemente da qualidade melhor ou pior de um outro tipo de material, o certo é que há uma sugestão de natureza merceológica que é falsa), circunstância que, como o pró- prio INPI agora admite, deveria ter impedido o registo de tal marca.

A situação é idêntica a uma eventual marca que as recorrentes pretendam lançar com o vocábulo «supremeplas- tiq» para tampas de cortiça para recipientes para líquidos... Assim sendo, e com fundamento na violação do artigo 189.°, n.° 1, alínea l), do CPI, terá de ser julgado proce- dente o presente recurso.

Ou seja, em face dos artigos 193.° e 189.°, n.° 1, alínea l), do CPI, a susceptibilidade de erro ou confusão deve aferir- -se relativamente ao consumidor e à capacidade de este só poder distinguir os sinais (as marcas) depois de exame atento ou confronto, considerando-se o consumidor como o «consumidor de atenção média, excluindo-se, assim, quer os peritos na especialidade quer o consumidor particularmente distraído ou descuidado» (Carlos Olavo, Propriedade Indus- trial, cit., Almedina, p. 56).

«O agente do juízo de semelhança é o consumidor» (Oli- veira Ascensão, ob. cit., p. 155), e o consumidor normal, não o especialmente atento ou perspicaz (o «consumidor médio dos produtos em questão» - Ferrer Correia, ob. cit., p. 347), levando-se em conta -assim- aquilo a que al- guma doutrina e jurisprudência chama «olhar distraído do público (Abílio Neto e Pupo Correia, Propriedade Industrial, Legislação Anotada, Petrony, 1982, p. 111; Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 30 de Maio de 1944, in Revista de Legislação e de Jurisprudência, ano 77.°, p. 166, BOMJ, IV, p. 288, e Revista dos Tribunais, ano 62.°, p. 231). Recorre-se, deste modo, ao padrão de referência do homem médio, colocando-se de lado, «assim, tanto o que não presta nenhuma atenção como o que leva a cabo um exame extremadamente cuidadoso antes de realizar a transacção. A não se tomar como ponto de referência o homem médio. o juízo daí resultante não seria decisivo para uma parte signi-

ficativa do tráfico» (Portellano Diez, ob. cit., p. 276). Ora, se se tem como ponto de partida a percepção do consumidor, quer dizer que a operação que importa realizar consiste numa comparação entre «um sinal e a memória que se possa ter doutro» (Carlos Olavo, ob. cit., p. 51) e isto porque raramente o consumidor quando compra um produ- to determinado, com marca semelhante a outro que já co- nhecia, tem à vista as duas marcas, para fazer um exame comparativo: «Compra o produto por se ter convencido de que a marca que o assinala é aquela que retinha na memó- ria» (Ferrer Correia, ob. cit., p. 347). Como refere Portella- no Diez, «tem de partir-se do princípio de que o consumidor normalmente não encontrará as mercadorias uma ao lado da outra e, portanto, não poderá realizar um exame comparativo detalhado. O consumidor operará economicamente guiado pela sua memória, na qual não se reterá uma ima- gem detalhada e minuciosa, mas sim os elementos ou rasgo mais significativos e, às vezes, mesmo estes, de forma não exacta. Por isso o juízo tem de basear-se mais nas coinci- dências do que nas diferenças. As diferenças na visão de conjunto só influenciam quando sobressaiam de tal modo que impregnem a memória do consumidor ou captem a sua aten- ção» (ob. cit., p. 277): é, portanto, a impressão de conjunto que se torna decisiva na valoração de quando pode confundir-se o consumidor médio do círculo interessado.

Refira-se ainda que a confundibilidade das marcas pode ocorrer com base num risco directo [«quando uma parte não insignificante dos círculos interessados no tráfico, por causa da confundibilidade dos sinais, é levada erradamen- te a supor que os produtos (ou serviços) que ostentam esses sinais provêm dessa mesma empresa» - Nogueira Serens, ob. cit., p. 15] ou num indirecto (quando os círculos interessados, não confundindo os sinais, os entendem como uma simples rnodificação um do outro e, por isso, impu- tam os respectivos produtos ou serviços à mesma empresa» - ob. cit., loc. cit.).

Nesta mesma linha, referindo-se a «confusão directa- -imediata» [«quando o consumidor, devido à identidade ou grande similitude das prestações, considera que se trata do mesmo signo distintivo (v. g., Philips/Philip)» ou quando, «devido à identidade ou grande similitude das prestações, considera que se trata da mesma mercadoria (v. g., carteira de senhora com fonna cónica com um só fecho/carteira de senhora com forma cónica com dois fechos)»] e a «confu- são indirecta-mediata» [«quando o consumidor repara que são dois sinais diferentes, mas a sua parecença o leva a entender que ambas as prestações procedem da mesma empresa, imputando as diferenças a que se trata de uma modernização do antigo produto, a um novo membro da

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família de produtos ou a que os produtos procedem de diferentes sucursais ou estabelecimentos (v. g., Polymeral/Poly- merin)»] - ambas como confusão em sentido restrito - e a confusão em sentido amplo («o consumidor não sofre uma confusão acerca da identidade da empresa de procedência, mas, sendo consciente de que as duas mercadorias têm uma procedência empresarial diferente, supõe, equivocamente, que entre as empresas oferentes de cada uma das prestações existem relações económicas, comerciais ou de organiza- ção»), v. Portellano Diez, na obra já por várias vezes cita- da, p. 268.

Acresce que, tratando-se de marcas complexas (com elementos nominativos e figurativos), a forma de abordagem desta matéria tem também algumas especificidades: «as marcas mistas e as marcas complexas deverão ser conside- radas globalmente como sinais distintivos de natureza uni- tária, mas incidindo a averiguação da novidade sobre o elemento ou elementos prevalentes - sobre os elementos que se afigurem mais idóneos a perdurar na memória do públi- co (não deverão tomar-se em linha de conta, portanto, os elementos que desempenhem função acessória, de mero pormenor). Uma marca mista ou complexa não será nova quando o seu núcleo se confunda com a marca mais anti- ga» (Ferrer Correia, ob. cit., p. 348). Ou seja, a marca complexa tem de ser contemplada numa visão de conjunto: «o que conta é a impressão de conjunto, pois é ela que sensi- biliza o público consumidor; relevam pouco os pormenores, isoladamente configurados, que diferenciam os sinais» (Car- los Olavo, ob. cit., p. 57).

Neste tipo de marcas, por outro lado, «a experiência de- monstra que o elemento nominativo é, em regra, o mais importante para apreciação do risco de confusão» (cf. o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 24 de Maio de 1990, Cabral de Andrade, Boletim do Ministério da Justiça. n.° 397, p. 506): «l'element verbal est en régle genérale le plus importante pour l'impression globale» (Eugen Ulmer, citado por Carlos Olavo, ob. cit., p. 58).

O fundamental será, no entanto, que a existência da referida semelhança gráfica, fonética ou figurativa resulte do conjunto e não apenas de algum dos seus elementos, uma vez que é desse conjunto que pode resultar a confusão. É, aliás, clássica a frase de Bédarride segundo a qual «a ques- tão da imitação deve ser apreciada pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem a marca e não pelas dissemelhanças que poderiam oferecer os diver- sos pormenores considerados isolada e separadamente» (in Abílio Neto e Pupo Correia, ob. cit., p. 110). No mesmo sentido, referem estes autores, que se deve «olhar à seme- lhança do conjunto e não à natureza das dissemelhanças ou ao grau das diferenças que as separam. É preciso considerar que o público geralmente não está a pensar na existên- cia da imitação» (ob. cit., p. 111, itálico nosso; Oliveira Ascensão, ob. cit., p. 154; e J. G. Pinto Coelho, Lições de Direito Comercial, 1.° vol., 1957, p. 426; Acórdãos do Su- premo Tribunal de Justiça de 17 de Maio de 1960, in Bole- tim da Propriedade Industrial, n.° 10, p. 1610, e de 13 de Fevereiro de 1970, in Boletim do Ministério da Justiça, n.° 194, p. 237).

Concluímos, pois, por entender que um homem ou mu- lher médios, consumidores normais e que não utilizem uma qualquer forma de especial atenção na compra do tipo de produtos em causa (marca Supremecorq), ao adquiri-los, é crível e razoável que possam julgar estar a adquirir um produto feito em cortiça ou que contenha cortiça e não plásti- co, pelo que a verdade da marca ficou colocada em causa, ficando afectada a sua função identificadora, induzindo-se

em erro ou confusão o consumidor [cf. os artigos 189.°, n.° 1, alínea l), e 193.° do CPI].

5 - Decisão. - E m face da argumentação expendida e das disposições legais citadas, concede-se provimento ao recurso apresentado por Amorim & Irmãos, S. A., e por Portocork International, S. A., revogando-se - consequen- temente- o despacho recorrido, no sentido de recusar o registo da marca n.° 325 794, Supremecorq, para «tampas de plástico para recipientes líquidos».

Custas a cargo da Supreme Corq, Inc., face à deduzida oposição.

Registe-se, notifique-se e, após trânsito, publique-se nos termos do artigo 44.° do CPI.

Lisboa, 10 de Dezembro de 1999 (acumulação de servi- ço). - Edgar Taborda Lopes.