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Cópia da sentença proferida pelo 16. Juízo Cível da Comarca de Lisboa no processo de registo da marca internacional n

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Cópia da sentença proferida pelo 16.° Juízo Cível da Comarca de Lisboa no processo de registo da marca internacional n.° 629 262.

Neutrogena Corporation, com sede em 5755 West 96th Street, Los Angeles. Califórnia 90 045, E. U. A, veio recor- rer do despacho do director do Serviço de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial que concedeu protecção em Portugal à marca de registo internacional n.° 629 262, Neutrava, nos termos dos artigos 38.° e 39.° do Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo De- creto-Lei n.° 16/95, de 24 de Janeiro, alegando, em síntese, que: 1) A recorrente é legítima titular da marca interna-

cionaL n.° 265 730, registada em 12 de Maio d e 1992, constituída pela expressão «Neutrogena», que se destina a assinalar os seguintes produtos: «sabonetes, incluindo sabonetes de toilette e sabonetes líquidos, cosméticos, preparações não medicinais de toucador; preparações não medicinais para cuidar da pele, incluindo loções para o corpo, cremes, cremes de noite, creme para os olhos, cremes para o rosto, cremes para as mãos, cremes para o corpo. óleos para o corpo; preparações para o cabelo. incluindo condicionador de cabelos: champô; óleos essenciais; emulsões: gele adstringente para a pele com tendência para o acne: anti-séptico para limpar a pele com tendência para o acne: produto para limpar a pele; gele para retirar a maquilhagem dos olhos e hidratante para os lábios»;

2) A marca internacional n.° 665 730. Neutrava. ora impugnada, cujo pedido de registo data de 14 de Dezembro de 1994. destina-se a assinalar os seguintes produtos: «parfums; eaux de toilette; gels

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et sels pour le bain et la douche; savons de toi- lette; déorants corporels; cosmétiques; notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le vi- sage, le corps et les mains; produits de soin solaires; produit de maquillage; shampooing; gels ousses et baumes pour le coiffage et le soin des cheveux; laquels pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; dentrifices; produits pour la chevelure sous forme d'aréosols»;

3) Existe entre as marcas em conflito semelhança gráfica e fonética capaz de induzir facilmente o consumidor em erro ou confusão, compreendendo, além disso, risco de associação;

4) As marcas em causa são fonética e graficamente semelhantes;

5) Os produtos assinalados por estas marcas são idênticos e manifestamente afins;

6) O despacho recorrido violou o disposto nos arti- gos 25.°, n.° 1, alínea d), 189.°, n.° 1, alínea m), 1.93.°, n.° 1, e 260.°, alínea a), do Código da Pro- priedade Industrial, pelo que é ilegal e deve ser revo- gado, recusando-se protecção em Portugal à marca de registo internacional n.° 629 262, Neutraya. Citado o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e a titular da marca impugnada, alegou o Instituto Nacional da Propriedade Industrial remetendo para o parecer elaborado no processo administrativo, tendo a titular da marca impugnada oferecido a sua contestação, no sentido da improcedência do recurso.

O tribunal é competente em razão da nacionalidade, da hierarquia e da matéria.

Não existem nulidades que invalidem todo o processo. As partes dispõem de personalidade e capacidade judiciárias e são legítimas.

Não existem outras nulidades, excepções ou quaisquer questões prévias de que cumpra conhecer.

A questão que se coloca nos presentes autos, consiste em apreciar se as marcas Neutrogena e Neutraya são passíveis de se confundir.

De harmonia com o disposto no artigo 189.°, n.° 1, alínea m), do Código da Propriedade Industrial, «será recusado o registo das marcas em todos ou alguns dos seus elementos que contenham reprodução ou imitação total ou parcial da marca anteriormente registada por outrem, para o mesmo produto ou produtos semelhantes, que possa induzir em erro ou confusão».

Vejamos quais as características que, juridicamente, determinam a marca.

O artigo 189.° do Código da Propriedade Industrial tem de ser interpretado em consonância com o artigo 165.° do mesmo diploma e com os princípios aqui consignados acerca da forma de constituição da marca.

Assentando esta na regra da liberdade de escolha dos elementos que a compõem, as restrições a que alude o artigo 189.° devem assumir carácter taxativo.

A forma de constituição da marca deve possuir a necessária capacidade distintiva, dispondo assim dos requisitos de singularidade e novidade.

Para além destes requisitos a marca carece de ser verdadeira, isto é, não pode conter indicações contrárias à

verdade em relação ao produto a que se destina e que, além disso, tem de ser lícita, ou seja, tem de respeitar um certo número de restrições impostas por lei.

A liberdade de constituição das marcas não é absoluta, estando sujeita a regras cujo cumprimento é essencial para assegurar os objectivos e finalidade para que foram criadas e o respeito devido ao ordenamento jurídico em que se integram.

As normas que disciplinam a constituição das marcas não têm apenas como objecto acautelar o interesse privado dos titulares das marcas já registadas, mas igualmente o de assegurar o interesse geral dos consumidores e prosseguir a finalidade social de garantir a lealdade da concorrência.

A marca é fundamentalmente um sinal distintivo de um produto ou serviço produzido ou comercializado pelo seu titular.

Em relação à forma como é constituída, a marca pode ser nominativa, quando é formada por um nome ou dizer, e figurativa ou emblemática, quando é constituída por um desenho ou figura.

Para alcançar o seu valor comercial, esta deve assegurar o favor e a simpatia do público.

A eficácia ou a capacidade distintiva da marca pressupõe, por um lado, que a marca em si mesma, na sua estrutura, realize a sua função identificadora em relação ao produto a que se destine, por outro lado terá que se distinguir das já legalmente adoptadas a fim de evitar que elas se possam confundir.

Relativamente ao requisito da singularidade:

O termo «singularidade» reporta-se à aptidão distintiva da marca em si mesma, a sua estrutura, a possibilidade que em si aparece querer individualizar o produto a que se destina (Franceschelli, neste contexto, adopta o termo «originalidade»).

A característica da singularidade da marca decorre da exigência feita pelos artigos 167.° e 165.° do Código da Propriedade Industrial.

O primeiro declara que a marca tem por objecto distinguir os produtos de uma actividade económica; o segundo estabelece que a marca pode ser constituída por um sinal que aplicado por qualquer forma num produto, o seu envólucro, o façam distinguir de outros idênticos. É habitual a marca ser constituída por um sinal de fantasia, como tal podendo considerar-se as palavras ou sinais que não despertem a ideia do produto a que se destinam, que não têm relação directa com a sua natureza e qualidade de forma a que o produto possa ser conhecido por outra designação.

A denominação de fantasia pode ser formada por um termo sem qualquer sentido aparente (v. Acórdãos da Relação de Lisboa de 8 de Novembro de 1972, in Boletim do Ministério da Justiça, n.° 221, p. 267, de 13 d e Março de 1959, in Boletim do Ministério da Justiça, n.° 221, p. 9, e Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 1 de Julho de 1960, in Boletim do Ministério da Justiça, n.° 221, p. 10).

A marca só é franca ou genérica se contiver qualquer designação, em relação aos produtos que assinala, quanto à qualidade, destino, valor, lugar de origem ou época de produção (v. Acórdãos da Relação de Lisboa de 15 de Maio de 1970, in Jurisprudência das Relações, n.° 16.°, p. 444, e do Supremo Tribunal de Justiça de 31 de Julho

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de 1973, in Boletim do Ministério da Justiça, n.° 229, p. 202).

Em face do § 1.° do artigo 79.° do Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto n.° 30 679, de 24 de Agosto de 1940, correspondente ao previsto no artigo 166.°, n.° l, alíneas a) a c), do Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 15/ 95, de 14 de Janeiro, há impossibilidade legal de uma marca apenas formada pela designação de espécie ou qualidade da mercadoria a que se destina, visto que, a não ser assim, qualquer pessoa ficaria habilitada a usar só ele, no objecto do seu negócio, a simples denominação dos elementos constitutivos ou características daqueles, o que é inadmissível à face dos princípios da liberdade económica que nos regem (Acórdão da Relação do Porto de 13 de Dezembro de 1957, in Jurisprudência das Relações. n.° 3.°, p. 1033).

A novidade que assegura a capacidade distintiva da marca não impõe que esta, que se considera nova, não carece de ser inédita, não precisa de representar uma criação daquele, uma adaptação, uma invenção do seu espírito.

Significa que pode registar-se como marca uma marca anterior que tenha caducado aferindo-se apenas do confronto com as normas destinadas ao mesmo produto ou produtos semelhantes.

De harmonia com o disposto no artigo 193.° do Código da Propriedade Industrial «considera-se imitada ou usurpada no todo ou em parte a marca destinada a objectos ou produtos [...] de afinidade manifesta, que tenha tal semelhança gráfica, figurativa ou fonética com outra já registada que induza facilmente em erro ou confusão o consumidor, não podendo este distinguir as marcas senão depois de exame atento ou confronto».

Quando a marca é semelhante a outra de tal forma que elas se confundem, diz-se que há imitação (Acórdãos da Relação de Lisboa de 31 de Outubro de 1950, in Jurisprudência das Relaçóes. n.° 2.°, p. 830. e da Relação do Porto de 21 de Outubro de 1966, in Jurisprudência das Relações, n.° 12.°, p. 713).

A questão da imitação ou usurpação das marcas deve situar-se no campo da novidade - uma das características das marcas já atrás mencionada -, ou seja, a distinção

que tem de existir entre elas e as marcas anteriores legalmente adoptadas.

A novidade não se afere à generalidade das marcas, mas a um grupo determinado destas, devendo aqui obedecer-se ao princípio da especialidade da marca.

Uma marca não tem de ser distinta de toda e qualquer outra marca já existente, seja qual for o produto para que tiver sido adoptada e esteja sendo usada, mas tem de ser distinta e, portanto, nova no sentido de que não deve confundir-se com qualquer outra que tenha sido adoptada ou usada para produtos do mesmo género (v. Acórdão da Relação do Porto de 20 de Abril de 1955, in Jurispru- dência das Relações, n.° 1.°, p. 325).

Importa ainda referir que entre a nova marca e qualquer outra marca não pode existir semelhança gráfica, figurativa ou fonética que induza facilmente em erro ou confusão o consumidor, não podendo este distingui-las senão depois de exame atento.

A afinidade ou semelhança entre dois produtos podem encontrar-se na sua aparência ou conteúdo. mas pode

igualmente basear-se na aplicação a que se destinam, na sua possibilidade de satisfazer funções idênticas ou iguais, isto é, na sua possibilidade concorrencial no mercado. Para a jurisprudência denominante, na falta de um conceito legal de afinidade, deve-se buscar no critério económico os contornos, isto é, o critério económico é que melhor se enquadra, assenta na natureza substituível dos produtos, em confronto que lhes crie a oportunidade de procura conjunta, imprimindo-lhes uma relação de aproximação dentro do mercado em que circulam que precisamente os torna afins, facilitando a aquisição de um em vez de outro porque possibilita a satisfação dos mesmos consumidores.

Esta tem de ser apreciada casuisticamente, tendo como base os destinos e aplicações idênticos, isto é, a mesma utilidade dos produtos (v. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 3 de Abril de 1970, in Boletim do Ministério da Justiça, n.° 196, p. 265, Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 8 de Janeiro de 1979, in Boletim do Ministério da Justiça, n.° 233, p. 214, Acórdão do Su- premo Tribunal de Justiça de 21 de Maio de 1981, in Boletim do Ministério da Justiça, n.° 307, p. 291).

É evidente que para avaliar a semelhança ou afinidade dos produtos interessa ter em conta o grau da sua influência para o efeito de levar o público a supor que eles têm a mesma origem.

A lei não diz o que é afinidade manifesta, cabendo ao intérprete, através do conhecimento das coisas e da vida, determiná-la em cada caso concreto, não obstante o arti- go 193.° do Código da Propriedade Industrial se referir apenas à semelhança gráfica, figurativa ou fonética, que serão, sem dúvida, os elementos fundamentais, uma vez que é através da vista e do ouvido que recebemos a percepção desses sinais.

A semelhança fonética que pode resultar, como deriva dos seus próprios termos de gramática, de uma e outra terem tais pontos de contacto que a sua mera audição não permita ao consumidor, medianamente desatento e incauto, a distinção entre ambos.

Diga-se que o seu elemento ideográfico poderá igualmente constituir um critério complementar ou auxiliar, para o efeito de determinar em cada caso a existência ou não existência de imitação (v. Acórdão do Supremo Tri- bunal de Justiça de 18 de-Novembro de 1975, in Boletim do Ministério da Justiça. n.° 251, p. 137, Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 27 de Março de 1979, in Boletim do Ministério da Justiça, n.° 285, p. 352, Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 17 de Fevereiro de 1962, in Boletim do Ministério da Justiça, n.° 104, p. 460, Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 3 de Abril de 1964, in Boletim do Ministério da Justiça. n.° 136, p. 363).

O objectivo destas normas é proteger o consumidor, não o consumidor perito ou especializado, mas o consumidor médio, menos atento e cuidadoso, como uniformemente se tem julgado (v. Acórdão da Relação de Lisboa de 18 de Abril de 1991, in Colectâneo de Jurisprudência. 1991, t. 11, p. 189).

O público que a lei protege com registo da lei das marcas é o público em geral e não o público especializado, visto ser aquele que facilmente pode ser vítima de confusão, até por reserva mental ou intermediários da venda.

É preciso considerar que o público geralmente não está a pensar na existência ou não da imitação. Liga

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um produto, que lhe agradou, a certa marca, de que conserva uma ideia mais ou menos precisa. Deve evitar-se que outro comerciante adopte uma marca que ao olhar distraído do público possa apresentar- -se, como sendo a que ele busca. [V. Pinto Coelho, in Lições de Direito Comercial, 1957, vol. i, p. 427, e Ferrer Correia, in Lições de Direito Comercial,

1965, vol. i, p. 347.]

Como escreve Gérard Dassas («L'Elargissement de la protéction des marques», en Droit Français, Allemand et International, 1978, pp. 85 e segs.), «além dos riscos de confusão entre os próprios produtos, o caso mais grave, pois pode conduzir o público a comprar os produtos do usurpador em vez dos produtos do legítimo titular da marca, a analogia da marca pode acarretar:

U m risco de confusão sobre a identidade da empresa utilizadora da marca: o público pensará errada- mente que os produtos provêm de uma só e única empresa.

Este risco de confusão, frequente, sobre a origem dos produtos é designado pela doutrina e a jurisprudência alemãs sob o nome de 'risco de confusão no âmbito restrito' (Verwechslungs -

gefahr im engeren Sinne).

U m risco de confusão acerca das ligações que podem existir entre os utilizadores da mesma marca: o público, se bem que consciente da existência de duas empresas distintas, pensará erradamente, em virtude da semelhança da sua denominação ou da marca dos seus produtos, que elas têm ligações orgânicas ou económicas estreitas. Os alemães falam então de 'risco de confusão em sentido largo'» (in weiteren Sinne).

Gérard Dassas comenta em seguida um segundo inconveniente da regra da especialidade: a impossibilidade de proteger certas marcas contra a perda do seu valor publicitário exponencial em virtude do emprego por terceiros de uma marca vizinha destinada a produtos não concorrentes.

Se os produtos do usurpador são tão comple- tamente diferentes dos da marca célebre que não se possa mais falar em risco de confusão, mesmo em sentido largo, o risco do prejuízo da reputação deveria desaparecer, pelo menos teoricamente. Mas, nesta hipótese, um outro tipo de confusão ou, mais precisamente de aproximação, por associação de ideias é de recear e pode ter consequências nefastas - desde logo, os produtos do usurpador podem ser de tal natureza que a imagem da marca célebre será por esse motivo aviltada.

Mas sobretudo a marca corre o risco de ser atingida no seu valor publicitário: a eficácia dis- tintiva e o atractivo excepcional ligado à celebridade desaparecerá pouco a pouco, se se tolerar que a mesma marca seja utilizada para outras marcas, para outros produtos, mesmo que sejam muito diferentes.

A doutrina e jurisprudência tem entendido que «a questão da imitação deve ser apreciada, não pelas dissemelhanças que poderiam oferecer os diversos pormenores considerados isolada ou separadamente, mas pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que compõem a marca.

Pouco relevam, portanto, os pormenores que diferenciam as marcas, consideradas isoladamente. O que parti- cularmente conta é a impressão do conjunto, a semelhança do todo, na medida em que é ele que sensibiliza o público consumidor. A imitação deve ser aferida, assim, mais pelas semelhanças do que pelas dissemelhanças que as marcas oferecem» (v. Pinto Coelho, Lições de Direito Comercial. vol 1; e Acórdão da Relação de Lisboa de 18 de Abril de

1991, in Colectânea de Jurisprudência, t. 11, p. 190). Em síntese, para haver imitação de uma marca por outra mais recente necessário se torna que:

Ambas se destinem a assinalar os mesmos produtos ou produtos semelhantes ou afins;

Ambas tenham tal semelhança gráfica, figurativa ou fonética que a segunda induza facilmente em erro ou confusão o consumidor, não podendo este distinguir as duas senão depois de exame atento ou confronto.

Vejamos, pois, se existe entre as marca Neutrogena e Neutraya imitação susceptível de criar confusão nos consu- midores.

É evidente que existe identidade ou afinidade, relati- vamente aos produtos a que se reportam as duas marcas. Ambas se destinam a assinalar produtos relativos a perfu- maria e cosméticos.

Quanto à semelhança gráfica, figurativa ou fonética: No caso sub judice, não obstante, na composição da marca impugnada entrarem 6 letras da marca da recorrente - Neutrogena - no entanto o elemento gráfico é distinto, já que a marca impugnada, é Neutraya, ou seja, enquanto aquela é composta por 10 letras, 6 das quais compõem a marca impugnada; no entanto, nesta entram apenas 8 letras, sendo que uma delas é diferente das que fazem parte da marca da recorrente, ou seja, a letra «y», a qual se encontra entre a letra «a» que lhe antecede e lhe sucede - «a» «y» «a» - e que é determinante na distinção das duas palavras.

Por outro lado, as primeiras letras que são comuns às duas marcas, isto é, «Neutr», atendendo aos produtos a que se destinam a assinalar, pretendem referir a expressão genérica de que se trata de produtos «neutros».

Contudo, pela terminação das referidas palavras, desde logo, facilmente se descortina que são insusceptíveis, pelo seu elemento gráfico, de se confundirem.

ln casu, ambas as marcas são nominativas, nestas o elemento fonético é decisivo, pois é este que fica na memória do público, sendo neste caso o som abso- lutamente essencial. Ora, na marca Neutrogena, o elemento fonético é bastante diferenciado da marca Neutraya.

Não existe semelhança fonética, na medida em que, como deriva dos seus próprios termos de gramática, a sua mera audição permite ao consumidor, medianamente desatento, e incauto a distinção entre ambas.

E tal elemento fonético distintivo é, desde logo, dado pelo som diferenciado da parte final das duas palavras,

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concretamente pela parte final das mesmas. ou seja, enquanto na marca da recorrente o som é dado pelas letras «g» «e» «n» «a», que compõem a parte final da marca da recorrente-Neutrogena-, na marca impugnada tal som diferenciado resulta das letras «a» «y» «a», que compõem a parte final da marca recorrida.

Considerando, pois, o critério supra-enunciado, segundo o qual «o que particularmente conta é a impressão do conjunto, a semelhança do todo, na medida em que é ele que sensibiliza o público consumidor, devendo a imitação ser aferida, assim, mais pelas semelhanças do que pelas dissemelhanças que as marcas oferecem», no caso sub judice, não obstante ambas as marcas se destinarem a assinalar os produtos da mesma classe, não têm tal semelhança gráfica e fonética, que a segunda - Neutraya - induza facilmente em erro ou confusão o consumidor, podendo este distinguir facilmente as duas.

Com efeito, qualquer consumidor menos atento distingue facilmente marca Neutrogena da marca Neutraya. não o induzindo em erro ou confusão.

Neste sentido, porque não há possibilidade de confusão entre as marcas da recorrente e da recorrida, o despacho recorrido não violou o disposto nos artigos 189.°, 193.° e 260.° do Código da Propriedade Industrial.

Pelo exposto e decidindo:

a) Julgo improcedente o recurso e, em consequência, mantenho o despacho recorrido;

b) Custas pela recorrente. Registe e notifique

Após trânsito, remeta cópia da sentença ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (artigo 44.° do Código da Propriedade Industrial).

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