21/11/2013
1
Marcas
Nomes Empresariais
Expressões ou Sinais de Propaganda
Indicações Geográficas (Indicação de Procedência e Denominação de
Origem)
Nomes de Domínio
Marcas não registradas
Conceito: Marca é o signo visualmente perceptível (art.122), não
compreendido nas proibições legais (art.124), destinado a distinguir um
produto ou serviço de outro idêntico ou afim, de origem diversa.
No Brasil, não se admite registro de marca olfativa ou sonora (mas admite-se a
transliteração de sons, como tic-tac, zap-zap)
A marca registrada gera um direito de exclusividade, com proteção em todo o
território nacional. No Brasil, diferentemente do que ocorre nos Estados
Unidos, adota-se o sistema atributivo, isto é, a marca, em princípio, pertence a
quem primeiro depositar o pedido (art. 129).
Características:
• Distintividade • Veracidade • Licitude
• Novidade (relativa) ou Apropriabilidade: signo não apropriado por terceiros – sistema marcário ou por outro tipo de proteção
Identificação de produtos ou serviços
Apresentação de origem
Proteção do consumidor
Fixar padrão de qualidade
Instrumento de publicidade
Quanto ao uso ou natureza:
•
Marca de Produto: Nescau
•
Marca de Serviço: Entreg
•
Marca Coletiva: Copergol (coletividade de
fornecedores ou de prestadores de serviço) –
requerida por PJ representativa da coletividade
•
Marca de Certificação: ISO (função de indicar
conformidade com padrões técnicos) – pessoa
sem interesse comercial no produto ou sv
Quanto à forma de apresentação:
Figurativa
Nominativa Ex: Maizena
Mista
Tridimensional: garrafa da Coca-Cola e
Quanto à ordem decrescente de distintividade
•
Marcas de Fantasia: Kodak, Adidas, Exxon
•
Arbitrárias: Garoto (choc), Camel (cigarros), Apple
(computadores), Diesel (roupas)
•
Sugestivas ou evocativas: Redecard, 7-eleven
•
Signos não registráveis
Genéricos - espécie ou gênero (Automóvel, Diesel)
Necessários - indispensável para designar (Fast Food)
Comuns - consagrado no uso corrente para designar (Pina Colada)
Vulgares - denominações populares (Branquinha)
Descritivos – indica destino, aplicação (Marca hora p/ relógios, Cinco estrelas
p/ hotéis)
Secondary Meaning – signos descritivos que passam a assumir
distitividade
Vedação de registro (art. 124, da LPI)
Prioridade de registro: para o pedido de
registro depositado em país que
mantenha acordo com o Brasil (art. 127)
Pedido de registro: qualquer pessoa,
natural ou jurídica, desde que exerçam a
atividade relacionada
Validade10 anos contados da concessão,
prazo prorrogável por períodos iguais e
sucessivos a pedido
Direitos
•
Ceder
•
Licenciar
•
Zelar pela integridade do registro
Limitações (ao titular é vedado):
•
Impedir comerciantes de usar sinais que lhes são
próprios juntamente com a marca do produto
•
Impedir que fabricantes de acessórios indiquem a
marca como destinatária d produto
•
Impedir a livre circulação do produto
•
Impedir a citação da marca em discurso, obra
Cessão
•
Podem ser cedidos o registro e o pedido de
registro e deve compreender a “família de
marcas”
Anotação pelo INPI
•
de Cessão (averbação de contrato de
licenciamento)
•
de limitações
•
das alterações de qualificação
Extinção do registro
•
Expiração do prazo de vigência
•
Renúncia
•
Caducidade
•
Deixar de manter procurador ou agente no
Brasil
Caducidade – falta de uso ou interrupção
Nulidade de registro concedido em
desacordo com a LPI – total ou parcial
•
Administrativa – prazo de 180 dias da concessão
•
Judicial – ação proposta por qualquer pessoa
interessada e pelo INPI – prescrição em cinco
anos
Adjudicação – registro concedido em
desacordo com o art. 6º. Septies (1) da
CUP
Princípio da especialidade: “a exclusividade de um signo se esgota nas
fronteiras do gênero de atividades que ele designa” (DBB).
Tem por finalidade delimitar o campo de abrangência da proteção de
uma marca de acordo com o segmento mercadológico no qual está
inserido o produto ou serviço a ser por ela designado.
Em decorrência, é possível que marcas semelhantes ou mesmo idênticas
sejam registradas por diferentes titulares, em classes diferentes ou até
mesmo dentro da mesma classe, desde que destinadas a mercados
diferentes e inconfundíveis entre si.
Ex.: Globo (comunicações e biscoito) Gol (carro e companhia aérea),
Philips (creme dental e eletrodomésticos), Veja (revista e produtos de
limpeza).
Exceções
Marca de alto renome – proteção em todos os ramos de atividade. Ex:
Coca-Cola
Teoria da Diluição – marcas fortes merecem maior área de proteção
Sistemas de Classificação de Produtos e Serviços: visam organizar, de
maneira prática, o sistema de registro de marcas, otimizando o fluxo de
procedimentos e facilitando a identificação de colidências.
Classificação Nacional de Produtos e Serviços – Ato Normativo n.º 51, de
1981 (41 classes, 35 de produtos e 6 de serviços).
Classificação Internacional de Produtos e Serviços – Acordo de Nice
(1957) – Ato Normativo n.º 150, de 1999 – adotado a partir de 03/11/2000.
Ex.: classe 3: água de colônia, algodão para uso cosmético, tintura de
cabelos, produtos para a limpeza de canos de esgoto, cera para
assoalhos, cera para depilação, cílios postiços, lápis para sobrancelhas,
géis de massagem, graxa para sapatos, maquiagem, líquidos para
Exclusividade de uso da marca em todo o território nacional (art.129).
Princípio da Independência das Marcas: CUP art.6 (3) Uma marca
regularmente registrada num país da União será considerada como
independente das marcas registradas nos outros países da União,
inclusive o país de origem.
Exceções:
Marca Notoriamente Conhecida: proteção mesmo fora do país de origem
e mesmo que não registrada -CUP art.6 bis (I)
Princípio telle quelle (CUP art.6 quinquies A(1) – qualquer marca
regularmente registrada no país de origem será admitida para registro e
protegida na sua forma original nos outros países da União).
Regra de que o representante de um titular estrangeiro de uma marca não
Convenção da União de Paris (CUP, 1883): art.8º O nome comercial será
protegido em todos os países da União sem obrigações de depósito ou
de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de
comércio.
Proteção internacional do nome comercial independente de registro.
Princípio geral do art.4º da LPI - as disposições dos tratados em vigor no
Brasil são aplicáveis, em igualdade de condições, às pessoas físicas e
jurídicas nacionais ou domiciliadas no País.
3. No caso, em que pese a parte autora não ter apresentado oposição ao pedido de registro da ré (nº
818.727.608), junto ao INPI, referente à marca •TAMOIOS–, com depósito em 15/08/1995, não se pode olvidar, tendo por base a análise sistemática da legislação que disciplina a matéria, em especial o art. 8º da CUP (Convenção União de Paris -Decretos nºs 19.056/29 e 635/92) e art. 124, V, da LPI, que procede a pretensão autoral, em vista da prova colacionada aos autos.
4. A análise dos autos revela que a autora iniciou suas atividades regularmente perante a JUCESP, sob a razão
social LAJES TAMOYO LTDA, em 1º/04/1982, tendo por objeto a exploração do ramo da indústria e comércio de artefatos de cimento, ao passo que a empresa ré (COMÉRCIO DE PEDRAS DECORATIVAS TAMOIOS LTDA), arquivada na JUCESP desde 23/03/1992 (fl. 119), tem por objeto objeto o britamento de pedras (fls. 96/119), sendo possível afirmar que ambas as empresas (autora e ré) atuam no mesmo ramo de negócios (construção civil), consoante o art. 128, § 1º, da Lei nº 9.279/96.
5. Como a teor do art. 124, V, da LPI, a proteção legal da denominação de sociedades empresariais consiste na
proibição de registro de nomes iguais ou análogos a outros anteriormente inscritos, sendo que no caso concreto a autora já possuía a documentação arquivada na JUCESP, configura-se a hipótese de vedação aventada, até porque as empresas em questão atuam no mesmo ramo e encontram-se situadas no mesmo estado (São Paulo).
6. Diante da anterioridadeda autora em relação à ré e levando-se em conta que ambas atuam no mesmo segmento mercadológico (construção civil) e estado (São Paulo) é inevitável concluir que efetivamente existe o risco de confusão para o público consumidor em relação à procedência dos produtos relacionados às
atividades desempenhadas pelas empresas litigantes, o que justifica a nulidade do ato de registro da ré junto ao INPI. Precedente do eg. STJ.
7. Remessa necessária e apelação conhecidas e improvidas.
Acórdão unânime da 1ª Turma do TRF da 2ª Região, APELRE 201051018053870, EDJF2R Data::14/09/2012
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO. NOME EMPRESARIAL. REPRODUÇÃO. MARCA. COLIDÊNCIA.
MARCA DE ALTO RENOME. USO COMUM OU NECESSÁRIO NÃO EVIDENCIADO.
1. De acordo com o art. 124, V, da LPI, não é admitido em nosso sistema marcário o registro de elementos
definidores de nome de empresa ou título de estabelecimento quando pertencentes a terceiros e na medida em que o emprego possa gerar situações de confusão ou associação.
2. Da leitura dos documentos que acompanham à petição inicial, observa-se que a autora, de fato, ostenta a
expressão BOMBRIL em seu nome comercial desde a sua constituição, ocorrida em 14/01/1948, enquanto que a empresa ré somente foi constituída a partir de 01/07/1995 (fls. 657/659). Assim, em princípio, o privilégio da anterioridademilitaria em favor da autora.
3. Os autos evidenciam, ainda, que o primeiro depósito efetuado pela autora para o signo BOM BRIL (nº
002914239, classe 03.10) data de 16/04/1953, tendo sido este seguido pelo depósito e concessão de diversos outros no segmento de produtos e instrumento de limpeza. Em contrapartida, os registros titularizados pela empresa ré (821.995.480 e 822.530.945) para a marca AUTOBRIL, nas formas nominativa e mista, foram somente depositados em 15/02/2000 e 14/08/2000, respectivamente, tendo sido ambos concedidos para a classe NCL(7)03.Acrescente-se que, pela leitura do ato constitutivo da empresa ré, esta tem por objeto social a FABRICAÇÃO DE SABÕES, DETERGENTES, DESINFETANTES, PRODUTOS DE PERFUMARIA E COSMÉTICOS. Assim, as empresas se dedicam ao mesmo segmento mercadológico (produtos destinados à limpeza), o que, a toda evidência, atrai sobre a hipótese a incidência da previsão inscrita no art. 124, inciso XIX, da LPI.
4. A manutenção dos registros da empresa ré no mercado, ao lado daqueles da autora, pode dar a impressão
ao consumidor de que se trata de uma aparente família de marcas, sendo este certamente um fator que pode levar o público a erro, confusão ou associação equivocada quanto à origem dos produtos. Outro fator que certamente agrava essa conjuntura é que se trata de produtos oferecidos no mesmo tipo de estabelecimento comercial e, muitas vezes, na mesma seção. Acrescente-se que a marca BOM BRIL ostenta há vários anos uma extrema notoriedadejunto ao público consumidor, o que lhe possibilitou, inclusive, alcançar o status de marca de alto renome junto ao INPI, nos termos do art. 125 da LPI.
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NOME EMPRESARIAL. MARCA. ART. 124, INCISO V DA LPI.
1.O direito de precedência, consagrado no art. 129, § 1º, da LPI (Toda pessoa que, de boa-fé, na data da
prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro–), assegura somente o direito de precedência ao registro e não o direito ao registro. O legislador, ao fazer a distinção descrita no aludido dispositivo, teve uma intenção clara e expressa, qual seja, a de que o direito somente pudesse ser exercido antes de haver registro, o que significa dizer que se trata de um direito a ser exercido no âmbito do processo administrativo instaurado perante o INPI.
2. O sistema brasileiro de marcas adota o tipo atributivo, o que significa dizer que o direito de uso exclusivo
sobre a marca e a consequente prerrogativa de impedir terceiros de utilizarem sinais iguais ou semelhantes em meio a produtos ou serviços congêneres são adquiridos através de um registro validamente expedido, e não pelo mero uso, conforme se de dá nos países adeptos do sistema declarativo. Assim, a exclusividade sobre a utilização da marca cabe, em regra, a quem primeiro efetuar o registro perante a autarquia marcária,
premissa que, no caso vertente, favoreceria, em princípio, a empresa ora apelante. Contudo, a hipótese dos autos guarda certas peculiaridades. Inicialmente, nota-se que a empresa autora tem sua sede em Belo
Horizonte, enquanto a ré, em Varginha, estando ambas, portanto, próximas do ponto de vista territorial, eis que localizadas no mesmo Estado da Federação (Minas Gerais). Além disso, dedicam-se ambas ao mesmo ramo mercadológico, qual seja, a prestação de serviços médicos. Tais circunstâncias permitem concluir
razoavelmente que a titular do registro tinha conhecimento da anterior constituição da autora, por ser pessoa do mesmo ramo de negócio e ser estabelecida sobre a mesma base territorial que a concorrente. Assim, entendo que, de fato, milita em favor da autora o privilégio da anterioridade sobre o signo sob o aspecto do nome comercial.
3. Não faz sentido que uma instituição que veio a ser constituída em 2001 adote como marca a parte principal
do nome empresarial de uma outra empresa, esta constituída em 1997 - quatro anos antes - sendo que ambas atuam na mesma área e na mesma base territorial. É evidente que o vício impeditivo do registro já existia no momento de seu requerimento, até mesmo diante da possibilidade de induzir o público a erro.
4. Apelação desprovida.
APELAÇÃO – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – MARCA - PATRONIMICO DE
MÚSICO FAMOSO – USO NÃO EXCLUSIVO – DETERMINAÇÃO DE
OFÍCIO – RECURSO IMPROVIDO.
I – Em se tratando de marca que utiliza o nome de compositor
mundialmente reconhecido e cujo método de ensino musical (apesar do
domínio público) segue ainda interessando aos que se dedicam ao
estudo do piano, por certo que não pode ser apropriado em caráter
exclusivo, máxime pelas editoras de obras musicais, impondo-se, no caso,
não o decreto de nulidade do registro - mas a inserção de ressalva de
“uso não exclusivo do nome” incluindo daqueles que venham a ser
concedidos pelo INPI.
II – Recurso que se nega provimento, com determinação de ofício para
que o INPI insira ressalva de uso não exclusivo da expressão.
