Cópia da sentença do Tribunal de Comércio de Lisboa proferida no processo de registo da marca nacional n , Gerês. Industrial.

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Cópia da sentença do Tribunal de Comércio de Lisboa proferida no processo de registo da marca nacional n.° 321 892, Gerês.

1 - Relatórío. - Água do Fastio - Comércio e Engar- rafamento de Águas Minerais, S. A., com sede no lugar do

Gradouro, Pergoim, Chamoim, veio, ao abrigo do disposto nos artigos 38.° e seguintes do Código da Propriedade In- dustrial, interpor recurso do despacho do Código da Pro- priedade Industrial (INPI), de 7 de Junho de 2001, que concedeu o registo da marca nacional n.° 321 892, Gerês, pedindo a revogação do despacho recorrido.

Alega ser titular do registo da marca nacional mista n.° 215 128, Água do Fastio Gerês.

A marca impugnada tem como elemento distintivo da água que a recorrida pretende comercializar a palavra «Ge- rês», elemento constante da marca de que é titular.

A expressão «Gerês» é a indicação de proveniência da água comercializada pela recorrente sob a marca nacional n.° 215 128.

Os produtos assinalados pela marca recorrida - águas de mesa - e pela marca de que é titular - águas minero- -medicinais - são manifestamente semelhantes ou afins.

A marca impugnada é constituída exclusivamente por sinais genéricos.

Existe ainda o risco de associação entre as duas marcas e a possibilidade de ocorrência de situações de concorrên- cia desleal, nos termos do artigo 25.° do Código da Proprie- dade Industrial.

Cumprido o disposto no artigo 40.° do Código da Pro- priedade Industrial, o INPI limitou-se a remeter o processo administrativo.

Notificada a parte contrária, Empresa de Águas do Ca- bril, L.da, ao abrigo do disposto no artigo 41.° do Código da Propriedade Industrial, veio esta pedir que seja negado provimento ao recurso. alegando, em síntese, que a marca registanda é uma marca mista, constituída por elementos nominativos e figurativos, sendo que a marca obstativa invocada é também mista e cujo elemento preponderante é a palavra «fastio», sendo as restantes palavras de uso comum, generalizado e do domínio público, cujo exclusivo a requerente não pode reivindicar.

Empresa das Aguas do Gerês, S. A., com sede em Ge- rês, veio, ao abrigo do disposto nos artigos 38.° e seguintes do Código da Propriedade Industrial, interpor recurso do mesmo despacho do INPI, de 7 de Junho de 2001, que concedeu o registo da marca nacional n.° 321 892, Gerês, pedindo a revogação do despacho recorrido.

Alega que existe com a denominação social Empreza das Aguas do Gerez, ou, na actual grafia, Empresa das Águas do Gerês, desde o século XIX, exercendo a sua actividade comercial no sector de exploração de águas, tendo o registo do nome de estabelecimento «Empreza das Aguas do Gerez» sido pedido em 11 de Setembro de 1897 e concedido em 25 de Novembro de 1908, sendo o elemento distintivo da sua denominação social e nome de estabelecimen- to «Gerez» ou «Gerês».

A marca concedida constitui imitação da sua denomina- ção e nome do estabelecimento, bem como de pedido de nome de estabelecimento (Hotel das Águas do Gerês), até à data não objecto de despacho, pedido em 14 de Maio de 2001, sendo «Gerês» o seu elemento distintivo, já que a figura é a própria representação da serra do Gerês e a indicação «água de nascente» é o nome do próprio produto, pelo que deverá ser recusada nos termos do dispos- to no artigo 189.°, n.° 1, alínea f), do Código da Proprieda- de Industrial.

Está preenchida a previsão do artigo 193.° do Código da Propriedade Industrial, ocorrendo risco de associação.

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Ocorre ainda risco de ocorrência de situações de con- corrência desleal, nos termos do artigo 25.° do Código da Propriedade Industrial.

Cumprido o disposto no artigo 40.° do Código da Pro- priedade Industrial, o INPI limitou-se a remeter o processo administrativo.

Notificada a parte contrária, Empresa de Águas do Ca- bril, L.da, ao abrigo do disposto no artigo 41.° do Código da Propriedade Industrial, veio esta pedir que seja negado provimento ao recurso, alegando, em síntese, que a marca registanda é uma marca mista, constituída por elementos nominativos e figurativos, sendo que a firma invocada é toda ela composta de palavras de uso comum, generalizado e do domínio público, cujo exclusivo a requerente não pode reivindicar, havendo que considerar o todo da firma com a globalidade da marca impugnada.

Por despachos proferidos de fl. 147 a fl. 149 dos presentes autos e de fl. 185 a fl. 187 do apenso A, foi orde- nada, nos termos do disposto no artigo 275.° n.os 1, 2 e 4, do Código de Processo Civil, respectivamente, a apensa- ção aos presentes autos do processo n.° 1612002 e a apen- sação deste aos presentes.

2 - Saneamento. - O Tribunal é competente em razão da nacionalidade, da matéria e da hierarquia.

Não existem nulidades que invalidem todo o processado. As partes têm personalidade e capacidade judiciárias e são legítimas.

Não há outras excepções ou questões prévias de que cumpra conhecer e que impeçam o conhecimento do mé- rito.

3 - Fundamentos. - A) De facto. - Face à prova do- cumental junta, encontram-se assentes, com interesse para a decisão do recurso, os seguintes factos:

1) Por despacho de 7 de Junho de 2001, publicado no Boletim da Propriedade Industrial, n.° 8/2001, de 28 de Setembro, o Sr. Vogal do Conselho de Administração do INPI, por delegação de competências, concedeu protecção ao registo de marca nacional n.° 321 892, Gerês, pedido em

14 de Fevereiro de 1997.

2) Tal marca destina-se a assinalar os seguintes produtos da classe 32.ª: «águas de mesa».

3) É composta pela expressão «Gerês», em letras de imprensa maiúsculas estilizadas, aposta sobre o desenho de pico montanhoso contendo na zona inferior direita os dizeres «água de nascente», caligrafadas, tudo coberto com quadrícula larga, sugerindo um painel de azulejos, e não reivindicou cores.

4) Foi concedida à requerente do pedido de registo da marca nacional n.° 321 892, Empresa de Águas do Cabril, L.da, licença de exploração da nascente de água da Peneda, tendo sido qualificada como água de nascente a água designada por água do Cabril, aí captada.

5) Água do Fastio - Comércio e Engarrafamento de Águas Minerais, S. A., é titular do registo de marca nacional n.° 215 128, Água do Fastio, pedido em 3 de Março de 1980 e concedido por despacho de 28 de Agosto de 1992. 6) Tal marca assinala os seguintes produtos da classe 32.ª: «água minero-medicinal».

7) É composta pelas expressões «água do» em letras de imprensa maiúsculas aposta sobre a expressão «fastio» em letras de imprensa minúsculas estilizadas, de maiores di- mensões, a negro, projectadas, por sua vez, sobre «da serra do Gerês» em letras de imprensa maiúsculas e não reivindicou cores.

8) Empresa das Águas do Gerês, S. A., pessoa colecti- va n.° 500095779, com sede no lugar de Gerês, encontra-se matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Ter- ras de Bouro sob o n.° 14, desde 21 de Janeiro de 1947. 9) Tem por objecto social a exploração das nascentes das águas do Gerês, actividades turísticas, nomeadamente a exploração hoteleira e a restauração, exploração de apar- tamentos turísticos sem restauração e ainda actividades de manutenção e bem-estar fisico, tais como relaxação, sau- nas, massagens.

10) A denominação «Empreza das Aguas do Gerez» é utilizada pelo menos desde 1921.

11) Foi requerido, em 11 de Setembro de 1897, o registo do nome do estabelecimento n.° 302, Empreza das Aguas do Gerez, pedido por esta, com sede na cidade do Porto e estabelecimento comercial em Amares, Moimenta, em Bra- ga, concedido por despacho de 25 de Novembro de 1908. 12) Foi posteriormente rectificada a indicação do local do estabelecimento: povoação do Gerês, freguesia de Vilar da Veiga, concelho de Terras do Bouro, distrito de Braga. 13) Tal registo de nome de estabelecimento tomou o n.° 17 905 e encontra-se actualmente em vigor.

14) Empresa das Águas do Gerês, S. A., requereu, em 14 de Maio de 2001, o registo do nome de estabelecimen- to «Hotel das Águas do Gerês».

B) De direito. - Marca é, em termos genéricos, «o sinal distintivo que serve para identificar o produto ou o serviço proposto ao consumidor» (Carlos Olavo, in Pro- priedade Industrial, p. 37) - artigos 165.° e 167.° do Códi- go da Propriedade Industrial, ou, e na definição ainda actual de Oliveira Ascensão (Direito Comercial, vol. II, «Propriedade industrial», p. 139), «um sinal distintivo na concorrência de produtos e serviços».

A função essencial da marca é a sua função distintiva, ou seja, a marca distingue e garante que os produtos ou serviços se reportam a uma pessoa que assume pelos mesmos o ónus de uso não enganoso, nessa medida cum- prindo uma função de garantia de qualidade dos produtos e serviços, por referência a uma origem não enganosa, e podendo, ainda, contribuir por si só para a promoção dos produtos ou serviços que assinala - cf. Luís Couto Gon- çalves, in Direito de Marcas, pp. 17-30.

É integralmente aplicável aos autos, não obstante a entrada em vigor em 1 de Julho de 2003 do novo Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 36/ 2003, de 5 de Março, o Código da Propriedade Industrial de 1995 (designado infra apenas por Código da Proprieda- de Industrial), atento o disposto no artigo 10.° do já citado Decreto-Lei n.° 36/2003, de 5 Março.

Os artigos 188.° e 189.° do Código da Propriedade In- dustrial assinalam fundamentos de recusa de registo que consubstanciam proibições ao registo de marca e restrin- gem a sua composição, que é em princípio livre.

No caso concreto dos autos, face aos argumentos ex- pendidos pelas recorrentes de ambos os recursos objecto de decisão conjunta, pela recorrida e pelo INPI na decisão sob recurso há que dilucidar as seguintes questões:

E m primeiro lugar, se o sinal registando é constituí- do por elementos genéricos e ou indicadores de proveniência e se existe imitação da marca nacional n.° 215 128, titularidade de Água do Fastio - Comércio e Engarrafamento de Águas Mine- rais, S. A. (que, por comodidade, passaremos a designar por primeira recorrente), e possibilidade de concorrência desleal com esta;

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Seguidamente, há que analisar se o sinal registando é confundível com os sinais titularidade da Empre- sa das Águas do Gerês, S. A. (que, por comodidade, passaremos a designar por segunda recorrente), denominação social e nomes de estabelecimento, nos termos do disposto no artigo 189.°, n.° 1, alínea f), do Código da Propriedade Industrial, e ainda possibilidade de situações de concorrência desleal com esta.

Por uma questão de lógica expositiva, começaremos por analisar, em primeiro lugar, os possíveis fundamentos absolutos de recusa do registo alegados pela primeira recorrente e, após, se ultrapassados estes, os motivos relativos de recusa alegados pela primeira recorrente (imitação de marca) e pela segunda recorrente (confusão com firma e nome de estabelecimento) e, finalmente, a concorrência desleal.

Nos termos do disposto no artigo 188.°, n.° 1, alínea b), do Código da Propriedade Industrial: «Será recusado o registo das marcas: [...] Constituídas exclusivamente por sinais ou indicações referidos no n.° 1 do artigo 166.°»

Estabelece o artigo 166.°, n.° 1, nas suas alíneas b) e c), do Código da Propriedade Industrial que não satisfazem as condições previstas no artigo 165.° do Código da Proprie- dade Industrial:

«b) Os sinais constituídos exclusivamente por indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de produção do produto ou da pres- tação de serviços, ou outras características dos mesmos;

c) Os sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constan- tes do comércio;»

Trata-se de limitações expressamente consagradas no artigo 6.°-quinquies, alínea B), § 2.°, da Convenção da União de Paris, de 20 de Março de 1883, e no artigo 7.°, n.° 1, alíneas c) e d), do Regulamento da Marca Comunitária (CE n.° 40/94, de 20 Dezembro de 1993).

Com este dispositivo legal, o legislador pretendeu defi- nir as situações mais frequentes em que o sinal carece de capacidade distintiva, tal como sucede, por exemplo, quando o sinal se limita a identificar o género do produto, ser- viço ou as suas características.

U m sinal não tem capacidade distintiva se for genérico, descritivo, usual ou fraco.

No primeiro caso - identificação do produto ou servi- ço -, trata-se do denominado «sinal genérico», que constitui, nas palavras de Couto Gonçalves, «o sinal nominativo que, no seu significado originário e próprio, designa exclusivamente o nome do género de produtos ou servi- ços marcados [...]» e que corresponde à «antítese de uma marca» (Direito de Marcas, pp. 68 e 69).

A razão de ser desta limitação é óbvia, já que, pennitindo- -se o registo de uma marca composta unicamente por um sinal que indica o nome do género de produtos ou servi- ços marcados, se estaria a permitir que o seu titular ficas- se com o seu monopólio, violando, assim, as regras da livre concorrência.

Situação diversa é a que ocorre com o segundo caso - os sinais descritivos -, ou seja, os sinais que tradu- zem a «denominação que indica, exclusiva e directamente,

a proveniência, a produção (espécie, lugar e tempo), qualidade, quantidade, destino, valor ou qualquer outra carac- terística do produto ou serviço» (autor cit. e loc. cit., p. 70). Nestes casos, o sinal não é distintivo, na medida em que é comum a todos os objectos idênticos qualquer que seja a sua origem. Porém, é de admitir que «a combinação de vários elementos descritivos e não descritivos confira à marca um conjunto distintivo, e, ainda, se não for directamente descritiva, limitando-se a sugerir ou evocar, por forma invulgar e não habitual, uma característica do produto ou serviço, designando-se neste caso marca sugestiva, caso em que a marca é válida embora o regime de protec- ção seja aqui mais ténue, em especial no tocante ao juízo de confundibilidade» (autor cit. e loc. cit., p. 71).

Quanto aos sinais usuais, distinguem-se, geralmente, em três espécies:

Os sinais usuais verbais ou figurativos indicadores de produtos ou serviços;

Os sinais usuais descritivos de um género ou diferentes géneros de produtos ou serviços;

Os sinais usuais banais esvaziados de conteúdo di- ferenciador e descritivo pelo uso generalizado e indiscriminado em relação a qualquer tipo de produto ou serviço.

Como escreve o mesmo autor (desta feita in Função Distintiva da Marca, p. 82), «Estes últimos são sinais que, pelo uso, perderam o seu originário significado descritivo. Bem vistas as coisas, não são sinais para descrever coisas ou serviços, mas para promover ou publicitar produtos ou serviços.». E exemplifica (loc. cit. n.° 131) com as expressões «super», «extra», «superfino», «bom», «me- lhor», «primeiro», «esplêndido», etc.

Finalmente, o sinal fraco é o sinal em si mesmo tão simples e vulgar que, normalmente, não reveste qualquer possibilidade de, isoladamente, distinguir uma espécie de produtos ou serviços - formas geométricas simples, traços, linhas, sinais de pontuação, etc.

A primeira recorrente argumenta que o elemento funda- mental ou preponderante do sinal registando é «Gerês», usado na marca nacional de sua titularidade como indica- dor da proveniência das águas que comercializa. Mais a figura da montanha que apresenta é a própria representa- ção da serra do Gerês, de onde provém a água que comercializa, sendo «água de nascente» um elemento genérico por se tratar do nome do próprio produto.

Entende que a expressão «Gerês» não é apropriável pela recorrida por ser o nome de uma conhecida serra portu- guesa, afamada pelas suas águas, entre as quais a que a primeira recorrente comercializa e que o desenho da montanha indica a proveniência geográfica - que o produto vem da serra - e a qualidade do produto - água da montanha.

A recorrida argumentou que não visa apropriar-se de qualquer dos elementos que compõem o sinal registando, o qual, no seu todo, tem eficácia distintiva.

Analisando, não temos qualquer dúvida em qualificar como genérico o elemento «água de nascente», tendo em conta os produtos marcados - água de mesa.

O elemento figurativo - desenho de uma montanha - é usual se referido a uma água de mesa - a imagem de uma montanha de onde brota água límpida e pura levada directamente para a mesa do consumidor é uma imagem que quase todas as marcas de águas de nascente fazem

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passar com esta ou imagem equivalente - é uma imagem frequentemente usada para publicitar ou promover este tipo de produtos (não sabemos, note-se, se é uma água da serra sem que tal possa ser considerado enganoso, pois apenas temos o desenho de um pico montanhoso, e sem que o facto de vir de uma serra seja qualquer garantia de qualidade - trata-se de uma imagem «passada» pela publicidade sem que se possa aferir da sua veraci- dade em termos absolutos, v. g., face a água captada em vales subterrâneos).

Gerês sugere de forma directa a proveniência do produ- to, ou seja, é descritivo - a serra do Gerês produz e de facto é conhecida por produzir boas águas, e embora a nascente em causa, segundo os dados de que dispomos, se situe na serra da Peneda, e não na serra do Gerês, é do conhecimento geral que se trata de dois maciços contíguos, integrados num mesmo parque nacional (o Parque Nacio- nal da Peneda-Gerês), na mesma zona e com característi- cas climáticas muito semelhantes, se não as mesmas.

Por fim, a quadrícula que, aposta sobre o desenho e as expressões, lhes dá a já falda configuração de «painel de azulejo», por si só, é, claramente, um sinal fraco, de uma simplicidade e vulgaridade que, por si, não pode distinguir qualquer tipo de produtos ou serviços.

Por outro lado, não podemos deixar de considerar que está em causa uma marca complexa, formada por vários vocábulos por um elemento figurativo, ele mesmo por sua vez complexo - a imagem de um pico e as palavras, em caracteres peculiares, surgem num todo, compondo um painel de azulejos, num global de elementos harmonioso -, que tem de ser analisada como um todo. Nas palavras do Prof. Ferrer Correia: «as marcas mistas e as marcas com- plexas deverão ser consideradas globalmente, como sinais distintivos de natureza unitária, mas incidindo a averigua- ção da novidade sobre o elemento ou elementos prevalen- tes - sobre os elementos que se nos afigurem mais idó- neos a perdurar na memória do público (não deverão tomar-se em linha de conta, portanto, os elementos que desempenhem função acessória, de mero pormenor).» (Li- ções de Direito Comercial, Reprint, 1994, p. 189).

Gerês é, de facto, o elemento nominativo de destaque, mas ele próprio inserido numa grafia distintiva - o próprio vocábulo «Gerês» se insere no «painel de azulejos».

Se um sinal é composto pela conjugação de vários elementos, todos carecidos de eficácia distintiva, mas, no seu todo, na sua configuração global, até pela justaposição dos vários elementos, adquire alguma distintividade, o que sucede é que nenhum dos elementos, por si, será considerado de uso exclusivo do requerente do respectivo - o âmbito da protecção irá cair apenas sobre a configuração global. E que, quando discutimos a composição de um sinal, o todo é mais que a soma das partes, ou, mais precisamente, pode ser mais que a soma das partes.

No caso concreto, e se viéssemos a considerar que o sinal registando, na sua configuração global, é distintivo, a requerente do respectivo registo não poderia reclamar para si o uso exclusivo nem da imagem do pico montanhoso nem da expressão «Gerês», muito menos da expressão «água de nascente», apenas podendo proteger-se de con- figurações idênticas ou semelhantes. O que sucede é que a titular do registo de marca em causa terá sobre ela um direito limitado, como que inferior ao direito que teria se a marca não fosse composta por elementos genéricos, descritivos, usuais e fracos, já que nenhum desses elementos

pode ser considerado de seu uso exclusivo, ou seja, não poderá impedir o registo de outras marcas que tenham na sua composição qualquer dos elementos já referidos desde que sejam compostas por outros elementos que as tor- nem distintas (artigo 166.°, n.° 2, do Código da Propriedade Industrial).

E no caso concreto não podemos deixar de considerar o todo como tendo uma eficácia distintiva de conjunto, embora composto por elementos genéricos, usuais, descritivos e fracos, pelo que, nesta parte, é de manter o despacho recorrido.

Passemos ora à questão da imitação da marca nacional titularidade da primeira recorrente.

Estabelece o artigo 189.°, n.° 1, alínea m), do Código da Propriedade Industrial:

«Será recusado o registo das marcas [...] que, em todos ou alguns dos seus elementos, contenham:

m) Reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem, para o mesmo produto ou serviço, ou produto ou servi- ço similar ou semelhante, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor.»

A usurpação pode revestir duas espécies, a contrafac- ção - reprodução total de marca anterior - e a imitação - reprodução aproximada de marca anterior.

Se a contrafacção não reveste dificuldades de maior na sua determinação e subsunção à disposição supratranscri- ta, já a imitação oferece maior complexidade.

O nosso Código da Propriedade Industrial optou por fornecer um conceito de imitação, previsto no artigo 193.°, n.° 1. Nos termos deste preceito, existe imitação ou usur- pação, no todo ou em parte, quando, cumulativamente:

1.° A marca imitada tiver prioridade;

2.° Exista identidade ou afinidade manifesta dos produtos ou serviços assinalados; e

3° Tenham tal semelhança gráfica, figurativa ou fo- nética que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com a marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não possa distinguir as duas marcas senão de depois de exame atento ou confronto.

O primeiro requisito afere-se pela data em que foi concedido o registo.

No caso concreto, a marca invocada pela primeira recorrente foi pedida e concedida em data anterior à concessão e ao próprio pedido do registo da marca registanda, sendo, assim, prioritária.

Quanto ao segundo requisito, a afinidade manifesta de produtos ou serviços, não basta a integração daqueles na mesma classe.

O uso de conceitos indeterminados pelo legislador tem obrigado ao apurar de alguns critérios, como sendo, para apurar se existe afinidade entre produtos e serviços, há que averiguar se são concorrentes no mercado, se têm a mesma utilidade ou fim ou se existe entre eles uma rela- ção tal que aumente a afinidade, como sendo substituição (quando o resultado alcançado por um pode ser razoavel- mente substituído pelo outro), complementaridade (quan-

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do integrados no mesmo processo de fabrico ou cujas utilidades possam complementar-se), acessoriedade (quando os bens só em ligação a outros bens sejam economica- mente úteis) ou derivação (bens derivados da mesma origem, como o leite e produtos lácteos), complementando, com o critério da natureza dos produtos ou serviços, os circuitos e hábitos de distribuição e os locais de fabrico ou venda.

Couto Gonçalves (loc. cit., p. 136) levanta mesmo a possibilidade de existência de afinidade entre produtos e serviços e não só entre produtos e serviços, face à enu- meração de circunstâncias potenciadoras da afinidade.

Toda a actividade de discernimento da afinidade tem de ser levada a cabo sem que se perca de vista que se pro- cura afinidade entre produtos e serviços marcados, ou seja, os critérios em causa valerão quando possam indicar razoa- velmente uma mesma origem dos produtos e serviços con- frontados - cf. Couto Gonçalves, loc. cit., p. 133.

No caso concreto temos a marca sub judice assinalando «águas de mesa» na classe 32.ª e a marca oposta pela primeira recorrente assinalando, na mesma classe, «água minero-medicinal».

Trata-se, sem grandes dificuldades, de produtos, senão idênticos (e porque não duvidamos das qualidades tera- pêuticas das águas assinaladas pela primeira recorrente), de manifesta afinidade - concorrentes, com a mesma utilidade ou fim, substituíveis, comercializados pelos mesmos circuitos e disponíveis ao público nos mesmos locais (na grande distribuição nos mesmos sectores).

Quanto ao terceiro requisito, da fonnulação legal resulta desde logo que existe imitação quando, postas em confronto, as marcas se confundem. Há também imitação quando, tendo-se à vista apenas uma das marcas, se deva concluir que ela é susceptível de ser tomada por outra de que se tenha conhecimento.

Como escreve lapidannente Ferrer Correia, in Lições de Direito Comercial, Reprint, p. 188, «[...] a imitação de uma marca por outra existirá, obviamente, quando, postas em confronto, elas se confundam. Mas existirá ainda, convém sublinhá-lo, quando, tendo-se à vista apenas a marca a constituir, se deva concluir que ela é susceptível de ser tomada por outra de que se tenha conhecimento [...] Com efeito, o consumidor, quando compra determinado produ- to marcado com um sinal semelhante a outro que já co- nhecia, não tem à vista (em regra) as duas marcas, para fazer delas um exame comparativo. Compra o produto por se ter convencido de que a marca que o assinala é aquela que retinha na memória.».

Passo seguinte, dir-se-á que, em casos de imitação (por contraposição a usurpação), existem necessariamente elementos diferentes nas marcas em confronto, a par de elementos semelhantes. O que importa é que a marca possua a necessária capacidade ou eficácia distintiva. Como escre- veu Justino Cruz em anotação ao Código da Propriedade Industrial de 1940: «Podem os seus vários elementos ser diferentes e, no entanto, considerados em conjunto, indu- zirem em erro ou confusão; podem até ser iguais - mas reunidos de maneira a formarem uma marca perfeitamente distinta. Pode haver apenas um elemento comum entre duas marcas - mas ser de tal forma predominante que dê lugar a confusão.»

É, assim, à semelhança do conjunto, e não à natureza ou grau das diferenças, que deve atender-se para aferir da existência ou não de imitação. Na exemplar síntese de Be-

darride (citado por Pupo Correia in Direito Comercial, 6." ed., p. 340), «A questão da imitação deve ser apreciada pela semelhança que resulta dos elementos que constitu- em a marca, e não pelas dissemelhanças que poderiam oferecer os diversos pormenores considerados isolada e separadamente» (itálico nosso).

Finalmente, o juízo a emitir deve ter em atenção o consumidor médio, uma vez que a escolha do produto ou ser- viço vai ser efectuada por ele, sem perder de vista os produtos ou serviços em questão, relativizando aspectos como a natureza, características e preço dos produtos ou servi- ços sinalizados pelas marcas em confronto.

F. Nóvoa, citado por Couto Gonçalves (loc. cit., p. 142), propõe, de acordo com estes aspectos, a figura do consumidor profissional e especializado no caso de os produtos e serviços serem normalmente adquiridos por profissionais ou peritos, o perfil de um consumidor mais atento no caso de produtos ou serviços com preços mais elevados e o perfil de um consumidor médio menos diligente no caso de produtos ou serviços de baixo preço e largo consumo. Nas palavras sintetizadoras de Ferrer Correia (loc. cit.), «No exame comparativo das marcas [...] deve considerar- -se decisivo o juízo que emitiria o consumidor médio do produto ou produtos em questão».

Munidos destes elementos, passemos à análise dos sinais concretos.

Ambos são sinais mistos, mas, ao contrário do sinal registando, que já analisámos supra, o sinal oposto pela primeira recorrente tem um claro elemento prevalente, pela sua forma, grafia e dimensão - a expressão «fastio», que se sobrepõe a todas as outras.

O elemento em comum - «Gerês» - é inapropriável, porque descritivo de proveniência, tanto pela requerente do sinal registando, como pela primeira recorrente -, pode ser usado e registado como marca em combinação com outros elementos, mas não pode ser oposto como elemen- to exclusivo opositor à concessão de outro sinal contendo tal elemento.

O risco de associação a que a primeira recorrente alude é também reportado a esse elemento de que não pode considerar-se por si apropriado, pelo que, e pela mesma ordem de razões, não pode aqui ser considerado.

Passemos ora à análise da confundibilidade do sinal registando com os sinais - denominação social e nome de estabelecimento titularidade da segunda recorrente.

Estabelece o artigo 189.°, n.° 1, alínea f), do Código da Propriedade Industrial:

«Será recusado o registo das marcas [...] que, em todos ou alguns dos seus elementos, contenham:

f) A firma, denominação social, nome ou insígnia de estabelecimento que não pertença ao requerente do registo da marca, ou que o mesmo não esteja autorizado a usar, ou apenas parte característica dos mesmos, se for susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão;»

Temos entre os sinais em confronto um elemento em comum - «Gerês - da forma já descrita no sinal registando, na denominação social Empresa das Águas do Gerês, S. A., anterior ao pedido de registo sub judice e no nome de estabelecimento Empreza das Aguas do Gerez.

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Quanto ao nome de estabelecimento requerido e ainda não demonstrado concedido, «Hotel das Águas do Gerês», pedido em 14 de Maio de 2001, não o iremos sequer considerar por duas ordens de razões: o pedido é posterior ao pedido do sinal registando, formulado em 14 de Fevereiro de 1997, e assinala um estabelecimento hoteleiro, actividade que também faz parte do objecto social da segunda recorrente, mas que, por se tratar de uma actividade com- pletamente diversa dos produtos marcados pelo sinal registando, águas de mesa, recorde-se, exclui desde logo a possibilidade de confusão exigida pelo preceito.

Gerês e Gerez (diversa grafia, mas idêntica fonética, sendo a diferença irrelevante por a segunda ser a forma arcai- ca de escrita da primeira) são, sem qualquer dúvida, o elemento prevalente, ou a parte característica, de ambos os sinais titularidade da segunda recorrente.

Tendo em conta o objecto social da segunda recorrente - sendo necessariamente essa a actividade que exerce no estabelecimento que possui de forma efectiva - explo- ração das nascentes das águas do Gerês - e os produtos assinalados pela marca registanda - águas de mesa -, temos uma clara afinidade entre a actividade de uma e os produtos assinalados pela outra.

No entanto, tanto não nos basta para concluir pela sus- ceptibilidade de indução do consumidor em erro ou confu- são. De facto, não podemos concluir pela prevalência do elemento «Gerês» no sinal registando, que surge como um todo harmonioso, e nos sinais opostos é este o elemento prevalente, um elemento descritivo, tendo em conta a actividade a que se dedica. Também aqui temos de valorar a inoponibilidade destes elementos, atento o disposto no artigo 231.°, n.° 1, alínea e), do Código da Propriedade In- dustrial.

Não podemos, no entanto, deixar de analisar o facto de o nome de estabelecimento em questão se encontrar registado desde 25 de Novembro de 1908.

Nos termos do disposto no artigo 25.°, n.° 1, alínea d), do Código da Propriedade Industrial, é fundamento de recusa do registo «o reconhecimento de que requerente pretende fazer concorrência desleal ou que esta é possível independentemente da sua intenção».

Concorrência desleal traduz-se na possibilidade de, atra- vés da prática de determinados actos, causar prejuízo a outrem ou alcançar para si ou para terceiro um beneficio ile- gítimo (artigo 260.° do Código da Propriedade Industrial).

Carlos Olavo define o acto de concorrência desleal como «aquele acto susceptível de, no desenvolvimento de uma dada actividade económica, prejudicar um outro agente económico, que, por sua vez, exerce também uma actividade económica determinada, prejuízo esse que se consubs- tancia num desvio de clientela própria em beneficio de um concorrente» (Propriedade Industrial, Almedina, 1997 pp. 145 e 146).

A concorrência existe quando o consumidor é levado a atribuir os produtos à mesma fonte produtiva (estabelecimento ou sociedade) ou a pensar que existem relações comerciais, económicas ou de organização entre as empre- sas que produzem ou comercializam os produtos. Neste último caso, o consumidor atribui a origem dos produtos ou serviços a um denominador comum, pensando tratar-se da mesma organização, entendida esta em sentido lato, pelo que ainda assim se pode dizer que atribui os produtos à mesma origem (neste sentido, Américo da Silva Carvalho, in Marca Comunitária, Coimbra Editora, pp. 82 e segs.).

E embora o elemento «Gerês» não seja prevalente no sinal registando, ele faz parte do todo e é recognoscível e associável a um nome comercial (nome de estabelecimen- to) protegido desde 1908, que se dedica precisamente à exploração de águas de nascente.

Entende-se, pois, ser possível a ocorrência de actos de concorrência desleal, independentemente da intenção da recorrida.

Ou seja, e concluindo, independentemente da improce- dência dos demais argumentos das recorrentes, é possível a ocorrência de concorrência desleal através do sinal registando com a actividade prosseguida pela segunda recorrente, pelo que, nos termos do disposto no artigo 25.°, n.° 1, alínea d), do Código da Propriedade Industrial, deve- ria ter sido recusado.

4 - Decisão. - Pelo exposto, negando provimento ao recurso apresentado pela recorrente Água do Fastio - Comércio e Engarrafamento de Águas Minerais, S. A., e dando provimento ao recurso apresentado pela recorrente Empresa das Águas do Gerês, S. A., revoga-se o despacho recorrido que deferiu o pedido de registo da marca nacional n.° 321 892, Gerês, negando-se assim protecção jurídica nacional à referida marca.

Fixo ao recurso o valor tributário de 80 UC - artigo 6.°, alíneas a) e q), do Código das Custas Judiciais.

Custas em partes iguais pela recorrente Água do Fas- tio - Comércio e Engarrafamento de Águas Minerais, S. A., e pela recorrida - artigos 446.°, n.os 1 e 2, do Código de Processo Civil e 14.°, alínea j), do Código das Custas Judi- ciais.

Registe e notifique.

Após trânsito, devolva o processo apenso (original) ao INPI, remetendo cópia da sentença - artigo 44.° do Códi- go da Propriedade Industrial.

Lisboa, 19 de Dezembro de 2003 (depois das 16 ho- ras). - O Juiz de Direito, (Assinatura ilegível.)