Cópia da sentença do 9.° Juízo Cível do Tribunal da Comarca de Lisboa proferida no processo de regis- to de marca nacional n.° 305 774.
1 - Relatório. - Holmeat, Naamloze Vennootshap, com sede em 200, Crote Baan, B-9920 Lovendegem, Bél- gica, nos termos dos artigos 38.° e seguintes do Código da Propriedade Industrial, recurso do despacho do direc- tor do Serviço de Marcas do Instituto Nacional da Pro- priedade Industrial (INPI) de 11 de Setembro de 1998 (pu- blicado no Boletim da Propriedade Industrial, n.° 9/98, de 31 de Dezembro) que concedeu protecção à marca
nacional n.° 305 774, Gorby's, para produtos da clas- se 29.ª: «conservas alimentícias, incluindo carne, peixe, aves, fruta e legumes; carne, incluindo carne fresca, fu- mada, salgada, congelada, ultracongelada; peixes, incluin- do frescos, fumados, salgados, congelados, ultracongela- dos; leite, incluindo produtos do leite; charcutaria; salsicharia; mariscos; gorduras comestíveis, incluindo azei- te, óleos alimentares e de fritura e margarinas; doces, incluindo geleias e compotas; ovos».
Alega, em suma, a Holmeat, Naamloze Vennootshap que é titular da marca internacional R 271 913, Cornby, para produtos da classe 29.ª [«Tous produits de viande, aussi bien salés que séchés et fumés; toutes viandes. aussi bien salés que séchés et fumés; toutes conserves de viande, aussi bien en bocaux qu'en boîtes, à 1'état surgelé, à sec et à l'état surgelé normal, aussi bien en pleines conserves qu'en semiconserves, entre autres cornes beef; toutes conserves, entre autres conserves de viande, de poisson, de fruits et de légumes; lait (con- servé, condensé, condensé ou concentré, évaporé); sou- pes (conservées, déshydratées et concentrées); extraits de viande, de poisson, de légumes, de plantes, solides ou liquides; sauces, entre autres liquides, solides, ou liquides, solides ou concentrées; confitures; toutes pro- duits alimentaires»], desde Maio de 1963, a qual, en- tende, é susceptível de ser confundida com a ora em recurso dada a sua semelhança gráfica e fonética (mos- trando-se violado o princípio da novidade da marca), ao que acresce a afinidade entre os produtos assinala- dos pela marca.
Comunicada a petição da recorrente à entidade que proferiu o despacho, nos termos do artigo 40.°, n.° 1, do CPI (fl. 32), veio esta referir (fl. 34) que entende inexistir a confusão invocada pela recorrente, pois, para além das marcas em confronto serem gráfica e foneticamente dife- rentes, a marca em causa é uma marca mista que apre- senta uma visão de conjunto com característica suficiente para lhe conferir eficácia distintiva.
Assim, não dá o INPI razão à recorrente.
Notificada a beneficiária da posição expressa no des- pacho recorrido (Gunnar Dafgard Aktiebolag), nos ter- mos do artigo 41.°, n.° 3, do CPI (fl. 40), veio esta di- zer (fls. 41-49) que tal despacho se mostra correcto e não censurável, uma vez que Gorby's é uma marca no- minativa e figurativa, ao passo que Cornby é meramente nominativa, sendo certo que inexiste semelhança gráfica ou fonética que induza em erro ou confusão, mostrando- -se respeitados os princípios da novidade e da especiali- dade.
Face ao preceituado no artigo 41.°, n.° 4, do CPI, é este o momento de passar a proferir decisão judicial.
2 - Saneamento. - O tribunal é competente.
O processo é o próprio e não enferma de nulidades que o invalidem na totalidade.
As partes têm personalidade e capacidade judiciárias, assim como legitimidade, e a autora está devidamente representada.
Nada obsta a que se profira decisão de mérito, conhe- cendo do recurso interposto.
3 - Questões a decidir. - A questão fundamental a decidir neste processo é a de saber se a marca Gorby's, relativamente à marca Cornby, é susceptível de provocar no consumidor erro ou confusão, tudo no enquadramento da verificação de estarem em causa produtos semelhantes ou afins.
4 - Fundamentos: 4.1 - Os factos:
4.1.1 - A requerente/recorrente, Holmeat, Naamloze Vennootshap, tem a seu favor o registo da marca interna- cional R 271 913, Cornby, para produtos da classe 29.ª [«Tous produits de viande, aussi bien salés que séchés et fumés; toutes viandes, aussi bien salés que sechés et fu- més; toutes conserves de viande, aussi bien en bocaux qu'en boîtes, à l'état surgelé à sec et à l'état surgelé nor- mal, aussi bien en pleines conserves qu'en simi-conser- ves, entre autres cornes beef; toutes conserves, entre au- tres conserves de viande, de poisson, de fruits et de légumes; lait (conservé, condensé ou concentré, évaporé); soupes (conservées, déshydratées et concentrées); extraits de viande, de poisson, de légumes, de plantes, solides ou liquides; sauces, entre autres liquides, solides, ou liquides, solides ou concentrées; confitures; toutes produits alimen- taires»], desde 29 de Maio de 1963 (documentos de fl. 22 a fl. 29, que aqui se consideram reproduzidos) e em Por- tugal desde 19 de Junho de 1964 (documentos de fl. 24 a 11. 29, que aqui se consideram reproduzidos).
4.1.2 - Por despacho do Instituto Nacional da Proprie- dade Industrial d e 11 de Setembro de 1998, publicado em 31 de Dezembro de 1998 no Boletim da Propriedade Industrial, n.° 9/98, foi concedida protecção à marca na- cional n.° 305 774, Gorby's, destinada a assinalar «con- servas alimentícias, incluindo carne, peixe, aves, fruta e legumes; carne, incluindo carne fresca, fumada, salgada, congelada, ultracongelada; peixes, incluindo frescos, fuma- dos, salgados, congelados, ultracongelados; leite, incluin- do produtos do leite; charcutaria; salsicharia; mariscos; gor- duras comestíveis, incluindo azeite, óleos alimentares e de fritura e margarinas; doces, incluindo geleias e compotas; ovos» (documentos de fl. 16 a fl. 21 e processo apenso, que aqui se consideram reproduzidos).
4.1.3 - A marca referida em 4.1.2 é representada por um rectângulo a fundo negro, no qual surgem a branco as letras formando a palavra «gorby's» e, junto ao canto superior esquerdo, dois talheres cruzados (uma colher e um garfo) (documentos de fl. 16 a fl. 21, que aqui se consideram reproduzidos).
4.2 - O direito. - Para apreciação da matéria dos pre- sentes autos, somos remetidos para uma das mais premen- tes questões ligadas à propriedade industrial: a imitação das marcas.
A marca é um sinal demarcador e distintivo de produ- tos e ou serviços, destinado a identificá-los perante os con- sumidores, «distinguindo-os dos demais seus congéneres. Esta função identificadora e distintiva é extremamente importante, pois é através dela que a marca favorece e protege a empresa no jogo da concorrência. A identifica- ção dos produtos através da marca permite, de forma efi- caz, referenciar os produtos por um índice de qualidade e prestígio, e por isso ela é um factor de publicidade indis- pensável: retendo na memória a marca dos produtos ou serviços, o consumidor irá ter propensão para preferi-los aos da mesma espécie, desde que tenha ficado satisfeito com eles, ou por ter a marca como referência de renome difundido ou de qualidade consagrada» (Miguel Pupo Correia, Direito Comercial, 4.ª ed., revista e aumentada, Universidade Lusíada, Lisboa, 1996, p. 243).
De forma mais simplificada, entende Jorge Coutinho de Abreu que as «marcas são signos (ou sinais) susceptíveis de representação gráfica destinados sobretudo a distinguir certos produtos de outros produtos idênticos e afins» (Cur-
so de Direito Comercial, 1, Almedina, 1998, p. 313), mas a este sinal distintivo têm sido, pela doutrina, atribuídas variadíssimas funções («individualização de bens ou ser- viços e sua diferenciação de outros da mesma espécie; indicação de procedência ou proveniência dos bens ou serviços; garantia ou indicação de qualidade; fixação de clientela; instrumento publicitário» - Pedro Sousa e Sil- va, Direito Comunitário e Propriedade Industrial, Univer- sidade de Coimbra, Coimbra Editora, 1996, pp. 48-49), mas que podem resumir-se, na prática, a três: função dis- tintiva, de sugestão (angariar clientela) e de garantia (na lição de Oliveira Ascensão, Direito Comercial - Direito Industrial, II, Lisboa, 1988, pp. 141-142).
«A protecção dispensada ao titular de uma marca des- tina-se, pois, a assegurar-lhe exclusivo de uso de um sinal que lhe permita distinguir os seus produtos ou serviços dos seus concorrentes, por forma a proporcionar ao con- sumidor uma indicação sobre a proveniência dos mesmos, que o orientará em escolhas futuras» (Pedro Sousa e Sil- va, ob. cit., p. 55, artigo 167.° do CPI actual, Decreto-Lei n.° 16/95, de 24 de Janeiro, e artigo 74.°, do CPI ante- rior, aprovado pelo Decreto n.° 30 679, de 24 de Agosto de 1940). Ou seja, estão aqui presentes dois interesses: «o do empresário, em delimitar a sua posição no mercado frente a outros competidores; e o do consumidor, em não se ver confundido sobre a origem empresarial da presta- ção adquirida» (Pedro Portellano Diez, La Imitación en el Derecho de la Competencia Desleal, Civitas, Madrid,
1995, p. 264).
É nisto que se traduz, ao fim e ao cabo, o princípio da novidade e da especialidade da marca («Têm, pois, as marcas de ser novas, distintas ou inconfundíveis; mas tal novidade apenas tem de afirmar-se no âmbito de produtos idênticos ou afins [cf. também o artigo 193.°. n.° 1, alí- nea b)] - vigora igualmente aqui o princípio da especia- lidade» - Jorge Coutinho de Abreu, ob. cit., p. 338), sem o qual ela deixaria de «desempenhar a sua finalidade dis- tintiva para se transformar em elemento de confusão» (Fer- rer Correia, Lições de Direito Comercial, 1, 1973, p. 345; Oliveira Ascensão, Direito Comercial - Direito Indus- trial, II, 1988, pp. 153-157), e que está claramente consa- grado na legislação portuguesa.
Sobre a diferenciação que se espera de uma marca como indicador de procedência empresarial, como exigência de notoriedade e de falta de generalização, bem como dos seus limites (idoneidade e razoabilidade), v. Portellano Diez, ob. cit., pp. 469-475 e 491-496.
Para exercerem estas funções, as marcas podem assu- mir um aspecto meramente nominativo (integrando «um sinal ou conjunto de sinais nominativos, estando essencial- mente em causa um determinado fonema» - Carlos Olavo, Propriedade Industrial, Almedina, 1997, p. 38), ou figu- rativas (integrando «uma dada figura ou emblema, encontrando-se fundamentalmente em jogo um desenho» - ob. cit., loc. cit. -, assumindo um «carácter plástico», uma «apresentação visual própria» - expressões de Oli- veira Ascensão, Direito Comercial - Direito Industrial, III, Lisboa, 1988, p. 143) ou mistas (que «integram simulta- neamente elementos nominativos e figurativos» - Carlos Olavo, ob. cit., loc. cit.).
Assim, dispõe o artigo 165.°, n.° 1, do Código da Pro- priedade Industrial que a marca «pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representa- ção gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produ-
to ou da embalagem, que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras em- presas» (por sinal mais claro que o anterior artigo 79.° do CPI de 1940, que dispunha que a marca «pode ser cons- tituída por um sinal ou conjunto de sinais nominativos, figurativos ou emblemáticos que, aplicados por qualquer forma num produto ou no seu invólucro, o façam distin- guir de outros idênticos ou semelhantes»).
Vigora aqui o «princípio da liberdade», podendo a marca ser composta com as «expressões nominativas, de linguagem comum ou de fantasia, ou a desenhos ou à combinação desses elementos» (Carlos Olavo, Proprieda- de Industrial, Almedina, 1997, p. 43), não sendo, portan- to, necessário que a marca seja constituída por vocábulo(s) inédito(s), «podendo ser constituída por uma palavra de linguagem corrente, conquanto esta última tenha, no que toca aos produtos a que se destina, eficácia distintiva» (Carlos Olavo, «Propriedade industrial - Noções funda- mentais - Marca», in Colectânea de Jurisprudência, 1987, 2, p. 24).
Assim, dispunha o artigo 79.° do Código da Proprieda- de Industrial (1940) que a marca «pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais nominativos, figurativos ou emblemáticos que, aplicados por qualquer forma num produto ou no seu invólucro, o façam distinguir de outros idênticos ou semelhantes» (actualmente, o artigo 165.° é ainda mais claro, ao explicitar que a marca «pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais susceptí- veis de representação gráfica, nomeadamente palavras, in- cluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da embalagem, que sejam adequa- dos a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas»).
A eficácia da marca como sinal distintivo implica que não exista outra igual e que se impeçam imitações ou usurpações.
Ora, para evitar que uma marca registada se considere «imitada ou usurpada, no todo ou em parte, por outra» é necessário que, cumulativamente:
a) Aquela beneficie de prioridade registral; b) Que sejam ambas destinadas a assinalar produ-
tos ou serviços idênticos ou de afinidade mani- festa;
c) Que tenham tal semelhança gráfica, figurativa ou fonética que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão ou que compreenda, a segun- da, um risco de associação com a primeira, de forma que o consumidor não possa distinguir as duas senão depois de exame atento ou confronto [artigos 193.°, n.° 1, alíneas a), b) e c), 165.° e 189.°, n.° 1, alínea m), do CPI].
O objectivo destas normas é, pois, o de evitar que no mercado surjam e existam marcas que pela sua semelhan- ça se possam confundir e confundir os consumidores.
Estão em causa, assim, critérios e elementos de índole objectiva (semelhanças gráfica, figurativa ou fonética e afinidade dos produtos) e subjectiva (susceptibilidade de erro ou confusão).
Em face deste tipo de factores a considerar, o juízo de confundibilidade entre duas marcas não pode ser formula- do em abstracto, mas sim verificado em concreto.
Começa por assinalar-se que a experiência ensina «que o risco de confusão entre duas marcas é tanto maior quanto maior for a afinidade dos respectivos produtos, o que sig-
nifica que duas marcas, que seriam conjundíveis se fos- sem usadas para os mesmos produtos, podem ser incon- fundíveis quando usadas para produtos (apenas) afins» [Nogueira Serens, A «Vulgarização» da Marca na Direc- tiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988 (id est, no nosso direito futuro), Coimbra, 1995, p. 10].
Daqui resulta que se tenha de concluir que as marcas não podem ser tratadas todas de forma igual, porque nem todas têm as mesmas características (não se desrespeitan- do assim o princípio da igualdade, pois este permite o tratamento desigual de situações desiguais): «há muito que se entende que as marcas não são todas iguais - umas são (mais) fortes outras são (mais) fracas -, exactamente porque não apresentam todas a mesma capacidade de individua(liza)ção, a qual, se pode estar ligada ao carácter intrínseco da marca, é, em última instância, reflexo do uso e ou da publicidade de que essa marca é objecto; na ver- dade, uma marca conceptualmente forte (marca de fanta- sia ou marca arbitrária) pode apresentar-se comercialmen- te fraca, exactamente porque, sendo pouco usada e escassamente publicitada, é pouco conhecida no tráfico, ao invés, uma marca conceptualmente fraca (marca su- gestiva) pode tornar-se comercialmente forte, porque mui- to conhecida no tráfico em consequência de largo uso e ou abundante publicidade» (Nogueira Serens, ob. cit., loc. cit.; com referência à importância da publicidade, v. Por- tellano Diez, ob. cit., pp. 542-562).
Distinguindo marca de nomeada (marca renombrada) de marca notória, considerando que aquela tem um âmbi- to mais extenso (por se reportar a todo o tráfico comer- cial e não apenas ao círculo económico interessado; pela exigência de ser percebida como um símbolo de qualida- de (goodwill), e toda a matéria envolvente, v. Portellano Diez, ob. cit., pp. 303-330, 330-345 e 542-579 (donde se permite concluir que o primeiro conceito terá maior rele- vância no caso de utilização de uma marca que confundi- ria os consumidores com produtos que nem sequer são afins). Sobre o mesmo assunto e procurando encontrar o conceito de marcas de «reputação excepcional», na mes- ma linha e com interesse, já em 1954 se tinha pronun- ciado José Gabriel Pinto Coelho (in O Problema da Pro- tecção da Marca quando Usada por Terceiro para Produtos não Identificados nem Similares; cf., ainda, Jor- ge Coutinho de Abreu, ob. cit., pp. 325-328; Américo da Silva Carvalho, Marca Comunitária - Os Motivos Abso- lutos e Relativos de Recusa, Coimbra Editora, 1999, pp. 104-114 e 119-126; e - essencial - Luís Couto Gon- çalves, Função Distintiva da Marca, Almedina, 1999, pp. 124-135).
Sublinhe-se que a protecção concedida às marcas de grande prestígio, célebres e de grande notoriedade, repre- sentando uma «solução anómala, numa ordem económica de livre concorrência, assente no interesse da diferenciação de bens e ou serviços» (Luís Couto Gonçalves, ob. cit., p. 167), se traduz num rompimento ou «flexibilização» (ex- pressão de Nogueira Serens, ob. cit., p. 13) do princípio da especialidade atrás referido: já «não está (ou não está tan- to) em causa a tutela da função distintiva das marcas - a distância económico-sectorial entre os produtos do titular de marca de grande prestígio e os produtos de terceiro que adopte sinal idêntico ou semelhante pode ser de tal modo grande que se tome impossível justificar a ilicitude deste segundo sinal por o mesmo violar a função distintiva da- quela marca. O que está em causa é a tutela directa e autónoma da função atractiva ou publicitária excepcional
(ou função evocativa de excelência) das marcas de grande prestígio» (Jorge Coutinho de Abreu, ob. cit., p. 325). Se se preferir, pode dizer-se que releva aqui, fundamentalmente, a necessidade de tutela da função publicitária inerente à marca (Luís Couto Gonçalves, ob. cit., p. 174: «A marca é célebre porque distingue com uma capacidade distintiva superior uma determinada espécie de produtos ou serviços. Ao proteger a marca de grande prestígio está-se a proteger a função publicitária não à custa mas por causa da função distintiva» - pp. 174-212).
Referindo-se a «sinais distintivos 'fortes' (por exemplo, expressões de fantasia totalmente inéditas)» e «sinais 'fra- cos' (é o caso das expressões que sugerem objectos co- muns ou qualidades dos produtos)», v., também, Carlos Olavo, in Propriedade Industrial, Almedina, 1997, p. 47. Com este enquadramento, parece ser de aceitar que a existência de marca célebre ou notória deva obedecer a dois apertados requisitos: 1.° gozar de excepcional noto- riedade (correspondente ao seu conhecimento espontâneo, imediato e generalizado do grande público consumidor); 2.° gozar de excepcional atracção e ou satisfação junto dos consumidores (no sentido de contar com «um elevado valor simbólico-evocativo junto do público consumidor [...] ou com um elevado grau de satisfação junto do grande pú- blico consumidor» - Luís Couto Gonçalves, ob. cit., pp. 168-169).
Do mesmo modo, e continuando a seguir o mesmo autor, as «condições de protecção da marca célebre, face ao uso por terceiros de marca idêntica ou muito seme- lhante para produtos ou serviços não afins, são, conjunta ou separadamente, as duas seguintes: 1.ª o aproveitamen- to, sem justo motivo, do carácter distintivo ou do prestí- gio da marca célebre; 2.ª o prejuízo, sem justo motivo, para o carácter distintivo ou do prestígio dessa mesma marca» (Luís Couto Gonçalves, ob. cit., p. 173).
Deste modo, «se alguém escolhe um sinal distintivo dotado de fraca eficácia distintiva ou que apresente dife- renças diminutas relativamente a sinais preexistentes, a protecção de que goza será, muito justificadamente, redu- zida» (Carlos Olavo, Propriedade Industrial, cit., Alme- dina, p. 55).
Repare-se que o CPI distingue e separa em dois nor- mativos a protecção das marcas notórias (artigo 190.°) e das de grande prestígio (artigo 191.°).
Assim, «no conflito entre duas marcas, se a primei- ra(mente registada) for uma marca forte (por causa da sua peculiaridade e ou notoriedade no tráfico), entende- -se - entendimento que, diga-se, é comum à generalida- de da doutrina norte-americana, italiana, francesa e ale- mã [cf., respectivamente, McCarthy, ob. cit. (Trademarks and Unfair Competition, 1, 3.ª ed., Nova Iorque, 1992), § 11.24, Di Cataldo, ob. cit. (I Segni Distintivi, 2.ª ed., Milão, 1993), p. 75, Chavanne e Burst, Droit de la Pro- prieté Industrielle, 4.ª ed., Paris, 1993, p. 525, e Baum- hach/Hefermhel, ob. cit. (Warenzeichenrecht, 12." ed., Munique, 1985), 3 1 WZG, notas 15s] - que, para evi- tar riscos de confusão entre ambas, a segunda há-de apre- sentar um grau de dissemelhança maior que aquele que seria exigido se a marca anterior fosse fraca» (Nogueira Serens, ob. cit., p. 10; Luís Couto Gonçalves, ob. cit., pp. 125-131; cf., também, Jorge Coutinho de Abreu, ob. cit.. p. 344, que afirma que «o risco de associação é tanto maior quanto maior for a notoriedade da marca re- gistada»).
Sublinhe-se que o recurso a estes conceitos vem já sendo feito na jurisprudência portuguesa, como ocorreu na sentença do 16.° Juízo da Comarca de Lisboa, de 5 de Março de 1981 (Boletim da Propriedade Industrial, n.° 10/81, pp. 1980 e segs., citado in Nogueira Serens. ob. cit., p. 21, e in Luís Couto Gonçalves, ob. cit., p. 126) - onde, a propósito de um litígio entre as mar- cas Marlboro (cigarros) e Marlboro-Scoth Whisky (bebi- das), se concluiu que o maior renome da primeira «não deixará de induzir em erro e confusão o consumidor médio, levando-o a supor erradamente que as bebidas Marlboro têm a mesma origem dos cigarros Marlbo- ro» -, no Acórdão da Relação de Lisboa de 3 de Julho de 1990 (Sousa Inês, Colectânea de Jurisprudência, 4, p. 119, em que se recusou o registo da marca Coca e Figura, para sabões, perfumaria, produtos de óleos es- senciais, cosméticos e loções para cabelo) - onde se levou em consideração o «nome afamado» e o renome da Coca-Cola para concluir que «o público consumidor é induzido em erro, é levado a acreditar que» o outro produto «é fabricado pela 'Coca-Cola', provém desta, oferece o mesmo nível de qualidade, credibilidade, ga- rantia, que se habituou a atribuir aos produtos da 'Coca- -Cola'», e ainda nos processos deste Juízo (por nós de- cididos) n.° 683/96 (1.ª Secção) - em que estavam em causa a marca Adidas e a J'Hayber, tendo sido relevado o «inegável renome e projecção internacional» da pri- meira, mas em que se considerou inexistir possibilidade de confusão das marcas - e n.° 393/98 (3.ª Secção) - em que estavam em causa a marca (figurativa) CP, da Colgate-Palmolive (para produtos químicos para a indús- tria) e o nome e insígnia CP, da Caminhos de Ferro Portugueses, E. P. (e onde foi relevada a notoriedade e prestígio de qualquer dos sinais distintivos, entendendo- -se, todavia, que podiam ambos subsistir no mercado dada a impossibilidade de confusão entre si, face à absoluta diversidade merceológica dos produtos/serviços a que respeitam).
Em todo o caso, e neste ponto, importa fazer uma re- serva (que, por sinal, não é feita no citado acórdão da Relação de Lisboa) definidora de uma fronteira limitativa a esta forma de abordagem da matéria em causa: objecti- vamente, a existência de produtos tão distintos - «mer- ceologicamente tão distantes», para usar a expressão de Nogueira Serens - «que o público não po(ssa)de razoa- velmente supor que eles provêm da mesma empresa ou de empresas ligadas, por mais célebre que seja a marca que eles ostentem» - doces e máquinas agrícolas, açúcar e ar condicionado, por exemplo, não podem merecer a mesma protecção (v. ob. cit., pp. 22-27).
«O princípio da especialidade, que governa a tutela dos sinais distintivos, não consente proibir o uso da marca ou denominação [de origem] célebre de outrem para produ- tos que, por serem merceologicamente distintos, quer dos objectos da produção originária, quer dos sectores de potencial expansão comercial do sinal imitado, não po- dem provocar no público qualquer confusão sobre a pro- veniência diferenciada dos produtos homónimos.» (Corte Di Cassazione italiana, de 21 de Outubro de 1988, citado por Nogueira Serens, ob. cit., p. 24).
Neste aspecto concreto, as marcas em causa nestes autos podem considerar-se como marcas conceptualmen- te fracas.
Em todo o caso, e com os dados que já lançámos, não cremos poder concluir pela pretendida notoriedade ou grande prestígio da marca da recorrente.
De facto, nada permite afirmar o conhecimento espon- tâneo, imediato e generalizado do grande público consu- midor da marca da recorrente nem - consequentemente - que esta goze de excepcional atracção e ou satisfação junto dos consumidores.
Repare-se que se o «agente do juízo de semelhança é o consumidor» (Oliveira Ascensão, ob. cit., p. 155) e o consumidor normal, não o especialmente atento ou pers- picaz (o «consumidor médio dos produtos em questão» - Ferrer Correia, ob. cit., p. 347), levando-se em conta, as- sim, aquilo a que alguma doutrina e jurisprudência cha- ma, com propriedade, o «olhar distraído do público» (Abílio Neto e Pupo Correia, Propriedade Industrial, Le- gislação Anotada, Petrony, 1982, p. 111; Supremo Tribu- nal de Justiça, 30 de Maio de 1944, in Revista de Legis- lação e Jurisprudência, 77.°, 166, BOMJ, IV, 288, e RT, 62.°, 231), esta circunstância vale também para a noto- riedade da marca: é o mesmo «olhar distraído» que leva- ria o consumidor a - de forma espontânea, imediata e ge- neralizada - olhar para qualquer produto da marca Gorby's e, face ao seu valor simbólico-evocativo, lembrar- -se dos da recorrente.
Cremos assim que, por esta via, a pretensão da recor- rente é excessiva, não se vislumbrando da parte da re- corrida um qualquer visível aproveitamento do carácter distintivo ou do prestígio de uma qualquer marca céle- bre: neste tipo de marcas, o «princípio da especialidade» apresenta-se como claramente mitigado, nos termos atrás referidos, mas a prova produzida no sentido de compro- var a existência de uma função atractiva ou publicitária excepcional (ou função evocativa de excelência), que garanta à marca da recorrente uma capacidade distintiva superior (cf., Jorge Coutinho de Abreu, ob. cit., p. 325; Luís Couto Gonçalves, ob. cit., p. 174), é claramente in- suficiente.
Por outro lado, importa sublinhar que os bens aos quais se reportam as marcas aqui em causa respeitam a bens semelhantes, todos integrantes da classe 29.ª («São afins ou semelhantes os produtos com natureza ou característi- cas próximas e finalidades idênticas ou similares (v. g., vinho maduro e vinho verde; esferográficas e canetas)», devendo «também entender-se que são afins os produtos de natureza marcadamente diversa mas com finalidades idênticas ou semelhantes (v. g., fios de linho e fios de seda para confecções)», sendo certo ainda que deverão ser considerados afins «os bens não intermutáveis ou substi- tuíveis que o público destinatário crê razoavelmente te- rem a mesma origem por serem economicamente comple- mentares (v. g., artigos de couro e pomadas para tratar e conservar couro; fios de lã e vestuário de lã; câmaras de vídeo e videocassettes), ou por outras razões (v. g., aguar- dentes e vinhos; automóveis ligeiros e tractores agríco- las)» - Jorge Coutinho de Abreu, ob. cit., p. 339.
Do mesmo modo, e quanto à marca considerada pelo despacho do INPI (Gorby's), tem ela registo posterior à da Holmeat, Naamloze Vennootshap, pelo que a priorida- de registral desta última se mostra presente quanto ao tipo de produtos aqui em causa.
Quanto aos elementos objectivos atrás referidos, em concreto, temos a marca pretendida registar pela Gunnar Dafgard Aktiebolag (Gorby's - figurativa e nominativa) e a já registada (Cornby - nominativa).
A marca da recorrente (Cornby) é uma marca mera- mente nominativa (relativamente à qual «é o elemento fonético o decisivo para se determinar a semelhança ou dissemelhança [...]. O que fica na memória de todas as pessoas é o som da palavra [...]» (RL, 26 de Abril de 1974, Boletim da Propriedade Industrial, 1975, 1.°, 5, citado in Abílio Neto e Pupo Correia, Propriedade Indus- trial, Legislação Anotada, Petrony, 1982, p. 116), sendo a Gorby's nominativa e figurativa (rectângulo a fundo ne- gro, no qual surgem a branco as letras formando a pala- vra «Gorby's» e, junto ao canto superior esquerdo, dois talheres cruzados (uma colher e um garfo - n.° 4.1.3). Quanto aos acima aludidos elementos subjectivos, há que dar como assente, como atrás referimos, que «é o juízo do consumidor que é decisivo para se concluir ou não pela confundibilidade das marcas» (António Vilar, Revista de Estudos da Propriedade Industrial, n.° 1, Janeiro de 1997, Almedina, p. 107), sublinhando-se que o relevante será não propriamente a confusão mas sim o perigo de confundibi- lidade, configurado este como um perigo abstracto (Por- tellano Diez, ob. cit., p. 275).
O referencial subjectivo passa, portanto e antes de mais, pelo círculo económico interessado: quando estejam em causa «mercadorias para a cobertura de necessidades ge- rais é a generalidade do público que deve ser tida em conta. Pelo contrário, quando se trate de especialistas [...], o juízo de confundibilidade tem de operar sobre um cír- culo mais restrito, que normalmente tem em conta as pequenas diferenças, ainda que isso não impeça que, quan- do se trate de produtos muito parecidos, também o espe- cialista possa enganar-se» (Portellano Diez, ob. cit., p. 276). Ou seja, em face dos artigos 193.° e 189.°, n.° 1, alínea m), do CPI, a susceptibilidade de erro ou confusão deve aferir-se relativamente ao consumidor e à capacida- de de este só poder distinguir os sinais (as marcas) depois de exame atento ou confronto, considerando-se o consu- midor como o «consumidor de atenção média, excluindo- -se assim quer os peritos na especialidade quer o consu- midor particularmente distraído ou descuidado» (Carlos Olavo, Propriedade Industrial cit., Almedina, p. 56).
O padrão de referência a levar em conta é o do homem médio, colocando-se de lado, «assim, tanto o que não pres- ta nenhuma atenção como o que leva a cabo um exame extremamente cuidadoso antes de realizar a transacção. A não se tomar como ponto de referência o homem médio, o juízo daí resultante não seria decisivo para uma parte significativa do tráfico» (Portellano Diez, ob. cit., p. 276). Ora, se se tem como ponto de partida a percepção do consumidor, quer dizer que a operação que importa reali- zar consiste numa comparação entre «um sinal e a memó- ria que se possa ter de outro» (Carlos Olavo, ob. cit., p. 51), e isto porque raramente o consumidor quando com- pra um produto determinado, com marca semelhante a outro que já conhecia, tem à vista as duas marcas para fazer um exame comparativo: «Compra o produto por se ter convencido de que a marca que o assinala é aquela que retinha na memória» (Ferrer Correia, ob. cit., p. 347). Como refere Portellano Diez, «tem de partir-se do princí- pio de que o consumidor normalmente não encontrará as mercadorias uma ao lado da outra e, portanto, não poderá realizar um exame comparativo detalhado. O consumidor operará economicamente guiado pela sua memória, na qual não se reterá uma imagem detalhada e minuciosa mas sim os elementos ou rasgo mais significativos e, às vezes, mesmo estes de forma não exacta. Por isso, o juízo tem
de basear-se mais nas coincidências do que nas diferen- ças. As diferenças na visão de conjunto só influenciam quando sobressaiam de tal modo que impregnem a me- mória do consumidor ou captem a sua atenção» (ob. cit., p. 277): é, portanto, a impressão de conjunto que se torna decisiva na valoração de quanto pode confundir-se o con- sumidor médio do círculo interessado.
Refira-se ainda que a confundibilidade das marcas pode ocorrer com base num risco directo [«quando uma parte não insignificante dos círculos interessados no tráfico, por causa da confundibilidade dos sinais, é levada erradamen- te a supor que os produtos (ou serviços) que ostentam esses sinais provêm dessa mesma empresa» - Nogueira Serens, ob. cit., p. 15] ou num indirecto (quando os círculos inte- ressados, não confundindo os sinais, os entendem como uma simples modificação um do outro e, por isso, impu- tam os respectivos produtos ou serviços à mesma empre- sa» - ob. cit., loc cit.).
Nesta mesma linha, referindo-se a «confusão directa- -imediata» [«quando o consumidor, devido à identidade ou grande similitude das prestações, considera que se tra- ta do mesmo signo distintivo (v. g., Philips/Philip)», ou quando, «devido à identidade ou grande similitude das prestações, considera que se trata da mesma mercadoria (v. g., carteira de senhora com forma cónica com um só fecho/carteira de senhora com forma cónica com dois fechos)»], e a «confusão indirecta-mediata» [«quando o consumidor repara que são dois sinais diferentes mas a sua parecença o leva a entender que ambas as prestações procedem da mesma empresa, imputando as diferenças a que se trata de uma modernização do antigo produto, a um novo membro da família de produtos ou a que os produtos procedem de diferentes sucursais ou estabeleci- mentos (v. g., Polymeral/Polymerin)»] - ambas como con- fusão em sentido restrito - e a confusão em sentido amplo («o consumidor não sofre uma confusão acerca da identi- dade da empresa de procedência mas, sendo consciente de que as duas mercadorias têm uma procedência empre- sarial diferente, supõe equivocadamente que entre as em- presas oferentes de cada uma das prestações existem rela- ções económicas, comerciais ou de organização»), v. Portellano Diez, na obra já por várias vezes citada, p. 268. Acresce que, tratando-se de marcas complexas (com elementos nominativos e figurativos), a forma de aborda- gem desta matéria tem também algumas especificidades: «as marcas mistas e as marcas complexas deverão ser consideradas globalmente como sinais distintivos de natu- reza unitária, mas incidindo a averiguação da novidade sobre o elemento ou elementos prevalentes - sobre os elementos que se afigurem mais idóneos a perdurar na memória do público (não deverão tomar-se em linha de conta, portanto, os elementos que desempenhem função acessória, de mero pormenor). Uma marca mista ou com- plexa não será nova quando o seu núcleo se confunda com a marca mais antiga» (Ferrer Correia, ob. cit., p. 348). Ou seja, a marca complexa tem de ser contemplada numa visão de conjunto: «o que conta é a impressão de conjun- to, pois é ela que sensibiliza o público consumidor; rele- vam pouco os pormenores, isoladamente configurados, que diferenciam os sinais» (Carlos Olavo, ob. cit., p. 57).
Neste tipo de marcas, por outro lado, «a experiência demonstra que o elemento nominativo é, em regra, o mais importante para apreciação do risco de confusão» (cf. STJ 24 de Maio de 1990, Cabral de Andrade, Boletim do Ministério da Justiça, 397, 506): «l'element verbal est en
régle genérale le plus importante pour l'impression globa- le» (Eugen Ulmer, citado por Carlos Olavo, ob. cit., p. 58). O fundamental será, no entanto, que a existência da referida semelhança gráfica, fonética ou figurativa resulte do conjunto e não apenas de algum dos seus elementos, uma vez que é desse conjunto que pode resultar a confu- são. É, aliás, clássica a frase de Bédarride segundo a qual «a questão da imitação deve ser apreciada pela semelhan- ça que resulta do conjunto dos elementos que constituem a marca e não pelas dissemelhanças que poderiam ofere- cer os diversos pormenores considerados isolada e sepa- radamente» (in Abílio Neto e Pupo Correia, ob. cit., p. 110). No mesmo sentido, referem estes autores que se deve «olhar à semelhança do conjunto e não à natureza das dissemelhanças ou ao grau das diferenças que as se- param. É preciso considerar que o público geralmente não está a pensar na existência da imitação» (ob. cit., p. 111 - itálico nosso; Oliveira Ascensão, ob. cit., p. 154; J. G. Pinto Coelho, Lições de Direito Comercial, 1.°, 1957, p. 426; Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça de 17 de Maio de 1960, in Boletim da Propriedade Industrial, n.° 10, p. 1610, e de 13 de Fevereiro de 1970, in Boletim do Ministério da Justiça, 194-237).
Com estes dados, importa passar à verificação concreta da (im)procedência do recurso da Holmeat, Naamloze Vennootshap.
Vejamos então o que aproxima e separa as marcas em confronto.
Como elementos comuns temos - em seis letras - o «O» e o «R», juntos, e o «B» e o «Y», também juntos. Como elementos distintivos temos a existência de um apóstrofo entre o «Y» e o «S» (na Gorby's), bem assim como todo o seu elemento figurativo.
Por outro lado, há que salientar que. em termos de elemento ideográfico, a Cornby indicia a presença de produtos relacionados com milho, sementes, cereais, com a manutenção de carne no sal (conservação em salmou- ra), remetendo, portanto, para produtos alimentares (po- dendo menos, em certa medida, dizer-se que estamos dian- te daquilo a que a doutrina chama de marca signficativa ou expressiva - v. Ferrer Correia, ob. cit., p. 324 -, pois que se consegue através dela ficar indiciado do tipo de materiais ou substâncias utilizados nos produtos a que se destinam); isto, ao passo que a Gorby's se constitui como uma expressão de fantasia, que mais parece remeter para o petit nom pelo qual era conhecido o ex-líder da União Soviética e criador da Perestroika, Mikail Gorbatchev. O elemento figurativo desta marca, por seu turno, ajuda à ligação e associação com produtos alimentares (a colher e o garfo).
Parece-nos, portanto, excessivo e forçado tomar a Gorby's como uma imitação da Cornby: quer a presença do apóstrofo, quer a finalização com «S», quer a imagem transmitida com o design do elemento figurativo, garan- tem-lhe uma distintibilidade clara e insusceptível de gerar confusão com a Cornby.
A imagem de conjunto transmitida pela marca Gorby's torna indubitavelmente o seu elemento figurativo o mais acutilante e mais... marcante, em termos de capacidade distintiva [«É claro que os elementos de carácter especí- fico, descritivo, genérico ou de uso comum, embora não exclusíveis da apreciação, têm um peso menor que os elementos arbitrários ou de fantasia; depois, nomeadamente nas marcas complexas (incluindo as mistas), há-de ter-se em especial conta a parte preponderante ou 'vedeta', o
'núcleo' ou 'coração' dos signos em exame (a semelhan- ça é mais significativa quando se verifica ao nível do 'coração')» - Jorge Coutinho de Abreu, ob. cit., p. 341]. Como já referimos, a imitação deve «ser apreciada pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem a marca e não pelas diferenças que poderiam oferecer os diversos pormenores considerados isolados e separadamente» (Carlos Olavo, ob. cit., p. 52; Ferrer Correia, ob. cit., p. 347; Portellano Diez, ob. cit., p. 277), o que mais sublinha a inexistência da aproximação entre as marcas: o INPI «olhou» bem para a imagem de con- junto (nos termos que referimos), retirando correctamente a imagem global das marcas.
Em face de tudo o exposto, cremos que a pergunta de se um consumidor normal e médio do tipo de produtos em causa, que distraidamente se disponha a adquirir um deles e nele encontre a marca Gorby's, terá dificuldades em não a confundir, em termos de julgar que não está a adquirir um produto Cornby, tem de ter uma resposta negativa, dada a inexistência de riscos de confundibilida- de entre as marcas, relevando-se aqui a imagem global das duas marcas.
A visão de conjunto que se impõe fazer das marcas em confronto faz concluir que existem elementos de apro- ximação e elementos de afastamento, mas a impressão global que da Gorby's necessariamente retira o consu- midor não o induz em erro ou confusão com a Cornby (relevando-se aqui, fundamentalmente, os elementos ideo- gráficos, gráficos e figurativos): quem lê e vê «gorby's» não se lembra de «cornby» e vice-versa, nem pensa que se trata da outra, tratando-se - portanto - de duas marcas que podem perfeitamente concorrer e subsistir no mercado.
U m consumidor médio, normal e razoável, ao adquirir (ou mesmo visualizar) os produtos em causa Gorby's não pensará - razoavelmente - que estes têm a ver com a marca Cornby, a qual não lhe virá à memória ou ao es- pírito, não sendo induzido em erro ou confusão (faltam- -lhe os suficientes e relevantes elementos apelativos e de conexão), em qualquer dos tipos/géneros acima identifica- dos, pelo que a característica de novidade daquela não ficou colocada em causa, não ficando afectada a sua fun- ção identifïcadora, nem se afigurando como possível que seja o consumidor induzido em erro ou confusão [cf. ar- tigo 189.°, n.° 1, alínea m), e 193.°, do CPI].
5 - Decisão. - Em face da argumentação expendida e das disposições legais citadas, considera-se improceden- te o recurso apresentado pela Holmeat, Naamloze Ven- nootshap, mantendo-se, consequentemente, o despacho recorrido no sentido de permitir o registo da marca n.° 305 774, Gorby's, para «conservas alimentícias, in- cluindo carne, peixe, aves, fruta e legumes; carne, in- cluindo carne fresca, fumada, salgada, congelada, ultracon- gelada; peixes, incluindo frescos, fumados, salgados, congelados, ultracongelados; leite, incluindo produtos do leite; charcutaria; salsicharia; mariscos; gorduras comestí- veis, incluindo azeite, óleos alimentares e de fritura e margarinas; doces, incluindo geleias e compotas; ovos». Custas a cargo da Holmeat, Naamloze Vennootshap. Registe, notifique e, após trânsito, publique-se nos ter- mos do artigo 44.° do CPI.
Lisboa, 29 de Julho de 2000 (em férias). - Edgar Taborda Lopes.
Registo, em 19 de Outubro de 2000, da sentença que antecede, no livro n.° 9, de fl. 98 a fl. 114.
Notificação, em 9 de Outubro de 2000, da sentença que antecede ao digno Procurador da República.
Em 9 de Outubro de 2000 notifiquei as partes da sen- tença que antecede, por carta registada.
Extraí verbete.
