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Cópia da sentença proferida pelo Tribunal de Comércio de Lisboa no processo de registo de marca internacional

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Academic year: 2021

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Cópia da sentença proferida pelo Tribunal de Comércio de Lisboa no processo de registo de marca interna- cional n.' 683 513.

I - Relatório. - Intreco, S. P. A., sociedade de direito italiano com sede em Via Roma. 20, I-31050 Ponzano Veneto, Treviso, Itália, veio, ao abrigo do disposto nos ar- tigos 38.° e seguintes do Código da Propriedade Industrial. interpor recurso do despacho do chefe de divisão do Servi- ço de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial de 10 de Dezembro de 1998 que concedeu parcialmente o registo da marca internacional n.° 683 513, Cacao.

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Alega que não há fundamento para a recusa do registo relativamente aos produtos da classe 25.ª, porque:

a) A marca n.° 220 058, Cacau, nunca devia ter sido concedida por a recorrente ser titular de direitos prioritários sobre a expressão «Cacao»;

b) Entre 1977 e 1986 a recorrente teve como parte característica da sua denominação social a expressão «Cacao»;

c) Não há identidade ou afinidade manifesta entre calçado e chapelaria. por um lado, e vestuário, por outro;

d) O elemento prevalente da marca da recorrente é o figurativo, pelo que não é semelhante à marca re- corrida;

e) Existem dissemelhanças gráficas, fonéticas e ideo- gráficas entre as marcas.

Assim, por não se verificu-em os requisitos do conceito legal de imitação deve ser revogado o despacho recorrido e conce- dida protecção para os produtos para que foi recusado.

Juntou documentos de tl. 39 a tl. 126 e procuração fo- rense a tls. 27-29.

Cumprido o disposto no artigo 40.° do Código da Pro- priedade Industrial, respondeu o chefe de divisão da Direc- ção do Serviço de Marcas que entende ser de manter a de- cisão recorrida.

A parte contrária, notificada nos termos do artigo 41.°, n.° 3, do Código da Propriedade Industrial, nada disse.

O tribunal é competente em razão da nacionalidade, da matéria e da hierarquia.

As partes estão dotadas de personalidade e capacidade ju- diciárias, são legítimas e estão devidamente representadas.

O processo é o próprio.

Inexistem quaisquer outras excepções, nulidades ou ques- tões prévias de que cumpra conhecer.

II - Fundamentação fáctico-jurídica e conclusiva. - Face à prova documental, encontra-se assente a seguinte fac- tualidade:

i - Por despacho de 9 de Dezembro de 1998, publicado no Boletim da Propriedade Industrial, n.° 12/98, de 31 de Março de 1999, o Instituto Nacional da Propriedade Indus- trial recusou parcialmente o registo da marca internacional mista n.° 683 513, Cacao.

2 - A recusa incidiu sobre os produtos da classe 25.ª, «vêtements, chaussures, chapelerie».

3 - A marca é composta pela palavra «Cacao», impressa a azul-escuro, grafada em letra de imprensa minúscula, com o segundo «c» de tamanho maior que as restantes letras e por dois traços impressos a cor vermelha colocados por cima do segundo «c».

4 - Fundamentou-se o despacho recorrido na possibili- dade de confusão fácil, gráfica e fonética, com a marca n.° 220 058, Cacau.

5 - A marca n.° 220 058, Cacau Portugal, foi concedida por despacho d e d e Março de 1993, publicado no Boletim da Propriedade Industrial, n.° 2/93, de 31 de Agosto, e destina-se a assinalar produtos da classe 25.", «artigos de vestuário».

6 - A recon-ente encontra-se inscrita na Conservatória do Registo Comercial de Treviso sob o n.° 9415, constando como data de constituição 16 de Novembro de 1977.

7 - Em 6 de Julho de 1983 foi registada a alteração da sua denominação social de Cacao Sport Di Adriano Comu- nello & C. S. A. S., para Cacao Sport, S. P. A.

8 - Em 23 de Julho de 1986 foi registada a alteração da sua denominação social de Cacao Sport, S. P. A., para In- treco, S. P. A.

9 - Por despacho do Instituto Nacional da Propriedade Industrial de 16 de Fevereiro de 1993, publicado no Bole- tim da Propriedade Industrial. n.° 2/83, de 23 de Fevereiro de 1984, foi concedida a protecção à marca internacional n.° 465 690, Cacao, destinada a assinalar produtos da clas- se 25.": «articles d'habillement, en particulier pantalons, sa- lopettes, casaques et paletots pour enfants».

10 - No Boletim da Propriedade Industrial n.° 1/89, de 31 de Julho, foi publicada a declaração de caducidade da marca referida no n.° 9.

As questões que se colocam e que são o objecto do recurso face à argumentação da recorrente são as se- guintes:

a) Inexistência de prioridade do registo por o registo da marca n.° 220 058, Cacau, nunca dever ter sido concedido;

b) Inexistência de afinidade entre os produtos de cal- çado e chapelaria, por um lado, e os de vestuário, por outro;

c) Inexistência de semelhança gráfica, fonética e ideográfica entre as marcas.

A marca é um sinal distintivo dos produtos ou serviços comercializados por um empresário ou empresa e propostos ao consumidor, destinada a identificar a proveniência de um produto ou serviço - artigo 167.° do Código da Proprieda- de Industrial (Código a que se referem todas as normas in- fracitadas sem outra indicação).

A composição das marcas é, em princípio, livre, embora haja restrições estabelecidas por lei e impostas pelos princí- pios da eficácia distintiva, da verdade, da novidade, da inde- pendência e da licitude, que regem a composição das mar- cas e que estão consagradas nos artigos 188.° e 189.°

Para o presente caso a que interessa, face à argumenta- ção da recorrente, é a limitação enunciada na alínea f) do artigo 189.°, que dispõe ser de recusar o registo da marca quando esta contiver «reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem, para o mesmo produto ou serviço, ou produto ou serviço similar ou semelhante, que possa induzir em erro ou confusão o con- sumidor».

Tal limitação consagra o princípio da novidade da mar- ca: se a marca for uma usurpação de uma marca registada anteriormente, referida a produtos ou serviços semelhantes ou afins, não pode ser registada. A usurpação pode consti- tuir numa reprodução (cópia integral) ou numa imitação (con- fundível) da marca registada anteriormente.

O conceito de imitação é-nos dada pelo artigo 193.°, n.° I, e verifica-se quando, cumulativamente:

a) A marca registada tiver prioridade;

b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou de afinidade manifesta; c) Tenham tal semelhança gráfica, figurativa ou fo-

nética que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de as- sociação com a marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não possa distinguir as duas marcas senão depois de exame atento ou con- fronto.

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O primeiro requisito não levanta qualquer problema, já que se pretende com dados meramente objectivos: data em que Foi concedido o registo.

O segundo requisito já não é tão pacífico. É que para que haja imitação não é necessário que os produtos ou serviços se integrem na mesma classe. Basta que se destinem a assi- nalar produtos ou serviços idênticos ou de afinidade mani- festo. A definição serve-se de conceitos abertos passíveis de diferentes interpretações e que só caso a caso poderão ser aferidos.

Para aferir da semelhança dos produtos ou serviços inte- ressa apurar se os mesmos, sendo concorrenciais, têm a mesma utilidade e fim ou são complementares. Para além deste factor há um outro a ter em conta, que é o da origem do produto, ou seja, se os produtos em causa podem atribuir- -se à mesma origem ou fonte produtiva.

Assim. deve atender-se, para apurar da identidade ou afi- nidade dos produtos, à natureza e destino dos mesmos, as modalidades de utilização, aos locais de fabrico e venda e aos circuitos comerciais.

Quanto ao terceiro, cumpre fazer algumas observações. Antes de mais e para se aferir da imitação, não há que confrontar directamente as duas marcas. A imitação exis- tirá quando, tendo-se à vista apenas a marca a constituir, se deva concluir que ela é susceptível de ser tomada por outra de que se tenha conhecimento. «Com efeito, o con- sumidor, quando compra determinado produto marcado com um sinal semelhante a outro que já conhecia, não tem à vista (em regra) as duas marcas, para fazer delas um exame comparativo. Compra o produto por se ter conven- cido de que a marca que o assinala é aquela que retinha na memória.» (Prof. Ferrer Correia, Lições de Direito Comercial. Reprint, 1994, p. 188).

No mesmo sentido diz Bédarride, citado por Pupo Cor- reia, que «a questão da imitação deve ser apreciada pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que cons- tituem a marca e não pelas dissemelhanças que poderiam oferecer os diversos pormenores. considerados isolados e separadamente» (in Diieiio Comercial, Ediforum, 6.ª ed.,

1999, p. 340).

O juízo a fazer há-se ter em consideração o consumidor médio do produto ou produtos em questão, ou seja, há que considerar o estrato populacional a que primordialmente o produto ou serviço se destina.

«No exame comparativo das marcas, feito nestes termos, deve considerar-se decisivo o juízo que emitiria o consumi- dor médio do produto ou produtos em questão. Se, por ex- emplo, se trata de um produto consumido, em regra, por pessoas de certo grau de cultura, a confusão de marcas com alguns elementos comuns não será tão fácil como nos casos em que determinado produto se destine de preferência a camadas sociais de cultura rudimentar.» (Ferrer Correia, op. cit.).

No caso sub judice, e começando pelo registo, constata- -se que a marca recorrida foi registada, tendo o registo sido deferido por despacho d e l de Março de 1993, publicado no Boletim da Propriedade Industrial. n.° 2/93. O registo da marca recorrida é, pois, anterior ao pedido de registo da marca recorrente.

A primeira questão colocada prende-se com a prioridade do registo, alegando a recorrente que a marca recorrida não tem prioridade uma vez que nunca deveria ter sido concedi- da: quer porque a recorrente teve registada a marca Cacao para os produtos da classe 25.ª entre 16 de Fevereiro de 1983 e 31 d e Julho de 1989, pelo que não poderia ter sido conce-

dido o registo à marca recorrida, quer porque até 23 de Ju- lho de 1986 a recorrente tinha a expressão «cacao» na sua denominação social, pelo que, por força do artigo 8.° da Convenção da União de Paris, é a recorrente quem tem di- reitos prioritários sobre a expressão «cacao».

Esta argumentação da recorrente é de todo improceden- te. A marca recorrida foi concedida por despacho do Insti- tuto Nacional da Propriedade Industrial de 1 de Março de 1993. À data em que o mesmo foi concedido já há muito havia sido declarada a caducidade da marca da recorrente ( 1989) e ainda há mais tempo tinha a mesma deixado de ter a expressão «cacao» na sua denominação social (1986). Por conseguinte, quaisquer direitos que a recorrente te- nha tido sobre a dita expressão já há muito se extinguiram e, consequentemente, deixaram de ter protecção. Aliás, nem faria qualquer sentido que assim não fosse sob pena de ser de todo inútil declarar a caducidade das marcas, já que bas- tava ter havido um registo, mesmo que 50-100 anos antes, para que nunca mais pudesse ser registada uma expressão semelhante !...

Mas, mesmo que assim não fosse, o despacho do Insti- tuto Nacional da Propriedade Industrial que concedeu pro- tecção à marca Cacau foi proferido e publicado no Bole- iiiii da Propriedade Industrial respectivo. Não tendo havido recurso daquela decisão do Instituto Nacional da Proprie- dade Industrial nem tendo sido interposta acção de anula- ção de marca, não pode a recorrente, neste momento e nesta acção, pôr em causa aquele registo. O mesmo é plenamente válido e, como a recorrente deixou caducar a sua marca Cacao para os produtos da classe 25.ª e deixou de usar a dita expressão na sua denominação social, não tem quais- quer direitos sobre ela, quer prioritários quer de outra na- tureza.

Assim, improcede.a argumentação da recorrente de que tem direitos prioritários sobre a expressão «cacao» e, con- sequentemente, conclui-se que a marca recorrida é prio- ritária.

Quanto ao segundo requisito, coloca a recorrente a ques- tão da inexistência de atinidade entre os produtos de calça- do e chapelaria, por um lado, e os de vestuário, por outro. É de considerar que a marca recorrida assinala produtos da classe 25.ª. «vestuário». Por sua vez a marca da recor- rente pretende assinalar produtos da classe 25.ª «vêtements, chaussures et chapellerie», ou seja, em tradução livre, «ves- tuário, calçado e chapelaria».

Não pondo em causa a identidade no que concerne aos produtos de vestuário, entende a recorrente que não há tal identidade com os artigos de calçado e chapelaria, e isto porque não têm a mesma utilidade ou fim e não visam a mesma clientela, pelo que não se podem considerar concor- rentes.

Antes de mais, importa recordar o que se referiu supra no que concerne aos factores a considerar para apurar da identidade ou semelhança: terem a mesma utilidade e fim ou serem complementares.

É manifesto que uma coisa são peças de vestuário e ou- tra são artigos de calçado e de chapelaria. É óbvio, como diz a recorrente, que não se pode «adquirir um par de sapa- tos ou um chapéu em vez de uma camisola ou de umas calças» (sic). Mas daí concluir pela inexistência de identida- de ou afinidade é demasiado simplista.

Efectivamente, os três tipos de artigos completam-se, destinando-se todos eles a ser usados conjuntamente: o ves- tuário para o corpo, o calçado para os pés e os artigos de chapelaria para a cabeça. Se quanto aos chapéus não existe

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hoje o carácter de indispensabilidade que já existiu noutros tempos, já quanto ao vestuário e ao calçado os mesmos são indissociáveis e indispensáveis, isto é, o cidadão comum veste-se e calça-se diariamente. Os artigos de chapelaria, quando usados, estão também obviamente associados aos outros dois.

Daqui resulta que estão em causa produtos complementa- res, ou seja, produtos que se completam.

A tudo isto acresce que, hoje em dia, com a diminuição da importância do chamado comércio tradicional passou a ser frequente a produção dos três tipos de produtos pela mes- ma «casa» e a sua venda conjunta nos mesmos estabeleci- mentos. Ou seja, hoje em dia, inúmeros estabelecimentos vendem peças de vestuário, de calçado e de chapelaria, ten- do todos a mesma marca. Assim, e se é verdade que con- tinuam a existir «lojas de roupa» sapatarias e chapelarias, não é menos certo que existem cada vez mais «lojas» que ven- dem os três tipos de produtos, ou seja, facilmente os produ- tos em causa se podem atribuir à mesma origem ou fonte produtiva.

Por conseguinte, não é lícito afirmar que as sapatarias e as chapelarias têm clientela específica.

Assim, estando em causa produtos complementares, que têm o mesmo circuito de venda e que podem ser atribuídos à mesma fonte produtiva, não há dúvida de que existe entre eles a afinidade manifesta a que se refere o artigo 193.°, n.° i, alínea b).

Resta agora apreciar o terceiro requisito: semelhança grá- fica e fonética que induza facilmente em erro ou confusão o consumidor, não as podendo distinguir senão depois de exa- me atento ou confronto.

Terá aqui de se considerar que estamos perante diferen- tes tipos de marcas: enquanto as marcas recorridas são mera- mente nominativas, a marca da recorrente é mista, já que para além de elementos verbais escritos (marca nominativa) inclui também elementos de natureza desenhística (marca figurativa). Assim, para apurar da semelhança há que aten- der não só aos aspectos gráfico e fonético mas também à forma, isto é, terá de proceder-se a uma avaliação global tendo em consideração se o elemento prevalente é o nomi- nativo ou o figurativo.

A este propósito diz o Prof. Ferrer Correia: «As marcas mistas e as marcas complexas deverão ser consideradas glo- balmente. como sinais distintivos de natureza unitária, mas incidindo a averiguação da novidade sobre o elemento ou elementos prevalentes - sobre os elementos que se nos afi- gurem mais idóneos a perdurar na memória do público (não deverão tomar-se em linha de conta, portanto, os elementos que desempenhem função acessória, de mero pormenor). Uma marca mista ou complexa não será nova quando o seu núcleo se confunda com marca mais antiga.» (in op. cit., p. 189).

No que toca ao elemento nominativo a marca recorrida é composta pela expressão «cacau» e a marca da recorrente pela expressão «cacao».

Pretende a recorrente que o elemento que mais se des- taca é o figurativo: tipo de letra, cor, dimensão do segun- do «c», as vírgulas sobrepostas em cima desse «c» e res- pectiva cor.

Não assiste razão à recorrente, ao primeiro impacte com a marca a atenção é focada no elemento nominativo e não no tigurativo.

Desde logo, no que toca à cor não podemos deixar de ter em conta que a mesma é um «sinal fraco», isto é, um sinal destituído de expressividade e, enquanto tal, sem ca-

pacidade distintiva, a não ser que a sua combinação entre si ou com gráficos, dizeres ou outros elementos seja feita de forma peculiar e distinta [artigo 166.°, n.° 1, alínea d), do Código da Propriedade Industrial].

Na marca da recorrente a utilização de cor nem é feita de formar peculiar nem é distinta, não conferindo qualquer individualização à marca. É que, tendo todo o elemento nominativo a mesma cor, que, aliás, é de um azul tão escuro que quase parece preto, só seria relevante se a sua combi- nação com a parte figurativa da marca fosse notória o que não sucede. Ou seja, o elemento cor é destituído, por si só, de qualquer capacidade distintiva.

É certo que existe um elemento tigurativo composto por dois traços, a que a recorrente chama vírgulas, vermelhos. Porém, o efeito dos mesmos é mínimo, não sobressaem no primeiro confronto com a marca, nem pela forma nem pela cor, nem tão-pouco a sua articulação com a cor do elemento nominativo revela qualquer combinação peculiar ou distin- tiva.

Daqui resulta que, ao contrário do alegado pela recorren- te, o elemento destacado no qual a atenção do observador se centra de imediato é o nominativo, ou seja, o elemento prevalente da sua marca, ou, nas palavras do Prof. Ferrer Correia, o núcleo da marca da recomente é o elemento no- minativo e não o figurativo.

Na composição das duas palavras há apenas uma letra que difere, que é a última: o «u» da marca recorrida e o «o» da marca da recorrente. As quatro restantes letras são iguais, «c-a-c-a», sendo também o mesmo o número de sílabas: duas.

E entre ambas as marcas as semelhanças fonéticas são inegáveis. Uma vez que a marca da recorrente não é acen- tuada, em ambas a sílaba tónica é a segunda sílaba e o «o» final da marca da recorrente lê-se «u», ou seja, tem exacta- mente o mesmo som da marca recorrida. Significa isto que, ao contrário do alegado pela recorrente, a pronúncia é a mesma.

As diterenças entre as expressões residem, pois, pratica- mente na forma como as mesmas são impressas, enquanto a marca recorrida é grafada em letras de imprensa maiúsculas todas iguais, a marca da recorrente é grafada em letras mi- núsculas, sendo a letra do meio, a «c», maior que as restan- tes. Porém, esta diferença dilui-se face às apontadas seme- lhanças.

Quando à dissemelhança ideográfica assinalada pela recor- rente, a mesma é manifestamente irrelevante e tanto assim é que não é exigida pelo legislado para que se verifique a imi- tação.

Como se referiu supra, a confusão afere-se pelas seme- Ihanças e não pelas dissemelhanças que os diversos por- menores considerados isolada e separadamente podem ofere- cer.

Ora, a semelhança que resulta do conjunto dos elementos que compõem a marca da recorrente com a marca recorrida, sem consideração dos pormenores diferenciadores, gera ma- nifestamente a possibilidade de confusão, induzindo o con- sumidor médio do tipo de produtos em causa em erro.

E esse erro significa que o consumidor médio é levado a associar os produtos da marca da recorrente à titular da marca recorrida e não ao contrário como pretende a recor- rente. É que o facto de a expressão «cacao» já ter feito parte da denominação social da recorrente é desconhecido do pú- blico em geral, quer porque se trata de uma empresa es- trangeira quer porque já deixou de integrar o seu nome há 14 anos. Aliás, o consumidor médio nem sequer conhece

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a sociedade recorrente, quer com a denominação anterior quer com a denominação actual.

Em conclusão, dada a prioridade do registo, a afinidade manifesta dos produtos que ambas as marcas pretendem as- sinalar, as suas semelhanças gráficas e fonéticas e a con- sequente indução do consumidor médio em erro ou confu- são, verifica-se imitação da marca da recorrente, pelo que, nos termos do disposto no artigo 189.°, n.° I, alínea m), do Código da Propriedade Industrial, o registo da marca da re- corrente não poderia ter sido deferido. como não o foi.

Face a todo o exposto e por o despacho recorrido não ter violado nenhuma disposição do Código da Propriedade In- dustrial, não há fundamento para a sua revogação.

111 - Decisão. - Tudo visto, negando-se provimento ao recurso, mantém-se o despacho recorrido, que concedeu par- cialmente o registo à marca internacional n.° 683 513, Ca- cao. exactamente nos mesmos termos em que foi deferido, negando-se assim protecção jurídica nacional à referida marca no que concerne aos produtos da classe 25.": «vêtements, chaussures, chapellerie».

Nos termos do artigo 6.°, n.° I, alíneas a) e q), do Códi- go das Custas Judiciais, fixo ao recurso o valor tributário de 40 unidades de conta.

Custas pela recorrente, com taxa de justiça reduzida a metade [artigos 446.°, n.° I, in fine, do Código de Processo Civil e 14.°, alínea j), do Código das Custas Judiciais].

Registe e notifique.

Após trânsito em julgado da sentença e com cópia da mesma, devolva o processo apenso ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (artigo 44.° do Código da Proprieda- de Industrial).

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