Cópia da sentença proferida pelo 9." Juízo Cível da Comarca de Lisboa no processo de registo de marca internacional n

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Cópia da sentença proferida pelo 9." Juízo Cível da Comarca de Lisboa no processo de registo de marca internacional n.° 643 893.

1 - Relatório. - Jean Perret Montres. S. A., com sede em 16, rue Alexandre Gavard, CH-121 1, Genebra, Suíça, interpôs, nos termos dos artigos 38.° e seguintes do Código da Propriedade Industrial, recurso do despacho do director do Serviço de Marcas do INPI - Instituto Nacional da Pro- priedade Industrial de 26 de Setembro de 1997 (publicado no Boletim da Propriedade Industrial, n.° 10/97, de 30 de Janeiro de 1998) que recusou parcialmente protecção em Portugal à marca internacional n.° 643 893 (Swiss Force). de acordo com os artigos 187.°, n.° 3, e 9.°, do Código da Propriedade Industrial.

Alega, em suma, a Jean Perret Montres, S. A., que é titular da marca internacional n.° 643 893, para produtos da classe 14.ª («métaux precieux et leurs alliages et produit en ces matières ou em plaqué compris dans cette classe, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et intruments chronométriques el leurs parties; tous ces produits de provenance suisse»), mas que o INPI recusou a protecção relativamente a «horlogerie et instruments chronométriques el leurs parties», com fundamento numa pretensa confusão com a marca internacional n.° 621 967, Swiss Air Force (figurativa), tratando-se esta última de uma marca mista, com elemento figurativo e nominativo.

Ora, acrescenta a recorrente, a Swiss Air Force é composta de duas expressões insusceptíveis de apropriação ex- clusiva, o que desde logo implica que não possa ser prote- gida, sendo ainda certo que os relógios assinalados com esta marca se destinam a ser usados pelos militares da Força Aérea Suíça e que inexiste imitação, dada a diferente imagem de conjunto das marcas.

Comunicada a petição da recorrente à entidade que pro- feriu o despacho, nos termos do artigo 40.°, n.° 1, do Códi- go da Propriedade Industrial (fls. 36 e 37), veio esta referir (fl. 38) que confirma o parecer que serviu de base ao despacho recorrido.

Notificado o beneficiário da posição expressa no despacho recorrido, nos termos do artigo 41.° do Código da Pro- priedade Industrial (fl. 53), nada veio este dizer.

Face ao preceituado pelo artigo 41.°, n.° 4, Código da Propriedade Industrial, é este o momento de passar a profe- rir decisão judicial.

2 - Saneamento. - O tribunal é competente.

O processo é o próprio e não enferma de nulidades que o invalidem na totalidade.

As partes têm personalidade e capacidade judiciárias, assim como legitimidade e a autora está devidamente repre- sentada.

Nada obsta a que se profira decisão de mérito, conhe- cendo do recurso interposto.

3 - Questões a decidir. - A questão fundamental a decidir neste processo é a de saber se a marca Swiss Force relativamente à marca Swiss Air Force são, ou não, susceptí- veis de provocar no consumidor erro ou confusão, tudo no enquadramento da verificação de estarem em causa produtos semelhantes ou afins.

4 - Fundamentos: 4.1 - Os factos:

4.1.1 - A requerente/recorrente Jean Perret Montres, S. A., tem a seu favor o registo da marca internacional n.° 643 893 (Swiss Force), para «métaux precieux et leurs alliages et produit en ces matières ou em plaqué compris dans cette classe, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;

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horlogerie et intruments chronométriques el leurs parties; tous ces produits de provenance suisse» (doc. a fl. 12, que aqui se considera reproduzido).

4.1.2 - A requerente/recorrente Jean Perret Montres, S. A., requereu protecção nacional da marca referida no n.° 4.1.1, tendo, por despacho publicado no Boletim da Pro- priedade Industrial, n.° 10/97, de 1 de Agosto de 1998, datado de 26 de Setembro de 1997, sido parcialmente recu- sado para «borlogerie et instruments chronométriques el leurs parties» (e concedido para «métaux precieux et leurs alliages et produit en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses»), por entender que «a designação da marca registanda está toda contida na que inclui a marca obstativa (que tem, apenas, mais um curto vocábulo intermédio). Também, neste caso, não é relevante a tradução das respectivas expressões, pois prevalecem na memória os efeitos sónicos e fica se- cundarizada a questão semântica» (docs. a fls. 16, 17, 18 e

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9 e processo apenso, que aqui se consideram reproduzidos). 4.1.3 - Louis Dominique Manigley tem registado a seu favor a marca internacional n.° 621 967 (Swiss Air Force), para «montres d'origine suisse», nominativa e figurativa (círculo compacto de cor negra, ladeado por quatro barras paralelas, de cada lado, na horizontal, e com comprimentos decrescentes, de cima para baixo - como se fossem asas -, tendo a palavra «Swiss» por cima do referido círculo, acompanhando a sua curvatura, e a palavra «Force» por baixo, acompanhando as referidas barras horizontais), desde 27 de Junho de 1994 (docs. a fls. 20 e 21, 22 a 24 e 25 a 28, que aqui se consideram reproduzidos).

4.1.4 - A marca referida no n.° 4.1.3 é publicitada como sendo os seus relógios destinados a uso militar e como tendo sido desenvolvidos e produzidos para satisfazer as necessidades e exigências definidas pela Swiss Air Force, sendo considerados como instrumentos integrantes desta (como relógios oficiais) e tendo os seus pilotos testado os modelos da colecção nas mais rigorosas condições.

4.2 - O direito. - Para apreciação da matéria dos presentes autos somos remetidos para uma das mais prementes questões ligadas à propriedade industrial: a imitação das marcas.

A marca é um sinal demarcador e distintivo de produtos e ou serviços, destinado a identificá-los perante os consumidores, «distinguindo-se dos demais seus congéneres. Esta função identificadora e distintiva é extremamente importante, pois é através dela que a marca favorece e protege a empresa no jogo da concorrência. A identificação dos produtos através da marca permite, de forma eficaz, referenciar os produtos por um índice de qualidade e prestígio, e por isso ela é um factor de publicidade, indispensável: retendo na memória a marca dos produtos ou serviços, o consumidor irá ter propensão para preferi-los aos da mesma espécie, desde que tenha ficado satisfeito com eles, ou ter a marca com referência de renome difundido ou de qualidade consagrada» (Miguel Pupo Cor- reia, Direito Comercial, 4.ª ed., revista e aumentada, Univer- sidade Lusíada, Lisboa, 1996, p. 243).

De forma mais simplificada, entende Jorge Coutinho de Abreu que as «marcas são signos (ou sinais) susceptíveis de representação gráfica destinados sobretudo a distinguir cer- tos produtos de outros produtos idênticos e afins» (Curso de Direito Comercial, I, Almedina, 1998, p. 313), mas a este sinal distintivo têm sido pela doutrina atribuídas variadíssi- mas funções («individualização de bens ou serviços e sua diferenciação de outros da mesma espécie: indicação de procedência ou proveniência dos bens ou serviços; garantia ou indicação de qualidade; fixação de clientela; instrumento

publicitário»; Pedro Sousa e Silva, Direito Comunitário e Propriedade Industrial, Universidade de Coimbra, Coimbra Editora, 1996, pp. 48 e 49), mas que podem resumir-se, na prática, a três: função distintiva, de sugestão (angariar clientela) e de garantia (na lição de Oliveira Ascensão, Di- reito Comercial - Direito Industrial, II, Lisboa, 1988, pp. 141 e 142).

«A protecção dispensada ao titular de uma marca destina-se, pois, a assegurar-lhe o exclusivo de uso de um sinal que lhe permita distinguir os seus produtos ou serviços dos seus concorrentes, por forma a proporcionar ao consumidor uma indicação sobre a proveniência dos mesmos, que o orientará em escolhas futuras» (Pedro Sousa e Silva, ob. cit.. p. 55; artigo 167.° do Código da Propriedade Industrial ac- tual, Decreto-Lei n.° 16/95, de 24 de Janeiro, e artigo 74.° do Código da Propriedade Industrial anterior, aprovado pelo Decreto n.° 30679, de 24 de Agosto de 1940). Ou seja, estão aqui presentes dois interesses: «o do empresário, em deli- mitar a sua posição no mercado frente a outros competido- res; e o do consumidor, em não se ver confundido sobre a origem empresarial da prestação adquirida» (Pedro Portella- no Diez, La Imitación en el Derecho de la Competencia Desleal, Civitas, Madrid, 1995, p. 264).

É nisto que se traduz, ao fim e ao cabo, o princípio da novidade e da especialidade da marca {«tem, pois, as marcas de ser novas, distintas ou inconfundíveis; mas, tal novidade apenas tem de afirmar-se no âmbito de produtos idên- ticos ou afins [cf., também o artigo 193.°, n.° 1, alínea b)] - vigora igualmente aqui o princípio da especialidade» - Jorge Coutinho de Abreu, ob. cit., p. 338}, sem o qual ela deixaria de «desempenhar a sua finalidade distintiva. para se transformar em elemento de confusão» (Ferrer Correia, Lições de Direito Comercial, I, 1973, p. 345: Oliveira As- censão, Direito Comercial - Direito Industrial, II, 1988, pp. 153 a 157), e que está claramente consagra na legisla- ção portuguesa.

Sobre a diferenciação que se espera de uma marca, como indicador de procedência empresarial, como exigência de notoriedade e de falta de generalização, bem como dos seus limites (idoneidade e razoabilidade), v. Portellano Diez, ob. cit., pp. 469 a 475 e 491 a 496.

Para exercerem estas funções, as marcas podem assumir um aspecto meramente nominativo (integrando «um sinal ou conjunto de sinais nominativos, estando essencialmente em causa um determinado fonema» - Carlos Olavo, Proprie- dade Industrial, Almedina, 1997, p. 38), ou figurativo (integrando «uma dada figura ou emblema, encontrando-se fundamentalmente em jogo um desenho» - ob. e loc. cits.-, assumindo um «carácter plástico», uma «apresentação visual própria» -expressões de Oliveira Ascensão- Direito Comercial- Direitos Industrial, III, Lisboa, 1988, p. 143) ou misto (que «integram simultaneamente elementos nominativos e figurativos»-Carlos Olavo, ob. e loc. cits.).

Assim, dispõe o artigo 165.°, n.° 1, do Código da Proprie- dade Industrial que a marca «pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da embalagem, que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas» (por sinal, mais claro que o anterior artigo 79.° do Código da Propriedade Industrial de 1940, que dispunha que a marca «pode ser constituída por um sinal, ou conjunto de sinais nominativos, figurativos ou emblemáticos, que, aplicados por qualquer forma num produto ou no seu invólucro, o façam distinguir de outros idênticos ou semelhantes»).

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Vigora aqui o «princípio da liberdade», podendo a marca ser composta com as «expressões nominativas, de linguagem comum ou de fantasia, ou a desenhos ou à combinação desses elementos» (Carlos Olavo, Propriedade Industrial, Almedina, 1997, p. 43), não sendo, portanto, necessário que a marca seja constituída por vocábulo(s) inédito(s), «podendo ser constituída por uma palavra de linguagem corrente, conquanto esta última tenha, no que toca aos produtos a que se destina, eficácia distintiva» (Carlos Olavo, «Propriedade industrial - Noções fundamentais - Marca», Colectânea de Jurisprudência, 1987, 2, p. 24).

Assim, dispunha o artigo 79.° do Código da Propriedade Industrial (1940), que a marca «pode ser constituída por um sinal, ou conjunto de sinais nominativos, figurativos ou emblemáticos, que, aplicados por qualquer forma num produto ou no seu invólucro, o façam distinguir de outros idên- ticos ou semelhantes» (actualmente, o artigo 165.° é ainda mais claro, ao explicitar que a marca «pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de represen- tação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da embalagem, que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas»).

Assim, a eficácia da marca como sinal distintivo implica que não exista outra igual e que se impeçam imitações ou usurpações.

Ora, para evitar que uma marca registada se considere «imitada ou usurpada, no todo ou em parte por outra», é necessário que, cumulativamente:

a) Aquela beneficie de prioridade registral; b) Que sejam ambas destinadas a assinalar produ-

tos ou serviços idênticos ou de afinidade mani- festa;

c) Que tenham tal semelhança gráfica, figurativa ou fonética, que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda, a segunda, um risco de associação com a primeira, de forma a que o consumidor não possa distinguir as duas senão depois de exame atento ou confronto [artigos 193.°, n.° 1, alíneas a), b) e c), 165.° e 189.°, n.° 1, alínea m), do Código da Pro- priedade Industrial].

O objectivo destas normas é, pois, o de evitar que no mercado surjam e existam marcas que, pela sua semelhança, se possam confundir e confundir os consumidores.

Estão em causa, assim, critérios e elementos de índole objectiva (semelhanças gráfica, figurativa ou fonética e afinidade dos produtos), e subjectiva (susceptibilidade de erro ou confusão).

Em face deste tipo de factores a considerar, o juízo de confundibilidade entre duas marcas não pode ser formulado em abstracto, mas sim verificado em concreto [Nogueira Serens, A «Vulgarização» da Marca na Directiva n.° 89/104/ CEE, de 21 de Dezembro de 1988 (ID EST, No Nosso Di- reito Futuro), Coimbra, 1995, p. 9].

Começa por assinalar que a experiência ensina «que o risco de confusão entre duas marcas é tanto maior quanto maior for a afinidade dos respectivos produtos, o que signi- fica que duas marcas, que seriam confundíveis, se fossem usadas para os mesmos produtos, podem ser inconfundíveis, quando usadas para produtos (apenas) afins» [Nogueira Se- rens, A «Vulgarização» da Marca na Directiva n.° 89/104/ CEE, de 21 de Dezembro de 1988 (ID EST, No Nosso Di- reito Futuro), Coimbra, 1995, p. 10].

Daqui resulta que tenha de se concluir que as marcas não podem ser tratadas todas de forma igual, porque nem todas têm as mesmas características (não se desrespeitando assim o princípio da igualdade, pois este permite o tratamento desi- gual de situações desiguais): «há muito que se entende que as marcas não são todas iguais - umas são (mais) fortes outras são (mais) fracas-, exactamente porque não apresen- tam todas a mesma capacidade de individua(liza)ção, a qual, se pode estar ligada ao carácter intrínseco da marca, é, em última instância, reflexo do uso e ou da publicidade de que essa marca é objecto; na verdade, uma marca conceptualmente forte (marca defantasia ou marca arbitrária) pode apresentar- -se comercialmente fraca, exactamente porque, sendo pouco usada e escassamente publicitada, é pouco conhecida no trá- fico; ao invés, uma marca conceptualmente fraca (marca sugestiva) pode tomar-se comercialmente forte, porque muito conhecida no tráfico, em consequência de largo uso e ou abundante publicidade» (Nogueira Serens, ob. e loc. cits.; com referência à importância da publicidade, v. Portellano Diez, ob. cit., pp. 542 a 562).

Distinguindo marca de nomeada («marca renombrada») de marca notória, considerando que aquela tem um âmbito mais extenso (por se reportar a todo o tráfico comercial e não apenas ao círculo económico interessado; pela exigên- cia de ser percebida como um símbolo de qualidade-good- will), e toda a matéria envolvente, v. Portellano Diez, ob. cit., pp. 303 a 330, 330 a 345 e 542 a 579 (donde se permite concluir que o primeiro conceito terá maior relevância no caso de utilização de uma marca que confundiria os consumidores com produtos que nem sequer são afins). Sobre o mesmo assunto e procurando encontrar o conceito de marcas de «reputação excepcional», na mesma linha e com interesse, já em 1954 se tinha pronunciado José Gabriel Pinto Coelho (in O Problema da Protecção da Marca quando Usada por Terceiro para Produtos não Identificados nem Similares; cf., ainda, Jorge Coutinho de Abreu, ob. cit., pp. 325-328; Américo da Silva Carvalho, Marca Comunitá- ria - Os Motivos Absolutos e Relativos de Recusa, Coim- bra Editora, 1999, pp. 104 a 114 e 119 a 126; e - essen- cial - Luís Couto Gonçalves, Função Distintiva da Marca, Almedina, 1999, pp. 124 a 135).

Sublinhe-se que a protecção concedida às marcas de grande prestígio, célebres e de grande notoriedade, representando uma «solução anómala, numa ordem económica de livre con- corrência, assente no interesse da diferenciação de bens e ou serviços» (Luís Couto Gonçalves, ob. cit., p. 167), se traduz num rompimento ou «flexibilização» (expressão de Nogueira Serens, ob. cit., p. 13) do princípio da especialidade atrás referido: já «não está (ou não está tanto) em causa a tutela da função distintiva das marcas - a distância económico-sectorial entre os produtos do titular de marca de grande prestígio e os produtos de terceiro que adopte sinal idêntico ou semelhante pode ser de tal modo grande que se torne impossível justifi- car a ilicitude deste segundo sinal por o mesmo violar a fun- ção distintiva daquela marca. O que está em causa é a tutela directa e autónoma da função atractiva ou publicitária excepcional (ou função evocativa de excelência) das marcas de grande prestígio» (Jorge Coutinho de Abreu, ob. cit., p. 325). Se se preferir, pode dizer-se que releva aqui, fundamentalmente, a necessidade de tutela da função publicitária inerente à marca (Luís Couto Gonçalves, ob. cit., p. 174; «a marca é célebre, porque distingue com uma capacidade distintiva su- perior uma determinada espécie de produtos ou serviços. Ao proteger a marca de grande prestígio está-se a proteger a fun- ção publicitária não à custa mas por causa da função distintiva»-pp. 174 e 212).

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Referindo-se a «sinais distintivos 'fortes' (por exemplo, expressões de fantasia totalmente inéditas)» e «sinais 'fra- cos' (é o caso das expressões que sugerem objectos comuns ou qualidades dos produtos)», v. também, Carlos Olavo, in Propriedade Industrial, Almedina, 1997, p. 47.

Com este enquadramento, parece ser de aceitar que a existência da marca célebre ou notória deva obedecer a dois apertados requisitos:

1.° Gozar de excepcional notoriedade (correspondente ao seu conhecimento espontâneo, imediato e generalizado do grande público consumidor); 2.° Gozar de excepcional atracção e ou satisfação

junto dos consumidores (no sentido de contar com «um elevado valor simbólico-evocativo junto do público consumidor [...] ou com um elevado grau de satisfação junto do grande público consumidor» - Luís Couto Gonçalves, ob. cit., pp. 168 e 169).

Do mesmo modo, e continuando a seguir o mesmo au- tor, as «condições de protecção da marca célebre, face ao uso por terceiros de marca idêntica ou muito semelhante para produtos ou serviços não afins, são, conjunta ou separadamente, as duas seguintes:

1.ª O aproveitamento, sem justo motivo, do carácter distintivo ou do prestígio da marca célebre; 2.ª O prejuízo, sem justo motivo, para o carácter dis-

tintivo ou do prestígio dessa mesma marca» (Luís Couto Gonçalves, ob. cit., p. 173).

Deste modo, «se alguém escolhe um sinal distintivo do- tado de fraca eficácia distintiva ou que apresente diferenças diminutas relativamente a sinais preexistentes, a protecção de que goza será, muito justificadamente, reduzida» (Carlos Olavo, Propriedade Industrial, Almedina, cit., p. 55).

Repare-se que o Código da Propriedade Industrial distingue e separa em dois normativos a protecção das marcas notórias (artigo 190.°) e das de grande prestígio (artigo 191.°). Assim, «no conflito entre duas marcas, se a primeira(mente registada) for uma marca forte (por causa da sua peculiaridade e ou notoriedade no tráfico), entende-se -entendimento que, diga-se, é comum à generalidade da doutrina norte-americana, italiana, francesa e alemã [cf., res- pectivamente, McCarthy, ob. cit. (Trademarks and Unfair- Competition, 1, 3.ª ed., Nova lorque, 1992), §1 11.24, Di Catal- do, ob. cit.. (I segni distintivi, 2.ª ed., Milão, 1993), p. 75, Chavanne e Burst, Droit de la proprieté industrielle. 4.ª ed., Paris, 1993, p. 525, e Baumbach/Hefermhal, ob. cit. (Wa- renzeichenrecht. 12.ª ed., Munique, 1985), §31 WZG, notas

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5 s] - que, para evitar risos de confusão entre ambas, a segunda há-de apresentar um grau de dissemelhança maior que aquele que seria exigido se a marca anterior fosse fraca» (Nogueira Serens, ob. cit., p. 10; Luís Couto Gonçal- ves, ob. cit., pp. 125 a 131; cf., também, Jorge Coutinho de Abreu, ob. cit., p. 344, que afirma que «o risco de associa- ção é tanto maior quanto maior for a notoriedade da marca registada»).

Sublinhe-se que o recurso a estes conceitos vem já sendo feito na jurisprudência portuguesa, como ocorreu na sen- tença do 16.° Juízo da Comarca de Lisboa de 5 de Março de 1981 (Boletim da Propriedade Industrial, n.° 10/81, pp. 1980 e segs., citado in Nogueira Serens, ob. cit., p. 21, e in Luís Couto Gonçalves, ob. cit., p. 126) -onde, a pro- pósito de um litígio entre as marcas Marlboro (cigarros) e Marlboro-Scotch Whishy (bebidas), se concluiu que o

maior renome da primeira «não deixará de induzir em erro e confusão o consumidor médio, levando-o a supor erradamente que as bebidas Marlboro têm a mesma origem dos cigarros Marlboro» -, no Acórdão da Relação de Lisboa de 3 de Julho de 1990 (Sousa Inês, Colectânea de Juris- prudência, 4, 1 19), em que se recusou o registo da marca Coca (figurativa), para sabões, perfumaria, produtos de óleos essenciais, cosméticos e loções para cabelo - onde se le- vou em consideração o «nome afamado» e o renome da Coca-Cola para concluir que «o público consumidor é induzido em erro, é levado a acreditar que» o outro produto «é fabricado pela 'Coca-Cola', provém desta, oferece o mesmo nível de qualidade, credibilidade, garantia, que se habituou a atribuir aos produtos da Coca-Cola», e ainda nos processos deste Juízo (por nós decididos), n.° 683/96 (1.ª Sec- ção) - em que estavam em causa as marcas Adidas e a J'Hayber, tendo sido relevado o «inegável renome e pro- jecção internacional» da primeira, mas em que considerou inexistir possibilidade de confusão das marcas -e n.° 393/ 98 (3.ª Secção)- em que estavam em causa a marca (figurativa) CP, da Colgate-Palmolive (para produtos químicos para a indústria) e o nome e insígnia «CP». da Caminhos de Ferro Portugueses, E. P. (e onde foi relevada a notoriedade e prestígio de qualquer dos sinais distintivos, entendendo-se, todavia, que podiam ambos subsistir no mercado, dada a impossibilidade de confusão entre si, face à absoluta diversidade merceológica dos produtos/serviços a que respeitam).

Em todo o caso, e neste ponto, importa fazer uma reserva (que, por sinal, não é feita no citado acórdão da Relação de Lisboa) definidora de uma fronteira limitativa a esta forma de abordagem da matéria em causa: objectivamente. a exis- tência de produtos tão distintos - «merceologicamente tão distantes», para usar a expressão de Nogueira Serens - «que o público não po(ssa)de razoavelmente supor que eles pro- vêm da mesma empresa ou de empresas ligadas, por mais célebre que seja a marca que eles ostentem» - doces e má- quinas agrícolas, açúcar e ar condicionado, por exemplo, não podem merecer a mesma protecção (v., ob. cit., pp. 23 a 27). «O princípio da especialidade, que governa a tutela dos sinais distintivos, não consente proibir o uso da marca ou denominação [de origem] célebre de outrem para produtos que, por serem merceologicamente distintos, quer dos objectos da produção originária, quer dos sectores de poten- cial expansão comercial do sinal imitado, não podem provocar no público qualquer confusão sobre a proveniência diferenciada dos produtos homónimos» (Corte Di Cassazio- ne italiana, de 21 de Outubro de 1988, citado por Nogueira Serens, ob. cit., p. 24).

Em todo o caso, e neste aspecto concreto, as marcas em causa nestes autos podem considerar-se como marcas conceptualmente fracas, não assumindo nenhuma as caracterís- ticas de marca notória ou de elevado prestígio com as ca- racterísticas já definidas, o que implica que o grau de dissemelhança entre elas não é afectado por factores como o acabado de analisar (cf., Jorge Coutinho de Abreu, ob. cit., p. 344).

Por outro lado, importa sublinhar que os bens aos quais se reportam as marcas aqui em causa respeitam a bens semelhantes no que respeita àqueles para os quais foi recu- sado o registo em Portugal à Swiss Force («horlogerie et instruments chronométriques el leurs parties»), ou seja, para relógios e partes deles, pelo que o elemento afinidade dos produtos se encontra, indubitavelmente, presente.

Do mesmo modo, e quanto à marca considerada pelo despacho do Instituto Nacional da Propriedade Industrial

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(Swiss Air Force), tem ela registo anterior ao da recorrente, pelo que a prioridade registral desta última se mostra presente, quanto ao tipo de produtos aqui em causa.

Quanto aos elementos objectivos atrás referidos, em concreto, temos a marca pretendida registar pela recorrente (Swiss Force) e a já registada (Swiss Air Force).

Como elementos comuns temos as palavras «Swiss» e «Force» (quanto ao elemento nominativo).

A marca da recorrente (Swiss Force), por outro lado, é marca meramente nominativa (relativamente às quais «é o elemento fonético o decisivo para se determinar a semelhança ou dissemelhança [...] O que fica na memória de todas as pessoas é o som da palavra [...]» (Acórdão da Relação de Lisboa de 26 de Abril de 1974, no Boletim da Propriedade Industrial, 1975, 1.°, 5, citado in Abílio Neto-Pupo Correia, Propriedade Industrial, Legislação Anotada, Petrony, 1982, p. 116) sendo a anteriormente registada (Swiss Air Force), nominativa e figurativa (círculo compacto de cor negra, ladeado por quatro barras paralelas, de cada lado, na horizontal, e com comprimentos decrescentes, de cima para baixo - como se fossem asas -, tendo a palavra «Swiss» por cima do referido círculo, acompanhando a sua curvatura e a palavra «Force», por baixo, acompanhando as referidas barras horizontais).

Quanto aos acima aludidos elementos subjectivos, há que dar como assente que «é o juízo do consumidor que é decisivo para se concluir ou não pela confundibilidade das marcas» (António Vilar, Revista de Estudos da Proprieda- de Industrial, n.° 1, Janeiro de 1997, Almedina, p. 107), sublinhando-se que o relevante será não propriamente a confusão mas sim o perigo de confundibilidade, configu- rativa esta como um perigo abstracto (Portellano Diez, ob. cit., p. 275).

O referencial subjectivo passa, portanto e antes de mais, pelo círculo económico interessado: quando estejam em causa «mercadorias para a cobertura de necessidades gerais, é a generalidade do público que deve ser tida em conta. Pelo contrário, quando se trate de especialistas [...], o juízo de confundibilidade tem de operar sobre um círculo mais restrito, que normalmente tem em conta as pequenas diferen- ças, ainda que isso não impeça que, quando se trate de produtos muito parecidos, também o especialista possa enganar-se» (Portellano Diez, ob. cit., p. 276).

Ou seja, em face dos artigos 193.° e 189.°, n.° 1, alínea m), do Código da Propriedade Industrial, a susceptibilidade de erro ou confusão deve aferir-se relativamente ao consumidor e à capacidade de este só poder distinguir os sinais (as marcas) depois de exame atento ou confronto, considerando-se o consumidor como o «consumidor de atenção média, excluindo-se, assim, quer os peritos na especialidade, quer o consumidor particularmente distraído ou descuidado» (Carlos Olavo, Propriedade Industrial, Almedina, cit., p. 56). «O agente do juízo de semelhança é o consumidor» (Oli- veira Ascensão, ob. cit., p. 155) e o consumidor normal, não o especialmente atento ou perspicaz (o «consumidor médio dos produtos em questão» - Ferrer Correia, ob. cit., p. 347), levando-se em conta, assim, aquilo a que alguma doutrina e jurisprudência chama, com propriedade, o «olhar distraído do público» (Abílio Neto-Pupo Correia, Propriedade Indus- trial, Legislação Anotada, Petrony, 1982, p. 111 ; Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 30 de Maio de 1944, in Revista de Legislação e de Jurisprudência, 77.°, 166, Bole- tim Oficial do Ministério da Justiça, IV, 288, e Revista dos Tribunais, 62.°, 231).

Recorre-se, deste modo, ao padrão de referência do homem médio, colocando-se de lado, «assim, tanto o que não

presta nenhuma atenção como o que leva a cabo um exame extremamente cuidadoso antes de realizar a transacção. A não se tomar como ponto de referência o homem médio, o juízo daí resultante não seria decisivo para uma parte sig- nificativa do tráfico» (Portellano Diez. ob. cit., p. 276).

Ora, se se tem como ponto de partida a percepção do consumidor, quer dizer que a operação que importa realizar consiste numa comparação entre «um sinal e a memória que se possa ter doutro» (Carlos Olavo, ob. cit., p. 51), e isto porque raramente o consumidor, quando compra um produ- to determinado com marca semelhante a outro que já co- nhecia, tem à vista as duas marcas para fazer um exame comparativo: «compra o produto por se ter convencido de que a marca que o assinala é aquela que retinha na memó- ria» (Ferrer Correia, ob. cit., p. 347). Como refere Portella- no Diez, «tem de partir-se do princípio de que o consumidor normalmente não encontrará as mercadorias uma ao lado da outra e, portanto, não poderá realizar um exame comparativo detalhado. O consumidor operará economicamente guiado pela sua memória, na qual não se reterá uma imagem detalhada e minuciosa, mas sim os elementos ou rasgo mais significativos e, às vezes, mesmo estes, de forma não exacta. Por isso, o juízo tem de basear-se mais nas coinci- dências do que nas diferenças. As diferenças na visão de conjunto só influenciam quando sobressaiam de tal modo que impregnem a memória do consumidor ou captem a sua aten- ção» (ob. cit., p. 277): é, portanto, a impressão de conjunto que se toma decisiva na valoração de quando pode confundir-se o consumidor médio do círculo interessado.

Refira-se ainda que a confundíbílídade das marcas pode ocorrer com base num risco directo [«quando uma parte não insignificante dos círculos interessados no tráfico, por causa da confundibilidade dos sinais, é levada erradamente a supor que os produtos (ou serviços) que ostentam esses sinais provêm dessa mesma empresa» - Nogueira Serens, ob. cit., p. 15] ou num indirecto («quando os círculos interessados, não confundindo os sinais, os entendem como uma simples modificação um do outro e, por isso, imputam os respectivos produtos ou serviços à mesma empresa», ob. e loc. cits.). Nesta mesma linha, referindo-se a «confusão directa-ime- diata» [«quando o consumidor, devido à identidade ou grande similitude das prestações, considera que se trata do mesmo signo distintivo (v. g., Philips/Philip)», ou quando, «devido à identidade ou grande similitude das prestações, considera que se trata da mesma mercadoria (v. g., carteira de senhora com forma cónica com um só fecho/carteira de senhora com forma cónica com dois fechos)»], e a «confusão indi- recta-mediata» [«quando o consumidor repara que são dois sinais diferentes, mas a sua parecença o leva a entender que ambas as prestações procedem da mesma empresa, impu- tando as diferenças a que se trata de uma modernização do antigo produto, a um novo membro da família de produtos ou a que os produtos procedem de diferentes sucursais ou estabelecimentos (v. g., Polymeral/Polymerin)»] -ambas como confusão em sentido restrito - e a confusão em sentido amplo («o consumidor não sofre uma confusão acerca da identidade da empresa de procedência, mas, sendo cons- ciente de que as duas mercadorias têm uma procedência empresarial diferente, supõe, equivocadamente, que entre as empresas oferentes de cada uma das prestações existem re- lações económicas, comerciais ou de organização»), v. Por- tellano Diez, na obra já por várias vezes citada, p. 268.

Acresce que, tratando-se de marcas complexas (com elementos nominativos e figurativos), a forma de abordagem desta matéria tem também algumas especificidades: «as marcas mistas e as marcas complexas deverão ser consi-

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deradas globalmente como sinais distintivos de natureza unitária, mas incidindo a averiguação da novidade sobre o elemento ou elementos prevalentes - sobre os elementos que se afigurem mais idóneos a perdurar na memória do públi- co (não deverão tomar-se em linha de conta, portanto, os elementos que desempenhem função acessória, de mero pormenor). Uma marca mista ou complexa não será nova quando o seu núcleo se confunda com a marca mais anti- ga» (Ferrer Correia, ob., cit.. p. 348). Ou seja, a marca complexa tem de ser contemplada numa visão de conjunto: «o que conta é a impressão de conjunto, pois é ela que sensi- biliza o público consumidor; relevam pouco os pormenores, isoladamente configurados, que diferenciam os sinais» (Car- los Olavo, ob. cit.. p. 57).

Neste tipo de marcas, por outro lado, «a experiência de- monstra que o elemento nominativo é, em regra, o mais importante para apreciação do risco de confusão» (cf. Acór- dão do Supremo Tribunal de Justiça de 24 de Maio de 1990, Cabral de Andrade, no Boletim do Ministério da Justiça, n.° 397, p. 506): «l'element verbal est en règle générale le plus imporante pour l'impression globale» (Eugen Ulmer, citado por Carlos Olavo, ob. cit., p. 58).

O fundamental será, no entanto, que a existência da referida semelhança gráfica, fonética ou figurativa resulte do conjunto e não apenas de algum dos seus elementos, uma vez que é desse conjunto que pode resultar a confusão. É, aliás, clássica a frase de Bédarride, segundo a qual «a ques- tão da imitação deve ser apreciada pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem a marca e não pelas dissemelhanças que poderiam oferecer os diversos pormenores considerados isolada e separadamente» (in Abílio Neto-Pupo Correia, ob. cit., p. 110). No mesmo sentido, referem estes autores que se deve «olhar à semelhança do conjunto, e não à natureza das dissemelhanças ou ao grau das diferenças que as separam. É preciso considerar que o público geralmente não está a pensar na existência da imi- tação» (ob. cit., p. 111 - sublinhado nosso; Oliveira As- censão, ob. cit.. p. 154, e J. G. Pinto Coelho, Lições de Direito Comercial, 1.°, 1957, p. 426; Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça de 17 de Maio de 1960, no Boletim da Propriedade Industrial, n.° 10, p. 1610, e de 13 de Feverei- ro de 1970, no Boletim do Ministério da Justiça, n.° 194, p. 237).

Com estes dados importa passar à verificação concreta da (im)procedência do recurso da Jean Perret Montres, S. A. Assim, vejamos então o que aproxima e separa as marcas em confronto.

Como elementos comuns temos-como já dissemos- as palavras «Swiss» e «Force».

Como elementos distintivos temos a palavra «Air», entre as referidas «Swiss» e «Force» bem como o completo e expressivo elemento figurativo (círculo compacto de cor negra, ladeado por quatro barras paralelas, de cada lado, na horizontal, e com comprimentos decrescentes, de cima para baixo -como se fossem asas-, tendo a palavra «Swiss» por cima do referido círculo, acompanhando a sua curvatura, e a palavra «Force» por baixo, acompanhando as referidas barras horizontais).

Por outro lado, há que salientar que tudo na marca Swiss Air Force indica, sugere e indicia que respeita à Força Aérea Suíça, como decorre quer do próprio elemen- to nominativo, quer o muito expressivo elemento figurativo (em forma de asas). Ou seja, esta marca não é des- tacável desta imagem ligada à aviação militar suíça, o que, aliás, é reforçado e sublinhado pela sua própria publicidade (n.° 4.1.4.).

Pelo contrário, a marca Swiss Force nada tem de apro- ximado, constituindo o seu elemento nominativo a indica- ção da origem do produto (para o que interessa, relógios) -Suíça- e a conjugação com a palavra «Force». para dar uma imagem de força e segurança.

Cremos, pois, que na apreciação da questão que nos é submetida terá de ser o elemento ideográfico o decisivo: se normalmente será o elemento nominativo o mais relevante, em concreto, a imagem de conjunto transmitida, torna o figurativo o mais acutilante e mais ... marcante, em termos de capacidade distintiva.

Existem casos, e o dos autos é um deles, em que a retirada de uma frase, de uma letra ou, como é o caso, de uma palavra «Air» retira (ou concede) a uma determinada marca quer a capacidade distintiva quer a qualidade de contextualizar, indi- ciar ou fazer pensar na imagem que se pretenda transmitir. A retirar-se a palavra «Air» e o elemento figurativo, a marca da recorrente muda completamente o seu sentido e nada tem que a ligue ou associe a asas, a aviação, à Força Aérea Suíça: fica apenas a origem (Suíça) e a palavra «For- ce», que, surgindo solta e sem qualquer outro elemento expressivo (nomeadamente tigurativo), dá apenas uma imagem de segurança, seriedade e, por respeitar a relógios, co- nhecendo-se a tradição suíça na sua produção, qualidade de construção e fiabilidade.

A retirar-se a palavra «Air» e o elemento figurativo, a marca da recorrente quase nada tem que a ligue à «Swiss Air Force».

Com a «Swiss Air Force» pretende-se que o consumidor associe a marca com a instituição militar suíça, com os seus pilotos, com a qualidade e rigor que estes e aquela necessariamente exigem.

Com a «Swiss Force» a associação já não é a mesma. voltando-se para a imagem de qualidade e tradição da relo- joaria suíça.

Como já referimos, a imitação deve «ser apreciada pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem a marca, e não pelas diferenças que poderiam oferecer os diversos pormenores considerados isolados e separadamente» (Carlos Olavo, ob. cit., p. 52; Ferrer Correia, ob. cit., p. 347; Portellano Diez, ob. cit.. p. 277), o que mais sublinha a inexistência da aproximação entre as marcas: o Instituto Nacional da Propriedade Industrial não terá «olha- do» para a imagem de conjunto (nos termos que referimos), nem terá retirado a imagem global das marcas, tendo-se li- mitado a olhar para o seu elemento nominativo e, daí, ter concluído erradamente.

A pergunta a fazer e a responder é a de se um consumidor normal e médio do tipo de produtos em causa (relógios), que distraidamente se disponha a adquirir um deles e nele encontre a marca Swiss Force. terá dificuldades em não a confundir, em termos de julgar que não está a adquirir um produto Swiss Air Force.

A resposta, pensamos, terá de ser negativa, dada a ine- xistência de riscos de confundibilidade entre as marcas, relevando-se aqui, fundamentalmente, a sua imagem global, claramente influenciada pelos seus elementos figurativo e ideográfico (que concedem a ambas um carácter distintivo assinalável).

U m consumidor médio, normal e razoável, ao adquirir (ou mesmo, visualizar) produtos Swiss Force, não pensará, razoavelmente, que estes têm de ver com a marca Swiss Air Force, a qual não lhe virá à memória ou ao espírito, não sendo induzido em erro ou confusão.

A visão de conjunto que se impõe fazer das marcas em confronto, faz concluir que existem elementos de aproxi-

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mação e elementos de afastamento, mas a impressão global que da Swiss Force, necessariamente, retira o consumidor não o induz em erro ou confusão (relevando-se aqui, fundamentalmente, os elementos (figurativo e ideográfico): quem vê e lê «Swiss Force» não se lembra de «Swiss Air Force», e vice-versa, nem pensa que se trata da outra, tratando-se, portanto, de duas marcas que podem perfeitamente concor- rer e subsistir no mercado.

Concluímos, pois, por entender que um homem ou mu- lher médios, consumidores normais e que não utilizem uma qualquer forma de especial atenção na compra do tipo de produtos em causa (marca Swiss Force), ao adquiri-los, não é crível, nem razoável, que possam julgar estar a adquirir algum Swiss Air Force, pelo que a característica de novidade daquela não ficou colocada em causa, não ficando afectada a sua função identificadora, nem se afigurando como possível que seja o consumidor induzido em erro ou confusão [cf. os artigos 189.°, n.° 1, alínea m), e 193.°, do Código da Propriedade Industrial].

5 - Decisão. - Em face da argumentação expendida e das disposições legais citadas, concede-se provimento ao recurso apresentado pela Jean Parret Montres, S. A., Revogan- do-se, consequentemente, o despacho recorrido, no sentido de permitir também o registo da marca n.° 643 893, Swiss Force, para «horlogerie et instruments chronométriques el leurs parties».

Sem custas.

Registe, notifique e, após trânsito, publique-se nos termos do artigo 44.° do Código da Propriedade Industrial.

Lisboa, 29 de Julho de 1999 (em férias; acumulação de serviço; resolução simultânea de vários processos de recurso de marca). - Edgar Taborda Lopes.