ANDRÉA JANAINA PAZ
A NOVA LEI DE PATENTES:
A V ANÇO OU RETROCESSO?
Monografia apresentada como requisito parcial à obtenção do título de bacharela no Curso de Graduação em Direito, Departamento de Direito Público e Ciência Política, Centro de Ciências Jurídica 5,
Universidade Federal de Santa Catarina.
Orientador: Prof. Msc. Welber Oliveira Barrai
FLORIANÓPOLIS (SC)
1996ANDRÉA JANAINA PAZ
A NOVA LEI DE PATENTES:
A V ANÇO OU RETROCESSO?
Monografia aprovada como requisito parcial para obtenção do título de hacharela no Curso de Graduação em Direito, Departamento de Direito Público e Ciência Política, Centro de Ciências Jurídicas, Universidade Federal de Santa Catarina, pela Comissão formada pelos professores:
Prof. Msc. Wel.ber Oliveira BarraI (Orientador)
-7
Prof. Df. Índio .;Mvarizi
Prof. Richard Daux
A democracia supõe o exercício da cidadania, pela qual os homens abandonam os maus hábitos da passividade e do individualismo para se tornarem mais participantes e conscientes da "coisa pública". Maria Lúcia de A. Aranha e Maria Helena P. Martins
(Filoso/imc!o: Illlrmluç'(lo à FiI(),w~/i(/, São Paulo, Moderna, 1986, p. 2(3)
À amiga Priscila Campana, como agradecimento pela colaboração.
A Osmar Teiji Yamawaki, companheiro presente nas horas mais difíceis, com todo o meu afeto.
SlJMÁRIO I - INTRODUÇÃO ... , ... . 11-2.1. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 111 -3.1. 3.2. 3.3 3.4. 3.5 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. 3. I I. 3.12. 3.13. 3.14. IV -4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. V-5.1. 5.2. 5.2.1. 5.2.2. VI-
VII-A REGULVII-AMENTVII-AÇÃO DOS PRIVILÉGIOS ... .
CONCEITO DE PROPRII~DADE INTELECTUAl., PROPRII~DADE INDI JSTRIAI.,
PRIVILI~G1() E PATENTE ... . HISTÓRICO DA LECiISLA(,'ÃO ... . No PLANO INTERNAClUNAL ... .
No PLANO NACiONAL ... .
A LEGISLAÇÃO ATUAL ... .
CONCEITO DE INVENÇÃO E MODELO DE UTILIDADE ... . RH..lUISITOS DE PAITNTEABILIDADE ... .
O PATENTEAMENTO DOS SERES VIVOS... ... ... .
O PATENTEAMI:NTO DOS PRODUTOS E PROCESS< lS F ARMAcI:llTIC< lS ..
TITULARIDADE... ... . ... .
VICitNCIA DA PATENTE ... .
PROTE(,'ÃO CONFERIDA PELA PATENTE ... .
NULIDADE DA PATENTE... . ... .
CESSÃO E LICENÇA ... . PATENTE DE INTERESSE DA DEl-'ESA NACIONAI... .. CERTIFICADO DE ADI(,'ÃO DE INVEN(,'ÃO ... .
EXTINÇÃO DA PATENTE ... .
INVEN(,'ÃO l~ MODEl.O DE UTILIDADE REALIZADOS POR EMPRH iADO ...
CRIM\':S CONTRA AS PATENTES... ... . ... ..
o
INPI E OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE CONCESSÃO DEPATENTES ... .
O INSTITUTO NACIONAl. DE PROPRIl])AD\: INDIJSTRIAI... ... .
O PED][)O E O PROCESSO DE CONCESSÃO DA PATENTE
A PATENT\~ PII'A'UVK ... .. ... .
R\':CURSOS .
PRAZ<)S ... .
A N OV A LEGISLAÇÃO E O CONTEXTO INTERNACIONAL. ... .
TRATADOS INTERNACIONAIS SOBRE PROPRII:DADE INDUSTRIAl. E PAn~NTES ... .
RELAÇ()ES INTERNACiONAiS ... .
No CONTEXTO MUNDIAL ... . No CONTEXTO DO MERCADO COMUM DO SUL.. ... ..
CONSIDERAÇÕES FINAIS ...•... REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...•....••...•..••...•... ...
-,
7 7 9 13 13 15 19 ...,.., 25 25 26 27 28 30 31 3\ 33 36 36 36 39-n
-l3 -lS 4S 50 50 55 57 60I - Introdução
o
presente trabalho constitui monografia a ser defendida em dezembro de 1996 perante o Departamento de Direito Público e Ciência Política do Curso de Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina.Trata-se de um estudo sobre o Direito Patentário Brasileiro, realizado através de sistemática de compilação, assim compreendida porque não pretende esgotar o assunto e porque, não obstante a importância da matéria, a bibliografia é extremamente escassa, principalmente no que diz respeito à nova lei.
Primeiramente, urge justificar o enquadramento da disciplina no Direito Público. De fato, os diversos ramos do Direito vêm passando por um processo de publicização, pois praticamente não existem mais questões meramente privadas. Contudo, este fenômeno se faz mais presente no Direito Industrial, onde os doutrinadores ainda discutem sua inscrição ou não no Direito Público.
Assim, tal matéria se insere no Direito Público, quando, por exemplo, se concebe o Direito Industrial como ramo do Direito Econômico '.
Num segundo momento, é necessário fundamentar a escolha do tema. O tema selecionado tem como justificativa sua importância dentro do contexto mundial da indústria.
A tecnologia é hoje considerada como um dos fatores de produção da economia, ao lado dos recursos naturais, do capital e do trabalho. Sendo assim, tomou-se um elemento decisivo no desenvolvimento econômico das nações, fato evidenciado, por exemplo, pelo espantoso crescimento de países como o Japão, os Estados Unidos e os chamados Tigres Asiáticos.
Portanto, é imprescindível a proteção legal aos instrumentos tecnológicos produzidos e inventados em um país, como uma forma de incentivo à pesquisa nesta área. Esta tutela está diretamente ligada à proteção dos chamados direitos intelectuais, que
abrangem os direitos do autor e os direitos industriais. Estes últimos, por sua vez, referem-se à propriedade de marcas, de expressões ou sinais de propaganda e à concessão de patentes.
Justamente em virtude desta significação, aprovou-se, neste ano, uma nova lei sobre propriedade industrial. Esta legislação adotou novos institutos que modificarão substancialmente o atual sistema de patentes. Entretanto, apesar da sua importância para o futuro da indústria nacional, a nova lei foi tratada de fonna obscura pelos meios de comunicação do país.
Por isso, é preciso um estudo esclarecedor da legislação emergente e de seus efeitos sobre o desenvolvimento econômico brasileiro. O presente texto constitui uma tentativa neste sentido.
Assim, na primeira parte do trabalho, elegeu-se um quadro conceitual sobre o tema, com a análise dos conceitos de propriedade intelectual, propriedade industrial, privilégio e patente.
A seguir, estabeleceu-se um estudo sobre a Nova Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/96) no que concerne à matéria patentária. Foi dada ênfàse aos novos institutos por ela introduzidos, como o pipeline, o patenteamento de microorganismos e a concessão de patentes no setor farmacêutico.
Apresentou-se, em seguida, um capítulo referente à Convenção da União de Paris e ao Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, que constituem os principais tratados internacionais sobre propriedade industrial e patentes, respectivamente.
Por fim, houve a tentativa de se estabelecer as possíveis conseqüências advindas da adoção da nova lei nos âmbitos internacional e do Mercado Comum do Sul.
11 -A Regulamentação dos Privilégios
2.1. Conceito de Propriedade Intelectual, Propriedade Industrial, Privilégio e Patente
o
direito de propriedade confere ao seu titular os poderes de usar, fruir e dispor do bem, assim como o poder de reavê-lo de quem injustamente o possua, conforme estabelece o art. 524 do Código Civil.2Evidentemente, este dispositivo refere-se à propriedade de bens materiais, ou seja, à propriedade sobre os bens móveis, imóveis e semoventes, que constitui assunto estudado no âmbito do Direito Civil (Direito das Coisas).
Entretanto, o direito de propriedade pode também recair sobre bens imateriais, isto é, sobre criações intelectuais dos indivíduos, cujo estudo interessa ao presente trabalho.
Este conceito merece um melhor esclarecimento. O homem realiza trabalhos intelectuais que se exteriorizam em obras de diversos gêneros, seja no campo das artes, das ciências, da técnica ou das indústrias. Assim, o escultor, o biólogo, o escritor, o inventor de novos produtos industriais, etc. adquirem direito exclusivo sobre suas produções, podendo explorá-Ias materialmente através de publicações ou reproduções, bem como deft:ndê-Ias de utilização alheia.
Estes direitos podem ser analisados sob a ótica patrimonial, consistente na faculdade de obter, de modo exclusivo, todas as vantagens materiais que a obra possa oferecer e sob o aspecto do direito moral, que se manifesta, principalmente, no direito que assiste ao autor de ser reconhecido como tal em relação à sua obra. "Ao conjunto desses direitos resultantes das concepções da inteligência e do trabalho intelectual, encarados principalmente sob o aspecto do proveito material que deles pode resultar, costuma-se dar a denominação genérica de propriedade intelectual .,,3
Desta forma, a propriedade intelectual (ou propriedade imaterial como prefere João da Gama Cerqueira) divide-se em propriedade literária, científica e artística ou em
2 PAES, Propriedade industrial. p. I.
4
propriedade industrial, conforme a concepção intelectual se dê no domínio literário, científico e artístico ou no industrial, respectivamente.
A propriedade literária, científica e artística compõem o chamado Direito Autoral, cuja matéria é estudada no âmbito do Direito Civil (Lei n. 5.988, de 14 de dezembro de 1973).
Já a propriedade industrial integra o Direito Industrial, antigamente estudado nas faculdades de Direito juntamente com o Direito do Trabalho. Contudo, a Lei n. 2.724, de 9 de janeiro de 1956 determinou a inclusão da matéria no programa da disciplina de Direito Comercial."
Neste sentido, alguns autores, como João da Gama Cerqueira, entendem que o Direito Industrial não possui autonomia, pois tende a ser uma especialidade do Direito Comercial. Outros, como Almeida Nogueira e Tavares Paes, afinnam que o Direito Industrial é autônomo, visto que tem princípios próprios e institutos peculiares.5
De fato, apesar de lecionada na cadeira de Direito Comercial, a matéria encontra disciplina em lei especial. A Lei n. 5.772, de 21 de dezembro de 1971, que instituiu o Código da Propriedade Industrial, tratou da matéria. Entretanto, a nova lei de patentes (Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996) a revogou expressamente, regulando pois, todos "os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial" a partir de 1997 (art. lot
João da Gama Cerqueira define a propriedade industrial como "o conjunto dos institutos jurídicos que visam garantir os direitos de autor sobre as produções intelectuais do domínio da indústria e assegurar a lealdade da concorrência comercial e industrial.,,7
A propriedade industrial, segundo Carvalho de Mendonça, constitui "o conjunto dos direitos resultantes das concepções da inteligência humana que se produzem na esfera da indústria.,,8
~ MARTINS, ("urso de nirelto ("omercial. p. 430.
5 PAES, Propriedade industrial. p. 2.
(, Os artigos citados sem indicação da respectiva lei sào os da Lei n. 9.279/96. 7 CERQUEIRA, op. cit.. p. 72-73.
5
Fran Martins, relacionando o Direito Industrial com o Comercial, caracteriza a propriedade industrial como um dos elementos incorpóreos do fundo de comércio (ou estabelecimento comercial).9 Já Rubens Requião, ao analisar a matéria, fàz a seguinte distinção: considera os privilégios como elementos incorpóreos do estabelecimento comercial e as marcas de indústria e comércio como elementos de identificação da empresa. 10
A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial efetua-se mediante (art.
I. concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade (objeto do trabalho);
11. concessão de registro de desenho industrial; lII.concessão de registro de marca;
IV.repressão às falsas indicações geoblTáficas; e V. repressão à concorrência desleal.
Os direitos referentes à propriedade industrial caracterizam-se como direitos privados patrimoniais e fundam-se no direito natural de propriedade. No entanto, a regulamentação deste direito de propriedade mereceu atenção especial do legislador, que estabeleceu limites ao seu exercício.
A causa da disciplina diferenciada está no fato da existência de um interesse social no estabelecimento de restrições a este tipo de propriedade, visto que ele está diretamente ligado ao desenvolvimento tecnológico e econômico do país (art. 2°, capul).
Desta maneira, a proteção dos direitos relativos às invenções e aos modelos de utilidade se efetua mediante a concessão de um privilégio, ou de uma patente, sendo este último o vocábulo utilizado pelo legislador na redação da nova lei.
No entanto, os autores costumam salientar que privilégio e patente são termos que designam coisas diferentes. O privilégio consiste num direito exclusivo de uso e
9 O fundo de comércio consiste no conjunto de meios empregados pelo empresário para o exercício de sua
atividade, tendo em vista, principalmente, a tlxação da clientela (MARTINS,op. di .. p. 425-430).
6
exploração sobre a criação. O Estado concede ao autor um direito monopolistico, porém temporário. Findo o prazo do privilégio, o direito se extingue e a criação cai no domínio público, podendo ser, desde então, livremente empregada e explorada. I I
O direito de propriedade dos bens imateriais nasce quando da concepção intelectual. Porém, o privilégio somente é reconhecido após seu registro, com a aquisição da patente.
A patente é, portanto, o título de propriedade, o certificado no qual se corporitíca o direito do privilégio. Este registro, de efeito constitutivo, é a base da tutela legal oferecida pelo Estado ao titular do direito. Tal registro não é obrigatório. Entretanto, o titular do privilégio que não se interessar em obter a respectiva patente, ao ter seu direito violado, não tem contra quem reclamar, visto que o Estado somente confere proteção jurídica aos que devidamente efetuaram o registro. 12
O Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) é o órgão que atua na concessão deste privilégio e no qual se processa o respectivo registro. Trata-se de lima autarquia federal, com economia própria e com poder normativo.
II /dl/m, ihitkl11. p. 118-123.
7
2.2. Histórico da Legislação 2.2.1. No Plano Internacional
o
direito do inventor consiste num instituto recente. O direito romano não previa o direito ao privilégio de invenção. Este foi fonnulado no âmbito das corporações de oficio da Idade Média, onde os inventos pertenciam a estas e não aos seus autores. \J Mais tarde, apropriedade dos inventos passou ao Estado, que outorgava privilégios de exploração sem critério algum, baseado apenas na vontade do soberano. Somente a partir do Século XVIII, o direito de propriedade dos inventores foi reconhecido, passando esses a ter o privilégio de explorar suas invenções com exclusividade e por um certo tempo. 14
Assim, confonne ensina Nuno Tomaz Pires de Carvalho, a história do sistema de patentes, no plano internacional, pode ser dividida em quatro fases: a fàse dos privilégios feudais; a fase das idéias liberais; a fase da internacionalização do sistema de patentes e a fase de mutação. 15
Na fase dos privilégios feudais (ou reais), que corresponde ao período da Idade Média (Século XII a XVIII), o privilégio era concedido pelo rei ou pelo senhor feudal ao introdutor de novas técnicas. Não havendo nonnas legais sobre a matéria, esta concessão ficava a mercê de seu arbítrio.
Nesta fase, o ,)"ulule (~lM()n()p()lies consistiu numa tentativa de regulamentação da concessão de privilégios. Este foi um ato promulgado pelo Parlamento Inglês em 1623, que proibia qualquer espécie de monopólio, "Exceto os privilégios concedidos pelas novas invenções" ao verdadeiro inventor pelo prazo de 14 anos. Assim, a Inglaterra foi o primeiro país a reconhecer, ainda que indiretamente, o direito do inventor.
Um dos primeiros privilégios de que se tem notícia foi no ano de 1330, na França, quando o Rei Philippe de Valois concedeu um monopólio para a fabricação de vidros. 16
I.l Idem, ihidem, p. 225.
14 MARTINS, op. cil .. p. 453.
15 CARVALHO apud PIMENTEL, Sistema hrasileiro de profe{'ão jurídica à tecnologia e o dil'l:il()
econômico. p. 56-67.
8
Entretanto, o autor Mario Rotondi afinna que o primeiro país a reconhecer um direito sobre invenção industrial foi a Itália, onde se aprovou um Decreto em 18 de setembro de 1469. Este reconhecia a detenninada pessoa o direito de exercer de modo exclusivo a arte de impressão, em seu território, sob cominação de severas sanções contra os usurpadores. "Considera Rotondi notável aquele documento, pela natureza do direito atribuído ao inventor - direito temporário ao desfrute monopolístico - e pela sanção típica do confisco da produção dos contraventores. Com efeito, esses elementos do privilégio já, naquela época, anteviam o instituto nos seus delineamentos definitivos, que prevalecem até aos nossos dias.,,17
"Neste mesmo período, Galileu Galilei obteve o direito exclusivo de tàbricar e comercializar um dispositivo hidráulico de irrigação. O físico Pascal recebeu do rei da França o privilégio de invenção para uma máquina calculadora. Os dois famosos cientistas são apontados, pela generalidade dos autores que registram aspectos históricos das invenções, como exemplos de pioneiros no recebimento de privilégios."lx
A fase das idéias liberais inicia-se com a Constituição Americana de 1787, que, em seu art. 10, seção 8, assegurou o privilégio dos inventores por meio de patentes, como uma fonna de estímulo ao desenvolvimento industrial. Este direito foi disciplinado por uma lei em 1790.19
Na Europa, com a difusão do Liberalismo Econômico (século XIX), propagou-se também a idéia de patente como um título de propriedade. De fato, a lei francesa de 1791 concebia a invenção industrial como sendo objeto de propriedade. Propriedade esta fundada no direito natural, mas limitada no tempo e no espaço. Desta fonna, foi a lei francesa de 1791 a primeira a reconhecer o direito subjetivo dos inventores, regulando a sua modalidade e duração. Alguns exemplos desta época são as patentes da máquina a
d A . 20
vapor e o tear mecamco.
17 REQUIÃO, op. cil.. p. 225-226.
IX PIMENTEL, op. cil.. p. 58-59. 19 Idem, ibidem. p. 61-62.
9
A fase da internacionalização foi marcada pela realização de feiras internacionais, como a de Londres em 1851, a de Viena em 1873 e a de Paris em 1878.
Com a Revolução Industrial, intensificou-se o intercâmbio comercial entre os países. Surgiu, então, a necessidade de reconhecimento de depósitos internacionais de pedidos de patentes. A solução foi o estabelecimento de tratados. 2 I Provavelmente, a Convenção da União de Paris (1883) foi a mais importante e por isso, será estudada em parágrafo próprio.
A fase de mutação, segundo Nuno T.P.de Carvalho, caracteriza-se pela reação dos países subdesenvolvidos contra o sistema de patentes em vigor. Isto ficou comprovado na revisão da Convenção de Paris (1983), onde 77 países queriam tratamento preferencial para os seus nacionais e a introdução de cláusulas que permitissem um maior controle sobre abusos dos direitos de patente. 22 No entanto, ao que parece, o Brasil não experimentou esta fase, visto que aprovou uma nova lei de patentes extremamente liberal neste sentido.
2.2.2. No Plano Nacional
No plano nacional, o primeiro privilégio de que se tem notícia foi outorgado no Brasil Colônia, no ano de 1752, com a concessão do monopólio para a exploração de uma máquina de descascar arroz, pelo prazo de alguns anos, no Rio de Janeiro.23
o
Brasil foi o quarto país do mundo a estabelecer a proteção dos direitos do inventor, precedido apenas pela Inglaterra (Slalule01
Monopolies, de 1623), pelos Estados Unidos (Constituição de 1787) e pela França (lei de 1791 ).24No Brasil, a primeira lei sobre invenções industriais foi o Alvará de 1809. Até então, a política de exploração da metrópole e as várias medidas tomadas para a contenção do progresso industrial e comercial impossibilitavam a proteção à propriedade industrial.25
21 Idem, ibidem. p. 62-63. 22 Idem, ibidem. p. 64. 23 Idem, ibidem. p. 67.
24 CERQUEIRA, op. cil . p. 28.
10
Em 1808, com a transferência da Corte para o Brasil, iniciou-se um processo de abertura dos portos brasileiros a outras nações. O estabelecimento do livre mercado trouxe consigo a necessidade de se proteger o comércio e a indústria locais, visando garantir sua capacidade de concorrência.2()
Desta forma, o Alvará de 28 de abril de 1809, além de outros incentivos ao comércio e à indústria, permitiu a concessão de privilégios aos inventores e introdutores de novas máquinas (estes últimos eram aqueles que traziam as máquinas de outros países)
Este alvará, que constitui o marco inicial da evol ução da propriedade industrial, previa, em seu parágrafo VI, a propriedade dos autores dos inventos industriais e o privilégil) do seu uso exclusivo, por certo tempo. Assim, declara o Príncipe "que sendo o primeiro e principal objeto de Meus Paternais cuidados o promover a felicidade pública dos Meus fiéis Vassalos; e Havendo estabelecido com êste disigllio princípios liberais para a prosperidade dêste Estado do Brasil, e que são essencialmente necessários para fomentar a Agricultura, animar o Comércio, adiantar a Navegação, e aumentar a Povoação, fazendo-se mais extensa e análoga à
grandeza do mesmo Estado"; e
(*
VI): "Sendo muito conveniente, que os Inventores, e Introdutores, de alguma nova Máquina, e Invenção nas Artes gozem do privikgio exclusivo além do direito que possam ter ao tàvor pecuniário, que Sou Servido Estabelecer em beneficio da Indústria, e das Artes; Ordeno, que tôdas as pessoas, que estiverem neste caso, apresentem o Plano de seu novo Invento à Real Junta do Comércio; e que esta, reconhecendo a verdade e fundamento dêle, lhes conceda o Privilégio exclusivo por 14 anos, ficando obrigadas a publicá-lo depois para que no fim dêsse prazo tôda a Nação goze do fruto dessa Invenção; Ordeno, outrossim, que se faça uma exata revisão dos que se acham atualmente concedidos, fazendo-se públicos na forma acima determinada, e revogando-se todos os que por falsa alegação, ou sem bem fundadas razões obtiveram semelhantes_ " ( )27 concessoes . . ..
Este documento, que foi, segundo a opinião de João da Gama Cerqueira, inspirado no Estatuto dos Monopólios da Inglaterra (1623), previa linhas para a proteção legal das invenções que permanecem até hoje, como o requisito da novidade e da realidade do
26 Idem, ibidem. p. 27.
11
invento, o caráter de privilégio, o prazo limitado da concessão e findo este prazo, a sua transformação em domínio público.2x
Depreende-se da leitura do texto que, antes de 1809, já existiam no Brasil privilégios e monopólios, mas concedidos inteiramente segundo o arbítrio do governo. 2')
A primeira Constituição Brasileira (1824), entre as garantias individuais relativas à propriedade, declarou assegurar aos inventores o direito sobre suas produções. Em 1830, pela Lei de 28 de agosto, foi complementado o preceito constitucional.'()
Das oito constituições do Brasil, somente a de 1937 não incluiu expressamente os privilégios industriais entre as garantias aos direitos individuais. Entretanto, de acordo com o juízo de João da Gama Cerqueira, o legislador apenas deixou de especificá-los, por inúteis ou redundantes, face à proteção genérica da propriedade disposta no art. 122, 14 : "A Constituição assegurará ... O direito de propriedade, salvo a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, mediante indenização prévia. () seu conteúdo e os seus limites serão definidos nas leis que lhe regulamentarem () exercício."(grifou-se) 31
Na Constituição de 1988, a matéria encontra disciplina no art. 5°, inciso XXIX, que dispõe: "a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção ás criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País".
Quanto à legislação infraconstitucional, há, segundo Aurélio Wander Bastos, "cerca de dez leis que, direta ou indiretamente, têm dispositivos referentes a questões relativas à Propriedade Industrial, cerca de onze decretos-leis, todos promulgados nos períodos de 1937 a 1945, ou de 1967 a 1969 ... , cerca de oito decretos" e 115 atos normativos complementares do Instituto Nacional de Propriedade Industrial.32
2X Idem, ihidem. p. 28-29.
2~ idem, ih idem. p. 29. JI) REQUIÃO, op. dI.. p. 226. 31 PIMENTEL, op. dI .. p. 116.
12 BASTOS (lpl/d PIMENTEL, op. cil. p. 71. (Deve-se observar, entretanto, que os dados não se encontram atualizados)
12
Entretanto, a principal fonte normativa da matéria é a Lei n. 9.279/96 que entra em vigor a partir de 1997, revogando a Lei n. 5.772/71 (o antigo Código de Propriedade Industrial) e o Decreto-Lei n. 7.903/45 (crimes contra a propriedade industrial).
13
111 - A Legislação Atual
3.1. Conceito de Invenção e Modelo de lJtilidade
Os autores atentam para a dificuldade de se conceituar o termo invenção. João da Gama Cerqueira entende que "a invenção não reside no resultado (coisa inventada), mas precisamente no ato, isto é, no exercício das complexas funções a que denominamos imaginaç:[jo criadora". 33 Entretanto, o próprio autor observa que, partindo-se deste pressuposto, também haverá invenção na atividade realizada na elaboração das obras artísticas, literárias e científicas, visto que estas, assim como as industriais, são frutos da imaginaçtio criadora. Assim, além do enquadramento neste conceito, deve-se obsef\ar a origem da invenção, ou seja, se ela se manifesta no domínio da indústria.
Nessas condições, não é possível à doutrina definir exatamente a invenção, no domínio industrial, nem fixar-lhe todos os requisitos intrínsecos, porque neste, como em outro qualquer domínio, a invenção caracteriza-se simplesmentc por ser o resultado da atividade inventiva. Assim, quando dizemos que a existência de invenção constitui pressuposto da aplicação da lei, isso significa apenas que o objeto dc\c ser o resultado de uma invenção, de um ato inventivo, o que só por meios indiretos se pode deduzir. Deve-se, pois, prescindir de qualquer definição teórica da invenção em si, no sentido da coisa inventada, contentando-se a doutrina em deli:nitar .0 cam?o. de ap~ica\~o da lei de patentes e dar a noçao da l11vençao l11dustnal.
-Diante desta impossibilidade, as leis, em geral, não definem a invenção, apresentando apenas requisitos que, ao serem cumpridos, determinam sua patenteabil idade.
Seguindo esta orientação, a Lei n. 9.279/96, em seu art. 8 0 , dispõe que "é
patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial".35
.n CERQUEIRA, OI'. cil .. p. 237.
1-1 idem, ibidem. p. 239 .
.15 O antigo CPI dispunha, em seu art. 6°, apenas os requisitos da novidade e da industriabilidade, não se
1-1
Por sua vez, o modelo de utilidade, ou p(!(ju(!lla illv('n~'iJov>, "consiste num modelo de objeto que, sem vIsar a um efeito técnico peculiar (caso em que constituiria invenção propriamente dita), se destina simplesmente, a melhorar o uso ou utilidade do objeto, a dotá-lo de maior eficiência ou comodidade em seu emprego ou utilização, por meio de nova configuração dada ao objeto, da disposição ou combinação diferente de suas partes, de novo mecanismo ou dispositivo, em uma palavra, mediante modificação especial ou vantajosa introduzida no objeto comum.,,'7
A lei declara que o modelo de utilidade consiste num "objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente novajárma ou dl.'plJ.\/~Ú() , envolvendo alo invenlivo, que resulte em melhoria funcional no seu LISO ali em sua
fabricação" (art. 9 O). 3!í
Depreende-se, pois, que os requisitos exigidos para a concessão de patentes de modelo de utilidade são os mesmos que de invenção, quais sejam, a aplicação industrial, a nova forma ou disposição e o ato inventivo. Sendo assim, o estudo destes requisitos dar-se-á de forma concomitante para a invenção e o modelo de utilidade.
Cumpre ainda ressaltar que, diferentemente do CPI, a nova lei não tàz distinção entre modelo industrial e desenho industrial, ocorrendo a fusão de seus conceitos soh a rubrica apenas do desenho industrial. 39 Além disso, não prevê a concessão de patentes para
- - d . 'fi ( 1 o, 11). ,(0
sua proteçao, mas a concessao e um regIstro especI ICO art.
36 REQUIÃO, op. cit .. p. 224. 37 CERQUElRA, op. cit .. p. 281.
3M
o
art. IOdo CPI dispunha que" considera-se modelo de utilidade toda disposição ou forma nova obtida ou introduzida em objetos conhecidos, desde que se prestem a um trabalho ou uso prático"39 O CPI estabelecia a distinção em seu art. 11: "Para os efeitos deste Código, considera-se:
I) modelo industrial toda forma plástica que possa servir de tipo de fabricação de um produto industrial e ainda se caracterize por nova configuração ornamental;
2) desenho industrial toda disposição ou conjunto novo de linhas ou cores que, com fim industrial Oll comercial, possa ser aplicado à ornamentação de um produto, por qualquer meio manual, mecânico ou químico, singelo ou combinado."
Entretanto, a nova lei dispõe, em seu art 95, que " considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial."
I S
3.2. Requisitos de Patenteabilidade
Para a concessão da patente, é necessário que a i nvençã04 1 atenda aos requisitos da novidade, da atividade inventiva, da aplicação industrial (art. 8°) e o da licitude (arts. 10 e 18). Além destes, a doutrina aponta um requisito implícito: a originalidade.
A) Originalidade
Segundo Rubens Requião, apesar de sutil a diferença, "a originalidade não se confunde com novidade, podendo a invenção ser nova sem ser original e vice-versa".
A originalidade refere-se ao fato de que a invenção deve ser diferente de tudo aquilo que já foi criado. Na verdade, a originalidade constitui um elemento intrínseco da própria invenção, pois não se pode conceber esta sem aquela.42
B) Novidade
A lei exige que a invenção seja nova e a doutrina esclarece que esta novidade deve ser absoluta. Desta exigência resulta que a invenção não pode estar compreendida no estado da técnica.
o
art. 11 da lei esclarece que o estudo da técnica "é constituído por tudo aquilo tomado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17." Assim, o invento não pode ser divulgado através de exposições ou publicações, antes do depósito do pedido de patente, sob pena de perder o caráter de novidade.o
art. 11, § 2 0, elucida que a invenção será considerada como pertencente aoestado da técnica a partir da data do depósito do pedido de patente ou da prioridade, caso venha a ser publicada mesmo subseqüentemente. Tal disposição será também aplicada ao
4\ Todos os requisitos apresentados a seguir referem-se também ao modelo de utilidade. 42 REQUIÃO. op. cit .. p. 228-229.
\6
pedido internacional depositado confonne o estabelecido em tratado ou convenção, SI: houver processamento nacional (art. 11, § 3 0).
Entretanto, apesar do disposto sobre o estado da técnica, existem as ressalvas constantes dos arts. 12, 16 e 17.
O art. 12 dispõe que não será considerada como estado da técnica a divulgação da invenção, quando esta ocorrer durante os 12 (doze) meses precedentes à data de depósito ou da prioridade do pedido de patente se promovida: pelo inventor; pelo INPI, através de publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; ou por terceiros, com base em infonnações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados. Para isso, contudo, o INPI poderá exigir do inventor declaração relativa à divulgação, acompanhada ou não de provas, nas condições estabelecidas em regulamento.
As ressalvas contidas nos arts. 16 e 17 dizem respeito ao instituto da prioridade, estabelecido pelo legislador em obediência às disposições da Convenção de Paris de 1883,
Revisão de Haia de 1925, arts. 11 e 4 o
"A garantia da prioridade consiste na salvaguarda temporária da novidade da invenção [ou modelo de utilidade], que pennite ao titular do direito, antes de depositar o pedido de privilégio, revelar as características básicas do produto, processo ou meio que criou, bem como sua aplicação sem prejudicar sua novidade"43.
A Lei n. 9.279/96 prevê as duas fonnas de prioridade tuteladas pela Convenção de Paris:
a) prioridade para divulgação prévia do objeto do pedido. Assim, dispõe o art. 17 que "o pedido de patente de invenção ou modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil, sem reivindicação de prioridade e não publicado, assegurará o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma matéria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores, dentro do prazo de 1 (um) ano".
17
b) prioridade para pedido de privilégio depositado no estrangeiro. O art. 16 estabelece que "ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos".
C) Industriabilidade
Outro requisito imposto para a patenteabilidade da invenção é o da aplicação industrial44 , ou seja, a invenção deve ser suscetível de utilização ou produção em qualquer
tipo de indústria (art. 15).
D) Atividade Inventiva
o
legislador optou ainda por exigir a atividade inventiva45 como pressupostopara a patenteabilidade e explica que" a invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica" (art. 13 ).46
Assim, o legislador seguiu a orientação do Tratado de Cooperação Internacional em Matéria de Patentes (PCT), que também prevê a atividade inventiva como requisito
d · - 47
para o patenteamento a Invençao.
E) Licitude
Não basta que a invenção preencha os requisitos do art. 8° para a concessão da patente. Além disso, deve atender à condição da licitude, ou seja, não pode constituir proibição legal.
44 No CPI, a expressão empregada era "utilização industrial" (art. 6°). Contudo, esta modificação nào alterou
o conteúdo da exigência legal, como se pode depreender da leitura do art. 6°, § 3° do CPI e do art. 15 da nova lei.
45 O CPI não previa a atividade inventiva como requisito para a concessão de patentes (vide art. 6°).
46 Quanto ao modelo de utilidade, o art. 14 da Lei n. 9.279/96 dispõe que" o modelo de utilidade é dotado de
ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica" Embora o legislador tenha utilizado adjetivos distintos, na prática, não haverá diferenciação.
18
o
art. 10 enumera as hipóteses em que não há invenção nem modelo de utilidade, enquanto o art. 18 elenca o rol de invenções e modelos de utilidade não patenteáveis. Teoricamente, os referidos artigos tratam de matérias diferenciadas: no primeiro caso, a invenção simplesmente não existe, ao passo que, no segundo, apesar de reconhecer sua existência, o legislador, por motivos sociais, econômicos ou políticos, negou-lhe a proteção patentária. Porém, na prática, tal distinção não se opera, visto que não se fornecerá a patente em ambos os casos.Desta maneira, confonne o disposto no art. 10, "não se considera invenção nem modelo de utilidade:
I - descobertas 4X, teorias científicas e métodos matemáticos;
-
~II - concepçoes puramente abstratas ;
111- esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização 50;
IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação , . 51
estetlca ;
V - programas de computador em si 52;
VI - apresentação de infonnações; VII - regras de jogo 53;
VIII - técnicas ou modelos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal 5-1; e
48 Rubens REQUIÃO diferencia os termos invenção e descoberta. Para ele, "descobrir é o ato de anunciar ou
revelar um princípio científico desconhecido, mas preexistente na ordem natural, e inventar é dar aplicação prática ou técnica ao princípio científico, no sentido de criar algo de novo, aplicável no aperfeiçoamento (modelo de utilidade) ou na criação (invenção) industrial." (op. cit .. p. 223)
Com base em tal ensinamento, conclui-se que na descoberta não está presente a caracteristica da novidade, o 9ue provavelmente levou o legislador a inclui-Ia no rol do art. 10.
4) Como a própria expressão revela, estas concepções são insuscetíveis de serem realizadas na prática.
Falta-lhes, pois, o requisito da industriabilidade, qual seja, o da possibilidade de utilização ou produção na indústria
50 A patenteabilidade destes constituiria um entrave ao desenvolvimento industrial.
51 Estas obras encontram proteção no chamado Direito Autoral.
o
'ide 11 - 2.1)52 Idem nota anterior.
53 Este item está diretamente relacionado com o art. 18, I (proteção à ordem pública).
54 Estas técnicas e métodos nào constituem invençào por razões sociais. Afinal, o interesse da coletividade
19
IX -O todo ou parte dos seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou gennoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais."
Já o art. 18 prevê que "não são patenteáveis:
I - o que for contrário a moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à
saúde públicas;
II -as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes da transformação do núcleo atômicos5 : e
111 -o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8° e que não sejam mera descoberta. "
Quanto ao último inciso, bem como quanto ao inciso IX do art. 10, é necessário tecer maiores considerações, devido a importância da matéria no contexto mundial.
3.3. O Patenteamento dos Seres Vivos
Embora a nova lei não tenha admitido o patenteamento dos seres vivos, ela avançou neste campo, ao pennitir o patenteamento dos microorganismos transgênicos, que consistem em "organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais" (art. 18, § ún.).
55 Segundo Douglas Gabriel DOMINGUES, o Estado nega a patente à invenção, se resultante da
transformação do núcleo atômico, por razões de segurança, econômicas e sociais. "Razões de segurança: não colocar o Estado militarmente à mercê do titular do privilégio, com resultados não difíceis de avaliar. Razões econômicas, no caso de átomos para a paz, evitam uma dependência interna tão grande ou mais perigosa que a exercida pelos países produtores de petróleo, contra o mundo ocidental. Finalmente, razões sociais não permitem que o interesse individual ou de um grupo restrito sobreponha-se ao da coletividade nacional." ( op. cir. p. 46)
20
Com a adoção de tal medida, elogios e críticas foram dispensadas ao legislador Desta maneira, existem aqueles que afirmam que se tomou evidente a necessidade de se oferecer incentivos às empresas da área biotecnológica, tendo em vista o alto custo da manipulação genética. 5()
Por outro lado, há a corrente (e parece que esta é a majoritária) que entende que o legislador foi precipitado ao estabelecer o patenteamento de microorganismos, visto que ainda não se conhecem as implicações que podem advir da concessão de patentes neste setor)7
De fato, o palenleamenlo dos seres vivos constitui assunto atual e polêmico, apresentando reflexos nas diversas ordens mundiais, quer seja a econômica, a política, a social ou ajurídica.
Sob o aspecto econômico, verifica-se a existência de grandes controvérsias. Tanto é assim que "este foi o único item do Acordo do GA TT, entre milhares, para o qual ficou marcada uma revisão específica em 1999,,5H.
Seguindo esta orientação, o Parlamento Europeu, em 10 de março de 1995, rejeitou este tipo de patenteamento; o Congresso da Índia, por sua vez, recusou-se a reconhecer patentes em biotecnologia, "só aceitando reabrir a discussão quando os EUA ratificarem o Tratado de Biodiversidade, da ECO-92, que prevê compensações para os países detentores do material genético em estado natural" 5').
Realmente, os Estados Unidos, através de retaliações comerCIaIS, tentam pressionar outros Estados no sentido de que adotem tal medida. Aquele Estado apresenta-se como o maior interessado no patenteamento da biotecnologia, pois apresenta-se encontra em bTfande avanço nessa área, inclusive em relação a outros também desenvolvidos. Deste modo, "o rápido patenteamento das descobertas na nova área, extensivo a todo mundo,
5(, CARDOSO, A Prote(,:-tín do l"rahalho Intelectual e Industrial: A Represslio à pirataria de Marcas e
Patentes no Cenário IlIIernacional e slIas Implicaçi'Jes nos Países em Desenl'oll'imento. p. 7. 57 FRIAS FILHO, Aberração Patente, Folha de Siio Palllo, 07/04/96,1-2.
5H BENJAMIN, Lei de Patentes Está Entregue, Atençlio. p. 14. 5~ Idem, thidem.
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pode ser um instrumento decisivo para recuperar a competitividade de sua economia, notoriamente abalada,,60.
Sob os prismas social e político, Boaventura de Sousa Santos entende que a biotecnologia contribuirá ainda mais para a polarização entre os países centrais e periféricos no sistema mundial, visto que agravará o problema de sobreprodução do Norte e subprodução no Sul. Assim, explica que:
A grande novidade da biotecnologia é que ela é levada a cabo por blfandes empresas multi nacionais que sujeitam as patentes às descobertas biotécnicas e que, por isso, privam de seus benefIcios todos os que não puderem pagar os direitos autorais (royalties). Como diz Paul Kennedy, o DNA é o novo recurso industrial das grandes empresas, que nào só pode vir a substituir matérias-primas usualmente fornecidas pelos países periféricos, como pode conduzir à integração vertical da produção agrícola, colocando vastas regiões do mundo sob a alçada de umas poucas empresas multi nacionais do ramo agroquímico e biotecnológico (Kennedy, 1993:73) ...
É no domínio das relações Norte/Sul que o impacto da biotecnologia mais se fará sentir. É que se, por um lado, o uso de patentes visa criar rendas que funcionam como transferências líquidas do Sul para o Norte, por outro lado, essas transferências ocorrem desde logo na própria engenharia dos produtos, pois, como bem salienta Kloppenburg, dado que a maioria dos recursos genéticos se encontram nos países do Sul, estes estão já a ser espoliados pelas /:,lfandes empresas multi nacionais, o que já se designa por imperialismo biotecnológico (Kloppenburg, 1988).61
Sob o ponto de vista jurídico, o patenteamento de qualquer forma de vida fere um princípio consagrado no Direito de Patentes, qual seja o de que se deve proteger apenas invenções, excluindo-se as descobertas. Nesse sentido, César Benjamin entende que:
nO Idem, ibidem. p. 12.
Ninguém "inventa" seres vivos. Com a técnica hoje disponível, não se busca produzir uma síntese artificial de novas espécies, mas introduzir o mínimo de variação nas espécies já existentes. Recorta-se uma seqüência de ADN, inserindo-a em outra, num trabalho cujos resultados não se conhecem "a priori". O pesquisador reorganiza algumas poucas seqüências gênicas, que estão disponíveis na natureza, e dá a elas uma nova disposição, através de uma colagem.
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Mesmo tendo algumas poucas sequencias gênicas "engenheiradas", os organismos resultantes não deixam de ser objetos naturais dotados da capacidade, também natural, de se auto-reproduzir. Como admitir seu patenteamento? Como se pode patentear algo em que não há invenção e que não se sabe, ou não se pode, descrever?62
De certa forma, o legislador recepcionou este entendimento quando estabeleceu, no art. 10, inciso IX, que não seriam consideradas invenções o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, etc. No entanto, no art. 18, inciso 111, admite a possibilidade de patenteamento dos microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade e que não sejam mera descoherllJ. Tal ressalva pode ser paradoxal: será que um microorganismo transgênico poderá constituir invenção ou, conforme a lição de César Benjamin, este sempre constituirá descoberta?
Constata-se, pois, que a questão do patenteamento da biotecnologia está longe de um ponto pacífico. Entretanto, considerando-se que o Brasil possui a maior biodiversidade do planeta, incontroverso é o fato de que o pais sofrerá as inúmeras e, hoje, incalculáveis conseqüências da adoção deste tipo de patenteamento. 63
3.4. O Patentearnento dos Produtos e Processos Farmacêuticos
Outro assunto que suscita discussão consiste no patenteamento dos produtos e processos farmacêuticos. A proteçãó patentária dos produtos farmacêuticos existiu no Brasil até o ano de 1945, quando surgiu uma norma que excluiu tal patenteamento. Em 1969, os processos farmacêuticos também se tomaram não-patenteáveis64 . Em 1971, o CPI manteve tais produtos e processos no elenco das invenções não privilegiáveis65 . Esta imprivilegiabilidade decorria de razões econômicas, conforme explicitou o então Ministro da Indústria e Comércio, Marcos Pratini de Moraes, em sessão realizada em 16 de
62 BENJAMIN, oI'. cil.. p. 14.
61 Vide Cap.V - 5.2.
64 PAES, Nova lei clapropriedade industrial. p. 35. 65 Assim dispunha o CPI: "Art. 9.0 Não são privilegiáveis:
c) as substàncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos, de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação."
23
setembro de 1971, ante a Comissão do Legislativo que exammana a mensagem que encaminhava o projeto que se transfonnou na Lei n. 5.772 (Código de Propriedade Industrial). Naquela oportunidade, asseverou o Ministro:
o
novo Código mantém a não-patenteabilidade dos processos químico-fannacêuticos e de alimentos. Por quê? Por que toda essa discussão em torno da indústria fannacêutica que, na minha opinião, em alguns momentos assumiu características que não ajudavam a resolver o problema? À questão se põe basicamente na discussão do problema das matérias-primas para a indústria farmacêutica. Como os processos químico-fannacêuticos não são patenteados em alguns países, e alguns deles simplesmente até há pouco tempo não tinham um sistema de patente, havia preços de matéria-prima para a indústria fannacêutica diferenciados, dependendo da origem. Aí é que o problema foi suscitado. A mesma matéria-prima importada de um país que concedia privilégios para a indústria farmacêutica custava 10 ou 20 vezes mais caro que a matéria-prima originada de países onde não havia privilégio. Como não se produziam no país, a nào ser em escala pequena e para um número pequeno, matérias-primas para a indústria farmacêutica, era muito mais interessante importá-las, porque custava menos e tinham as mesmas características dos países que não reconheciam a patente. E essa solução foi adotada. Pennitiu o acesso dos laboratórios nacionais às matérias-primas a um preço menor. Por que as matérias-primas custam mais caro nos países onde existem patentes? Porque elas devem incluir no seu preço final uma parcela de custo, específica, para cobrir a pesquisa na própria indústria. E a indústria químico-fannacêutica se caracteriza por ter uma percentagem elevada de recursos destinados àpesquisa para desenvolvimento. O objetivo fundamental foi pennitir o acesso dos laboratórios brasileiros às matérias-primas químico-fannacêuticas a preços menores. Poderia ter havido um outro tipo de solução. Era não admitir a proibição de importação desses países, quando se tratasse de produtos patenteados em outros países e com patentes aqui registradas. Pela sistemática existente, se o produto era patenteado no Brasil, não poderia ser importado de um país onde não fosse patenteado. É uma simplificação, mas acho que define o problema. Essa solução, no entanto, apresentava certas dificuldades jurídicas e não foi adotada. Preferiu-se adotar a técnica de não reconhecer essas patentes não registradas, e portanto ampliar o acesso da indústria fannacêutica brasileira a todos os mercados produtores de matérias-primas químico-fannacêuticas. Não se realizando nesse campo, no Brasil em escala significativa, pesquisas, não haveria também o risco de se impedir a proteção de invençào brasileira nesse campo, uma vez que ela era insignificante. Creio que o princípio que
24
o novo Código mantém nesse momento na vida brasileira é
perfeitamente válido.66
A nova lei, entretanto, não mencionou, nos arts. 10 e 18, os produtos e processos químico-farmacêuticos, admitindo, portanto, sua patenteabilidade67 .
Na verdade, a maior discussão não gira em tomo da patenteabilidade ou não dos fármacos. De uma maneira geral, todos reconhecem ser imprescindível esta proteção, tendo em vista a importância das pesquisas realizadas na área. Realmente, a concessão de patentes atrairá os investimentos de laboratórios do setor. Ademais, o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual, o TRIPs (Trade Related Intellectual Property Rights) consolidado no âmbito da Rodada Uruguai do GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) previu a exigência da adoção deste tipo de patenteamento, concedendo um prazo de quatro anos, a partir de 10 de janeiro de 1995, para que os países menos desenvolvidos adaptem suas legislações nacionais aos termos do Acordo, e mais cinco para as patentes que não eram até então reconhecidas.6)l Entretanto, e nisto reside a polêmica, o governo brasileiro abdicou deste prazo oferecido para adaptação.
Desta maneira, os produtos e processos fannacêuticos poderão ser patenteados a partir de maio de 1997, com o início da vigência da nova lei, e desde já se requerida a
t . /. 6'J
paten e p'pe me.
Esta opção do legislador tem sido alvo de inúmeras críticas, principalmente, por parte dos laboratórios farmacêuticos nacionais que se sentiram prejudicados com a adoção de tal medida.7o
66 DOMINGUES, op. dI.. p. 46-48.
67 Os produtos alimentícios também tomaram-se passíveis de patenteamento, visto que não estão contemplados
nos arts. 10 e 18 da nova lei.
6K BENJAMIN, oI'. cito p. 15.
69 Vide Capo IV - 4.3. 70 Vide Capo V - 5.2.
25
3.5. Titularidade
A Lei n. 9.279/96, assim como o antigo CPI, estabelece a presunção de que o requerente da patente está legitimado para obtê-la (art. 6°, § 1°). Cumpre ressaltar, entretanto, que esta presunção é relativa (juris tanlum) e, portanto admite prova em contrário.
Desta forma, a patente pode ser requerida em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade (art. 6°, § 2°).
Na hipótese de invenção (ou de modelo de utilidade) realizada conjuntamente por duas ou mais pessoas, a patente poderá ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante nomeação e qualificação das demais, para ressalva dos respectivos direitos (art. 6°, § 3°).
Quando dois ou mais autores realizarem a mesma invenção (ou modelo de utilidade) de forma independente, o direito de obter a patente será assegurado àquele que provar o depósito mais antigo, independentemente das datas de invenção ou criação (art.
7°, caput). Contudo, a retirada do depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior (art. 7°, § ún.).
3.6. Vigência da Patente
o
CPI, em seu art. 24, previa o prazo de quinze anos de vigência para a patente de invenção e de dez anos para a de modelo de utilidade, contados a partir da data de depósito. O art. 40, capul da nova lei ampliou este prazo, estabelecendo vinte anos de vigência para a patente de invenção e quinze anos para a de modelo de utilidade, também contados da data de depósito.O art. 40, § ún. ainda dispõe que "o prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a sete anos para a patente de modelo de utilidade, a
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contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior".
3.7. Proteção conferida pela Patente
A extensão da proteção patentária será detenninada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos (art. 41).
Com a patente, o titular adquire o direito de impedir que terceiro, sem o seu consentimento, produza, use, coloque à venda, venda ou importe produto patenteado e processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado (art. 42), exceto nos casos
. 4371
prevIstos no art. .
A lei ainda garante ao titular o direito de obter indenização, caso ocorra exploração indevida de seu objeto, inclusive se esta se der entre a data da publicação do pedido e da concessão da patente (art. 44, caput).
Ao usuário anterior de boa-fé, ou seja, àquele que explorava o objeto da patente no País antes da data de depósito ou de prioridade de pedido de patente, é assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na fonna e condição anteriores (art. 45, caPlil).
71 "Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica:
I - aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente;
11 - aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas;
111 - à preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para casos individuais, executado por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim preparado;
IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento;
V - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, sem finalidade econômica, o produto patenteado como fonte inicial de variação ou propagação para obter outros produtos; e
VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licença, desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa"
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3.8. Nulidade da Patente
A nulidade da patente decorre da inobservância das disposições legais (art. 46)72. Esta poderá ser total ou parcial. Será total quando incidir sobre todas as reivindicações e parcial desde que as reivindicações subsistentes constituam matéria patenteável por si mesmas (art. 47).
A nulidade da patente produz efeitos ex lune, isto é, que retroagem à data do depósito do pedido (art. 48).
A nulidade poderá ser declarada através de processo administrativo ou judicial. Será declarada administrativamente quando: não tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais; o relatório e as reivindicações não atenderem ao disposto nos arts. 24 e 25, respectivamente; o objeto da patente se estenda além do conteúdo do pedido originalmente depositado; ou no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das formal idades essenciais, indispensáveis à concessão (art. 50).
o
processo administrativo poderá ser instaurado de otlcio ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de seis meses contados da concessão da patente (art. 51). Este processo prosseguirá ainda que extinta a patente (art. 51, § ún.).Neste processo, o titular será intimado para se manifestar dentro de sessenta dias (art. 52). Decorrido este prazo, havendo ou não manifestação, o INPI emitirá parecer, intimando o titular e o requerente da nulidade para se manifestarem no prazo comum de sessenta dias (art. 53). Em seguida, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se, assim, a instância administrativa (art. 54).
Quanto ao processo judicial, a ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse (art. 56).
72 No caso de infração ao disposto no art. 6°, ou seja, se o requerente da patente não estiver legitimado para
tal, o verdadeiro inventor poderá pleitear a nulidade da patente ou, se preferir, reivindicar, em ação judicial, a adjudicação da mesma (art. 49)
28
o
foro competente para o ajuizamento e processamento desta ação é a Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito (art. 57).A nulidade da patente poderá ser argüida, a qualquer tempo, como matéria de defesa (art. 56, § 1°).
o
juiz poderá conceder a tutela antecipatória ao autor (art. 56, § 2°). O prazo para resposta do réu será de sessenta dias (art. 57, § 1°).Transitada em julgado a sentença, o INPI publicará anotação para ciência de terceiros (art. 57, § 2°).
3.9. Cessão e Licença
"Sendo a invenção (ou modelo de utilidade) objeto de direito de propriedade industrial, de natureza imaterial ou incorpórea, reconhecido temporariamente pelo Estado, pode ser objeto de transmissão por ato inter vivos ou causa morl is,,73.
Nesta via, o titular pode, por ato inter vivos, transferir sua patente a outrem através da cessão.
A cessão pode ser total ou parcial, efetuada antes ou após o depósito do pedido de patente (art. 58). O INPI fará a respectiva anotação, fazendo constar a qualificação completa do cessionário (art. 59).
A patente também poderá ser objeto de licenciamento. Neste caso, há que se distinguir a licença voluntária da compulsória.
A licença voluntária efetua-se através de um contrato onde o titular autoriza alguém a explorar sua patente mediante uma retribuição. Neste instrumento, o titular pode investir o licenciado de todos os poderes para agir em defesa da patente (art. 61).
71 - .
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Este contrato deverá ser averbado no INPI, produzindo efeitos perante terceiros a partir da data de sua publicação. Todavia, para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado (art. 62).
A lei, prevendo possíveis conflitos entre o titular e o licenciado, estabeleceu que "o aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada pertence a quem o fizer, sendo assegurado a outra parte contratante o direito de preferência para seu licenciamento" (art.
63).
o
titular da patente, se preferir, poderá solicitar ao INPI que a coloque em oferta7"para fins de exploração (art. 64, caput).
Já a licença compulsória é aquela que poderá incidir sobre a patente quando o seu titular exercer seus direitos de forma abusiva ou, por meio dela, praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial (art. 68, caput).75
A patente, após decorridos três anos da sua concessão, fica também sujeita à licença compulsória se ocorrer: a não-exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação; ou se a comercialização não satistizer às necessidades do mercado (art. 68, § 1°).
.
A licença só poderá ser requerida por pessoa com legítimo interesse e que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração, que deverá destinar-se ao mercado interno (art. 68, § 2°).
No entanto, a licença compulsória não será concedida se o titular, à data do requerimento, justificar o desuso por razões legítimas, comprovar a realização de sérios e efetivos preparativos para a exploração ou justificar a falta de fabricação ou comercialização por obstáculo de ordem legal (art. 69).
74 A oferta de licença encontra disciplina nos arts. 64-67.
30
Cabe lembrar que as licenças compulsórias serão sempre concedidas sem exclusividade, não se admitindo o sublicenciamento (art. 72).
Cumpre ressaltar também que o licenciado deverá iniciar a exploração do objeto da patente no prazo de um ano da concessão da licença, admitida a interrupção por igual prazo, sob pena de cassação (art. 74, capu/).
A dependência entre patentes também pode gerar a licença compulsória, conforme o disposto no art. 70.
A lei prevê ainda a possibilidade de concessão de licença obrigatória de oficio nos casos de emergência nacional ou interesse público declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade. Contudo, esta licença será temporária e não exclusiva, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular (art. 71).
3.10. Patente de Interesse da Defesa Nacional
É da essência do sistema patentário que, uma vez vencido o período de sigilo mencionado no art. 30, o pedido de patente fica sujeito a uma série de publicações
. I . 76 prevIstas em el.
Entretanto, essa regra geral de ampla publicidade do pedido de patente e suas tàses processuais encontra uma exceção: a patente de interesse da defesa nacional.
Desta forma, uma vez depositado o pedido de patente no INPI, e entendendo a autarquia que seu objeto poderá interessar à defesa nacional, o pedido será encaminhado ao órgão competente do Poder Executivo para, no prazo de sessenta dias, manifestar-se sobre o caráter sigiloso. Decorrido este prazo sem a manifestação do órgão, o pedido será processado normalmente (art. 75, § 1°).
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pedido de patente cujo objeto tenha sido considerado de interesse da defesa nacional não poderá ser depositado no exterior nem sofrer qualquer divulgação, exceto no caso de expressa autorização do órgão competente (art. 75,*
2°).A exploração e a cessão do pedido ou da patente ficará condicionada à prévia autorização do órgão, assegurada indenização sempre que houver restrição dos direitos do depositante ou do titular (art. 75, § 3°).
3.11. Certificado de Adição de Invenção
É muito comum ocorrer a hipótese de introdução de um aperfeiçoamento ou desenvolvimento no objeto da invenção. Se este melhoramento incluir-se no mesmo conceito inventivo, o titular da patente ou o depositante do pedido poderá requerer um certificado de adição (art. 76).
Este certificado constitui acessório da patente, logo, possui a mesma data final de vigência desta e a acompanha para todos os efeitos legais (art. 77). Contudo, no processo de nulidade, o titular poderá requerer que a matéria contida no certificado seja analisada para se verificar a possibilidade de sua subsistência, sem prejuízo do prazo de vigência da patente (art. 77, § ún.).
3.12. Extinção da Patente
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art. 78 prevê as formas de extinção da patente, quais sejam: • a expiração do prazo de vigência;• a renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros; • a caducidade;