Cópia do acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa profe- rido no processo de registo de marca nacional n.° 314 455.
Processo n.° 4052/2000.
Acordam na Relação de Lisboa:
Em 29 de Agosto de 1997 a recorrente interpôs recur- so do despacho proferido em 10 de Fevereiro de 1997 pelo chefe da Divisão de Marcas Nacionais que recusou o re- gisto, por ela requerido em 22 de Dezembro de 1995, da marca nacional n.° 314 455, T - Mobil, destinada a assi- nalar: aparelhos e instrumentos eléctricos, electrónicos, ópticos, de medida, de sinalização, de controlo ou de ensi- no, aparelhos para o registo, transmissão, processamento e reprodução de sons, imagens ou dados, suportes de dados magnéticos ou ópticos, máquinas automáticas de distribuição e mecanismos para aparelhos operados por moedas, equipamento para processamento de dados e com- putadores (classe 9."); impressos, material de instrução e de ensino (com excepção de aparelhos), artigos de escritó- rio (com excepção de móveis) (classe 16.ª); serviços de fi- nanciamento, serviços imobiliários (classe 36."); serviços de construção, manutenção, reparação e instalação de equi- pamentos para telecomunicações (classe 37.ª); serviços de telecomunicações, aluguer de aparelhos de telecomunica- ções (classe 38.ª); serviços de instrução, divertimentos, organização de acontecimentos desportivos e culturais, publicação e impressão de impressos (classe 41.ª); progra- mação de computadores, serviços de base de dados, alu- guer de equipamentos para processamento de dados e
computadores, serviços de projecto e de planeamento de equipamento para telecomunicações (classe 42.ª).
Pedido: revogação do despacho recorrido e a conces- são do registo da aludida marca nacional n.° 314 455, T - Mobil.
Alega, essencialmente, a semelhança gráfica e fonética entre a marca cujo registo a recorrente pretende e a marca Mobil, da titularidade de Mobil Oil Corporation, susceptí- vel de favorecer a prática de actos de concorrência des- leal; a marca a que respeita o registo por si requerido, em- bora seja semelhante à denominação «Mobil», pertencente à sociedade Mobil Oil Corporation e protegida por várias marcas nacionais registadas, não se destina a salvaguar- dar produtos da mesma natureza daqueles a que esta de- nominação se refere, mas a produtos respeitantes à activi- dade comercial estatutária dela, recorrente, actividade essa bem distinta da daquela outra sociedade.
A Direcção do Serviço de Marcas pronunciou-se no sentido da confirmação do despacho recorrido.
A Mobil Oil Corporation pronunciou-se pela manuten- ção da recusa do registo da marca nacional n.° 314 454, T - Mobil.
Foi proferida sentença que julgou improcedente o re- curso, declarando expressamente que mantinha o despacho que recusara o registo da marca nacional n.° 314 455, T - Mobil.
A recorrente apelou, tendo nas suas alegações de re- curso de apelação referido sempre, como marca cujo regis- to fora recusado pelo despacho em crise, a marca n.° 314 454, -T- Mobil-, sendo essa cujo registo por via do recurso de apelação pretende; e foi também só a essa marca n.° 314 454 que a Mobil Oil Corporation se referiu nas suas contra-alegações da apelação.
Apercebendo-se da discrepância existente entre as duas marcas da recorrente (n.° 314 454, -T---Mobil-, e n.° 314 455, T - Mobil), o Ex.mo Desembargador Relator a quem primeiro foi distribuída a apelação determinou a notificação das partes para se pronunciarem sobre tal divergência. E a re- corrente fê-lo, esclarecendo haver lapso, pois nestes au- tos pretendia referir-se à marca nacional n.° 314 455, T - Mobil, e não à que referia nas suas alegações da apela- ção, marca n.° 314 454, a que também se refere o processo administrativo remetido pelo Instituto Nacional da Proprie- dade Industrial (INPI). Por isso, pediu concessão de um prazo de 10 dias para junção de alegações devidamente rectificadas, ou que sejam aproveitadas as alegações e contra-alegações já deduzidas, dando-se por não escritas todas as referências à marca n.° 314 454 e considerando-se substituídas por referências à marca n.° 314 455.
A fl. 556, após redistribuição do processo, foi proferido pelo novo Ex.m° Relator despacho que, além do mais, con- cedeu àquele pedido prazo de 10 dias; tal despacho, no entanto, não foi notificado à recorrente, que, em consequência, não apresentou novas alegações.
Contudo, foi depois proferido acórdão que, sem que ti- vesse dado por falta de notificação da recorrente, manteve a decisão proferida na sentença da 1.ª instância, mas refe- rindo-se expressamente à marca n.° 314 455, -T---Mobil-.
Foi então interposto recurso para o Supremo Tribunal de Justiça, onde se concluiu: «acorda-se em declarar nulo o acórdão recorrido e em determinar o reenvio do proces- so ao Tribunal da Relação a fim de aí se proceder à refor- ma do mesmo acórdão, nos termos acima indicados».
A propósito dos fundamentos da declaração de nuli- dade do acórdão da Relação, lê-se no acórdão do Su- premo Tribunal de Justiça:
«Nessas condições, face ao pedido inicial da recorrente nos presente autos, ao teor das suas alegações não alte- radas na apelação e à falta de alegações corrigidas em consequência da apontada omissão de notificação - que se impõe que seja feita, a fim de se poder determinar o objecto do recurso de apelação -, tem de se concluir que o acordão recorrido apenas se pronunciou sobre questões respeitantes a uma eventual marca nacional n.° 314 455, - T-Mobil-, não se pronunciando sobre a questão que de- via apreciar, e que era a de saber se devia ou não ser re- cusado o registo da marca nacional n.° 314 455, T - Mobil, ou a de saber se devia ou não ser recusado o re- gisto da marca nacional n.° 314 454, -T---Mobil-, pelo que cometeu a nulidade prevista no artigo 668.°, n.° 1, alínea d), primeira parte, do Código de Processo Civil, nulidade essa que é insuprível por este Supremo face ao disposto no artigo 731.°, n.° 2, do mesmo Código, que impõe o reenvio do processo ao Tribunal da Relação a fim de aí se proce- der à reforma do acórdão pelos mesmos desembargadores, se possível.»
Nas alegações actualizadas de acordo com o determi- nado pelo Supremo Tribunal de Justiça, a recorrente con- clui assim, a fls. 530 e seguintes:
«1) A marca da apelante, T-Mobil, não é susceptível de integrar o conceito de imitação definido no artigo 193.° do Código da Propriedade Industrial;
2) Os produtos e os serviços que a apelante pretende assinalar com a marca supramencionada nas classes 9.ª, 36.ª, 37.ª, 38.ª e 42.ª não são idênticos nem há afinidade entre eles e os protegidos pelos registos da apelada nas mesmas classes;
3) Quanto às classes 16.ª e 41.ª, se bem que se verifi- que semelhança entre alguns dos produtos e serviços as- sinalados pelas marcas em confronto, o sinal registando não se confunde com as marcas opostas;
4) Na classe 16.ª, das duas marcas opostas pela apela- da, a única que poderia ser tomada em conta seria a n.° 227 223, Mobil Grand Prix (mista), dado que os produtos as- sinalados pela outra (n.° 215 640, Mobilrap nenhuma afini- dade têm com os da marca da apelante).
5) Realce-se que em Mobil Grand Prix (mista), a expres- são em causa surge 'diluída' no conjunto que integra e, por força dos seus elementos nominativos e figurativos (uma palma de campeão) e em obediência ao princípio da verdade, terá de ser vista como um sinal relacionado com desportos;
6) O que se disse para classe 16.ª vale para a 41.ª, uma vez que a única marca oposta pela apelada que poderia ser levada em linha de conta seria a n.° 227 225, também ela Mobil Grand Prix (mista), já que a n.° 222 554, Mobil, foi declarada caduca;
7) Atento o princípio da especialidade e não se desti- nando as marcas em confronto aos mesmos produtos/ser- viços ou a produtos/serviços de manifesta afinidade, ain- da que a marca nova possua semelhanças com a anterior, esta não pode ser fundamento de recusa daquela;
8) O princípio da especialidade só sofre derrogação no caso de marcas de grande prestígio, mas nos precisos ter- mos do artigo 191.° do CPI;
9) Apesar de alegado pela apelada e corroborado pela sentença do douto tribunal a quo, nada nos autos permite concluir que o sinal registado pela apelada seja merecedor do tratamento de excepção previsto pelo supramenciona- do artigo;
10) As marcas da apelada não possuem as característi- cas de singularidade, peculiaridade (uniqueness, no dizer de alguns autores estrangeiros), indispensáveis a esse tipo de marcas;
11) O sinal da apelada com que o consumidor se pode identificar é uma combinação característica de letras e co- res, em associação com um pégaso vermelho, mas que liga de imediato a artigos específicos - combustíveis e lubri- ficantes - que não apresenta semelhanças com o sinal da apelante;
12) As marcas da apelada cedem também perante a tese da diluição relativamente aos sinais de grande prestígio, uma vez que a expressão 'mobil' é usada e está registada, não só em Portugal como no estrangeiro, por outras enti- dades, para os mais variados tipos de produtos/serviços; 13) A apelada não sustentou, fosse por que forma fos- se, as afirmações sobre o grande prestígio das suas mar- cas;
14) Sobre a inexistência de prestígio da expressão 'mo- bil' qua tale - no sentido exigido pelo artigo 191.° - e pelos perigos de uma incorrecta aplicação deste instituto pronunciou-se esse venerando Tribunal no acórdão citado - processo n.° 1166/99;
15) A apelada não alegou, não identificou nem demons- trou a vantagem que a apelante indevidamente possa ob- ter com o uso e registo da sua marca;
16) A mesma omissão se verificou quanto ao prejuízo que lhe possa advir da concessão do registo ao pedido sub judice, ou quanto ao impacte negativo, ou diluição, que resultaria da concessão do registo à marca da apelante;
17) Na sentença proferida pelo douto tribunal a quo tam- bém não há qualquer sustentação para o alegado grande prestígio da marca da apelada;
18) Nos dois casos apontados - marcas n.os 680 034, T - Mobile, e 680 035, T..Mobile, a substituição de recu- sa provisória por uma de protecção total revela já uma di- ferente interpretação do INPI - bem mais restrita - do que deve entender-se por 'marca de grande prestígio';
19) Decidindo como decidiu, a sentença recorrida não fez uma correcta interpretação da lei.»
A recorrida não actualizou as suas contra-alegações, tendo inicialmente concluído assim:
«A) O pedido de registo da marca nacional n.° 314 454, -T---Mobil-, constitui imitação das marcas opostas Mobil nos termos do artigo 189.°, n.° 1, do Código da Proprieda- de Industrial.
B) O pedido de registo de marca nacional n.° 314 454, - T-Mobil-, constitui reprodução do elemento essencial da denominação social da apelada nos termos do artigo 189.°, n.° 1, alínea f), ibidem.
C) Mobil é uma marca de grande prestígio, conhecida pelo público em geral e não só nos círculos interessados, gozando assim de protecção, nos termos do artigo 191.°, ibidem.
D) Bem andou o tribunal a quo ao decidir manter a re- cusa de registo de marca nacional n.° 314 454, T - Mobil, como o fez.»
Por determinação deste Tribunal foi, entretanto, junto o apenso vindo do INPI, contendo o processo de registo n.° 314 455, T - Mobil, notificado às partes (fl. 809).
II - 1 - A questão que cumpre resolver consiste em saber se há ou não motivo para recusa do registo da mar- ca -T-Mobil-, com o n.° 314 455.
II - 2.1 - Com relevo para a decisão, considera-se assente que:
1.° Em 22 de Dezembro de 1995, Deutsche Telekom, A. G., requereu o registo da marca nacional n.° 314 455, -T---Mobil-, para assinalar produtos e servi- ços das classes 9.ª, 16.ª, 36.ª, 37.ª, 38.ª, 41.ª e 42.ª da classificação internacional de produtos e ser- viços;
2.° A Mobil Oil Corporation deduziu oposição, por ser titular, para Mobil, dos anteriores registos de marca n.os 213 606/8, 213 611, 215 640, 218 437, 222 549, 222 551/4, 227 223/5, 247 047/8 e 296 744 para aquelas classes;
3.° Prestada informação técnica interna no processo administrativo, em 10 de Fevereiro de 1997 foi pro- ferida decisão de concordância com o parecer téc- nico e indeferida a pretensão;
4.° A requerente recorreu, mas na 1.ª instância judi- cial manteve-se a decisão de indeferimento. II - 2.2 - Está em causa o registo da marca da recor- rente: a marca nacional n.° 314 455, «T - Mobil».
A situação sub judice é enquadrada pelo CPI de 1995 (1). As funções básicas do regime da marca, à luz do di- reito que a regula, desdobram-se, fundamentalmente, na protecção da economia contra os esquemas de concor- rência desleal e em tornar acessível, aos consumidores, a distinção dos produtos e ou serviços com origem ou proveniência diversa, defendendo-os da confusão possí- vel e tornando-lhes mais acessível a responsabilização do produtor.
A lei protege estes objectivos através do instituto da recusa do registo de marca.
Entre os fundamentos da recusa do registo de marca, contam-se aqueles que respeitam à protecção: 1) das mar- cas notórias; 2) das marcas de grande prestígio, 3) e, os casos mais comuns, de pura e simples imitação de marca. Nos dois primeiros casos, porque está em causa uma maior protecção, a lei dispensa alguns dos requisitos que cumulativamente exige para o terceiro caso.
No presente caso discute-se se estamos perante uma marca de grande prestigio.
O regime de protecção destas marcas, previsto no arti- go 191.° do CPI de 1995, constitui um desvio ao princípio da especialidade (que supõe que o âmbito da protecção decorrente do registo de uma marca apenas abrange «os produtos ou serviços designados pelo seu titular aquando do registo da mesma, bem como os produtos ou serviços afins» (2). Nestes casos, é, pois, irrelevante a afinidade en- tre produtos e serviços.
Na verdade, ali se estabelece protecção, mesmo nos caso em que a marca se destine a produtos ou serviços não semelhantes: 1) sendo gráfica ou foneticamente idêntica ou semelhante a uma marca anterior que goze de grande pres- tígio em Portugal ou na Comunidade, e 2) sempre que o uso da marca posterior procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou possa prejudicá-lo.
A lei não consagra qualquer critério para delimitar o conceito de marca de prestígio, deixando, consequentemen- te, ao julgador o poder/dever de o integrar.
Quer a doutrina quer a jurisprudência têm-se pronunciado sobre esta temática.
Em primeiro lugar, comecemos por detectar os requisi- tos que resultam do próprio texto da lei. É necessário que se trate de marca gráfica ou foneticamente idêntica ou se- melhante a uma marca anterior que goze de grande pres- tígio em Portugal ou na Comunidade e sempre que o uso da marca posterior procure, sem justo motivo, tirar parti- do indevido do carácter distintivo, ou do prestígio da marca, ou possa prejudicar o carácter distintivo, ou o pres- tígio da marca.
Ao dispensar, do âmbito de protecção da norma, as si- tuações a coberto do enunciado princípio da especialida- de, veio reforçar-se a protecção das marcas que se enqua- dram no âmbito daquela designação.
Muito embora o sentido das alterações, entretanto in- troduzidas pelo Decreto-Lei n.° 36/2003, de 5 de Março, implique o alargamento do âmbito de protecção da norma (ao restringir-se às marcas de prestígio, em lugar das de grande prestígio) o certo é que na vigência do CPI de 1995 mantinha-se em vigor aquela distinção.
Temos, no mínimo, por duvidoso que o direito comuni- tário a ter em conta - artigo 4.°, n.° 3, da directiva citada e artigo 8.°, n.° 5, do RMC, n.° 40/94, de 29 de Dezembro de 1993 - em atenção ao princípio do primado - não obrigasse já, no domínio do CPI de 1995, a uma maior abertura no sentido do que posteriormente veio a ser con- sagrado. Contudo, isso não influirá, como veremos, na sorte da lide.
Como vimos, a marca de prestígio consiste num con- ceito jurídico recente na nossa ordem jurídica.
E na busca dos critérios delimitadores, respigaremos alguns argumentos que nos parecem mais elucidativos.
Em primeiro lugar, importa ter presente que a marca de prestígio não se pode confundir com a marca notória, visto que muitas vezes (e hoje em dia cada vez mais), a notoriedade consegue-se através da «publicidade-espectá- culo» atingindo um elevado grau de divulgação, a ponto de a doutrina entender que a partir de uma determinada percentagem a marca passa a ser notória.
Porém, uma coisa é ser conhecida, outra coisa, concep- tualmente diferente, é ser prestigiada, não carecendo a marca de prestígio de ser notória ou de deter um patamar ou uma percentagem de reconhecimento para poder ser tida como de grande prestígio.
O próprio texto da directiva associa o prestígio da mar- ca ao seu carácter distintivo. E é precisamente este cariz distintivo que a delimita das outras. U m dos traços que subjacentemente aqui se valorizam é, pois, e ao que tudo indica, a originalidade. Trata-se, sobretudo, de um critério qualitativo, ainda que possa ou não beneficiar de notorie- dade (regida, esta, por critérios fundamentalmente quanti- tativos).
É também defensável o entendimento de que a marca de prestígio é a que suscita «admiração, consideração, res- peito e reputação em Portugal e na Comunidade» (3).
E a razão de ser da protecção tem o alcance que resulta da seguinte passagem: «a força distintiva da marca de pres- tígio desbota-se, o apelo publicitário diminui, a posição exclusiva perde-se» (4).
Feitos estes considerandos, importa agora verificar se a marca Mobil goza de grande prestígio em Portugal e na Comunidade.
Quanto ao que se passa na Comunidade os autos não contêm informação alguma.
Relativamente ao nosso país, seguramente que a marca Mobil já não desfruta da projecção de outrora, quando eram frequentes as bombas de gasolina com o pégaso vermelho.
Se não se discute que se trata de marca prestigiada a nível internacional, já outrotanto não se nos afigura acon- tecer quanto à qualificação como marca de grande prestí- gio, por forma a beneficiar da respectiva tutela excepcio- nal, como se viu.
Além disso, muito embora sustentando uma visão nem por todos subscrita, a jurisprudência já tem sustentado que os demais requisitos postos no normativo em análi- se constituem matéria de facto sempre que o uso da marca posterior procure, sem justo motivo, tirar partido indevi- do do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou possa prejudicar o carácter distintivo ou o prestígio da marca (5).
A esta luz, não tendo sido alegados (pela recorrida) quaisquer factos dos quais se pudessem retirar os aponta- dos requisitos, sempre seria de soçobrar a respectiva po- sição.
Mas ainda que encaremos estes requisitos como maté- ria de direito, o que acontece é que não se vê que a recor- rente tenha agido animada por alguma daquelas motiva- ções.
Este tirar partido prende-se com a necessidade de «evi- tar que os terceiros explorem a sua capacidade sugestiva ou publicitária ou a prejudique» (6).
Ora, neste caso, pensamos não ser possível concluir que a recorrente se tenha valido do investimento publicitário da recorrida ou da elevada qualidade dos seus produtos. Pelo contrário, há até indícios claros no sentido de que tal não aconteceu.
Em primeiro lugar, a grande dimensão das empresas em questão (Deutsche Telekom e Mobil Oil Corporation) e o complexo e competitivo mercado das telecomunicações em que aquela se insere afastam a ideia de utilização parasitá- ria da marca da recorrida.
Além disso, importa ter em mente que a tutela de qual- quer marca só funciona nos casos em que há risco de confusão por parte do público consumidor. E é a partir desse núcleo que a lei impõe a recusa do registo de uma marca, em atenção à principal função da marca e que con- siste na identificação do produto ou serviço (pelo consu- midor), função esta que é protegida precisamente pelos normativos citados.
Na verdade, e como já se escreveu em anteriores ares- tos, o termo «mobil» não tem tamanha singularidade que implique que só a recorrida, por si, sozinha tenha chegado à sua composição.
E é esta «individualidade acentuada» (de que falam os autores), associada à especial estima e reconhecimento junto do público, que pensamos não estar verificada no caso em apreço. Portanto, do nosso ponto de vista, nem sequer imitação de marca (enquadrável no artigo 193.° do CPI de 1995) chega a existir.
Acresce que, muito embora de indiscutível semelhança, a marca Mobil, destinada a consumíveis de automóvel, e a marca -T---Mobil-, quando destinada aos produtos comer-
cializáveis pela recorrente, têm um diferente referencial lin- guístico.
Como se escreve no Acórdão da Relação de Lisboa de 5 de Julho de 1999, junto aos autos pela recorrida, trata-se de um elemento linguístico comum a muitíssimos domínios (são inúmeras as marcas que o incluem, constatação que é também do domínio do notório - do Play Mobil, das crian- ças, até ao Mobicorn, de certos telefones celulares.
Por fim, tem sido apontado quer pela doutrina quer pela jurisprudência que «a apropriação absoluta pela petrolífera de um [tal] elemento linguístico [...] [constituiria] um peri- goso instrumento para abusar, consoante o seu arbítrio ou discutíveis conveniências, de uma automática posição do- minante no mercado» (acórdão da Relação de Lisboa cita- do), frustrando-se assim os objectivos da protecção das marcas.
III - Por todas as razões expostas, concede-se provi- mento ao recurso e, consequentemente, revoga-se a sen- tença recorrida, devendo ser concedido registo à marca n.° 314 455, T - Mobil.
Custas pela recorrida.
Oportunamente cumpra-se o artigo 44.° do CPI de 1995. (1) O qual reviu e actualizou o CPI de 1940, tendo transposto para o direito interno a Directiva n.° 89/104/CEE, de 21 de De- zembro de 1989 (o regime de 1995 foi, entretanto, alterado pelo Decreto-Lei n.° 36/2003, de 5 de Março).
(2) Pedro Sousa e Silva, Revista da Ordem dos Advogados. ano 58.° - Janeiro de 1998, pp 377 e segs.
(3) Américo da Silva Carvalho Direito de Marcas, Coimbra, 2003, p. 378.
(4) Nogueira Serens, A Vulgarização, p. 138.
(5) Neste sentido, v. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 9 de Abril de 2002, junto aos autos pela recorrente, a fl. 603.
(6) Américo da Silva Carvalho, op. cit., p. 375.
Lisboa, 22 de Fevereiro de 2005. - (Assinaturas ilegí- veis.)
Nota. - No acórdão consta uma declaração de voto de vencido ilegível.
