Tribunal da Relação do Porto Processo nº 0722734
Relator: VIEIRA E CUNHA Sessão: 26 Junho 2007
Número: RP200706260722734 Votação: UNANIMIDADE
Meio Processual: APELAÇÃO.
Decisão: CONFIRMADA A SENTENÇA.
PROPRIEDADE INDUSTRIAL MARCAS REGISTO DE MARCA
APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO
Sumário
I – A apreciação da validade dos títulos de propriedade industrial em geral, e designadamente das marcas, deve ser feita com base na lei em vigor à data da concessão do registo da marca.
II – Se o principal, em contrato de agência ou distribuição, não é titular do direito à marca, no respectivo país de origem, pode o agente ou distribuidor proceder ao registo da marca, independentemente de qualquer autorização, sendo inaplicável o disposto nos artºs 169º do CPI de 1995 ou 226º do CPI de 2003.
III – A essência da tutela conferida pelo artº 8º da Convenção da União de Paris consiste na atribuição de um direito à identidade da designação da empresa, que não é um direito exclusivo, nem se funda no registo ou na prioridade do uso, permitindo a coexistência, em situação anómala, mas de leal concorrência, dos titulares convencionais com os titulares de direitos protegidos pelo registo.
Texto Integral
Acórdão do Tribunal da Relação do Porto Os Factos
Recurso de apelação interposto na acção com processo ordinário
nº…/05.7TYVNG, do .º Juízo do Tribunal de Comércio de Vª Nª de Gaia.
Autora – B………., S.R.L..
Ré – C………., S.A.
Pedido
Que seja declarada a reversão total, a favor da Autora, da marca concedida à Ré em 5/2/01, sob o nº ……., pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, ao abrigo das disposições conjugadas dos artºs 226º e 34º nº2 C.P.I.
Caso assim se não entenda, que seja anulada a referida marca concedida à Ré, com base nas disposições conjugadas dos artºs 226º e 34º nº1 al.b), 266º nº1 al.a) e 239º al.f), 317º als. a) e c) e 266º nº1 al.b), todos do C.P.I., e ainda artº 8º da C.U.P.
Mais deve a Ré ser condenada no pagamento de uma indemnização por danos patrimoniais e não patrimoniais, em valor a liquidar em execução de sentença, acrescido dos respectivos juros de mora, desde a data da citação até integral pagamento.
Que, em qualquer caso, seja a Ré condenada a se abster de utilizar o sinal distintivo “B1……….” nos seus produtos, papel timbrado, facturação ou
quaisquer outros elementos utilizados na sua actividade comercial, bem como em abster-se de proceder ao pedido de registo como marca de sinal distintivo de qualquer forma semelhante ou confundível com o sinal distintivo
“B1……….”.
Tese da Autora
A Autora dedica-se à actividade de design, fabricação e venda de fornos eléctricos e a gás para utilização doméstica, profissional e industrial, bem como de equipamento de refrigeração rápida e refrigeração, comercializando produtos com a marca “B1……….”.
A Ré distribuiu e vendeu esses produtos no mercado português, recebendo, em contrapartida, comissões de vendas.
A Autora requereu o registo da marca B1………. em Itália, em 19/4/99, tendo a mesma sido concedida em 23/5/02; é titular da denominação social B………., SRL desde 19/1/89 e dos domínios Internet “B………..it” e “B………..com”, desde 13/7/97 e 7/11/00, respectivamente. Requereu o registo da marca comunitária nº……. B1………. – nominativa – em 11/2/03.
A Ré, em tentativa de usurpação do prestígio comercial da Autora, requereu para si o registo da marca nacional B1………., apresentado em 12/10/00 e concedido em 5/2/01; registou também a marca internacional B1………. em Espanha, França e Inglaterra.
Por via dos factos descritos, o volume de negócios da Autora tem diminuído, a nível nacional e internacional; a nível do dano não patrimonial, existe uma efectiva diminuição da credibilidade comercial, inclusive a nível da qualidade dos produtos vendidos, com perda de mercado.
Tese da Ré
No momento em que a licença foi atribuída à Ré, nenhum direito possuía a Autora sobre a marca, que a Ré não utiliza em produtos semelhantes àqueles que a Ré comercializa.
Os consumidores destes produtos são especializados e distintos, consoante os ditos produtos.
Não existe violação do artº 226º C.P.I., não existe concorrência desleal ou violação da cláusula 8ª da Convenção da União de Paris; não existe dano.
Sentença
A Mmª Juiz “a quo” conheceu de mérito no despacho saneador e a acção foi julgada integralmente improcedente, com a consequente absolvição da Ré do pedido.
Conclusões do Recurso de Apelação (resenha):
I – A sentença não só ignora factos alegados pela Autora, como, perante os factos que considerou assentes, não se pronuncia sobre a base legal do pedido de condenação efectuado pela Autora.
II – Tais factos podem já implicar a condenação da Ré no pedido, uma vez que integram o disposto no artº 226º C.P.I. (a sentença não se pronuncia sobre a matéria), ou, em alternativa à oposição, permitem declarar a anulabilidade da marca (artº 34º nº1 al.b) C.P.I.) ou pedir a reversão do título (artº 34º nº2 C.P.I.).
III – O registo da marca é anulável quando se reconheça que o seu titular pretende fazer concorrência desleal (artº 266º C.P.I.) ou nos termos do disposto nos artºs 266º nº1 e 239º al.f) C.P.I., disposições conjugadas.
IV – Tem aplicação ao caso o artº 8º da Convenção de Paris para Protecção da Propriedade Industrial.
V – O pedido do registo da marca goza de prioridade, nos termos do artº 11º nº1 C.P.I.
VI – As similaridades entre os contratos de agência e distribuição são bem conhecidas e o seu regime comum – D.-L. nº178/86 de 3 de Julho, alterado pelo D.-L. nº118/83 de 13 de Abril.
VII – Encontram-se reunidos os requisitos necessários para a reversão da marca “B1……….” em favor da Autora, ora Apelante (ou, caso assim se não entenda, da sua anulação): a) a prioridade da marca registada da Autora, face à prioridade do seu pedido de registo; b) são ambas as marcas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou de afinidade manifesta e c) têm semelhança gráfica, figurativa e fonética que induz facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreende o risco de associação com a marca
anteriormente registada.
Em contra-alegações, a Ré pugna pela manutenção do decidido.
Factos Julgados Provados em 1ª Instância
A) A Autora B………., SRL, foi constituída em 19/1/89, com a denominação social B………., SRL, denominação social que usa, até à presente data, na sua actividade comercial, tendo por objecto projecto, produção e comércio de equipamentos de electricidade e gás para uso doméstico, profissional, industrial, além de abatedores de temperatura, instalação e aparelhos para refrigeração.
B) A Ré C………., S.A., foi constituída em 30/1/90 e tem por objecto a
importação e representação de máquinas e comércio por grosso e a indústria de construção civil, a compra, venda e revenda de propriedades e revenda de adquiridos.
C) No decurso da sua actividade, a Autora requereu o registo da marca B1………. em Itália, em 19/4/99, para assinalar os seguintes produtos: fornos (com excepção dos fornos utilizados em experiências), sistemas de
arrefecimento para fornos, congeladores, equipamento de produção de calor, de vapor, de cozedura e congelação, bem como equipamento de ventilação, de distribuição de água e para instalações sanitárias.
D) Tendo a mesma sido concedida sob o nº ……, em 23/5/02.
E) Em Portugal, a Autora recorreu, entre outras sociedades, à Ré como distribuidora e vendedora dos produtos B1………. no mercado português, desde 1994.
F) A Autora requereu, em Julho de 1997 e Novembro de 2000, respectivamente, os nomes de domínio de Internet “B………..it” e
“B………..com”.
G) A Autora requereu o registo da marca comunitária nº ……. “B1……….” – nominativa – em 11/2/03, para assinalar fornos, aparelhos, instrumentos, dispositivos e recipientes de refrigeração e de congelação, aparelhos de iluminação, de aquecimento, de produção de calor, de cozedura e de
congelação, aparelhos de iluminação, de aquecimento, de produção de vapor, de cozedura, de refrigeração, de secagem, de ventilação, de distribuição de água.
H) A Ré, sem que em momento algum informasse a Autora, requereu para si, junto do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o registo da marca nacional B1………., em 12/10/00, destinando-se a assinalar os seguintes
produtos: fornos eléctricos e a gás, incluindo fornos mistos, fornos de padaria e pastelaria, fornos de convecção e abatedores de temperatura (aparelhos de
arrefecimento), tendo-lhe o mesmo sido concedido em 5/2/01, sob o nº …….. . I) Com base no pedido de registo português, a Ré apresentou igualmente pedido de registo da marca internacional em Espanha, França e Inglaterra, indicando a data do pedido português como data de prioridade e fundamento para a marca internacional, que veio a ser concedida em 5/3/01, sob o nº …… . Fundamentos
A questão substancialmente colocada pelo presente recurso é a de conhecer do bem fundado da sentença recorrida, sob o ponto de vista da totalidade da pretensão formulada, devendo, ainda que incidentalmente, conhecer-se da questão da nulidade da sentença, por oposição entre os fundamentos e a
decisão, e da necessidade de produção de prova no processo, acerca de pontos da matéria de facto alegados no petitório e ainda controvertidos.
Apreciaremos tal questão de seguida.
I
Dispõe o artº 1º C.P.Ind. que a propriedade industrial desempenha a função social de garantir a lealdade da concorrência pela atribuição de direitos privativos.
Encontram-se, desta forma, sujeitos aos regimes jurídicos da propriedade industrial, entre outros, as marcas.
Tomando em conta o disposto no artº 224º nº1 C.P.Ind.03, a marca pode ser definida como o sinal distintivo que serve para identificar o produto ou o serviço proposto ao consumidor (assim, Carlos Olavo, O Direito, 127º/46).
A propriedade da marca não resulta do seu uso, mas do seu registo, pois no sistema de eficácia constitutiva e atributiva do registo, que é o nosso,
prevalece o direito de quem primeiro registou a marca, e não daquele que primeiro a usou (Ac.R.C. 23/11/93 Bol.431/570).
A Autora visa, com a presente acção, impugnar o registo de uma determinada marca, requerido junto do Instituto Nacional da Propriedade Industrial e concedido por este organismo da administração. O registo em referência foi apresentado em 12/10/00 e concedido em 5/2/01.
Acontece que a Autora vem impugnar o citado registo com invocação de normas do C.P.Ind.03 - de facto, a propriedade industrial mostrava-se
regulada, à data do registo dos autos, pelo disposto no Código publicado pelo D.-L. nº15/95 de 24 de Janeiro, diploma entretanto revogado e substituído pelo Código publicado com o D.-L. nº36/2003 de 5 de Março.
Na exegese do disposto no artº 12º nºs 1 e 2 C.Civ., que regula o princípio geral da aplicação das leis no tempo, fixou-se que aquilo que importa evitar, por aplicação do princípio da não retroactividade das leis, é a valoração ex
novo de factos passados, cujos efeitos de direito se fixaram ou cristalizaram de uma vez por todas. Daí que a lei nova se não aplique “quando a sua aplicação envolva retroactividade no sentido preciso de retroconexão, isto é, de
apreciação ex novo de factos passados de que resulte a atribuição a esses factos de efeitos que eles não produziram” (ut Baptista Machado, Sobre a Aplicação no Tempo do Novo Código Civil, pgs, 326, 39 e 40, cit. in Ac.R.P.
4/5/95 Col.III/198).
Tudo isto para concluir, desde logo, que a invocação feita, nos articulados e alegações de recurso, por reporte a normas relativas ao C.P.Ind.03, deve ser entendida como efectuada para o Código de 95, pois que a apreciação da validade dos títulos de propriedade industrial, por força da doutrina exposta, deve ser feita com base na lei em vigor à data da concessão do registo da marca.
II
Nos termos do artº 169º C.P.Ind.95, “o agente ou representante do titular de uma marca num dos países da União (refere-se a norma à União Internacional para a Protecção da Propriedade Industrial, criada Convenção de Paris de 20/3/1883 e suas revisões – artº 3º nº1) pode pedir o seu registo mediante autorização do mesmo titular”.
Acontece que resulta dos “factos provados”, de acordo com a alegação da Autora, que, apesar de a mesma Autora ter efectuado um pedido de registo da marca B1………. em Itália no dia 19/4/99, ainda não era ela Autora titular da marca na data em que a Ré efectuou o pedido de registo dessa mesma marca, em Portugal, pelo que se deve excluir liminarmente a hipótese (para o caso dos autos) de a Autora dever ter pedido autorização ao titular da marca, titular esse que não o era ainda.
A norma (equivalente do citado artº 226º C.P.Ind.03) não é aplicável ao caso dos autos.
Nem igualmente ao caso é de aplicar o disposto no artº 11º nº1 C.P.Ind. – se é verdade que o registo é concedido por ordem de prioridade do respectivo requerimento, não menos certo é que tal norma se aplica apenas aos registos efectuados em Portugal, não tendo o alcance de disciplinar registos requeridos em outros países.
Nos termos do artº 8º da Convenção da União de Paris, “o nome comercial está protegido em todos os países da União sem obrigação de registo, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio”.
A norma conjuga-se com o disposto no artº 2º nº1 C.U.P., segundo o qual, “os nacionais de cada um dos países da União gozarão em todos os outros países da União, no que respeita à protecção da propriedade industrial, das
vantagens que as leis respectivas concedem actualmente ou venham a
conceder no futuro aos nacionais, sem prejuízo dos direitos especialmente previstos na presente Convenção. Por consequência, terão a mesma protecção que estes e o mesmo recurso legal contra qualquer ofensa dos seus direitos, desde que observem as condições e formalidades impostas aos nacionais”.
“A essência da tutela conferida pelo artº 8º C.U.P. consiste assim na atribuição de um direito à identidade da designação da empresa, que não é um direito exclusivo, nem se funda no registo ou na prioridade do uso. O efeito do artº 8º C.U.P., para os países que conhecem um direito privativo ao nome comercial, por intermédio do registo, é assim o de limitar o exclusivo que a lei interna atribui. Há que admitir a coexistência com direitos não registados. Mas
paralelamente, também os titulares convencionais não poderão impedir que os direitos titulados pelo registo continuem a ser usados” (Ol. Ascensão, A
Aplicação do Artº 8º da Convenção da União de Paris nos Países que Sujeitam a Registo o Nome Comercial, in R.O.A. 56º/469).
Daqui resulta uma “situação anómala, mas de leal concorrência, de utilização no mesmo espaço territorial (país de destino) de dois nomes comerciais ou firmas caracterizadas por elementos distintivos análogos”; trata-se de uma consequência da aplicação do artº 8º cit. (cf. Ac.S.T.J. 3/10/02 Col.III/80).
Assim, o artº 189º nº1 al.f) C.P.Ind. não era fundamento para a recusa do registo da marca (isto é, ainda que a designação “B1……….” contivesse firma que não pertencesse ao requerente do registo e fosse susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão), posto que nenhuma disposição nacional impunha a recusa do registo.
III
Poder-se-ia ponderar a recusa de registo, com base em concorrência desleal - artºs 260º e 253º al.e) C.P.Ind.95.
O tipo legal do crime de concorrência desleal protege basicamente “as normas e usos honestos de qualquer ramo de actividade económica”, nomeadamente os “actos susceptíveis de criar confusão com o estabelecimento, os produtos, os serviços ou o crédito dos concorrentes, qualquer que seja o meio
empregue” (artº 260º al.a) C.P.Ind.95).
Encontra-se hoje doutrinariamente assente que não existe confusão ou coincidência entre a concorrência desleal e a violação de direitos privativos.
Basicamente, pode haver concorrência desleal sem qualquer violação de direitos privativos (neste sentido, Ol. Ascensão, Dtº Industrial - Direito Comercial – III, 1988, pg. 51).
Todavia, considerando o regime do Código de 95, a investigação da existência, no caso concreto, de qualquer espécie de concorrência desleal, revelar-se-ia, por um lado, um exercício de consequências inúteis, já que não conducente à anulação do registo e, por outro lado, a natureza constitutiva do registo da
marca mostrar-se-ia contraditória com a imputação ao proprietário do conceito de “concorrência desleal”.
Desde logo, a anulação do registo não procedia da concorrência desleal – as causas dessa anulação constavam do disposto no artº 33º nº1 C.P.Ind.95.
É certo porém que o elenco das causas de anulação, constantes da invocada norma, nas als. a) e b), não se afigurava exaustivo, antes exemplificativo, daí a locução “nomeadamente”, com a qual o proémio introduzia as citadas alíneas.
Mas há que distinguir – uma coisa é a recusa do registo, outra coisa diferente é a declaração da sua invalidade.
A recusa de registo articula-se com a ponderação de meios preventivos da invalidade do registo – ut Couto Gonçalves, Direito de Marcas, 2ªed., pg. 165.
Este Autor salienta que o objectivo da recusa por concorrência desleal tem a ver com situações como, por exemplo, o pedido de registo de uma marca de facto usada há mais de seis meses por um outro concorrente ou o pedido de registo de uma marca cujo registo houvesse já sido pedido num dos países da C.U.P. e fosse passível da reivindicação prevista no artº 4º C-1 da C.U.P. e 12º nº1 C.P.Ind.03.
Mas, como salienta o mesmo Autor, atenuar o sistema não pode ser sinónimo da sua perversão – o titular de uma marca de facto não pode, por via da mera invocação da concorrência desleal, vir a possuir um direito tão forte ou mesmo mais forte (na medida em que prevalecente) que o titular de uma marca
registada.
Estes considerandos compaginam-se, por igual, com a tradição do direito português.
Como exprimiu Ferrer Correia, Lições de Direito Comercial, I, 1965, pg. 356 (cit. in Ac.R.P. 25/1/93 Col.I/209), “o utente da marca não registada, desde que não concorram os pressupostos da aplicação do artº 187º nº4, está sujeito à contingência de ver o seu direito de uso prejudicado pelo registo de marca idêntica ou semelhante que um terceiro venha a fazer; feito o registo, não só o primeiro ocupante da marca fica impedido de a registar em seu nome, mas pode mesmo vir a ser proibido para o futuro de continuar a usar aquela marca”.
Note-se que, com base nas orientações doutrinais expostas, no regime do Código da Propriedade Industrial de 1995, alguns arestos já negavam
explicitamente a possibilidade de anulação do registo por via da invocação da concorrência desleal – v.g., Ac.S.T.J. 1/2/00 Col.I/56.
O Ac.R.P. 21/1/93 Col.I/209 cit. (Carlos Matias), com base no pensamento de Ferrer Correia, aceita a noção de concorrência desleal como meio de reagir contra uma tentativa de usurpação de uma marca de facto, através do seu registo por terceiro, porém já não como fundamento da anulação de um
registo já efectuado; mas, com particular interesse, acrescenta ainda a tese doutrinal de que “não tem sentido falar em concorrência desleal quando o registo concede a propriedade e o uso exclusivo da marca”.
Relembremos aliás a já falada natureza constitutiva do registo – a propriedade da marca adquire-se pelo registo.
No mesmo sentido, decidiram os Acs.S.T.J. 30/10/03 e de 3/4/03
respectivamente in dgsi.pt, pº nº03B2331 e pº nº03B540, ambos relatados por Oliveira Barros.
É certo que alguma doutrina se pronunciou já no sentido de considerar a orientação do Supremo (e da Relação) bastante restritiva – neste sentido, Ol.
Ascensão, Concorrência Desleal, § 255.
Para o Autor, no entanto, torna-se muito difícil contornar o princípio da
liberdade – tudo é livre antes do registo não estar organizado, sem prejuízo de situações muito particulares poderem conduzir à violação de normas e usos honestos. Como exemplo, oferece as hipóteses previstas para a tutela de invenção não patenteada, em caso de confusão.
Também Couto Gonçalves, op. cit., pg. 166, entende que seria de considerar inválido o registo de uma marca efectuado de má fé, isto é, em circunstâncias particularmente graves e chocantes, reveladoras de uma actuação consciente e intencional do titular da marca em prejudicar terceiros.
De todo o modo, neste particular, assumem relevância algumas constatações da decisão recorrida, que aqui sublinhamos e a que aderimos, nomeadamente:
- não foi alegado que os produtos da Autora, comercializados em Portugal, fossem identificados pela marca “B1……….”;
- ou que a Ré soubesse, por via das relações comerciais que mantinha, que a Autora pretendia, desde 1999, obter registo de marca em consonância com tal denominação.
Desta forma, é de afirmar, face à alegação da Autora, em pleno, o princípio da liberdade de registo, bem como do carácter constitutivo deste último.
A sentença é nula quando os fundamentos se encontrem em oposição com a decisão (artº 668º nº1 al.c) C.P.Civ.). Pelos fundamentos aqui enunciados, torna-se claro que inexistiu qualquer espécie de contradição no raciocínio da Mmª Juiz “a quo”.
Por outro lado, a questão posta ao tribunal é meramente jurídico-conclusiva, inexistindo outros factos alegados pela Autora que necessitassem de ulterior prova, em vista de uma decisão conscienciosa.
O recurso da Autora improcede, desta forma, impondo-se a confirmação da sentença recorrida.
A fundamentação poderá resumir-se por esta forma:
I – Nos termos do disposto no artº 12º nºs 1 e 2 C.Civ., a apreciação da
validade dos títulos de propriedade industrial em geral, e designadamente das marcas, deve ser feita com base na lei em vigor à data da concessão do registo da marca.
II – Se o principal, em contrato de agência ou distribuição, não é titular do direito à marca, no respectivo país de origem, pode o agente ou distribuidor proceder ao registo da marca, independentemente de qualquer autorização, sendo inaplicável ao caso o disposto nos artºs 169º C.P.Ind.95 ou 226º
C.P.Ind.03.
III – A essência da tutela conferida pelo artº 8º da Convenção da União de Paris consiste na atribuição de um direito à identidade da designação da empresa, que não é um direito exclusivo, nem se funda no registo ou na prioridade do uso, permitindo a coexistência, em situação anómala, mas de leal concorrência, dos titulares convencionais com os titulares de direitos protegidos pelo registo.
IV – No regime do C.P.I. de 95, a invocação da concorrência desleal valia
apenas como fundamento da recusa de registo (meio preventivo da respectiva invalidade), não já como fundamento da extinção do registo.
V – Ainda que se entendesse aplicável o Código da Propriedade Industrial de 2003, para o qual a anulação da marca pode ter por fundamento o facto de o seu titular ter por objectivo a concorrência desleal, se não foi alegado que os produtos da Autora, comercializados em Portugal, fossem identificados pela marca registada a favor da Ré ou que a Ré soubesse, por via das relações comerciais que mantinha, que a Autora pretendia, desde 1999, obter registo de marca em consonância com tal denominação, a pretensão formulada não possui viabilidade.
Com os poderes que lhe são conferidos pelo disposto no artº 202º nº1 da Constituição da República Portuguesa, decide-se neste Tribunal da Relação:
Julgar integralmente improcedente, por não provado, o recurso da Autora, e, em consequência, confirmar integralmente a sentença recorrida.
Custas pela Apelante.
Porto, 26 de Junho de 2007
José Manuel Cabrita Vieira e Cunha José Gabriel Correia Pereira da Silva Maria das Dores Eiró de Araújo
