Cópia da sentença do Tribunal de Comércio de Lisboa proferida no processo de registo da marca internacio- nal n." 729 941, Primus-Online.
1 - Relatório. - A AF Investimentos - Fundos Imobi- liários, S. A., com sede na Avenida de José Malhoa, lote 1686, 6.°, em Lisboa, veio, ao abrigo do disposto nos arti- gos 38.° e seguintes do Código da Propriedade Industrial, interpor recurso do despacho do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) que concedeu o registo da marca internacional n.° 729 941, Primus-Online.
Alega, em síntese, ser titular dos registos das marcas nacionais n.os 265 209 e 265 210, Primus, protegidos em Portugal desde 22 de Outubro de 1992, assinalando servi- ços das classes 35.ª e 36.ª, sendo os serviços assinalados pela marca registanda nas mesmas classes susceptíveis de se dirigir ao mesmo público, existindo risco de associação de proveniência e sendo os sinais confundíveis, já que «online» carece de eficácia.
Mais alega a possibilidade de ocorrência de concorrên- cia desleal.
Pede a revogação parcial do despacho recorrido. Juntou documentos - de fl. 17 a fl. 51 dos autos. Cumprido o disposto no artigo 40.° do Código da Pro- priedade Industrial, o INPI limitou-se a remeter o processo administrativo.
Notificada a parte contrária, a Primus-Online Handel und Dientstleistung GmbH & Co., nos termos do disposto no artigo 4).°, n.° 3, do Código da Propriedade Industrial, não se pronunciou.
2 - Saneamento. - O Tribunal é competente em razão da nacionalidade, da matéria e da hierarquia.
Não existem nulidades que invalidem todo o processado. As partes têm personalidade e capacidade judiciárias e são legítimas.
Não há outras excepções ou questões prévias de que cumpra conhecer e que impeçam o conhecimento do mé- rito.
3 - Fundamentos. - A) De facto. - Face à prova do- cumental junta, encontram-se assentes, com interesse para a decisão do recurso, os seguintes factos:
1) Por despacho de 2 de Abril de 2001, publicado no Boletim da Propriedade Industrial, n.° 4, de 31 de Julho de 2001, o vogal do conselho de admi- nistração do INPI, por delegação de competências, concedeu protecção ao registo da marca interna- cional n.° 729 941, Primus-Online, pedido em 29 de Março de 1999;
2) Tal marca destina-se a assinalar produtos e servi- ços das classes 1.ª a 42.ª e, entre estes, da clas- se 35.ª, «prestation des services portant sur des appareils à bande passante étroite (notamment pour ordinateurs personnels et modems) et des appareils à large bande passante (notamment pour connexions de télévision), ainsi que services d'intermédiaires en ligne pour l'obtention de con- trats et l'acquisition des produits sur un réseau informatique; offre à la vente au moyen des don- nées, textes, images, sons ou différentes combi- naisons de supports, de produits/marchandises en tous genres, ainsi que différents services d'information et de communication à l'attention de tiers, mise au point de diverses óperations impli- quant l'utilisation des supports précités à des fins commerciales et prestation de services portant sur certames offres ou faisant intervenir des tiers», e da classe 36.ª, «prestation des services ayant trait à des appareils à bande passante étroite (notam- ment pour ordinateurs personnels et modems) et des appareils à large bande passante (notamment pour connexions de télévision), ainsi que presta- tion des services financiers en ligne, notamment circulation de paiements, diffusion de cartes de privilèges pouvant également être utilisées com- me des cartes de paiement»;
3) É composta pela expressão «primus-online» im- pressa em letras de imprensa maiúsculas sob uma figura sugerindo um tronco humano, de braços abertos e com um ecrã de computador no local da cabeça, e não reivindicou cores;
4) A recorrente é titular do registo da marca nacio- nal n.° 265 209, Primus, protegida em Portugal desde 22 de Outubro de 1992;
5) Tal marca destina-se a assinalar os seguintes ser- viços da classe 35.ª: publicidade, negócios (assis- tência na direcção de), negócios (informações de), negócios (serviços de assessores para a organi- zação de e a direcção de);
6) É impressa em letras maiúsculas de imprensa e não reivindicou cores;
7) A recorrente é titular do registo da marca nacio- nal n.° 265 210, Primus, protegida em Portugal desde 22 de Outubro de 1992;
8) Tal marca destina-se a assinalar os seguintes ser- viços da classe 36.ª: seguros e financeiros (negó- cios):
9) É impressa em letras maiúsculas de imprensa e não reivindicou cores.
B) De direito. - «Marca» é, em termos genéricos, «o sinal distintivo que serve para identificar o produto ou o serviço proposto ao consumidor» (Carlos Olavo, in Pro- priedade Industrial, p. 37) - artigos 165.° e 167.° do Códi- go da Propriedade Industrial (CPI) -, ou, e na definição, ainda actual, de Oliveira Ascensão («Propriedade industri- al», in Direito Comercial, vol. II, p. 139), «um sinal distin- tivo na concorrência de produtos e serviços».
A função essencial da marca é a sua função distintiva, ou seja, a marca distingue e garante que os produtos ou serviços se reportam a uma pessoa que assume pelos mesmos o ónus de uso não enganoso, nessa medida cum- prindo uma função de garantia de qualidade dos produtos e serviços por referência a uma origem não enganosa, e podendo, ainda, contribuir por si só para a promoção dos produtos ou serviços que assinala - cf. Luís Couto Gon- çalves, in Direito de Marcas, de p. 17 a p. 30.
Os artigos 188.° e 189.° do Código da Propriedade In- dustrial assinalam fundamentos de recusa de registo que consubstanciam proibições ao registo de marca e restrin- gem a sua composição, que é, em princípio, livre.
No caso concreto dos autos, face aos argumentos ex- pendidos pela recorrente e pelo INPI na decisão sob re- curso, há que aquilatar se a marca registanda constitui imitação das marcas titularidade da recorrente.
Estabelece o artigo 189.°, n.° 1, alínea m), do Código da Propriedade Industrial: «Será recusado o registo das mar- cas [...] que, em todos ou alguns dos seus elementos, contenham: [...] m) Reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem, para o mesmo produto ou serviço, ou produto ou serviço simi- lar ou semelhante, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor.»
A usurpação pode revestir duas espécies: a contrafac- ção - reprodução total de marca anterior - e a imitação - reprodução aproximada de marca anterior.
Se a contrafacção não reveste dificuldades de maior na sua determinação e subsunção à disposição supratranscri- ta, já a imitação oferece maior complexidade.
O nosso Código da Propriedade Industrial optou por fornecer um conceito de imitação, previsto no artigo 193.°, n.° 1. Nos termos deste preceito, existe imitação ou usur- pação, no todo ou em parte, quando, cumulativamente:
1.° A marca imitada tiver prioridade;
2.° Exista identidade ou afinidade manifesta dos pro- dutos ou serviços assinalados; e
3.° Tenham tal semelhança gráfica, figurativa ou fo- nética que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão ou que compreenda um risco de associação com a marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não possa distinguir as duas marcas senão depois de exame atento ou confronto.
O primeiro requisito afere-se pela data em que foi con- cedido o registo.
No caso concreto, as marcas invocadas pela recorrente foram registadas em data anterior à concessão e ao pró- prio pedido de registo da marca recorrida.
Quanto ao segundo requisito, a afinidade manifesta de produtos ou serviços não basta à integração daqueles na mesma classe.
O uso de conceitos indeterminados pelo legislador tem obrigado ao apurar de alguns critérios, como sendo para apurar se existe afinidade entre produtos e serviços há que averiguar se são concorrentes no mercado, se têm a mesma utilidade ou fim ou se existe entre eles uma relação tal que aumente a afinidade, como sendo substituição (quando o resultado alcançado por um pode ser razoavelmente substi- tuído pelo outro), complementaridade (quando integrados no mesmo processo de fabrico ou cujas utilidades possam complementar-se), acessoriedade (quando os bens só em ligação a outros bens sejam economicamente úteis) ou deri- vação (bens derivados da mesma origem, como o leite e os produtos lácteos), complementando com o critério da natu- reza dos produtos ou serviços, os circuitos e os hábitos de distribuição e os locais de fabrico ou venda.
Couto Gonçalves (loc. cit., p. 136) levanta mesmo a possibilidade de existência de afinidade entre produtos e serviços e não só entre produtos e serviços, face à enu- meração de circunstâncias potenciadoras da afinidade.
Toda a actividade de discernimento da afinidade tem de ser levada a cabo sem que se perca de vista que se pro- cura afinidade entre produtos e serviços marcados, ou seja, os critérios em causa valerão quando possam indicar razoa- velmente uma mesma origem dos produtos e serviços con- frontados - cf. Couto Gonçalves, loc. cit., p. 133.
No caso concreto estão em causa os serviços assinala- dos pela marca registanda nas classes 35.ª e 36.ª, as mes- mas classes em que as marcas titularidade assinalam servi- ços.
A marca registanda visa assinalar, na classe 35.ª, «pres- tation des services portant sur des appareils à bande pas- sante étroite (notamment pour ordinateurs personnels et modems) et des appareils à large bande passante (notam- ment pour connexions de télévision), ainsi que services d'intermédiaires en ligne pour l'obtention de contrats et l'acquisition des produits sur un réseau informatique; offre à la vente au moyen des données, textes, images, sons ou différentes combinaisons de supports, de produits/marchan- dises en tous genres, ainsi que différents services d' information et de communication à l'attention de tiers, mise au point de diverses óperations impliquant l'utilisation des supports précités à des fins commerciales et prestati- on de services portant sur certaines offres ou faisant in- tervenir des tiers».
A marca nacional n.° 265 209 assinala, por sua vez, na mesma classe, publicidade, assistência na direcção de ne- gócios, informações de negócios, serviços de assessores para a organização de negócios e a direcção de negócios. Na classe 36.ª, a marca registanda assinala «prestation des services ayant trait à des appareils à bande passante étroite (notamment pour ordinateurs personnels et mode- ms) et des appareils à large bande passante (notamment pour connexions de télévision) ainsi que prestation des services financiers en ligne, notamment circulation de pai- ements, diffusion de cartes de privilèges pouvant également être utilisées comme des cartes de paiement».
A marca nacional n.°265 210 assinala, nesta mesma clas- se 36.ª, seguros e financeiros (negócios).
Quanto aos serviços assinalados pelos sinais em con- fronto, na classe 35.ª encontramos, genericamente, pres- tação de serviços através de novas tecnologias, incluin- do informações e comunicações em rede na marca registanda e serviços relacionados com negócios na mar- ca invocada como obstativa, de entre os quais informa- ções de negócios.
No que toca aos serviços assinalados na classe 36.ª, temos alguma zona de confluência entre os serviços finan- ceiros (negócios) e os serviços financeiros online (em li- nha) assinalados pela marca registanda (nomeadamente meios de pagamento).
Podemos, desde já, afastar a identidade de serviços, que, manifestamente, inexiste.
Há pois que averiguar a existência de manifesta afinida- de entre os serviços.
Defende a recorrente que, destinando-se os serviços assinalados pela marca registanda fundamentalmente às novas tecnologias de informação, os serviços assinalados pelas marcas da sua titularidade só podem ser prestados através daquelas tecnologias de informação e comunicação e ainda que o consumidor dos serviços assinalados pela marca registanda é o mesmo consumidor potencial dos serviços assinalados pelas marcas da sua titularidade.
Não sabemos, em concreto, como são prestados os ser- viços assinalados pelas marcas da recorrente. Mas sabe- mos que, com a amplitude e da forma como se mostram registados, os serviços assinalados pelas marcas nacionais n.os 265 209 e 265 210 tanto podem ser prestados através das novas tecnologias como através das mais tradicio- nais-via Internet, por telefone, fax, mailing, contacto directo, etc.
Ou seja, nada permite suportar a ideia de que os servi- ços que a recorrente presta são prestados única e neces- sariamente através das novas tecnologias para que o sinal registando se mostra vocacionado.
É que, dada a universalidade dos conceitos com que aqui lidamos, temos de ter presente que, por exemplo, a Internet é um meio de comunicação global que chega a todo o lado e através do qual tudo pode transmitir-se.
Os serviços oferecidos pela titular da marca registanda são, com a amplitude com que se acha requerida, suscep- tíveis de ser utilizados por qualquer tipo de empresas, desde que nos meios assinalados (em banda larga e es- treita), passando rigorosamente qualquer tipo de informa- ção ou fazendo a intermediação entre qualquer tipo de serviços.
Poderá haver alguma zona de concorrência entre os serviços (online) e terem a mesma utilidade ou fim. Mas tal sobreposição é apenas parcial. O consumidor dos ser- viços da marca registanda não é o mesmo público alvo dos serviços da recorrente. Pode ser, mas o público desta últi- ma é muito maior. O utilizador alvo dos serviços da marca registanda também é mais amplo que o dos serviços da recorrente, já que os serviços oferecidos por esta não se ficam pela área da publicidade e dos negócios.
Temos assim uma zona de confluência em que pode existir clara complementaridade e, ainda, concorrência: nos serviços assinalados na classe 36.ª, prestação de serviços financeiros em linha (online), na marca registanda, nomea- damente (mas não exclusivamente), meios de pagamento online, e na marca nacional n.° 265 210, genericamente, serviços financeiros.
Entendemos que apenas quanto a estes serviços existe manifesta afinidade, o mesmo não sucedendo quanto aos demais.
Quanto ao terceiro requisito, da formulação legal resul- ta desde logo que existe imitação quando, postas em con- fronto, as marcas se confundem. Há também imitação quan- do, tendo-se à vista apenas uma das marcas, deva concluir-se que ela é susceptível de ser tomada por outra de que se tenha conhecimento.
Como escreve lapidarmente Ferrer Correia, in Lições de Direito Comercial, reimpr., p. 188, «a imitação de uma marca por outra existirá, obviamente, quando, postas em confronto, elas se confundam. Mas existirá ainda, convém sublinhá-lo, quando, tendo-se à vista apenas a marca a constituir, se deva concluir que ela é susceptível de ser tomada por outra de que se tenha conhecimento. [...] Com efeito, o consumidor, quando compra determinado produto marcado com um sinal semelhante a outro que já conhecia, não tem à vista (em regra) as duas marcas, para fazer delas um exame comparativo. Compra o produto por se ter convencido de que a marca que o assinala é aquela que retinha na memória».
Passo seguinte, dir-se-á que, em casos de imitação (por contraposição a usurpação) existem necessariamente ele- mentos diferentes nas marcas em confronto, a par de ele- mentos semelhantes. O que importa é que a marca possua a necessária capacidade ou eficácia distintiva. Como escre- veu Justino Cruz em anotação ao Código da Propriedade Industrial de 1940: «Podem os seus vários elementos ser diferentes e no entanto, considerados em conjunto, indu- zirem em erro ou confusão; podem até ser iguais - mas reunidas de maneira a formarem uma marca perfeitamente distinta. Pode haver apenas um elemento comum entre duas marcas - mas ser de tal forma predominante que dê lugar a confusão.»
É, assim, à semelhança do conjunto, e não à natureza ou grau das diferenças, que deve atender-se para aferir da existência ou não de imitação. Na exemplar síntese de Bé- darride (citado por Pupo Correia in Direito Comercial, 6.ª ed., p. 340), «a questão da imitação deve ser apreciada pela semelhança que resulta dos elementos que constitu- em a marca, e não pelas dissemelhanças que poderiam ofe- recer os diversos pormenores considerados isolada e se- paradamente».
Finalmente, o juízo a emitir deve ter em atenção o con- sumidor médio, uma vez que a escolha do produto ou ser- viço vai ser efectuada por ele sem perder de vista os pro- dutos ou serviços em questão, relativizando aspectos como a natureza, as características e o preço dos produtos ou serviços sinalizados pela marcas em confronto.
F. Nóvoa, citado por Couto Gonçalves (loc. cit., p. 142), propõe, de acordo com estes aspectos, a figura do consu- midor profissional e especializado, no caso de os produ- tos e serviços serem normalmente adquiridos por profissio- nais ou peritos, o perfil de um consumidor mais atento, no caso de produtos ou serviços com preços mais elevados, e o perfil de um consumidor médio menos diligente, no caso de produtos ou serviços de baixo preço e largo consumo. Nas palavras sintetizadoras de Ferrer Correia, (loc. cit.), «no exame comparativo das marcas, [...] deve considerar- -se decisivo o juízo que emitiria o consumidor médio do produto ou produtos em questão».
Temos, no caso concreto, uma marca mista e duas mar- cas nominativas.
Recorde-se mais uma vez a lição de Ferrer Correia (loc. cit., p. 189) que refere que, quanto às marcas mistas ou complexas, «deverão ser consideradas globalmente, como sinais distintivos de natureza unitária, mas incidindo a averiguação da novidade sobre o elemento ou elementos prevalentes - sobre os elementos que se afigurem mais idóneos a perdurar na memória do público (não deverão tomar-se em linha de conta, portanto, os elementos que desempenham função acessória, de mero pormenor)».
Munidos destes conceitos, passemos à análise do caso concreto.
Temos, sem qualquer dúvida, semelhanças gráficas e fonéticas entre a parte nominativa do sinal registando e os sinais titularidade da recorrente.
A marca registanda reproduz o elemento dos sinais re- gistados, «primus», acrescendo-lhe «online», que, dados os serviços assinalados, pelo menos os que vimos anali- sando, não pode deixar de ser considerado um elemento descritivo - trata-se de uma característica dos serviços assinalados - em linha (vocábulo que, não obstante em língua inglesa, é do conhecimento do público em geral, mais a mais associada esta ás novas tecnologias e à comunica- ção via Internet, na qual a língua inglesa é largamente a mais utilizada, dada a sua vocação universal -, sendo que, porém, a marca em si tem eficácia distintiva, que lhe é conferida pela junção de um elemento descritivo com um elemento de fantasia, como é, claramente, «primus».
Tal facto - o carácter descritivo de «online» - não sig- nifica, porém, automaticamente, que ele deva ser despreza- do. As marcas deverão ser vistas no seu conjunto, e o vocábulo «online», porque curto e de fácil pronúncia, «jun - ta-se» com toda a facilidade a «primus».
Por outro lado, embora os elementos figurativos do si- nal registando se mostrem graficamente «separados», não são de mero realce da parte nominativa.
Olhando para os sinais no seu conjunto, temos de re- conhecer que inexiste qualquer possibilidade de confusão em sentido estrito.
No entanto, igualmente temos de reconhecer que existe a possibilidade de confusão em sentido amplo, ou seja, risco de associação.
O risco de associação tem sido ligado ao conceito de confusão em sentido amplo, vindo assim a redefinir aque- le, compreendendo os casos em que embora o público re- conheça, face às marcas em confronto, a diferente origem dos produtos ou serviços, possa pensar existir qualquer tipo de ligação de tipo jurídico, económico ou comercial entre as diferentes origens - é assim uma modalidade do risco de confusão que serve para definir o alcance daque- le, sujeito, rigorosamente, aos mesmos requisitos que te- mos vindo a dilucidar.
É nesta sede que ganha relevância o carácter genérico de «online». Na verdade, o consumidor que conheça a mar- ca Primus para serviços financeiros, ao deparar com a mar- ca Primus-Online poderá facilmente pensar que a origem dos serviços assinalados por esta esteja ligado à primeira.
É que a prestação de serviços online é hoje uma reali- dade incontornável, sendo expectável, na mente do con- sumidor médio, que os serviços tradicionalmente prestados passem também a sê-lo por via das novas tecnologias.
Reconhecendo, embora, a diversidade dos sinais, surge natural que o consumidor associe a Primus que conhece à Primus-Online, face, nomeadamente, à afinidade entre os serviços financeiros.
Entendemos, assim, que, face à marca nacional n.° 265 210. titularidade da recorrente, prioritária, assinalan- do serviços manifestamente afins (serviços financeiros) aos circuitos de comercialização e ao universo genérico e alar- gado de consumidores desses produtos e à circunstância de a marca recorrida conter um dos elementos da marca recorrente, «primus», existe sério risco de associação en- tre a marca sub judice e a marca n.° 265 210, titularidade da recorrente.
Ou seja, e concluindo, as marcas referidas são confun- díveis em sentido amplo.
Face ao exposto, entende-se existir imitação da marca da recorrente, pelo que, nos termos do disposto no arti- go 189.°, n.° 1, alínea m), do Código da Propriedade Indus- trial, o registo da marca recorrido deveria ter sido parcial- mente recusado, sendo, pois, o presente recurso parcialmente procedente.
4 - Decisão. - Pelo exposto, dando parcial provimen- to ao recurso, revoga-se o despacho recorrido na parte em que deferiu o pedido de registo da marca internacional n.° 729 941, Primus-Online, para assinalar «prestation des services financiers en ligne, notamment circulation de pai- ements, diffusion de cartes de privilèges pouvant également être utilisées comme des cartes de paiement», da classe 36.ª, negando-se assim protecção jurídica nacional à referida marca para assinalar estes serviços e concedendo-se pro- tecção jurídica nacional à referida marca para assinalar os demais serviços das classes 35.ª e 36.ª para que foi pedi- da.
Fixo ao recurso o valor tributário de 40 unidades de conta - artigo 6.°, alíneas a) e q), do Código das Custas Judiciais.
Custas pela recorrente, que tirou proveito do recurso - artigos 446.°, n.° 1, in fine, do Código de Processo Civil e 14.°, alínea j), do Código das Custas Judiciais - sendo a taxa de justiça reduzida a metade.
Registe-se e notifique-se.
Após trânsito, devolva-se o processo apenso ao INPI, remetendo cópia da sentença - artigo 44.° do Código da Propriedade Industrial.
Lisboa, 28 de Março de 2003 (acumulação de serviço). - O Juiz de Direito, (Assinatura ilegível.)
