Cópia da sentença do Tribunal de Comércio de Lisboa pro- ferida no processo de registo da marca internacional n." 718 420.
1 - Relatório. - Deutsche Telekom, AG., sociedade alemã, com sede em 140 Friedrich-Ebert-Allee, D-53113, Bonn, na Alemanha, veio, ao abrigo do disposto nos arti- gos 38.° e seguintes do Código da Propriedade Industrial,
interpor recurso do despacho do Sr. Vogal do Conselho de Administração do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) que recusou parcialmente o registo da marca internacional n.° 718 420, T-Internect.
Alega que os sinais considerados obstativos têm em comum a expressão «internet», insusceptível de apropria- ção exclusiva, da qual se deveria ter abstraído, e ainda que a letra «t» do sinal registando lhe confere suficiente capa- cidade distintiva.
Pede a revogação do despacho recorrido.
Juntou documentos - de fl. 11 a fl. 37 e de fl. 56 a fl. 66. Cumprido o disposto no artigo 40.° do Código da Pro- priedade Industrial o INPI remeteu o processo administra- tivo.
Notificadas as partes contrárias, Internet Services Cor- poration Of Europe BV e Armand Thiery, S. A., nos ter- mos do artigo 41.° do Código da Propriedade Industrial, não responderam.
2 - Saneamento. - O Tribunal é competente em razão da nacionalidade, da matéria e da hierarquia.
Não existem nulidades que invalidem todo o processado. As partes têm personalidade e capacidade judiciárias e são legítimas. Não há outras excepções ou questões pré- vias que cumpra conhecer e que impeçam o conhecimento do mérito.
3 - Fundamentos:
A) De facto. - Face à prova documental junta encon- tram-se assentes, com interesse para a decisão do recurso, os seguintes factos:
1) Por despacho de 27 de Dezembro de 2000, publi- cado no Boletim da Propriedade Industrial, n.° 5/2001, de 30 de Agosto, o Sr. Vogal do Con- selho de Administração do INPI, por delegação de competências, concedeu o registo da marca inter- nacional n.° 718 420, T-Internect, pedido em 22 de Julho de 1999, para assinalar serviços das clas- ses 38.ª e 42.ª e recusou o registo para assinalar os seguintes produtos e serviços:
Da classe 9.ª: «appareils et instruments électri- ques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou d'ensei- gnement (compris dans cette classe); appa- reils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction du son, des images ou des donnés; supports de don- nées pour passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordi- nateurs»;
Da classe 16.ª: «imprimés, en particulier cartes timbrées et ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hormis appareils); articles de papeterie (à l'excepti- on de mobilier)»;
Da classe 35.ª: «activités publicitaires et com- merciales; collecte et mise à disposition de données»;
Da classe 4 1 ª: «enseignement; instruction; prestation de services en matière de diver- tissements; organisation de manifestations sportives et culturelles; éditions et diffusi- on de livres, magazines et autres imprimés ainsi que de leurs equivalents sur supports électroniques (dont CD-ROM et CD-I)»;
2) É composta pela expressão «t-internect» em letras de imprensa e não reivindicou cores;
3) A recusa fundamentou-se no facto de a marca ser susceptível de confusão fácil com as marcas in- ternacionais n.°S 625 258, 625 259 e 696 100 e de os produtos e serviços serem idênticos ou afins aos que estas marcas assinalam nas classes 9.ª,
16.ª, 3 5ª e 41.ª;
4) Encontra-se registada a favor de Armand Thiery, S. A., société anonyme, a marca internacional n.° 696 100, At Internet, impressa em letras maiús- culas de imprensa;
5) Tal marca assinala produtos das classes 9.ª, 18ª e 25.ª e de entre os quais, na classe 9.ª: «appa- reils et instruments scientifiques autres qu'à usa- ge médical, nautiques, géodésiques, photographi- ques, cinématographiques, optiques, lunettes (optique), monture de lunettes, étuis à lunettes, lu- nettes de vue, lunettes de soleil, instruments et appareils de pesage, de mesurage, de signalisa- tion, de contrôle (inspection), de secours (sauve- tage) et d'enseignement; appareils de radio; appa- reils pour l 'enregistrement. la transmission, la reprodution du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, distributeurs auto- matiques et mécanismes pour appareils à prepaie- ment, caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour reliures; pho- tographies»;
6) Encontra-se registada a favor de Internet Services Corporation Of Europe BV a marca internacional n.° 625 258, Internet, concedida em Portugal em 1 1 de Julho de 2000, sendo impressa em letras maiús- culas de imprensa;
7) Tal marca assinala produtos e serviços das se- guintes classes:
9.ª: «supports pour le son ou les images préen- registrés»;
16 ª «produits de l'imprimerie, publications, li- vres, revues, brochures, calendriers, papeterie»; 35ª «services d'intermédiaires pour l'achat et la vente, location de matériel publicitaire, aide à la direction des affaires, consultations d'affaires, organisation d'assemblées à carac- tère commercial»;
41.ª: «education, entrainement, publication d'imprimés, organisation d'assemblées à ca- ractère educatif»;
8) Encontra-se registada a favor de Internet Services Corporation Of Europe BV a marca internacional n.° 625 259, Internet, concedida em Portugal em 11 de Julho de 2000, sendo composta pela imagem de um globo terrestre seguido da palavra «inter- net» impressa em letras de imprensa, sendo <inter» em letras minúsculas e «net» em letras maiúsculas; 9) Tal marca assinala produtos e serviços das se-
guintes classes:
9.ª: «supports pour le son ou les images préen- registrés»;
16.ª : «produits de 1'imprimerie, publications, li- vres, revues, brochures, calendriers, papeterie»;
35.ª: «services d'intermédiaires pour l'achat et la vente, location de matériel publicitaire, aide à la direction des affaires, consultations d'affaires, organisation d'assemblées à carac- tère commercial»:
41.ª: «education, entrainement, publication d'imprimés, organisation d'assemblées à ca- ractère educatif».
B) De direito. - Marca é, em termos genéricos, «o si- nal distintivo que serve para identificar o produto ou o serviço proposto ao consumidor» (Carlos Olavo, in Pro- priedade Industrial, p. 37) - artigos 1 65.° e 167.° do Có- digo da Propriedade Industrial, ou, e na definição ainda actual de Oliveira Ascensão (in «Direito comercial», vol. II, Propriedade Induslrial, p. 139), «um sinal distintivo na concorrência de produtos e serviços».
A função essencial da marca é a sua função distintiva, ou seja, a marca distingue e garante que os produtos ou serviços se reportam a uma pessoa que assume pelos mesmos o ónus de uso não enganoso, nessa medida cum- prindo uma função de garantia de qualidade dos produtos e serviços, por referência a uma origem não enganosa, e podendo, ainda, contribuir por si só para a promoção dos produtos ou serviços que assinala - cf. Luís Couto Gon- çalves, in Direito de Marcas, pp. 17 a 30.
É integralmente aplicável aos autos, não obstante a entrada em vigor em 1 de Julho de 2003 do novo Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 36/ 2003, de 5 de Março, o Código da Propriedade Industrial de 1995 (designado infra apenas por Código da Proprieda- de Industrial), atento o disposto no artigo 10.° do já cita- do Decreto-Lei n.° 36/2003, de 5 de Março.
Os artigos 188.° e 189.° do Código da Propriedade In- dustrial assinalam fundamentos de recusa de registo que consubstanciam proibições ao registo de marca e restrin- gem a sua composição, que é em princípio livre.
No caso concreto dos autos face aos argumentos ex- pendidos pela recorrente e pelo INPI na decisão sob re- curso há que aquilatar se a marca registanda constitui imi- tação das marcas consideradas obstativas.
Estabelece o artigo 189.°, n.° 1, alínea m), do Código da Propriedade Industrial: «Será recusado o registo das mar- cas [...] que, em todos ou alguns dos seus elementos, con- tenham:
m) Reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem, para o mesmo produto ou serviço, ou produto ou servi- ço similar ou semelhante, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor.»
A usurpação pode revestir duas espécies, a contrafac- ção - reprodução total de marca anterior - e a imitação - reprodução aproximada de marca anterior.
Se a contrafacção não reveste dificuldades de maior na sua determinação e subsunção à disposição supratranscri- ta, já a imitação oferece maior complexidade.
O nosso Código da Propriedade Industrial optou por fornecer um conceito de imitação, previsto no artigo 193.°, n.° 1. Nos termos deste preceito existe imitação ou usur- pação no todo ou em parte quando, cumulativamente:
1.° A marca imitada tiver prioridade;
2.° Exista identidade ou afinidade manifesta dos pro- dutos ou serviços assinalados; e
3.° Tenham tal semelhança gráfica, figurativa ou fo- nética que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de as- sociação com a marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não possa distinguir as duas marcas senão de depois de exame atento ou confronto.
O primeiro requisito afere-se pela data em que foi con- cedido o registo.
No caso concreto, as marcas consideradas obstativas foram pedidas e concedidas em data anterior à concessão do registo da marca registanda, sendo, assim, prioritárias. Quanto ao segundo requisito, a afinidade manifesta de produtos ou serviços, não basta a integração daqueles na mesma classe.
O uso de conceitos indeterminados pelo legislador tem obrigado ao apurar de alguns critérios, como sendo, para apurar se existe afinidade entre produtos e serviços há que averiguar se são concorrentes no mercado, se têm a mesma utilidade ou fim ou se existe entre eles uma rela- ção tal que aumente a afinidade, como sendo substitui- ção (quando o resultado alcançado por um pode ser ra- zoavelmente substituído pelo outro), complementaridade (quando integrados no mesmo processo de fabrico ou cujas utilidades possam complementar-se), accessoriedade (quando os bens só em ligação a outros bens sejam eco- nomicamente úteis) ou derivação (bens derivados da mesma origem, como o leite e produtos lácteos), comple- mentando com o critério da natureza dos produtos ou serviços, os circuitos e hábitos de distribuição e os lo- cais de fabrico ou venda.
Couto Gonçalves (loc. cit., p. 136) levanta mesmo a possibilidade de existência de afinidade entre produtos e serviços, e não só entre produtos e serviços, face à enu- meração de circunstâncias potenciadoras da afinidade.
Toda a actividade de discernimento da afinidade tem de ser levada a cabo sem que se perca de vista que se pro- cura afinidade entre produtos e serviços marcados, ou seja, os critérios em causa valerão quando possam indicar razoa- velmente uma mesma origem dos produtos e serviços con- frontados - cf. Couto Gonçalves, loc. cit., p. 133.
No caso concreto é inquestionável a afinidade e, em alguns casos, identidade dos produtos assinalados pelas marcas consideradas obstativas e pela marca registanda nas classes 9.ª, 16.ª, 35.ª e 41.ª
Considerando, porém, isoladamente os serviços e pro- dutos, verificamos total identidade entre os produtos assi- nalados pelo sinal registando na classe 9.ª e pelo registo de marca internacional n.° 696 100.
Verificamos, por outro lado, e quanto às marcas inter- nacionais n.°s 625 259 e 625 258, que na classe 9.ª apenas existe manifesta afinidade entre «supports pour le son ou les images préenregistrés» assinalados por estas na classe 9.ª e «appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction du son, des images» as- sinalados pelo sinal registando na mesma classe.
Quanto aos produtos assinalados na classe 16.ª pelas marcas internacionais n.°S 625 259 e 625 258 e pelo sinal registando, respectivamente, «produits de l'imprimerie ; publications; livres; revues; brochures; calendriers, pape- terie» e «imprimés, en particulier cartes timbrées et ou im- primées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis appareils); articles de papeterie (à l'exception de mobilier)», apenas entre «papeterie» e «articles de papete- rie» se encontra manifesta afinidade.
No que toca aos serviços assinalados na classe 35.ª, «activités publicitaires et commerciales; collecte et mise à disposition de données» para o sinal registando e «servi- ces d'intermédiaires pour l'achat et la vente; location de matériel publicitaire; aide à la direction des affaires; con- sultations d'affaires; organisation d'assemblées à caractè- re commercial», para as marcas internacionais n.°S 625 259 e 625 258 existe identidade e manifesta afinidade entre «ac- tivités publicitaires et commerciales» e «services d'intermédiaires pour l'achat et la vente; location de maté- riel publicitaire; aide à la direction des affaires; consultati- ons d'affaires; organisation d'assemblées à caractère com- mercial», inexistindo qualquer afinidade para «collecte et mise à disposition de données».
Quanto aos serviços da classe 41.ª, «enseignement; ins- truction; prestation de services en matière de divertisse- ments; organisation de manifestations sportives et cultu- relles; éditions et diffusion de livres, magazines et autres imprimés ainsi que de leurs equivalents sur supports élec- troniques (dont CD-ROM et CD-I)» para o sinal registan- do e «education; entrainement; publication d'imprimés; or- ganisation d'assemblées à caractère educatif» para as marcas internacionais n.°S 625 259 e 625 258 não existe ma- nifesta afinidade entre «prestation de services en matière de divertissements» e qualquer dos demais serviços assi- nalados por estas obstativas.
Quanto ao terceiro requisito, da formulação legal resul- ta desde logo que existe imitação quando, postas em con- fronto, as marcas se confundem. Há também imitação quan- do, tendo-se à vista apenas uma das marcas, se deva concluir que ela é susceptível de ser tomada por outra de que se tenha conhecimento.
Como escreve lapidarmente Ferrer Correia, in Lições de Direito Comercial, Reprint, p. 188, «a imitação de uma marca por outra existirá, obviamente, quando, postas em confronto, elas se confundam. Mas existirá ainda, convém sublinhá-lo, quando, tendo-se à vista apenas a marca a constituir, se deva concluir que ela é susceptivel de ser tomada por outra de que se tenha conhecimento. [...] C o m efeito, o consumidor, quando compra determinado produ- to marcado com um sinal semelhante a outro que já co- nhecia, não tem à vista (em regra) as duas marcas, para fazer delas um exame comparativo. Compra o produto por se ter convencido de que a marca que o assinala é aquela que retinha na memória.»
Passo seguinte, dir-se-á que, em casos de imitação (por contraposição a usurpação), existem necessariamente ele- mentos diferentes nas marcas em confronto, a par de ele- mentos semelhantes. O que importa é que a marca possua a necessária capacidade ou eficácia distintiva. Como escre- veu Justino Cruz em anotação ao Código da Propriedade Industrial de 1940: «Podem os seus vários elementos ser diferentes e no entanto, considerados em conjunto, indu- zirem em erro ou confusão; podem até ser iguais - mas reunidas de maneira a formarem uma marca perfeitamente distinta. Pode haver apenas um elemento comum entre duas marcas - mas ser de tal forma predominante que dê lugar a confusão.»
E, assim, à semelhança do conjunto, e não à natureza ou grau das diferenças que deve atender-se para aferir da existência ou não de imitação. Na exemplar síntese de Be-
darride (citado por Pupo Correia in Direito Comercial, 6.ª ed., p. 340), «A questão da imitação deve ser aprecia- da pela semelhança que resulta dos elementos que consti- tuem a marca, e não pelas dissemelhanças que poderiam oferecer os diversos pormenores considerados isolada e separadamente.» (itálico nosso).
Finalmente, o juízo a emitir deve ter em atenção o con- sumidor médio, uma vez que a escolha do produto ou ser- viço vai ser efectuada por ele, sem perder de vista os pro- dutos ou serviços em questão, relativizando aspectos como a natureza, características e preço dos produtos ou servi- ços sinalizados pela marcas em confronto.
F. Nóvoa, citado por Couto Gonçalves (loc. cit., p. 142), propõe, de acordo com estes aspectos, a figura do consu- midor profissional e especializado no caso de os produtos e serviços serem normalmente adquiridos por profissionais ou peritos, o perfil de um consumidor mais atento no caso de produtos ou serviços com preços mais elevados e o perfil de um consumidor médio menos diligente no caso de produtos ou serviços de baixo preço e largo consumo. Nas palavras sintetizadoras de Ferrer Correia (loc. cit.), «No exame comparativo das marcas, [...] deve considerar- -se decisivo o juízo que emitiria o consumidor médio do produto ou produtos em questão.»
Existem inegáveis semelhanças entre os sinais mas tere- mos de fazer algumas precisões prévias.
As marcas consideradas obstativas n.°s 696 100 e 625 528 são meramente nominativas, a marca considerada obstati- va n.° 625 259 é mista, já que, para além de elementos ver- bais escritos (marca nominativa), inclui também elementos de natureza desenhística (marca figurativa) e a marca re- gistanda é nominativa.
Assim sendo, para apurar da semelhança há que aten- der não só aos aspectos gráfico e fonético mas também à forma, isto é, terá de proceder-se a uma avaliação global tendo em consideração se o elemento prevalente é o no- minativo ou o figurativo.
O despacho recorrido parece não ter considerado estas marcas como mistas já que conclui pela imitação por haver entre as marcas semelhança a nível da componente nomi- nativa. Não obstante, é manifesto que uma das marcas é mista já que contém elementos de natureza desenhística: uma imagem de um globo terrestre e especial grafia (maiús- culas/minúsculas do elemento nominativo).
A parte nominativa da marca recusada encontra-se in- cluída nas marcas consideradas obstativas, Internect, já que a letra a mais (o «c» antes do «t» final) é desprezível, não se pronunciando e não dando um aspecto gráfico diverso relevante.
Há também diferenças do ponto de vista gráfico, uma vez que na marca recorrida acresce a letra «t», ausente das marcas consideradas obstativas e com um som e grafia muito diversos de «at» (presente na obstativa marca n.° 696 100).
Qualquer das marcas, analisadas pelo seu elemento no- minativo, tem de ser considerada como sinal fraco já que são compostas pela palavra «internet», ou seja, são com- postas por uma palavra de uso corrente, não contendo, nenhuma delas, qualquer elemento escrito de fantasia. Mas as marcas têm de ser analisadas no seu todo. Ora, analisada a marca no seu todo a mesma apresenta-se dis- tinta da obstativa marca n.° 625 259 (mista). Das demais apenas a letra «t» difere para «internet» e «at internet».
Quanto a «at internet», afigura-se-nos suficiente para distinção o elemento «at» - fonética e graficamente traz uma assinalável diferença.
Já quanto à obstativa marca n.° 625 258, há que anali- sar a relevância da letra «t», não sem antes prevenir que, embora «internet» seja um vocábulo de uso corrente, não o é quando considerados os produtos e serviços assinala- dos por todas as marcas.
No que concerne à registabilidade das letras como mar- cas, é hoje pacífica a sua admissibilidade, sendo certo que uma letra sozinha não pode constituir uma marca e, quan- do inserida num conjunto composto por elementos, tem maior ou menor força distintiva consoante o efeito distin- tivo do conjunto. Independente da sua força, inquestioná- vel é também o facto de a letra enquanto tal não poder ser apropriada por ninguém em termos de exclusividade.
Do exposto resulta que nenhuma das marcas em con- fronto pode ser apreciada por cada um dos elementos que as compõem isoladamente considerados mas sim pelo con- junto formado por todos os seus elementos. Temos assim
em confronto «t-internect» e «internet».
E aqui chegado a conclusão impõe-se: as marcas são confundíveis e susceptíveis de induzir em erro o consumidor. Tendo em conta as conclusões supra-atingidas e con- cluindo-se apenas pela confundibilidade com a marca in- ternacional n.° 625 258, o recurso é parcialmente procedente quanto aos produtos e serviços não considerados mani- festamente afins.
4 - Decisão. - Tudo visto, dando parcial provimento ao recurso, revoga-se parcialmente o despacho do Sr. Vogal do INPI que recusou o registo à marca interna- cional n.° 718 420, T-Internect, para assinalar:
Na classe 9.ª: «appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisati- on, de commande ou d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction des donnés; supports de données pour passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordinateurs»;
Na classe 16.ª: «imprimés, en particulier cartes tim- brées et ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hormis appareils)»; Na classe 35.ª: «collecte et mise à disposition de don-
nées»;
Na classe 41.ª: «prestation de services en matière de divertissements»;
para os quais foi pedida, concedendo-se assim protecção jurídica à referida marca também para assinalar estes pro- dutos e serviços e negando-se protecção jurídica nacional à referida marca para assinalar os demais produtos e servi- ços das classes 9.ª, 16.ª, 35.ª e 41ª para que foi pedida. Fixo ao recurso o valor tributário de 60 UC - artigo 6.°, alíneas a) e q), do Código das Custas Judiciais.
Custas pela recorrente, que do recurso tirou vantagem, com taxa de justiça reduzida a metade - artigos 446.°, n.°S 1 e 2, do Código de Processo Civil e 14.°, álinea j), do Código das Custas Judiciais.
Registe e notifique.
Após trânsito, devolva o processo apenso ao INPI, re- metendo cópia da sentença - artigo 44.° do Código da Propriedade Industrial.
Lisboa, 23 de Fevereiro de 2004 (acumulação de ser- viço). - O Juiz de Direito, (Assinatura ilegível.)
