CÂMARA DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS RELATIVAS A NOMES DE DOMÍNIO (CASD-ND) CENTRO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS EM PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI (CSD-ABPI)

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Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual

ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual

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CÂMARA DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS RELATIVAS A NOMES DE DOMÍNIO (CASD-ND)

CENTRO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS EM PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI (CSD-ABPI)

GILEAD SCIENCES, INC. X ADSON DE SOUZA REIS

PROCEDIMENTO N° ND202019 DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

GILEAD SCIENCES, INC., empresa norte-americana com sede em 333 Lakeside Drive, Foster City, Califórnia 94404, Estados Unidos da América, representada por sua procuradora Sandra Leis, advogada, inscrita na OAB/RJ sob nº 99.923, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (“Reclamante”).

ADSON DE SOUZA REIS, inscrito no CPF/MF e com endereço em Curitiba, PR, Brasil, sem representante, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (“Reclamado”). 2. Dos Nomes de Domínio

Os nomes de domínio em disputa são o <gileadsolutions.com.br> e <gileadelectronics.com.br> (“Nomes de Domínio”).

O Nome de Domínio <gileadsolutions.com.br> foi criado em 14 de maio de 2017 junto ao Registro.br e o Nome de Domínio <gileadelectronics.com.br> foi criado em 16 de março de 2020 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 23 de abril de 2020, a Reclamação foi recebida pela Câmara de Solução de Disputas relativas a Nomes do Domínio ("CASD-ND") do Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – CSD-ABPI, dando-se início ao exame formal para verificação do adequado cumprimento dos requisitos formais previstos no Regulamento da CASD-ND ("Regulamento CASD-ND").

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Na mesma data, a Secretaria Executiva da CASD-ND, sob a égide do artigo 7.2 de seu Regulamento, enviou solicitação ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br) requerendo as informações cadastrais acerca do nomes de domínio, incluindo anotações acerca de eventual divergência entre o nome e número do documento do titular (CPF), constante do cadastro dos nomes de domínio objeto da presente Reclamação, ou ainda atualização cadastral promovida pelo titular.

Em 23 de abril de 2020, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais dos nomes de domínio. Ainda neste ato, informou que em atenção à abertura deste procedimento, os Nomes de Domínio se encontram impedidos de serem transferidos a terceiros, e que o Regulamento do Sistema Administrativo de Resolução de Conflitos de Internet relativo a Nomes de Domínios sob “.br” (SACI-Adm) se aplica aos Nomes de Domínio sob disputa.

Em cumprimento ao artigo 6.2 do Regulamento CASD-ND, a CASD-ND intimou a Reclamante para sanar irregularidades constatadas na Reclamação, quais sejam: (i) não foi informado telefone para contato da Reclamante ou de seu representante; e (ii) não foi informada qualificação (CPF/CNPJ) do Reclamado.

A Reclamante sanou as irregularidades em 28 de abril de 2020, a qual foi recebida no dia 29 de abril de 2020 pela CASD-ND, dando-se início ao procedimento com o envio de intimação para apresentação de Resposta ao Reclamado nos termos do artigo 8.1 do Regulamento CASD-ND.

Em 15 de maio de 2020, a CASD-ND comunicou as partes do recebimento de Resposta do Reclamado enviada em 11 de maio de 2020.

A CASD-ND nomeou Fernando Farano Stacchini como Especialista, comunicando tal fato às partes em 29 de maio de 2020. A Declaração de Independência e Imparcialidade foi enviada pelo Especialista na mesma data, de acordo com o artigo 9.3 do Regulamento CASD-ND.

Em 8 de junho de 2020, após o transcurso in albis do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu ao Especialista os autos deste Procedimento Especial, para análise e julgamento nos termos do item 10 do Regulamento desta Câmara.

4. Das Alegações das Partes a. Da Reclamante

A Reclamante afirma ser empresa biofarmacêutica fundada em 1987 na Califórnia, E.U.A. tendo por objeto o descobrimento, desenvolvimento e comercialização de

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drogas inovadoras em áreas da medicina com necessidades não atendidas. Seu portfolio de produtos e cadeia de drogas experimentais inclui tratamentos para HIV/AIDS, doenças do fígado, câncer, doenças inflamatórias e respiratórias, problemas cardiovasculares.

Alega possuir diversos registros de marcas no Brasil e no mundo, citando no Brasil as marcas "GILEAD" e seu "Logotipo de Folha".

Informa que tomou conhecimento de que o Reclamado registrou os Nomes de Domínio, registrados pelo Reclamado em 14/05/2017 e 16/03/2020, respectivamente.

A Reclamante informa também que verificou que o nome de domínio <gileadsolutions.com.br> leva a um website ativo, onde se percebe o uso do termo GILEAD combinado com um logotipo de folha.

Alega que essa constatação causou preocupação à Reclamante, pois, além do uso de nome idêntico à sua marca e nome empresarial "GILEAD" tanto no nome de domínio quanto nas várias páginas do site, o nome de domínio em questão é utilizado juntamente com uma figura de folha, muito semelhante ao "Logotipo de Folha" da Reclamante.

Com relação ao nome de domínio <gileadelectronics.com.br> informa que este leva à uma página em branco, sem conteúdo.

Assevera a Reclamante que os Nomes de Domínio enquadram-se nas situações previstas nos itens (a) e (c) do artigo 2 do Regulamento CASD-ND e artigo 3º, itens (a) e (c) do Regulamento SACI-Adm, uma vez que são idênticos ou similares o suficiente para criar confusão com marcas registradas em nome da Reclamante, a saber "GILEAD" e "Logotipo de Folha", além de serem idênticos ou similares ao nome empresarial da Reclamante.

Ademais, sustenta estarem presentes as situações previstas nos itens (b) e (d) do artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND, e do parágrafo único do Art. 3º do Regulamento SACI-Adm, pois o nome da empresa do Reclamado é Gilead Soluções Empresariais Ltda. e o Reclamado requereu o registro da marca "GILEAD - SOLUÇÕES EMPRESARIAIS" perante o INPI e os Nomes de Domínios foram registrados com os termos em inglês "solutions" e "electronics", os quais não correspondem ao nome empresarial e marca da empresa do Reclamado.

Diante disso, afirma que por ser a Reclamante uma empresa norte-americana, a utilização dos termos em inglês nos Nomes de Domínio pode ensejar confusão pelo público que poderá supor a existência de conexão entre a Reclamante e o Reclamado. Alega ainda que o risco de confusão se torna maior devido ao fato do Reclamado utilizar em seu site a figura de uma folha muito semelhante ao "Logotipo de Folha" além do

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nome "GILEAD" que constitui marca registrada da Reclamante, escrita com estilização praticamente idêntica à da Reclamante.

Para tanto, a Reclamante requer sejam transferidos os Nomes de Domínio para a Reclamante ou a quem ela indicar, de acordo com o artigo 4.2 (g) do Regulamento CASD-ND e do artigo 2º (f) do Regulamento SACI-Adm.

b. Do Reclamado

O Reclamado apresentou sua Carta Resposta alegando, primeiramente, que GILEAD - SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA. é uma empresa constituída pela junta comercial do Paraná registrada em 11/06/2019, tendo por sócios o Sr. ADSON DE SOUZA REIS, e a Sra. GILCELI ALVES LIMA REIS, sendo que seu nome fantasia é GILEAD SOLUTIONS.

Informa que o nome da empresa foi escolhido através da junção das iniciais dos nomes dos sócios, "GIL" e "AD" (GILECI e ADSON) tendo um significado importante para ambos, e que foi escolhido sem saber da existência da Reclamante, não havendo, portanto, qualquer má-fé na escolha e composição do nome empresarial.

Com relação aos Nomes de Domínios conterem as palavras em inglês "solutions" e "electronics", alega que estes constituem os nomes fantasia de suas empresas e que significam em português do Brasil "soluções" e "eletrônicos", respectivamente, e que as palavras em português possuem acento em sua grafia e utilizá-los em nomes de domínio não é prática recomendada por limitações de alguns navegadores.

Além disso, alega que a GILEAD – SOLUÇÕES EMPRESARIAIS é empresa cuja atividades são exclusivamente de prestação de serviços, os quais não possuem quaisquer conexões com as atividades da Reclamante. Alega também que os grafismos das marcas são totalmente distintos.

Com relação ao nome de domínio <gileadelectronics.com.br> informa que este foi registrado para uso futuro para empresa puramente comercial de venda de eletrônicos, a qual também possui atividade totalmente desconexa às atividades da Reclamante. Por fim, alega que não foi apresentado pela Reclamante nenhum indício de interesse comercial em seu país de origem ou no Brasil, nas atividades exercidas e futuramente exercidas pelo Reclamado, bem como que não foram apresentadas fundamentações jurídicas no ordenamento que lhe dê o direito reclamado, exceto pelo seu registro de marca destacado na Reclamação.

Diante disso, tendo em vista que “GILEAD” não é marca de alto renome e as atividades contidas nos Nomes de Domínio são diversas das atividades assinaladas pelas marcas da Reclamante, requer o indeferimento dos pedidos.

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II. FUNDAMENTAÇÃO

Dispõe o Regulamento SACI-Adm que:

"Art. 3º O Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm,

deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos ao Reclamante, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos descritos nos itens "a", "b" ou "c" abaixo, em relação ao nome de domínio objeto do conflito:

a) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do Reclamante, depositada antes do registro do nome de domínio ou já registrada, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI; ou

b) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do Reclamante, que ainda não tenha sido depositada ou registrada no Brasil, mas que se caracterize como marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade para os fins do art. 126 da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial); ou c) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com um título de estabelecimento, nome empresarial, nome civil, nome de família ou patronímico, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecido, nome artístico singular ou coletivo, ou mesmo outro nome de domínio sobre o qual o Reclamante tenha anterioridade; ou

Parágrafo único: Para os fins de comprovação do disposto no Caput deste Artigo, as circunstâncias a seguir transcritas, dentre outras que poderão existir, constituem indícios de má-fé na utilização do nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm:

a) ter o Titular registrado o nome de domínio com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para o Reclamante ou para terceiros; ou b) ter o Titular registrado o nome de domínio para impedir que o Reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente; ou

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c) ter o Titular registrado o nome de domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial do Reclamante; ou

d) ao usar o nome de domínio, o Titular intencionalmente tente atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica ou para qualquer outro endereço eletrônico, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo do Reclamante."

Ademais, estabelece o Regulamento CASD-ND o seguinte:

"2.1. Este Regulamento aplicar-se-á às disputas em que o Reclamante

alegar que determinado nome de domínio registrado sob o ".br" se enquadre em uma das situações abaixo, cumulada com uma das situações descritas no item 2.2:

(a) é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do Reclamante, depositada antes do registro do nome de domínio ou já registrada, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI; ou

(b) é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do Reclamante, que ainda não tenha sido depositada ou registrada no Brasil, mas que se caracterize como marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade para os fins do art. 126 da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial); ou

(c) é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com um título de estabelecimento, nome empresarial, nome civil, nome de família ou patronímico, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecido, nome artístico singular ou coletivo, ou mesmo outro nome de domínio sobre o qual o Reclamante tenha anterioridade.

2.2. Este Regulamento aplicar-se-á, ainda, nas hipóteses de uso de má-fé de nome de domínio, constituindo indícios de má-má-fé na utilização do nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm, as circunstâncias a seguir transcritas, dentre outras que poderão existir: (a) ter o Titular registrado o nome de domínio com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferí-lo para o Reclamante ou para terceiros; ou (b) ter o Titular registrado o nome de domínio para impedir que o Reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente; ou

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(c) ter o Titular registrado o nome de domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial do Reclamante; ou

(d) ao usar o nome de domínio, o Titular intencionalmente tente atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica ou para qualquer outro endereço eletrônico, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo do Reclamante."

Nesse sentido, a Reclamante deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio em disputa foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos a Reclamante, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos requisitos descritos nos itens "a", "b" ou "c" do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm transcrito acima. No tocante à má-fé no registro ou na utilização do nome de domínio os Regulamentos aceitam, dentre outras que poderão existir, qualquer das circunstâncias descritas nos itens "a", "b", "c" ou "d" do artigo 2.2. do Regulamento da CASD-ND também transcrito acima.

No presente caso, a Reclamante comprovou que é titular das marcas "GILEAD" e do "logotipo de folha", ambas na classe 05, concedidas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI anteriormente ao registro dos Nomes de Domínios que contêm tal expressão. Além do registro no INPI, a Reclamante também possui nome empresarial contendo a expressão "GILEAD" anteriormente a constituição da empresa do Reclamado.

Sendo assim, nota-se que os Nomes de Domínio em disputa são compostos por elemento idêntico às marcas e nome empresarial anteriormente registrados pela Reclamante, configurando-se no caso em tela, as hipóteses previstas no artigo 3º, "a" e "c", do Regulamento SACI-Adm, assim como o artigo 2.1, "a" e "c", do Regulamento CASD-ND.

No entanto, como se sabe, o Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a nomes de domínio sob o “.br” foi concebido, dentre outras razões, para dirimir conflitos típicos de cybersquatting, ou seja, casos que o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, e em flagrante afronta a direitos de terceiros.

Com efeito, é claro que, para que um conflito de nome de domínio seja submetido ao SACI-Adm, e para que um Reclamante obtenha êxito em uma Reclamação, não é suficiente que o nome de domínio em questão seja idêntico ou similar à marca ou a qualquer outro signo distintivo de sua titularidade, fazendo-se necessário que se demonstre e comprove que seu registro ou uso tenha se dado efetivamente de má-fé. Para tanto, como acima exemplificado, os Regulamentos aceitam, dentre diversas outras que poderão existir, as circunstâncias elencadas no parágrafo único do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm e respectivo artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND.

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Todavia, nota-se que, no presente caso, em que pese a Reclamante ter demonstrado possuir direitos anteriores sobre o termo "GILEAD", o Especialista não encontrou elementos suficientes para a caracterização da má-fé conforme exigida pelo Regulamento SACI-Adm, e pelo Regulamento CASD-ND.

Isso porque, muito embora haja similaridade entre a marca registrada da Reclamante e os Nomes de Domínio em disputa, as empresas possuem atividades que em nada se confundem, sendo a Reclamante uma empresa farmacêutica enquanto o Reclamado presta serviços administrativos, de contabilidade e informática, não restando caracterizada a intenção do Reclamado de causar confusão mercadológica pelos consumidores. A similaridade entre as marcas da Reclamante e o pedido de registro do Reclamado ainda não foi analisada ou julgada pelo INPI.

Além disso, o Reclamado logrou comprovar que a criação do nome GILEAD se deu em razão da junção dos nomes de seus sócios e que o nome fantasia da empresa é composto pela expressão em inglês "solutions".

Importante ressaltar que em nosso ordenamento jurídico vige o princípio de precedência "first come, first served" em disputas envolvendo nomes de domínio1_{. De}

acordo com o referido entendimento, nem todo registro de nome de domínio composto por signo distintivo alheio configura violação de direito de propriedade industrial, mas somente aquele que possa causar perplexidade ou confusão aos consumidores, desvio de clientela, aproveitamento parasitário, diluição de marca ou que revele o intuito oportunista de pirataria, o que, todavia, não é a hipótese em tela.

Nesse sentido, a jurisprudência já firmada por este r. Centro de Solução de Disputas: Rejeição da Reclamação. Comprovação de titularidade anterior de marca, nome empresarial e nome de domínio. Tentativa de negociação do nome de domínio. Má-fé não caracterizada. Competência do SACI-Adm adstrita a análise cumulativa dos requisitos. Possibilidade de utilização eventual do nome de domínio pelo Reclamado sem que haja confusão mercadológica. Possibilidade da Reclamante apresentar nova Reclamação caso haja novas evidências que comprovem má-fé ou ainda buscar tutela junto ao poder judiciário. (ND201743, decisão de 04.05.2018 - grifos nossos).

NOME DE DOMÍNIO IDÊNTICO À MARCA REGISTRADA PELA RECLAMANTE. ALEGAÇÃO DE PASSIVE HOLDING. NOME DE DOMÍNIO 'ESTACIONADO' CONSTITUI EVIDÊNCIA DE MÁ-FÉ CASO EXISTAM OUTROS ELEMENTOS QUE CORROBOREM COM TAL INDÍCIO, NOME DE

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DOMÍNIO SENDO UTILIZADO COMO EXTENSÃO DE E-MAIL PELO RECLAMADO E SUA FAMÍLIA. DETERMINADA A MANUTENÇÃO DO NOME DE DOMÍNIO EM FAVOR RECLAMADO. NÃO COMPROVADA A MÁ-FÉ DO RECLAMADO, PORTANTO NÃO É POSSÍVEL DECIDIR PELA PROCEDÊNCIA DE UMA RECLAMAÇÃO SOB A ÉGIDE DO SACI-ADM. APLICAÇÃO DO ARTIGO 10.9 DO REGULAMENTO DA CASD-ND.

(ND 201650, decisão de 22.05.2017 - grifos nossos).

Tendo em vista todo o exposto, em que pese a Reclamante ser, de fato, titular de registro para a marca "GILEAD", devidamente concedido pelo INPI anteriormente ao registro dos Nomes de Domínios em disputa pelo Reclamado, e os Nomes de Domínio em disputa poderem ser considerados uma reprodução da marca da Reclamante, tais fatos não são suficientes para a configuração da má-fé no registro ou uso dos Nomes de Domínio pelo Reclamado.

Assim, embora os requisitos (a) e (c) do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm tenham sido atendidos pela Reclamante, uma vez que os Nomes de Domínio em questão reproduzem a marca registrada da Reclamante, não restaram preenchidos os indícios de má-fé elencados no parágrafo único do mesmo dispositivo.

Isso porque, dos argumentos trazidos pelas partes ao procedimento, não restou demonstrado que o Reclamado tenha registrado os Nomes de Domínio em questão com o objetivo de vendê-lo (item "a"); de impedir a utilização pela Reclamante (item "b"); de prejudicar a atividade comercial da Reclamante (item "c"); de causar confusão e atrair os consumidores (item "d") ou qualquer outro motivo que caracteriza-se má-fé. Portanto, entende esse Especialista que não restou configurada má-fé no registro e no uso dos Nomes de Domínio em disputa, à luz dos requisitos do art. 3º do regulamento SACI-Adm e dos itens 2.1 e 2.2 do Regulamento CASD-ND. Nessa linha, precedentes da CASD-ND nos procedimentos: ND20148; ND201430; ND201532; ND201539; ND20169; ND201650; ND201717; ND201719; ND201729; ND201757; ND201767; ND201769; ND201959; ND201743 e ND201823.

Por fim, cumpre esclarecer que a presente decisão apenas estabelece que, no caso em tela, à luz das evidências acostadas à Reclamação, não restou configurado o requisito de má-fé previsto no artigo 3º, parágrafo único do Regulamento SACI-Adm, e no artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND, não impedindo que a Reclamante possa vir a obter judicialmente a transferência ou o cancelamento dos nomes de domínio em disputa.

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Pelas razões acima expostas e de acordo com o artigo 1º, parágrafo 1º do Regulamento SACI-Adm e do artigo 10.9 do Regulamento CASD-ND, este Especialista rejeita a

Reclamação e determina que os Nomes de Domínio em disputa

<gileadsolutions.com.br> e <gileadelectronics.com.br> sejam mantidos em nome do Reclamado.

O Especialista solicita à Secretaria Executiva da CASD-ND que comunique às Partes, seus respectivos Procuradores e ao NIC.br o inteiro teor da presente Decisão de Mérito, nos termos do Regulamento CASD-ND, encerrando-se, assim, este procedimento Especial.

São Paulo, 30 de junho de 2020.

_____________________________ Fernando Farano Stacchini