Cópia do Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça proferido no processo de registo da marca nacional n.° 315 638, Dr. MaMne7,
Acordam no Supremo Tribunal de Justiça:
No 2.° Juízo Cível de Lisboa, a Dr. Martens Internacio- nal Trading, GmbH, com sede em Munique, na Alemanha, interpôs recurso contencioso do despacho de 4 de Novem- bro de 1998 do Ex.'"° Director dos Serviços de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) que con- cedeu o registo da marca n. ° 1 5 638, Dr. Martinez, reque- rido pela sociedade Armando Silva, L.da
Para tanto, alega que é titular da marca internacional n.° 584 207, Dr. Martens, cuja protecção em Portugal vigo- ra desde 23 de Abril de 1993, sendo que a marca registan- da, destinada a assinalar produtos da mesma classe, é confundível com aquela, podendo facilmente induzir o con- sumidor em erro ou confusão.
Cumprido o disposto no artigo 40.° do Código da Pro- priedade Industrial (CPI), veio a Direcção do Serviço de Marcas apresentar resposta, onde reitera o juízo de incon- fundibilidade que já vertera no despacho recorrido.
Por sua vez, Armando Silva, L.da, requerente do registo questionado, suscitou a questão prévia da rejeição do re- curso, por este vir dirigido contra o director do Serviço de Marcas do INPI, quando a entidade administrativa que proferiu o despacho recorrido foi antes o chefe de divisão das Marcas Nacionais do INPI, por delegação do presidente. Quanto ao objecto do recurso, afirma não existir possi- bilidade de fácil confusão entre as marcas controvertidas. Para além disso, acrescenta que a recorrida requereu e obteve prioritariamente o registo da marca n.° 247 987, ca- racterizada pela expressão «Dr. Martinez», pelo que, na sua óptica, a recorrente não poderá prevalecer-se da marca posterior n.° 584 207, Dr. Martens (relativamente à marca n.° 247 987, Dr. Martinez), para vir arremeter contra a mar- ca n.° 315638, Dr. Martinez, quando a própria recorrente pôde beneficiar, posteriormente ao registo da marca da recorrida n.° 247 987, do registo daquela marca n.° 584 207. A recorrente respondeu à matéria da questão prévia sustentando que apenas releva a entidade competente para a decisão sobre o registo (INPI) e não a concreta persona- lidade que, ao abrigo de uma delegação interna de pode- res, tenha efectivamente proferido o despacho em causa.
Por sentença de 4 de Fevereiro de 2000 (fls. 67 e segs.), foi negado provimento ao recurso, mantendo-se o despa- cho que concedeu à sociedade Armando Silva, L.da, o re- gisto da marca n.° 315 639, Dr. Martinez.
Inconformada com tal sentença, dela apelou a recorren- te Dr. Martens Internacional Trading, GmbH, tendo a Rela- ção de Lisboa, por seu Acórdão de 12 de Outubro de 2000 (fls. 124 e segs.) concedido provimento à apelação, revo- gado a sentença da 1 instância e, consequentemente, o despacho que atribuiu protecção legal à marca n.° 315 5 639, Dr. Martinez, anulando-se o respectivo registo.
Agora, foi a vez de a Armando Silva, L.da, recorrer de revista para este Supremo, onde conclui:
1 - O recurso inicial, apresentado em 1 instância, devia ter sido rejeitado, por ter sido dirigido contra autoridade administrativa alheia à prolação do despacho de 4 de No- vembro de 1998.
2 - As marcas controvertidas, com os n.°S 584 207, Dr. Martens, e 315 638, Dr. Martinez, são inconfundíveis.
3 - A recorrente é titular da marca prioritária n.° 247 987, nominativamente caracterizada pela expressão «Dr. Martinez», a qual antecedeu o registo da marca de permeio, n.° 584 207, Dr. Martens.
4 - A ser acolhida a tese jurisprudencial sustentada pelo Tribunal da Relação de Lisboa, no seu Acórdão de 15 de Dezembro de 1999, proferido nos autos de apelação n.° 7263/99, assiste à recorrente o direito, no âmbito do exclusivo da marca, de caminhar dentro desse exclusivo, adoptando a marca n.° 315 638 ou qualquer outra que inte- gre ou se caracterize pelo elemento prevalecente «Dr. Martinez».
5 - O Tribunal da Relação da Lisboa, pela mesma 6.ª Secção, emitiu, no domínio da mesma legislação e so- bre a mesma questão concreta de direito, duas soluções jurídicas opostas, consubstanciadas no acórdão recorrido e no mencionado Acórdão de 15 de Dezembro de 1999.
6 - O acórdão recorrido violou o princípio da igualda- de de tratamento, consignado no artigo 13.°, n.°2, da Cons- tituição, e os artigos 189.°, alínea m), e 193.° do CPI.
7 - Essa oposição de acórdãos justifica o julgamento ampliado da revista, nos termos do artigos 732.°-A e 732.°-B do Código de Processo Civil (CPC).
8 - Deve ser dado provimento à revista, com o seu julgamento ampliado, nos termos dos artigos 732.°-A e 732.°-B do CPC, revogando-se o acórdão recorrido, com as legais consequências da subsistência da marca nacional n.° 315 638, Dr. Martinez, propondo ainda que se fixe a seguinte jurisprudência uniformizadora:
«O titular de um sinal distintivo não pode exigir que um sinal concorrente mantenha maior distância em relação ao seu sinal do que a distância que ele próprio observou re- lativamente a sinais preexistentes.»
A recorrida contra-alegou em defesa do julgado. Corridos os vistos, cumpre decidir.
Estão provados os factos seguintes:
1) A recorrente Armando Silva, L.da, é titular da mar- ca n.° 247 987, registada por despacho de 9 de Setembro de 1991, destinada a produtos da clas- se 25.ª (produtos exclusivamente para exportação: calçado para homem e senhora, incluindo sapatos, botas e pantufas), representada no documento a fl. 66-B, marca essa que é configurada por um rec- tângulo, de fundo negro, em cujas extremidades se sobrepõe o desenho de outro rectângulo a tra- ço branco, no interior do qual consta, do lado es- querdo, uma cruz grega, a branco, de banda lar- ga, rodeada pela expressão, inscrita a branco, «Dr. Martinez Safety Shoes» e, do lado direito, também inscrita a branco, a frase «Oil fat acid pe- trol alkali resistant»;
2) A recorrida é titular da marca internacional n.° 584 207, Dr. Martens, constante do documen- to a fl. 16, destinada, nomeadamente, a produtos da classe 25.ª;
3) A protecção internacional a esta marca foi conce- dida por despacho de 23 de Abril de 1993; 4) Em 27 de Fevereiro de 1996, a recorrente Arman-
do Silva, L.da, requereu ao INPI o registo de uma marca, caracterizada pela expressão «Dr. Martinez» e destinada a produtos da classe 25.ª;
5) Por despacho de 4 de Novembro de 1998, o che- fe de divisão das Marcas Nacionais do INPI, por delegação do presidente, concedeu o registo à marca nacional n.° 315 638, Dr. Martinez, constante dos documentos de fl. 12 e a fl. 13;
6) O despacho que concedeu o registo a esta marca n.° 315 638 foi publicado no Boletim da Proprie- dade Industrial, n.° 11/98, de 26 de Fevereiro de
1999. Questão prévia:
Vem requerido o julgamento ampliado da revista, nos termos dos artigos 732.°-A e 732.°-B do CPC, com funda- mento em alegada oposição, no domínio da mesma legisla- ção e sobre a mesma questão de direito, entre o acórdão recorrido e o Acórdão de 15 de Dezembro de 1999, ambos proferidos pela Relação de Lisboa.
A recorrida considera que não há fundamento legal para a revista ampliada.
Nesta instância, o Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto tam- bém se pronunciou pela inverificação dos pressupostos para o julgamento ampliado da revista.
Cumpre decidir tal questão prévia.
Como observa Miguel Teixeira de Sousa (Estudos so- bre o Novo Processo Civil, p. 557), a lei prevê o julgamen- to ampliado da revista e do agravo, pelo plenário das sec- ções cíveis do Supremo, em duas situações distintas:
1) Quando seja previsível ou possível que o Supre- mo possa vir a proferir no recurso pendente um acórdão em oposição com jurisprudência anterior do mesmo tribunal, seja ordinária ou uniformizada (situação prevista nos artigos 732.°-A e 762.°, n.° 3, do CPC);
2) Quando o acórdão da Relação, de que se não possa recorrer por motivo estranho à alçada, for contraditório com outro dessa ou de diferente Relação (hipótese prevista no artigo 678.°, n.° 4, do CPC).
No primeiro caso, procura-se evitar o conflito jurispru- dencial, pelo que o julgamento ampliado cumpre uma fun- ção preventiva.
No segundo, o conflito já surgiu e o julgamento amplia- do visa resolvê-lo.
Ora, nenhuma destas situações se verifica.
Por um lado, não vem invocada possibilidade ou previ- sibilidade de conflito com anterior jurisprudência do Supre- mo.
Por outro, também não surgiu ainda nenhum conflito de jurisprudência entre dois acórdãos da Relação de que não caiba recurso ordinário por motivo estranho à alçada, nos termos do citado artigo 678.°, n.° 4 (Miguel Teixeira de Sousa, ob. cit., p. 559).
O que se alega é apenas a prolação, pela Relação de Lisboa, de dois acórdãos contraditórios.
Mas quanto ao Acórdão de 15 de Dezembro de 1999, proferido na apelação n.° 7263/99, não se mostra que não fosse susceptível de recurso para o Supremo por motivo estranho à alçada.
E, relativamente ao Acórdão de 4 de Fevereiro de 2000, proferido nestes autos, por ter valor superior à alçada da Relação, foi ele objecto do presente recurso para este Su- premo Tribunal.
Por isso, não estando verificados os pressupostos le- gais para o julgamento ampliado da revista, nos termos dos artigos 732.°-A e 732.°-B do CPC, vai o recurso ser conhe- cido nos termos gerais.
São três as questões a decidir: 1) Se o recurso deve ser rejeitado;
2) Se as marcas controvertidas, n.os 584 207, Dr. Martens, e 315 638, Dr. Martinez, são incon- fundíveis;
3) Se a marca n.° 247 987, pertencente à recorrente, Armando Silva, L.da, prioritariamente registada, impede a oposição da marca de permeio, n.° 584 207, Dr. Martens, ao registo da marca n.° 315 638, Dr. Martinez.
Vejamos:
1 - Rejeição do recurso. - Logo em 1.ª instância, a sociedade Armando Silva, L.da, suscitou a questão da re- jeição do recurso, por ter este sido dirigido contra o direc- tor do Serviço de Marcas do INPI, quando a entidade que proferiu o despacho impugnado foi o chefe da Divisão das Marcas do INPI, por delegação do presidente.
Tal questão foi concretamente apreciada na sentença da 1.ª instância, tendo sido julgada improcedente, com a ar- gumentação de que o recurso interposto para o Tribunal Judicial é de uma decisão do INPI, não tendo relevância saber se, em concreto, o despacho que concedeu o regis- to da marca foi proferido pelo chefe de divisão ou pelo director de serviços.
Dessa sentença, onde o recurso foi julgado improceden- te, só apelou para a Relação a então recorrente, Dr. Martens Internacional Trading, GmbH.
A então recorrida, Armando Silva, L.da, não interpôs recurso subordinado, como podia, para discutir a reforma daquela sentença, na parte que lhe era desfavorável - artigo 682.°, n.° 1, do CPC.
Apesar disso, nas contra-alegações do recurso de ape- lação, a Armando Silva, L.da, voltou a suscitar a mesma questão da rejeição do recurso, que, no acórdão recorrido, foi decidida no sentido de tal matéria não poder ser rea- preciada, por se ter formado caso julgado formal sobre ela.
Tal decisão não merece qualquer censura.
Com efeito, não tendo a Armando Silva, L.da, interposto recurso subordinado da sentença da 1.ª instância, na parte que lhe era desfavorável, formou-se caso julgado formal sobre a decisão da suscitada questão da rejeição do re- curso, que tem força obrigatória dentro do processo e obsta à sua reapreciação posterior - artigo 672.° do CPC.
2 - Confundibilidade das marcas controvertidas. - Está em questão saber se a marca n.° 315 638, Dr. Martinez, é susceptível de confusão com a marca n.° 584 207, Dr. Martens.
O acórdão recorrido entendeu que sim. E com razão.
A marca é um sinal distintivo dos produtos comerciali- zados, destinada a identificar a proveniência de um produ- to ou serviço, relacionando-o com um determinado empre- sário ou certa empresa - artigo 167.° do CPI (diploma a que se referem as demais normas que doravante forem ci- tadas sem outra menção).
Em princípio, a composição das marcas é livre, embora haja restrições estabelecidas por lei e impostas pelos prin- cípios da eficácia distintiva, da verdade, da novidade, da
independência e da licitude que regem a composição das marcas e se mostram consagradas nos artigos 188.° e 189.° É fundamento de recusa do registo da marca «a repro- dução ou imitação, no todo ou em parte, da marca anteri- ormente registada por outrem para o mesmo produto ou serviço ou produto ou serviço similar ou semelhante que possa induzir em erro ou confusão o consumido» - arti- go 189.°, alínea m).
O conceito de imitação encontra-se previsto no arti- go 193.°, n.° 1, cujo n.° I dispõe o seguinte:
«A marca considera-se imitada ou usurpada, no todo ou em parte, por outra quando, cumulativamente:
a) A marca registada tiver prioridade;
b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou de afinidade manifesta; c) Tenham tal semelhança gráfica, figurativa ou fo-
nética que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão ou que compreenda um risco de as- sociação com a marca anteriormente registada de forma que o consumidor não possa distinguir as duas marcas senão de pois de exame atento ou confronto.»
O problema da imitação das marcas envolve duas ques- tões: uma, de facto, da competência das instâncias, relati- va à existência de semelhanças ou dissemelhanças entre as marcas; outra, de direito, respeitante ao apuramento da existência ou inexistência de imitação, em face das seme- lhanças e dissemelhanças apuradas pelas instâncias (Acór- dão do Supremo Tribunal de Justiça de 15 de Fevereiro de 1979, in Boletim do Ministério da Justiça, n.° 284, p. 242, Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 23 de Julho de 1980, in Boletim do Ministério da Justiça, n.° 299, p. 345, e Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 16 de Maio de 2000, in Colectânea de Jurisprudência - Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça, t. VIII, 2.° vol., p. 69).
A lei considera imitada a marca que for de tal forma parecida com outra que o consumidor só possa distingui- las depois de exame atento ou confronto de uma com a outra.
A doutrina e a jurisprudência acolheram a concepção de Bédarride segundo a qual a «questão da imitação deve ser apreciada pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem a marca, e não pelas disseme- lhanças que poderiam oferecer os diversos pormenores, considerados isoladamente» (José Gabriel Pinto Coelho, Revista de Legislação e Jurisprudência, ano 93.°, p. 51, e Miguel Pujo Correia, Direito Comercial, 1988, p. 246).
É por intuição sintética, e não por dissecação analítica, que deve proceder-se à comparação das marcas.
É através da globalidade da marca, com especial aten- ção aos pontos de convergência, e não de divergência, que há-de formar-se o juízo sobre se uma imita outra preexis- tente, juízo a formular na perspectiva do consumidor, a quem, por falta de tempo ou de conhecimentos especiali- zados, não deve ser exigido que proceda a distinções de pormenor (Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 23 de Julho de 1980, in Boletim do Ministério da Justiça, n.° 299, p. 345, Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 3 de Novembro de 1981, in Boletim do Ministério da Jus- tiça, n.° 311, p. 401, e Acórdão do Supremo Tribunal de Jus- tiça de 16 de Novembro de 1993, in Boletim do Ministério da Justiça, n.° 431, p. 503).
Haverá imitação da marca se a semelhança do conjunto gerar a possibilidade de confusão, pela fácil indução em erro do consumidor.
Tem sido geralmente entendido que este consumidor não é um consumidor concreto, mas antes um consumidor abstracto, não de todo e qualquer serviço, mas sim daque- le a quem a marca se destina.
O critério de confundibilidade a ter em conta será, por- tanto, colocado na perspectiva do consumidor médio dos produtos e serviços em questão.
O que capta a atenção do consumidor médio é a visão do conjunto da marca, que o seu aspecto geral evidencia e que se sobrepõe aos seus elementos componentes, iso- ladamente considerados.
Pois bem.
Está assente que a marca n.° 584 207, Dr. Martens, foi registada em momento anterior à marca n.° 315 638, Dr. Martinez.
Só estas duas marcas estão em confronto.
Com efeito, a então recorrente, Dr. Martens Internacio- nal Trading, GmbH, apenas reagiu contra o registo da marca n.° 315 638, Dr. Martinez, por ser susceptível de con- fusão com a sua marca n.° 584 207, Dr. Martens.
O anterior registo da marca n.° 247 987 não foi objecto de impugnação, pelo que não tem de ser aqui considerado para o efeito da definição da prioridade do registo da mar- ca n.° 584 207 sobre a marca n.° 315 638.
Ambas as marcas em confronto se destinam a assinalar o mesmo tipo de produtos.
E não pode sofrer dúvida que a marca n.° 315 638, Dr. Martinez, é susceptível de fácil confusão para um con- sumidor médio, à luz dos princípios atrás expostos, com a marca n.° 584 202, Dr. Martens, como bem foi decidido pela Relação.
Na verdade, só após um exame atento ou confronto entre elas podem ser distinguidas por um consumidor mé- dio.
Quer uma quer outra são marcas nominativas que apre- sentam acentuadas semelhanças visuais, gráficas e fonéticas. Em cada uma destas marcas, Dr. Martens e Dr. Martinez, há uma reprodução integral das quatro pri- meiras letras - mart -, que constituem o núcleo princi- pal da palavra utilizada, com a agravante de a expressão utilizada ser precedida pela abreviatura «Dr.».
A similitude sonora é ainda mais gritante, pois existe forte possibilidade de confusão fonética, quer pela existên- cia de quatro letras iguais quer pela semelhança dos sons verificada na leitura das marcas, particularmente para o público português, que terá tendência para aportuguesar aquelas palavras, colocando o respectivo acento tónico na segunda sílaba.
Tudo isto implica que o consumidor médio não possa distinguir as duas marcas senão depois de um exame aten- to ou confronto e que, retendo na memória a marca Dr. Martens, confunda facilmente as duas quando se de- para com a marca Dr. Martinez, pois a comparação deve efectuar-se entre um sinal e a memória que se tem do outro. Por isso, a referida marca Dr. Martinez é uma imitação da marca Dr. Martens, anteriormente registada - arti- gos 189.°, alínea m), e 193°, alínea c), do CPI.
3 - Se o registo da marca n. ° 247 987, prioritariamen- te efectuado pela Armando Silva, L.da, impede a oposição da marca de permeio, Dr. Martens, ao registo da marca n.° 315 638, Dr. Martinez.
A resposta só pode ser negativa.
A jurisprudência tem decidido que o facto de uma mar- ca poder confundir-se com outra anteriormente registada e pertencente ao mesmo titular não é impeditivo do registo, por parte deste, da nova marca.
Mas a particularidade do nosso caso está no facto de entre essas duas marcas, pertencentes à mesma titular, que é a ora recorrente Armando Silva, L.da (n.os 247 987 e 315 638), se interpor uma outra marca, pertencente à recor- rida (n.° 584 207, Dr. Martens), de tal modo que a marca registada em último lugar (n.° 315 638, Dr. Martinez) é in- confundível com a marca de registo prioritário (n.° 247 987), mas é susceptível de se confundir com a marca de permeio (Dr. Martens), a qual, por sua vez, é totalmente distinta daquela marca prioritária, n.° 247 987.
Para justificar a validade do registo da marca n.° 315 638, Dr. Martinez, a ora recorrente chama à liça a conhecida teoria da distância, elaborada pela doutrina alemã, a que se refere Carlos Olavo nos seguintes termos:
«O titular de um sinal distintivo não pode exigir que um sinal concorrente mantenha maior distância que ele próprio observou relativamente a sinais preexistentes.» (Proprie- dade Industrial, 1997, p. 54.)
Mas sem razão, atenta a sobredita particularidade do caso concreto.
A teoria da distância refere-se fundamentalmente a si- nais dotados de fraca eficácia distintiva.
Com efeito, nem todos os sinais possuem a mesma for- ça distintiva.
Ao lado dos sinais fortes, existem os sinais fracos, e até os sinais descritivos.
Os últimos só em conjugação com outros ganham força distintiva.
Ora, nos sinais dotados de fraca eficácia distintiva, li- geiras modificações introduzidas pelo novo sinal serão suficientes para afastar a possibilidade de confusão entre as marcas caracterizadas por esses sinais.
É aqui que intervém a mencionada «teoria da distância», segundo a qual - repete-se - o titular de um sinal dis- tintivo não pode exigir que um sinal concorrente guarde maior distância em relação ao seu sinal do que aquela que ele próprio observou relativamente a sinais preexistentes. Só que a marca n.° 247 987 é uma marca mista, configu- rada por um rectângulo, de fundo negro, em cujas extre- midades se sobrepõe o desenho de outro rectângulo, a traço branco, no interior do qual consta, do lado esquer- do, uma cruz grega, a branco, de banda larga, rodeada pela expressão, inscrita a branco, «Dr. Martinez Safety Shoes» (sem ser atribuído qualquer relevo especial à expressão «Dr. Martinez») e, do lado direito, também inscrita a bran- co, a frase «Oil fat acid petrol alkali resistant» (figura a fl. 66-B).
Daí que não tenha aqui cabimento a aplicação da dou- trina da «teoria da distância», pois a marca Dr. Martens não apresenta qualquer semelhança com a marca n.° 247 987, não podendo, por isso, entender-se que aquela introduziu ligeiras modificações no sinal que constitui a marca n.° 247 987, por forma a afastar o risco de confusão.
Consequentemente, não apresentando a marca de per- meio, Dr. Martens, qualquer semelhança com a marca an- terior, n.° 247 987, pode exigir que a última marca, n.° 315 638, Dr. Martinez, guarde a distância necessária
daquela, adoptando sinal que não seja susceptível de erro ou de confusão com a aludida marca Dr. Martens.
Tanto mais que a marca controvertida, n.° 315 638, Dr. Martinez, também goza de novidade relativamente à marca n.° 247 987, sendo insusceptível de confusão com ela. E nem se alegue a violação do artigo 13.°, n.° 2, da Cons- tituição, por desigualdade de tratamento, com o decidido no invocado Acórdão da Relação de Lisboa de 15 de De- zembro de 1999, proferido no recurso n.° 7263/99, da 6.ª Secção, pois a factualidade apurada não é idêntica nes- te e naquele recurso.
Termos em que se nega a revista. Custas pela recorrente.
Lisboa, 19 de Junho de 2001. - Fernando Azevedo Ra- mos (relator) - Silva Salazar - António Pais de Sousa.
