O Trade Dress e a Proteção da Identidade Visual de Produtos e Serviços

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Texto

(1)

.. ,,

G U S T

G U S TA V O A V O P I VP I VA D EA D E  ANDRADE  ANDRADE

 LL

 LL.M .M  ememDireito Direito da Propriedda Propriedadeade   Inldec,./ual   Inldec,./ual   pelo  pelo  Fran/~lin  Fran/~lin  Pierce  Pierce  ecn/er  ecn/er fofor lnter lntellellecluclual al PrPropoperterty y (U(Uniniverversitsity y of of NeNew w HHamampspshihire re ScSchohool ol of of LaLaw w -- EUA); EUA); Graduado

Graduado ememDirDirei/o ei/o pelpela a UnUniversiversidaidade de FedFederaeral do Riol do Rio de Janeirode Janeiro  (UFR  (UFRJ), J), advadvogaogado do do escdo escritóritório rio DaDannnnememanannn   Siemsen.  Siemsen.

S u m

Su m ár iár io: o: I .I.  Introdução -  Introdução - 2, 2, O O con con ceito ceito d d ee tr a d tr a d e e d r d r e s e s ss - - 33.. Instrum Instrum entosentos legais d legais d ee   proteção  proteção d d oo f r f r a d e a d e d r d r e s e s s s -- 44.. P P rotegendrotegend oo oo lr a d lr a d e e d r d r e s e s ss em j em juízo - uízo - 5.5. D D efesasefesas emem   ações  ações d d ee I r I r a d e a d e d r e d r e s ss s - - 6. 6. F F un un cion cion alid alid ad ad e e -7. -7. P P roteção roteção d d a im a im p p ressão ressão visual d visual d e e estabelecim estabelecim en en tos tos - - 8, 8, P P roteção roteção d d a coa co n n figuração figuração d d e e p p rod rod utos utos - - 9. 9. C C on on clusão clusão - - R R eferên eferên cias cias bibliográficasbibliográficas

I.

I. IN T IN T R O R O D U D U Ç Ã Ç Ã OO

O

O mercado mercado de consumo de consumo atual se caratual se caracteracteriza iza pela altpela alta compa comp eti eti titi--vid

vidade ade e pele pelo o gragrande nde número número de opções colocade opções colocadasdas àà  disposição  disposição do consumidor

do consumidor. . BastBasta a visvisititar um ar um supersupermercadmercado, o, um centum centro co-ro co-merci

merciai ou mesmo caminhar ai ou mesmo caminhar pelpelas ruas as ruas de uma de uma grangrande de cidcidadeade  p

 paara ra se se ddeepparar ar ar coco m m cece nntete nnasas , , tata lvlv ez ez atat é é mm ililhharar eses , , dde e pproro dduutoto ss e ser

e serviçviços. Para os. Para se posse posicicionaionar r no mercadono mercado, , portportantanto, o, é fundaé funda--mentaI que o empresário crie uma identidade visual que o mentaI que o empresário crie uma identidade visual que o dife-rencie dos seus competidores.

rencie dos seus competidores. Esta

Esta identidade, comidentidade, com posta pelo conjunto posta pelo conjunto dos elemendos elemen tos tos gráfico-visu- gráfico-visu-ais de

ais de deterdeterminado minado produto ou produto ou serviserviço, ço, vem sendo vem sendo fortfortalecialecida deda de diversas

diversas formas. Por exformas. Por ex empemp lo, lo, há há muito tempo emmuito tempo em balagens balagens deixaramdeixaram de ser recipientes ou envoltórios utilizados apenas para armazenar  de ser recipientes ou envoltórios utilizados apenas para armazenar   p

 proro dduutoto s. s. HH oojeje , , emem bbaalala ggenen s ss s ãão o vverer ddadad eeiriraas fs f eerrrraamm enen tata s ds d e e mm arar kkee--ting que estimulam o impulso aquisitivo no momento da compra e, ting que estimulam o impulso aquisitivo no momento da compra e, não

não raro, influenciam raro, influenciam decisivamente decisivamente a escolba do coa escolba do co nsumnsum idor.idor.

' *' * OO p p resen teresen te  artigo  artigo  con   con quistquistou ou oo p rim p rim eiro eiro lugar lugar em em con con curso curso d d e e m m on on ograogra fias rfias r ealizad ealizad oo

em

em 2009 2009 p p ela A ssociação ela A ssociação in in teram en teram en can can a a d d a a P P rop rop ried ried ad ad e e In In telectuatelectua l (A SIP l (A SIP !).!).

R E V I

R E V IS T A S T A D AD A AB?I - AB?I -  N °   N ° I ' I ' 2 - 2 - M A VM A VJ UJ UN N 2 02 01 11 1

O mesmo se passa com a forma ornamental e a configuração O mesmo se passa com a forma ornamental e a configuração vi-sual de produtos

sual de produtos e estae estabelecibelecimentos. Tmentos. T ais elementos são cuidado-ais elementos são cuidado-samente elaborados para realçar a distintividade, transmitir um ar  samente elaborados para realçar a distintividade, transmitir um ar  de

de sofisofististicação e tornar o cação e tornar o respectrespectivo produtivo produto o ou serviço cada vezou serviço cada vez mais atrativo em termos estéticos.

mais atrativo em termos estéticos.  N

 N a a mm eded idid a a eem m qquue e gganan hha a rere lele vvâânncici aa, , eestst a a idid eenntitiddaadde e vvisis uual al aaddqquui-i-re val

re valor e se cooveror e se cooverte ete em umm um a a importantimportante e ferrferramenta amenta do fundo do fundo dede comércio das empresas.

comércio das empresas.

ÉÉ

  exatamente nesse momento que ela  exatamente nesse momento que ela  p

 paassss a a a a sese r r alal vvo o dde e imim ititaaddoorere s, s, oou u sese jaja , , agag eenntete s s qquue e oopptata m m ppelel oo caminho mais fácil e que, ao invés de criarem uma identidade caminho mais fácil e que, ao invés de criarem uma identidade  p

 próró ppririaa, , sisi mm pplele smsm eennte te inin ccoorprp oorara m m elel emem enen toto s s dda a idid eenntitiddaadde e vvisis uuaall do produto ou serviço de um terceiro.

do produto ou serviço de um terceiro.

Isso ocorre de forma reiterada em praticamente todos os segmentos Isso ocorre de forma reiterada em praticamente todos os segmentos do m

do m ercado de consuercado de consu momo , f, fazendo com qazendo com q ue os conflitos ue os conflitos em torno dem torno d aa impressão visual

impressão visual de produde produ tos.e serviços tos.e serviços tenham tenham se tse tornado ornado cada cada vezvez mais frequentes.

mais frequentes.

(2)

oo

 T R A D E  T R A D E D R E S D R E S SS E A E A P P R O R O T T E E Ç Ç Ã O Ã O D D A A ID E ID E N N T T ID A ID A D D E E V V IS IS U A U A L L D D E E P P R R O D O D U U T T O O S S E E S S E E R R V IÇ V IÇ O SO S

A complexidade dessas disputas também tem aumentado, pois os A complexidade dessas disputas também tem aumentado, pois os infr

infratores estão ficando matores estão ficando m ais sofistais sofisticados e, hoje, raramente icados e, hoje, raramente fazemfazem uma

uma cópia exata do produto cópia exata do produto ou serviço cuja ou serviço cuja identiidentidade dade foi foi usurpa- usurpa-da.

da. Em Em diversas diversas sitsituações, existe uações, existe uma uma associaassociação quase subliminar ção quase subliminar  entre os produtos ou

entre os produtos ou serviçserviços, o que naturalmente os, o que naturalmente difidificulta a prculta a provaova de qu

de qu e e a ima im itaitação é suscetível ção é suscetível de gerar de gerar desvio de clientdesvio de clientela.ela. Por via trans

Por via transversversa, também a, também são comuns são comuns os casoos casos em s em que que dirdireiteitosos excl

exclusiusivos sovos sobre bre detdeterminaerminados dos eleelementos mentos são são reireivindivindicados cados comcom  p

 proro ppóósisi toto s s anan titicoco mm ppetet ititiviv oos, s, uunnicic amam eennte te ppaara ra rere stst riri nnggir ir a a aatutu açaç ããoo de concorrent

de concorrentes. Qes. Q uando uando se se fala fala em disputas relatem disputas relativasivas  à à  impressão impressão visual

visual de pde p rodutos rodutos e serviçose serviços, portant, portanto, o, tem-se tem-se um um constantconstante e confli confli--to ent

to entre o que pode re o que pode ser ser apropriado apropriado e o e o que não que não pode, sendo, mpode, sendo, m uitasuitas vezes, extremam

vezes, extremam ente ente difícil difícil traçar os limites traçar os limites precisos entre a concoprecisos entre a conco r- r-rência legít

rência legítima ima e a concorrência e a concorrência fraudulefraudulenta.nta. Tais razões,

Tais razões, por si por si só, só, justijustificam ficam a rea realizalização ação do estudo do estudo que oraque ora se pr

se propõe. opõe. O O objeobjetitivo vo do presentdo presente e artartigo igo é examiné examinar ar o inso institituttutoo ddoo

 trade dress

 trade dress

  e a comple  e a complexa xa questquestão ão da da protproteção eção da identda identidadidadee vis

visual de prual de produtoodutos s e e serserviçoviços. Coms. Com eçareçaremos emos trtraçandaçando o um pano-um pano-rama

rama do do insinstitituttuto o e dos mecanismos e dos mecanismos legalegais de protis de proteção eção exiexistesten- n-tes

tes. Em . Em seguiseguida, da, serserão ão estestabelabeleciecidas das dirdiretretrizeizes s de como se prde como se pro- o-t e

t eg e r g e r oo

  trade dress

  trade dress

  e m j uí z  e m j uí zo , o , b e m b e m c o m o s e rc o m o s e rã o ã o a n aa n al ilis a ds a da s a s a sa s  p

 priri nnccipip aiai s s ddeefefe sasa s s uutitililizzaaddaas s eem m aaçõçõ es es ddeessss e e ggêênneeroro . . PPoor r fifi mm ,, e x a

e x am i n am i n ar er em o s m o s d e td e ti di da m e n ta m e n te e a d oa d ou tu tr ir in a n a d a f u n cd a f u n ci oi on a ln a li di da d e a d e e ae a  p

 proro tete çãçã o o dda a coco nnfifi gguurara ççãão o dde e pproro dduutoto s s e e dda a imim pprere ssss ãão o vvisis uuaal l ddee estabelecimentos.

estabelecimentos. A

A análisanálise será fundamentalmente e será fundamentalmente focada na legislaçfocada na legislação e na ão e na jurijuris- s- p

 pruru ddêênnccia ia bbrara sisi lele iriraas. s. NN o o eenntata nntoto , , nnãão o ddeeixix arar emem oos s dde e rere ccoorrrr er er aa casos de outros países, no intuito de enriquecer ainda mais a casos de outros países, no intuito de enriquecer ainda mais a dis-cussão sobre o tema.

cussão sobre o tema.

22. . OO C C O O N N C C E E IT O IT O D D EE  T R A  T R AD E D E D R E S SD R E S S

Embora

Embora a exprea expressãssãoo

  trade dress

  trade dress

  já se encontre bastante difundida  já se encontre bastante difundida na seara da

na seara da propriedade propriedade intelintelectualectual, , até onde se sabe a legislaçaté onde se sabe a legislaçãoão de nenhum

de nenhum paípaís possui uma s possui uma defidefiniçãnição do termo. Logo, o do termo. Logo, para separa se atingir uma definição satisfatória, faz-se importante examinar atingir uma definição satisfatória, faz-se importante examinar algu-mas referências dout

mas referências doutrinárrinárias ias e e jurijurisprudenciaisprudenciais s sobre a msobre a m atériatéria.a. O t e r m o

O t e r m o

 trade dress

 trade dress

  t  tem origem nos Estados em origem nos Estados Unidos Unidos e, e, historhistorica- ica-mente,

mente, se referise referiaa àà   forma que um produto era  forma que um produto era

 dressed up

 dressed up

  to go to  to go to

m

m ark

ark et,

et,

II  ou seja, "vestido para ir ao mercado". Se traduzido para  ou seja, "vestido para ir ao mercado". Se traduzido para

o portuguê

o português, s, portportantoanto, , o termo o termo pode pode ser defser definiinido do para algo comopara algo como

"vestim

"vestim enta enta com com ercial".ercial".

Inicialmente, o instituto abrangia apenas embalagens e rótulos de Inicialmente, o instituto abrangia apenas embalagens e rótulos de  p

 proro dduutoto s, s, mm aas, s, ccoom m o o ppaassss ar ar o o tete mm ppoo, , o o ccoonncece itito o fofo i i amam ppliliaaddo o ee

I .

I . U U ..S .S . T ra d T ra d ee D res.s D res.s L a w : L a w : E E xplonng xplonng the B the B oundanes, oundanes, p. 2 p. 2 N N ew ew Y Y ork, 1997.ork, 1997.

2 .

2 . B l u e B d l B l u e B d l B i o - M B i o - M e d i re d i ro l v . o l v . C i n - B a d ,C i n - B a d ,I,I,," 864. ," 864. Fld Fld 12;12;3, 3, C.A5 C.A5 1989.1989. 3 .

3 . llo ho haa H. H",l"d H. H",l"d C o.C o. v v .. C Ia,l, C Ia,l,  Ched,s, lac.  Ched,s, lac. 711  711 F.2d F.2d 966, 966, ~.A.II ~.A.II 1983.1983. 4.

4. M M cCorthya" Trnd,m cCorthya" Trnd,m a", a", and U"rni, and U"rni, Cam Cam p,",,,p,",,,.. !!8,4, 8,4, 4 4 Ediu",2Ediu",2008.008.

44

 p

 paassss oou u a a ccoomm pprere eenndder er tata mm bbéém m a a ccoonnfifigguurara çção ão dde e pproro dduutoto s s e e aa impressão visual de

impressão visual de estabelestabelecimentos,ecimentos, H o j e , o

H o j e , o

  trode dress

  trode dress

  refere-se  refere-se àà   aparên  aparência cia globaglobal de l de detdeterminaerminadodo  p

 proro dduuto to oou u sese rvrv içiç o o e e abab rara nngge e róró tutu lolo s, s, emem bbalal aaggenen s, s, coco nnfifi gguurara ççõõees,s, recipi

recipientes, assim como entes, assim como a aparência a aparência visual dos mais diversos estvisual dos mais diversos esta- a- b

 belel eecici mm enen toto s s ccoomm erer cici aiai s.s. Conforme

Conforme já jjá julgaram ulgaram algumas cortes norte-aalgumas cortes norte-americanas:mericanas:

  "Ihe trade

  "Ihe trade

dress

dress

 o o f af a

  produd is cssentially its total

  produd is cssentially its total

  image  image

 and overall

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overall appearan-

appearan-ce".2

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dress in volves

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ude feutures

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color

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binotians,

texture, graphics

texture, graphics

o r o r 

 even

 even partic

particular sales techniques ".

ular sales techniques ".

JJ

J. Tom

J. Tom as M as M cCarthy, cCarthy, respeirespeitado tado trattratadistadista a norte-norte-americano, americano, observaobserva que:

que:

  "In

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m adem

adem parlance,

parlance, trode drcss i

trode drcss includes

ncludes

  tlte  tlte

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s p aa~~aagginin g g aannd d eevveenn

  includes  includes

 the

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tlte

 product

 product itself

itself".4

".4

Entr

Entre e os dos doutroutrinainadores dores brasbrasilileireiros, José os, José CarlCarlos os TinocTinoco o SoareSoaress  p

 prere ccoonniziz a a a a exex pprere ssss ão ão ""coco nnjuju nntoto -i-i mm agag emem " " ccoomm o o sisi nnôônnimim a a ddee

trade dress

trade dress

 e sal e salienta ienta queque

 "trade dress dou

 "trade dress dou conjunto-

conjunto-im

im agem

agem , , para

para

nnóóss

éé a exteriorização a exteriorização

 do objeto,

 do objeto,

ddoo

 produto

 produto

oouu

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e su a

a em

em balngem

balngem ,,

éé a a

 m

 m aneira

aneira peculi

peculiar

ar pela

pela qual se

qual se apresenta

apresenta

ee

 se torna conhecido.

 se torna conhecido.

É É 

  pura

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plesm ente

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a 'vestim

'vestim enta',

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'uniform e',

e', isto

isto

éé,, uumm traço

traço

 peculiar,

 peculiar,

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  roupagem ou

  roupagem ou

aa

m

m aneira

aneira parti

particular

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algum aa

coisa se apresentar 

coisa se apresentar 

aoao

m

m ercado

ercado consum

consum idor 

idor 

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 diant

 diante e dos usuários

dos usuários

com

com habitual

habitualidade".

idade".55

O

O insinstitituttuto o também já também já foi dfoi defiefinido judinido judiciacialmentlmente e no Bno B rasrasil dail da seguinte forma: "O

seguinte forma: "O

trade dress refere-se às caracter

trade dress refere-

se às característi

ísticas

cas da

da apa-

apa-rência

rência

 visu

 visual

al de um

de um produt

produto

o dou

dou de sua em

de sua em bala

balagem

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  (ou mesmo a  (ou mesmo a

 fa

 fa cchhaadda a dde e uumm

  edifício  edifício

 t t aall

  como  como

um

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restaurant

aurante)

e) que podem

que podem ser 

ser 

registrados

registrados

ee

  protegidos de serem usados por 

  protegidos de serem usados por 

  concorrentes como  concorrentes como

um

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a m

m arca,

arca, E

E slas

slas caracterí

característi

sticas

cas podem

podem inclui

incluir r 

aa

 form

 form a

a lridim

lridim en-

en-sional,

sional,

oo

 projeto gráfico,

 projeto gráfico,

  a cor, ou mesmo o cheiro  a cor, ou mesmo o cheiro

 de um

 de um produt

produtoo

dou

dou de sua

de sua em

em balagem

balagem ".6 

".6 

Todas as definições acima possuem elementos em comum e levam Todas as definições acima possuem elementos em comum e levam em conta a aparência geral do bem ou negócio que se pretende em conta a aparência geral do bem ou negócio que se pretende  p

 proro tete ggerer . . LLooggoo, , ppaara ra nnóós,s,

 trade drcss

 trade drcss

  pode ser definido como  pode ser definido como OO

conjunto dos elementos que comp

conjunto dos elementos que comp õem a õem a identiidentidade dade visual visual de deter-de deter-minado

minado produto produto ou serviço, distou serviço, distinguindo-o e individualiinguindo-o e individualizando-ozando-o dos seus congêneres no mercado.

dos seus congêneres no mercado. Daí,

Daí, extrai-se extrai-se umum a infindávela infindável lista lista de signode signo s s que pque p odem odem constituir constituir umum

trade dress,

trade dress,

 po po dendodendo -se citar,a -se citar,a título título exemexem plificatiplificativo,vo,latas e garrafas delatas e garrafas de refrigerantes;embalagens de

refrigerantes;embalagens de

 c c rem

rem eses

 den den tais tais e de produtos de limpee de produtos de limpe za;za; caixas e recipientes

caixas e recipientes de de produtos produtos alimentícios;alimentícios;

design

design

 de computadores de computadores  p

 peessss ooaais e is e toto ccadad oorere s des de

 M P

 M P 33;;

  capas de revistas;aparência externa de  capas de revistas;aparência externa de

 5

 5 . . C onC on coco rrrr ênên cici a a D esD es lele aa l l v. v. T raT ra dede  DfC3  DfC3S S dOIdOIll Conjunlo-!Conjunlo-!m m agem agem . . Ed. Ed. Tinoco Tinoco Soares, Soares, p.p.

213.2004. 213.2004. 6.

6. A A ção ção O O rd rd ináriainárianOnO 2  2 0 0 6 .0 0 6 .0 0 6 .0 0 6 .8 6 0 0 5 , 8 6 0 0 5 , 4411 V V ara ara C C ível, ível, C C om arca d e om arca d e G oiânia/G O G oiânia/G O ,,

3/912007. 3/912007.

REvIS

(3)

o

T R A D E D R E S S E A P R O T E Ç Ã O D A ID E N T ID A D E V IS U A L D E P R O D U T O S E S E R V IÇ O S

autom óveis;im pressão visual de roupas, calçados e artigos do vestuá-rio; frascosde perfum es;

layout 

de restaurantes; interiorde lojas;facha-das de postos de gasolina; dentre diversosou tros,7

Por tudo isso, percebe-se que o conceito atual de

  trade dress

  é ex-tremamente am plo, o que levou um tribunal norte-americano a sa-lientar que qualquer coisa capaz de revestir determinado produto  pode fu nci ona r co m o um

  trade dress.

8

Essa característica expansiva do instituto tem levado as respectivas disputas a testar os limites da imaginação humana, fazendo com que o empresariado busque proteção sobre

  trade dresses

  cada vez menos convencionais em juízo. Prova disso é que a jurisprudência recente possui diversos casos cujas discussões seriam inimagináveis há algumas décadas,

7 . E x em p l os d e tJade dress:

8 . " B eca u se w e c a n co nce ive o f n o 'thing' inca pa ble o f ca rrying m ea ning, o ny 'thing' a ln com e to J u tin g u ish g o o d s in co m m e rc e a n d lh m co n slif u le a m a ~ w ilhin lh e m eanm g o f 

lhe L o .nha m  A d . I n sh o rf: a ny 'thing' Iha l d T C .lSC S a g o o o ca n co nslifu te tra d e d ress .

P ro led a bility i. I a no /her m a U er enlire ly". A ber cro m bie & F ifch S /o res, I ne . o . A m eIÍc a n

O uJ/illoo,  1,,,, 280 F.Jd 629, 6~ Ci" 2002.

9. De acomocom um tribunal de Ohio, nos Estados Unidos, a resposta é  p05itiva. O caso envolveu uma situação em que três músicos deixaram uma banda e formaram um novo grupo, adotando os mesmos elementos da aparência e performance da banda anterior, induindo figurino, interpretação, decoração do palco e dos instrumentos, merchandi. sing, materiais promocionais, folders etc. Eles foram acionados pelo fundador do grupo musical anterior e o tribunal entendeu que o autor possuía um tra d e d ~s   distintivo  pa ss ív el de pr ot eç ão e qu e o m es m o fo i in fri ng id o:  "The  rerord confains sufjicieTIlevi.

d eTIcciro m w hich M e tr ia lco u n co u M TelU o na bly find Iha l d e/end a nls  inleI1dedlo p ira te

m a ny cha ra d crislics fro m their fo rm er ba nd , R evo lver. A l1 o f th ese fa c10 rs conIn'bule to

lhe like J iho o d o f co nfu sio n a O O u t 196 4's   associa/ion w ilh R evo lver. [Iis co nfu sio n  as lo

lh e so u rce o r o rigin o f the go o ds w hich co ntra is o n lh e qu eslio n o f u nfa ir co m peli/io n".

C"are v. W,,~,36 Ohio App. 3d 26, 1987.

1 0 . A possibilidade de proteç.ã~ da aparência visual do uniforme de c hee rlea d ers foi discu-tida em um caso em que o time de futebol americano Dallas C owbo~ questionou, e conseguiu ordem judicial no sentido de probir, a utilização do uniforme em um filme  po rn og rá fic o. R es sa lto u o tri bu na l: "'li is h a rd to believe Iha l a nyo ne w ho ha d seen de

- fe n d a nls ' sexu o ll y d ep ra o ed fi lm co u M  eO er I he re a fter d isa sso cia /e  il from pla infifJ 's

REV1STADAABPI- N°112- MAI/JUN2011

Por exemplo, será que a aparência de um a banda de rock constitui um

  trade dress

passível de proteção?9 E a impressão visual do uniforme de um grupo de torcedoras profissionais? 1 0  Na seara dos

serviços, o que dizer da identidade visual de um varejista de ócu los escuros cujos vendedores se vestem de vampiros? II  E do

estabele-cimento no qual bonecas são "adotadas" e recebem um nome, sendo-Ihes, inclusive, emitida uma certidão de nascimento? 1 2 D a

mesma forma, como aquilatar eventual colidência entre dois restau-rantes de comida m exicana que, não surpreendentemente, possuem sombreiros e cores festivas como elementos de sua decoração e tocam música latina para entreter os seus clientes? IJ

Estes exemplos demonstram que, m uitas vezes, pode ser complexo não só estabelecer se o

  trade dress

  é passível de proteção, como também definir os precisos contornos do bem sobre o qual se husca

cheerlea d ers. This a sso cio /io n resu /ts  in ronjusion w hich ha s a tend ency lo im pu gn

(pla intif!'s sen J ices) a nd inju re pla inliff's bu sine ss rep u ta lio n." D a l1a s C o w bo ys C hee r-I",de",

 In" v.

 P ussycatLtd., 604 F.2d 200, 2d Ciro 1979,

J 1 .  A associação com vampiros constitui um tr a d e d r e s J   passível de proteção? Ou trata-se apenas de uma ideia ou conceito de markeling que pode ser explorado por qualquer  empresa? A corte distrital da cidade de 5an Antonio, no Texas, optou pela primeira altemativa: "[I seems a ppa ren l tha l K lec~ 's m a rketin g lechn iqu es a nd a d verlise m ents o f 

ado rs po sing as lX Im pire s. a nd his u seo f vo m pire sym bo Is lo co nvey lhe su ggeslio n tha l

hi J s u ngla sse.s p ro teel va m pires /ra m  t.hegla re o /su nligh1, consfituleIra d e d ress . In  olhe!

w o rd s, Ihes e eIem eTIls ha ve cro sseJ lhe H ne iro m ao u npr o ted a ble id eu to a pro led a ble exfJ""i" D f~ e i a " , " .K io cl V . S"giass H ul, 145 F. Supp. 2d 819, 200 0. 1 2 .  A questão é   ~e este "sistema de adoção" das bonecas constitui uma mera "técnica de

venda" não passível de proteção o u  se trata-se de um t ra d e d res s que distingue o sen~ço dos seus congêneres no m ercado e que, portanto, pode ser objeto de direitos exclusivos. Sob a perspetiva da empresa que concebeu a ideia e a implementou no m ercado, a exclusividade, em princípio, parece justa. Por outro lado, será que não é   legítimo o in-tere.sse de competidores de também utilizarem o mesmo sistema para vender  o s  seus  pr od ut os ? U m tri bu na l no rte -a m er ica no en ten de u qu e ta l e le m en to do ne gó cio do au to r  constitui um lra d e d res s  protegido: "T h ea d o plio n pr o ced u re tru /y is p a ri o f  l he 'pa cka g-ing'o f O A A 's pro d u d bo th in t h e  sense Iha l d o lIs a re ne lJ er so ld w ilho u l lhe a d o p/io n

 pa pers u n d b ir lh eerli fi o o le a n d b eco u sc lh e a d o pli o n pro ce rlu re rs d esigned  lo m ake

O A A 's d o lls d isfind ilJ e in lhe m a rkelp la ce. The co u rls, m oreooer, h a ve  recognized th a l a n

u nfa ir   competilioo d a im C Q n ex/end  to m o rketing techniqu es. (. . .) C o nseJ Iu ently, w e

co nd u d e lha t the a d o p/io n pro ced u re.s u sed by O A A in lhe so le o f its d o lls qu a lify a s  pro le ct ib le 1ra d t d re ss ". O rig in a l A p pa la ch io n   klLOorks, Inc. v. The To y U it,  [nc., 684

F l d 8 2 1  (lI'  Ci,.1982).

1 3 . Na terminologia do direito marcário, tais elementos dos restaurantes seriam

"sugesti-vos", "descritivos" ou "'genéricos"~ Para um a explanação mais detalhada sobre o tra d e

d ress  de estaba!ecimentos, vide item 7 infra.

(4)

o

 T R A D E D R E S 5 E A P R O T E Ç Ã O D A ID E N T ID A D E V IS U A L D E P R O D U T O S E S E R V IÇ O S

tutela jurídica. Também denotam que, embora o escopo do

institu-to seja amp lo, há que se respeitar cerinstitu-tos limites para evitar práticas

anticompetitivas.

M esmo porque tais limites existem em todos os ramos da p

roprie-dade intelectual, bastando lembrar, por exemplo, que o direito

 paten tá rio pro íb e a ap ro priaç ão de alg oritm os e eq uaç ões m

ate-máticas, enquanto o direito de autor não permite a

monopoliza-ção de ideias.

 N a se ara do

 trade dress,

 os limites residem na impossibilidade de

se obter proteção sobre métodos comerciais, conceitos, temas,

ele-mentos funcionais ou meras técnicas de marketing e de venda.

Estes são elementos que, a princípio, não podem ser

monopoliza-dos por um único particular, servindo como importantes

limitado-res da doutrina do

  trade dress.

Do contrário, a doutrina poderia expandir-se indefinidamente

e

alcançar, níveis exacerbados, de modo a prejudicar a live concor.

rencia. E o que se depreende de interessante julgado

norte-ame-ricano a respeito:

  "T he trade dress

 concept

 m a y

nol

 be slre/ched  injinile1y

lo

give exclusive rights

lo a

  v a g u e a n d a b s l r a c t  

 im age ar

m arketing !hem e of 

 a service ar producl.

  T o d a s o w o u l d l e av e defendanls and other polenlial com peti/ors

  unsure

as

lo

how

lo

a v oi d v io la li on o f l h e L a n h am A c t a n d I hu s

  creale

  d a n g e r s o f  

anlicompelilive

  overprotection".14

Invariavelmente, portanto, as disputas em torno da identidade

vi-sual de p rodutos e serviços envolvem uma discussão acerca dos

li-m ites legais de proteção existentes. No decorrer do p resente

traba-lho, diversas vezes enfrentaremos esta tensão e buscaremos

estabelecer critérios de como estas questões devem ser tratadas à

luz do ordenamento jurídico.

3.  INSTRUMENTOS LEGAIS DE PROTEÇÃO DO  T R AD E D R E SS

Um a vez traçados os contornos gerais do instituto, percebe-se que

o

 lrade dress

 possui a aptidão de distinguir e individualizar

deter-minado produto ou serviço e fixar, na mente do consumidor, um

verdadeiro vínculo entre a aparência visual e a reputação do bem

que se está oferecendo.

1 4 . T o y M a n u J a d u re r s o f  A m er iw , Inc. v. H eIm s/ey-Spenr, Inc., 9 6 0 F . S u p p. 6 7 3 (S.D .N .Y 1997).

15. D iscorrend o espe cificam ente sobre as em balagens, r esalta C arlos A lberto Biliar Filho:

"A o com por o prod u to,  com o su a rou pagem defin itiva para   c o n s u m o , a em balagem exerce, den tre lodas as criações referid as, a in flu ên cia m ais dircla sobre o pú blico em  gera~

 re p re se n tan do IJ e T da d ei roe lo d e c om u n ic a çã o fi n al en lr e p ro d u to r e co n su m idor. T am bém

rom o in tegran te de su a orn am en tação, a em balagem  a l u a com o  força a/ratioo im ediato

 d o c o n 5 u m id or , im p o n d o- lh e, m ui/ro t J (' .Z e 5 ,  p e la e x c i t a b il id a d e p ro v o c a d a , o im p U /5 0

 a q u is it iv o , p ar a e le a /é im pe rc ep li v e1 ou m f,lm o in eviláve l. É deâ5ilJo, n o a/o da com pra,  o f a /o r fJ 5 ic o !ó gi co , ra zã o p el a q u a l u m a em b a la ge m c on vi d a li va po d e a rr e ba ta r ocon su - m id or e a dqu irir a s u a pre/erê llcia, m an len do-< Jfiel  a de term in ado produ /o. (.. .) D ( J í, a  n 'X C $5 á ri aprot~o qu e devem m erear n o cam po ju rídico, a  fim de assegu rar-se a se u litu iar o u so pacífico e a g aran tir-lh e a com petenJe  re a ç ã o , em  c a so d e  violações qu e u

c- n h a m a aco rilew , n a defesa dessa s im por/an les  peçcu d D aviam en to objetilJOda em presa " .

6

A vestimenta comercial funciona, pois, como verdadeiro

catalisa-dor no ato da compra, criando um elo empresário-consumicatalisa-dor que

faz com que este último relembre a aparência d o prod uto ou

servi-ço que lhe satisfez nas experiências passadas.

 Natu ra l, portanto , que o

  trade dress

  mereça tutela jurídica, pois

muitas vezes ele exerce um poder de atração equivalente ou até

maior do que àquele exercido pela principal marca da empresa.

II

Da mesma forma, de nada adianta criar e fortalecer uma

identida-de visual própria se, no futuro, não se puidentida-der impedir a ação identida-de

usurpadores.

Embora os instrumentos legais de proteção disponíveis nas

diver-sas jurisdições possuam semelhanças, é inegável que a legislação

de cada país possui suas peculiaridades. No Brasil, não existe um

dispositivo que proteja a identidade visual de produtos e serviços

expressamente. Ainda assim, a repressão contra atos de imitação

 pode se dar m ed ia nte a ap licaç ão de div ersas disposições do

nosso ordenamento.

k

garantias do empresário começam pela própria Constituição

Federal de 1988, a qual estabelece no seu artigo 5°, inciso XX IX,

que "a lei assegurará aos autores de inven tos industriais privilégio

temporário para sua utilização, bem como prote,ão às criações

in-dustriais, à propriedade das m arcas, aos nomes de em presas e

 ª

outro s siguos distintivos, tendo em vis ta o interesse social e o desen

-volvim ento tecnológico e econômico do P aís".

Como o

  trade dress

  possui a aptidão de distinguir determinado

 produto ou se rv iço d os se us co m petidore s, ele se enquad ra

perfei-tamen te na categoria dos "outros signos distintivos" destacada pelo

dispositivo, de onde decorre que, no Brasil, a tutela do

conjunto-imag em encon tra guarida constitucional. Isso já foi inclusive

reco-nhecido p elos tribunais locais, conforme atesta importante julgado

envolvendo o rótulo da bebida Bacardi.

16

 N o pla no in fraco nstitucional, a pro te çã o do lrad e

 dress

 se dá

preci- puam en te atra vés das re gra s que re prim em atos de co nco rrência

desleal, assim como dos institutos da infração de marca, da

infra-ção de desenho industrial e da infrainfra-ção de direitos autorais. Por

isso, faz-se oportuno examinar a questão sob cada uma destas

 persp ectiv as .

(Tutela dos D ireitos da Person alidade e do s D ireitos A utorais nas A tividades Em

pre-, pre-, pre-, " pre-, i pre-, .

p. 159.2' Ed .. Ed. R ffista do s Tribuno", 2002 ).

16. "A com ercialização de bebida da m esm a espécie -R U M BA C A C H A -R I - de ou tra conhecida e afam a-da inte rnaciona lm ente - R U M BA C A R D I , acon di. . cionada e m vas ilham e praticam ente igual, com tam pa, cores, logom arca e principalm ente rótulos praticam en-te idênticos, com m odificação apenas de peql.lenD S em blem as e  e~gies,r e v e la o p r op ó s it o i n c on f e

s-s a do d e i n d u zi r a e rr o o u d e c o nf u nd ir o c o ns-s u m id or , e c o m i s-ss-s o a u fe r ir d i vi d en d os , c a ra c te r iz a nd o p r át ic a c o ns ti tu c io n al m e n te v e da d a ( ar t . 5 , i n c . X X I X , d a C f ) , q u e d e v e s e r p r o n ta m e n t e c o i bi d a , c o m - i n d en i z aç ã o d o s p r e j u íz o s c a u s ad o s " . z a C âm ara C ível dD Estado de Santa C atarina, A pelação

C o,1   n. 980063825. 1999.

(5)

o T R A D E D R E iS E A P R O nç Ã O D A ID E N TID A D E V IS U A L D E P R O D U TO S E S E R \~Ç O S

3.1.

Concorrência desleal

Como todo país de livre concorrência, o Brasil possui um

mo-delo de sistema econômico no qual empresas disputam a

prefe-rência do consumidor e se utilizam de inúmeros instrumentos

 para atingir se u objetivo, que é co nquistar m erca do, em

detri-mento dos seus com petidores,17

A livre concorrência, todavia, não é irrestrita e seu ex ercício

encon-tra limite nos direitos dos outros co ncorrentes, assim como nas

re-gras estabelecidas pelo ordenam ento jurídico, Caso este limite seja

excedido, a com petição passa a ser ilícita, dando ensejo ao que se

chama de concorrência desleal.

Embora a doutrina seja praticamente unânime em apontar a

difi-culdade de se definir o instituto,I8 a Con venção da União de Paris

(CUP) dispôe no seu artigo

10 b is (2 )

 q ue constitui concorrência

desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos

em matéria industrial ou comercial.

Dessa definição, depreende-se que o espectro do instituto é

extre-mam ente amplo e se encontra intrinsecamente relacionado à noção

de aproveitamento indevido do esforço alheio, Logo, todo ato

da-quele que, sem esforço próprio, apropria-se ou aproveita-se da

fama de um competidor, está sujeito a ser enquadrado como uma

 prática de co nco rrência des leal.

E como a lealdade é um atributo essencial para a segurança nas

relações comerciais, a CUP assegura aos nacionais dos países

signatários a proteção efetiva contra a concorrência desleal e

deter-mina que deverão proibir-se, particularmente, todos os atos

susce-17. A C onstituição Federal brasileira de 1988 estabelece: A rt.  170 - A ordem f(onômica

d e v e o b s e r v a r o s s e g u in t e s p r i n c íp i o s : I V - l iv r e c o n c o r r ê n c i a .

18. CIÓ\~5da Cosia R odrigues,  um dos m a i o r e s d o u t r i n a d o r e s b r a s i le i r o s sobre a m atér ia, leciona: "D e fin ir a c o n c o rrê n c ia d e sl e a l  e m t o d o o rig o r d e su a apre.lenlaçE o ju ríd ic n é

u m a v e rd a d e ira ete m e rá ria d ific u ld a d e . E in te rp re 1 á -la n a im p o n d e rá v e l  e r i e n r o o d esu a s in fin ita s fo rm a s, im p ã e -se -n o s a b o rd a r um d o s m a is la lo s p ro b le m a s a n te p o sto s à m o d e

r-na anáwe  soaol6gicn", Concorrência Desleal, Ed. Peixoto, p. 29, 1945.

19, Artigo 10his (3) I",

2 0 . " T h e d e fe n d a n ts h a v e d rlib e ra le /y c o p ie d  lh e p lrlin tiff's b o l/le  lo increaselh e sa le s o f th e ir  o u m g o a d s, rln d   s u d r i n c r e o s e ,if   increase th e re b e ,  i s d u e l o l h ec irc llm sla n c e Ih a l lh e  p lIr c h a se rs  from d e fe n d a n ts h a v e a re a sa n a b le e x p e c in tio n lh a /lh e u llim a le c o n su m e r,

REVlSTADAABPI- N" 112- MAr/JuN2011

tíveis de estabelecer confusão com o estabelecime nto, os produ tos

ou a atividade industrial ou comercial de u m con corrente,19

Dentro desse contexto, percebe-se porque a concorrência

desle-al consiste no principdesle-al instrumento de combate à   imitação do

 Ira d e d re ss :

  para evitar que aproveitadores se apropriem

indevi-damente dos elementos distintivos do produto ou serviço alheio

e "peguem carona" na fama e no prestígio do concorrente, A

tutela jurídico-concorrencial do

tra d e d re ss,

  portanto, protege o

empresário e seu conjunto-imagem enquanto signo

identifica-dor, bem como pretende eliminar a confusão entre produtos e

serviços por parte do consum idor,

É famoso, por exemplo, um caso julgado nos Estados Unidos no

longínquo ano de

1 896 ,

  no qual o fabricante de determinado

uísque conseguiu, com base nas regras de concorrência desleal,

com pelir um concorrente a cessar a utilização de um a garrafa cuja

configuraÕão visual imitava a configuração da garrafa do seu

 pro duto,2

 No Brasil, esse ilícito encontra-se expressamente tipificad o no

arti-go

1 95,

  inciso

m ,

  da Lei de Propriedade Industrial (Lei nO

9,2 79 /1 99 6),

o qual estabelece que:

A r /.

  /95 -

Comele crime

 d e

concorrência

d e sl e a l

  quem:

  III - e m p re g a

  meio

 fr a u d u le n lo p a ra d e sv ia r,

em

p ro v e ito p ró p rio

ou

a lh e io , c lie n te la d e

 oulrem,

Diversos são os casos em que im itações de

Ir a d e d re ss

 foram

repri-midas com base no dispositivo acima, valendo mencionar um

pre-cedente envolvendo a embalagem d a batata R uflles, cuja imp ressão

de conjunto foi integralmente reproduzida por uma concorrente,21

d e c e iv e d b y lh e sh a p e , w ill m ista k e lh e b o llle fo r  o n e o f lh e p ln in liff's. T his is u n fa ir  c o m p e lifio n w ith in lhe a u lh o rili c s a n d sh o u ld b e  restrainoo. C o o k & B e rn h e im e r  C o. v . R ass, 73 F , 2 0 3, 1 896 ,

21. ''A s en te n ça a pe la da n ão m e re ce n en h um r ep ar o. E s tá . " '" . '

 be m fU llaa m cn ta da e decidiu a lid.e exist:nte :nlre a:

a u l fl l ~ ~

 pa rtes . R ea lm en te , ho uv e m fra ça o a LeI ~

9.279/96,  u m a v ez q u e a ap el an te fa br ic a e ~ ,;1

iÇ '

~ P r\.

comercializa alimentos contendo embalagens ! ; ; ; i

 j~~"'~

J;; ~\ . ,. -~ sem elhante s à s utiliz ada s pe la au tora e e stabe. - - -- • lecendo uma concorrência desleal passível de confundir o consumidor." 4a Turma do Tribunal deJustiça de São Paulo, Apelação Cível 115.308.4/4,2001.

(6)

o T R A D E D R E S S  E A P R O T E Ç Á O O A IO E N T ID A D E V IS U A L D E P R O D \J fO S E S E R V iç oS

 Nes se cas o, diante da flagrante im itaç ão dos elem en tos distintivos

da embalagem, o tribunal não teve dúvidas em consignar que a

fabricante da batata Radical agiu de forma desleal e proibiu a

 prática co m vistas a ev itar a confu sã o en tre o pro duto en tran te e o

 pro duto pioneiro.

Mu itas vezes, contudo, não é tão simples traçar os limites precisos

entre a concorrência legítima e a concorrência fraudulenta, o que

faz com que sUljam algumas relevantes questões a respeito. Por

exem plo, será que para existir concorrência desleal na área d o trade

drw ,   um direito de propriedade intelectual precisa estar

envolvi-do) Em outras palavras, será que para concorrer deslealmente, a

empresa tem de estar infringindo marca, patente, desenho

indus-trial ou d ireito autoral do concorrente)

 Não nece ss ariamente. A co nco rrên cia des leal, co mo sa lien tado,

trata-se de um instituto amplo, cu jo propósito

é

 combater todo ato

contrário aos usos hone stos em ma téria industrial ou com ercial. A

 pró pria lei b ra sileira, in clusive, sa lienta que o fato gerad or do ato

ilícito é o desv io fraudu lento d e clientela. Nesse con texto, é poss ível

que determinada empresa invada espaço jurídico de terceiro sem

violar um direito de propriedade intelectual diretamente.

Esta é a posição do Supremo Tribunal Federal brasileiro que,

em importante julgado do início da década de 1970, assim se

manifestou: "P rocura-se no âm bito da   concorrência  desleal  

com-bater  os   atos de   concorrência   fraudulenla

ou desonesta, que

alenlam contra o q ue se te m   como correto ou norm al no m undo

dos negócios,  ainda que não   infrinjam diretam ente patentes ou

sÍnais  distintivos registrados ".

22

Portanto, mesmo que o trade dress não esteja registrado, o em

presário pode bu scar proteção sob re a impressão visual do seu produ

-to ou serviço com base nas regras de concorrência. Logo, embora

o direito de p ropriedade intelectual muitas vezes possa ser útil para

coibir a imitação do lrade dress,23 sua existência não é con dição sÍne

q u o

 non para acionar competidores em juízo.

Isso não significa, todavia, que toda cópia realizada no mercado

de consum o é ilegal. Em algumas situações, o trade dress   não é

 pas sível de pro teçã o; não fo i protegido por um a neg ligência do

titular; ou simplesmente é objeto de um título de propriedade

intelectual já expirado, fazendo parte do domínio público. Nesses

casos, a cópia do objeto por concorrentes não só é lícita, como é

 pró -competitiva, já que permite a ex plora çã o do bem por diversa s

empresas, o que pode ser benéfico para o consumidor,

notada-mente em termos d e preço.24

22. RI] 56/447 - 1970.

23. V ide itens 3.2, 3.3 e 3.4 in fra.

2 4 . E s te " d ir e it o d e c ó p i a " é a m p l am e n te r e c on h e ci d o n o m e i o d a p r o p ri e da d e i n te l ec t ua l e j á  f o i s a li e nl a d o p e la S u p r em a C o r t e d o s E s ta d o s U n i do s : " C o p y in g i s n o l a J U k J Y 5  d isc o u r a g e J o rd is ja lJ ó r o o b y L h e la w J w h ich p r e s e r v e o u r c o m p e tiliv e ec o n o m y. A llo u J in g  co m p e1 iJ o l7 >lo co p y w ill h a v e s a lu lm y effcd s in m a n y cir cu m sla n ce s" . B oni/o B o a /s , In c .

v. Thvnd" C "ft   Boals, Inc. 489, U.S. 141,160, 1989.

8

Independentemente disso, o fato é que a concorrência desleal

é uma d as mais importantes ferramentas para com bater a imi- .

tação do   lrade   dress, sendo um elemento fundamental na

maioria das disputas relativas à impressão visual de produtos

e serviços.

3.2.

 Infração

d e

 marca

A legislação brasileira determina que é suscetível de registro como

marca todo signo distintivo visualmente perceptível não incluído

nas proibições legais. Assim, caso o trade drw   seja distintivo e

identifique o produto ou serviço do empresário, nada impede que

ele seja registrado como marca mista ou tridimensional perante o

Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Já vimos que o conjunto-imagem não precisa estar registrado para

ser protegido com base no instituto da concorrência desleal. No

entanto, é inegável que o registro do trade dress como marca

forta-lece a posição do titular, pois lhe confere algumas importantes

 prerrogativas legais e pro ce ssuais.

O Brasil, assim como os outros países da A mérica Latina,

adota o sistema atributivo de direitos, o que significa que a

 pro pried ade so bre signos distintivos ad vém do registro, não do

uso, como se dá nos países que adotam o sistema declaratório,

típico do common

law .

25

A primeira vantagem de se registrar o trade dress como marca no

Brasil, portanto, consiste no fato de o titular efetivamente adqu

i-rir direitos de propriedade sobre o signo. O titular do registro

 pode, pois, lice nciar e alien ar o trade dress, assim como se basear

nos dispositivos relativos à infração de marca para combater

eventuais imitações.

Segun do, com o registro, o titular adquire d ireitos exclusivossobre

o trade dress em todo o território nacional, o que afasta eventuais

argumentos do infrator no sentido de que inexiste relação de

con-corrência entre as empresas pelo fato de elas atuarem em diferentes

estados da federação. Em u m país de dimensões continentais como

o B rasil, isso pode ser extremam ente relevante.

Terceiro, o registro de marca cria a presunção de qu e o lrade dress é

válido e distintivo e transfere para o réu o ônus de p rovar o contrário.

Quarto, a existência do registro facilita a obtençã o de liminares em

ações de infração. Isso porque, influenciados pelas características

do sistema atributivo, juízes brasileiros se sentem mais confortáveis

em conced er tutelas de urgência baseados em um título de

proprie-2 5 . N o s E s t a d o s U n i d o s , { \ a r t i g o ~ 4 3 ( a ) d a L e i d e M a r c a s ( L a n h a m A c t ) c o n f e r e { \  

m e s m o t ip o d e p r o te ç ã o p a r a tra d e d re sse s  registrados ou não-registrados, conform e já

d e c id i u a p r óp r ia S u p r em a C o r t e d a q u el e p a ís : " T h e S u p re m e C o u rl in te rp re 1 sI l r i s

sediar! a s h a vin g crea le.d lifed era l   cause 0 1 a d io r! fo r in jrin g em en l o f u n reg islered tra a e- m a r /e o r tr a d e d/W  a n d c a n d u d e s Ih a f  s u c h a m a rk o r tra d e d ~ sh o u ú l ru c ivc e .sse r

l- fi a f/y lh e som e p ro fe d io n as th o se Ih a l ar e reg islered " . T w o P eso s, In c . v. T a co C a b a n a ,

Inc. 50S U .S . 763, 1992.

(7)

o

 T R A D E D R E S S E  A P R O T E Ç Ã O D A ID E N T ID A D E V IS U A L D E P R O D U T O S E S E R V IÇ O S

dade, validamente expedido pelo órgão competente, do que basea-dos som ente no instituto da conco rrência desleal.

Por fim, o registro reforça a prerrogativa do titular do trade dress de incluir distribuidores e varejistas no pala passivo da ação de infra-ção, o que facilita o deslocamento da demand a para foros especia-lizados, mais afeitos a discussões envolvendo direitos de proprieda-de intelectual.

Tal se dá porque o artigo 190, inciso I, da Lei de Propriedade de Industrial dispõe que: A r t. 1 9 0 - C o m e t e c r im e   contra registro de m a r c a q u e m i m p o r ta , e x p o r ta , v e n d e ,  oferece ou   e x p õ e a   v e n d a . o c u l ta o u t e m e m e s to q u e : I - p r o d u to a s s in a l a d o c om m arca

ilicita-m ente reproduzida ou iilicita-m itada, de oulreilicita-m , no   todo eilicita-m parte.

Logo, se existir um distribuidor ou varejista localizado em um do-micílio cujo foro ofereça melhores condições de litígio, ele pode ser  acionado juntamente com o fabricante do produto, caso se compro-ve que ele está compro-vendendo e/ou mantendo em estoque o artigo que incorpora o trade dress  fraudulento.

Por todas estas razões, julgamos importante registrar o trade dress como marca, o que já vem sendo feito por inúmeras empresas26

3.3. Infração de desenho industrial

C o m o o   trade dress   muitas vezes consiste na forma plástica orna-mentai de u m objeto, sua proteção tam bém pode se dar via registro de desenho industrial. Para ser registrável no Brasil, além de não se enquadrar nas proibições legais, o desenho industrial há de ser  novo, ou seja, não pode estar compreendido no estado da técnica, e deve ser original, ou seja, possuir uma configuração visual distin-tiva em relação aos objetos preexistentes.27

2 6 . E x e m pl o s d e   trade  dTCSSe5  registrados como marca. Os dois primeiros perante o INPl

e o terceiro perante o O HIM :

REVISTA  DAABPI -  N ° 1 1 2 - M A I/ jU N 2 0 1 1

o

  r e gi st ro c o n fe re a o t i tu l ar d i re it o d e p r op r ie d a de s o b re a configuração ornamental e a consequente prerrogativa de impe-dir a produção e a comercialização de produto que incorpore o d e se n h o o u q u e o i m i te s u b s ta n c ia lm e n te , d e m o d o a i nd u z ir   confusão. Trata-se de uma forma de proteção interessante, no-t ad a m en no-te p o rq u e, n o B ra sil , s e c o m pa ra d o a o r e g is no-tr o d e marca, o registro de desenho industrial leva muito menos tempo  para ser concedid o.

Questão controversa diz respeito à  cumulação de proteções. Com efeito, à   luz da legislação brasileira, pode a mesma configuração ornamental de um produto ser objeto de um registro de desenho industrial e   de um registro de marca tridimensional? Para nós, a  pro te ção cum ula ti va é  possível, pois o artigo 124, inciso XX II, da Lei de Propriedade Industrial determina que: Arl.  124 - N ã o sã o

r e g is tr á v e is c o m o m a r c a : X X I I - o b j e to q u e e s ti v e r p r o te g i d o p o r   registro de desenho industrial de lerceiro.

Tal dispositivo possui importante modificação em relação ao antigo C ó d ig o d a P r o pr ie d a de I n du s tr ia l ( L e i n ' 5 .7 7 2 /1 9 7 1 ), o q u a l estabelecia em  s e u a r ti go 6 5 , i te m 1 8 , q u e n ã o e r a r e gi st rá v el "m arca  constituída   de elem ento passível de   proteção como m od elo ou   desenho industrial."  Como se vê, a lei anterior continha regra absoluta, que vedava o registro marcário de signo que pudesse ser   pro te gid o com o d ese nho in dust ri al, in dependente m ente de o design  pert encer ao depositante da m arc a ou a. te rc eir os.

Ao incluir a expressão "de terceiro" no final do inciso XXII, do artigo 124, da lei atual, o legislador acabou co m a proibição abso-luta e deixou claro que só não são registráveis marcas que incorpo-ram o desenho industrial   alheio.   Como ilação lógica, conclui-se que, caso o registro de desenho industrial pertença à   própria

em-27. Sobre o requisito da originalidade, o Tribunal Regional Federal da 21

Região já   con-signou que: "para que seja registrávd como desenho industrial, a nova confonnação ornamental de um o bjeto não deve se restringir à mera disparidade de dimensões ou a alterações superficiais da sua configuração com relação às já presentes no mercado ou  já in se ri da s no es ta do da té cn ic a, m as , si m , de ve se r do ta da de um de te rm in ad o gr au de inventividade estética capaz. de resultar na efetiva distinguibilidade da nova configu-ração se comparada a produtos similares". Tribunal Regional Federal da 2a Região, Segunda T urma Especializada, Agravo n O   2 00 7 .0 2 .0 1 .0 0 9 40 4 .2 , V o to d o D e s . A nd,é Fon'", D ata: 301'J!200B .

(8)

o

 lR A D E D ~ S S E  A P R O T E Ç Ã O D A I D E N T ID A D E V IS U A LD E  P R O D U T O S E S E R V IÇ O S

4 . P RO T EG E N DO O  TR A D E D R E S S EM

 Juízo

....•#-, vI' > ,....\.

~ :P

.l,..-" ' =  pre sa so lici ta nte do re gis tro d e m ar ca , nã o há que se fa lar na ap

li-cação da norma em comento.

Portanto, uma ve, atendidos os requisitos de registrabilidade, nada impede que a mesma configuração de um produto seja objeto de um registro de desenho industrial e de um registro de marca tridi-mensional ao mesmo tempo.

 O

 IN PI vem acolhendo esse entendi-mento e, em bora essa questão possa gerar algumas discussões, in-clusive de ordem constitucional,26esta no s parece a mais acertada interpretação do ordenamento jurídico vigente.

3.4. Infração de direitos autorais

A tutela do tra d e  dress também pode se dar via direito autoral, pois muitos dos seus elementos se enquadram na definição de obra in-telectual protegida como um a criação de espírito. Este é o caso de obras e projetos arquitetõnicos, w eb sites,   bem como de gravuras e desenhos aplicados a determinados produtos.

 N o B ra si l, a pro te çã o a pro je to s d e ar qui te tu ra es tá ex pre ss am en te  pre vis ta no ar tigo 7' , in ci so X , da Lei de D ir eito s A ut ora is (L ei

n'

 9.610/1998)

e com preende fachadas de edifícios, interiores de

lojas, la yo u ts   de restaurantes, assim coma a planta de qualquer  estabelecimento comercial. Logn, caso se comprove que u m empre-sário usurpou o projeto arquitetônico de um terceiro, este pode tomar medidas e impedir a reprodução indevida da sua obra com  bas e no in st itut o do direi to au to ra l.

A tutela jurídica da aparência visual de  w eb sile s via direito de autor  também nos parece perfeitamente possível, já qu e, em seu artigo 7', inciso XIlI, a lei confere proteção a qualquer obra que, por sua seleção, organáação ou disposição de seu conteúdo, conslitua uma criação intelectual.

A proteção aos desenhos e gravuras, por sua ve" também en-conlra amparo no artigo

r,

inciso VIII, da Lei de Direitos Autorais e revela-se especialmente relevante para alguns selares d a e c o n o m i a , c o m o , p o r e x e m p l o , o d e r o u p a s e a r t i g o s d o vestuário.29

O

  direito de autor, portanto, surge como uma inte-ressante alternativa de proleção das estampas e desenhos apli-cados aos referidos produtos, se convertendo numa importante ferramenta para coibir imitações e resguardar investimentos no aludido segmento de mercado.

28. A controvérsia ~ra em torno especialmente a os  prazos de proteção outorgados pelos institutos. Ao passo que o registro de desenho industrial é   temporário, o registro de marca po de ser prorrogado qu antas veze s o titular quiser. Assim, caso o empresário opte  pe lo re gi m e d o de se nh o ind us tri al, o ob je to, a pr inc ípi o, pa ss ar ia pa ra o do m íni o pú bli -co após a expiração do título, o que, na prática, não o-corre caso o tilular do signo ob-tenha um registro de marca tridimensional e o prorrogue indefinidamente.

29 . É bastante comum que em presários da indústria da moda brasileira, especialmente na área de biquínis e acessórios de moda-praia, tenham suas criações copiadas.

30 . O artigo 18 da Lei de Direitos Autorais brasileira estabelece que: "a proteção aos di. reitos de que trata esta Lei independe de registro".

3 1 . A e xc e çã o é  o software, nos termos do artigo 40

da Lei nO9.609/98.

1 0

A vantagem do direito autoral como mecanism o de proteção reside no fato de ele não depender d e registro JOe pod er ser exercido nos diversos países signatários da Con venção de B erna. Por outro lado, como a lei brasileira não prevê o instituto da obra por encomen-da,ll é fundamental que exista um contrato de cessão pelo qual o estilista ou d es ig n er  dos produtos transfira os direitos patrimoniais sobre as obras para a empresa.

Caso ilustrativo envolvendo a proteção do tr a d e dress via direito de autor ocorreu no Rio de Janeiro em

20 0 2.

  A autora era uma em- pre sa que at ua no se gm en to de ro upa s es po rtiv as e de se nv ol ve u uma camiseta especificamente em função da C opa do M undo de Futebol daquele ano. Tal produto era vendido apenas nas lojas da empresa e dos seus revendedores autoriocados.

 N o en ta nt o, qua l nã o fo i a su rp re sa do re pre se nt an te da em pre sa quando adentrou em um supermercado da cidade e reparou que os funcionários do estabelecimento usavam um uniforme que re- pro du zi a fiel m en te a ap ar ên ci a vis ua l da ca m is et a. N a vis ão do empresário, além de violar seu direito de autor sobre o tra d e d res s do produto, tal reprodução não-autorizada afetaria o valor agre-gado da camiseta, já que a utilização do modelo pelos funcioná-rios da outra parte poderia diminuir consideravelmente a procura  pe la ca m is et a origi na l.

Em função disso, a empresa ajuiwu uma ação de infração contra o supermercado e o juíw da 7' V ara Cível do Rio de Janeiro con-cedeu a liminar requerida, reconhecendo que o la yo u l   da camiseta goma da proteção conferida pelo artigo 7°, inciso VIII, da Lei d e Direitos Autorais e ordenando ao réu a imediata substituição do uniforme dos seus funcionários.J2

Em seguida, as partes celebraram um acordo e o caso foi encerra-do. M esmo assim, ele demonstra o quão importante o direito de autor pode ser para a tutela jurídica d o tra d e dress, especialmente quando não existir uma relação de concorrência entre as partes.

Enumerados os mecanismos legais de proteção do lr a d e   dress, convém, agora, destacar as principais questões a serem conside-radas em uma disputa envolvendo a identidade visual de produ-tos e serviços.

32. "A identidade da diagramação e simi-

t

litude da letra utilizada na referida J . /' 

camisa é evidente com aquela utilizada   (l,', ",  pe los fu nc ion ár ios da em pr es a ré , co n.

'-f or m e s e v e ri '-fi ca d a s '-f ot og ra '-fi as a n ex a - , ~ . das nas fls. 49/50, sendo que a obra U.~

.----goza de proteção, como determina o art.

 r',

  VIU, da Lei n O  9.610/98, sendo que a

reprodução não-aulorizada permite ao autor da obra requerer a busca e apreensão dos exemplares reproduzidos ou apenas que se suspenda a divulgação." r Vara C ível do

Ri, ddmiro,   J'roo,,,   n' 2002.001.070,6D0-0, 13/6/2002.

(9)

.~ w

o

 lR A D E D R E S S E  A P R O T E Ç Á O D A ID E N T ID A D E V IS U A L D E P R O D U T O S E S E R V IÇ O S

 No Bra sil, para exerc erdireitosexclusivosso br e dete rm inado

tra d e d re ss,

a em presa tem de p rova r: (i) que ele é distintivo;e (ii) que há

possibili-dade de confusão ou e rrônea associação entre a im pressão visual dos

 pro dutos ou se rv iços.E xamin emos, po is, cada um dess es re quisito s.

4.1. Distintividade

A distintividade é um elemento fundamental em qualquer disputa

do gênero, pois, sem ela, o

tra d e d re.ss

 não possui capacidade para

diferenciar o produto ou serviço do empre sário dos diversos

produ-tos ou serviços análogos existentes.

Se o

tra d e d ress

  possui uma configuração comum, utilizada por

várias emp resas, ele simplesm ente não será reconhec ido pelo

públi-co públi-consumidor públi-com o um signo identificador de origem. Trata-se,

em outras palavras, de uma vestimenta comercial que nada

trans-mite. Para ser passível de proteção, portanto, o

tra d e d ress

  há de

ser distintivo e efetivamen te distinguir e individualizar o produto ou

serviço do em presário dos seus congêneres no mercado.

ll

Imagine-se, por exemplo, uma loja de vinhos ordinária, cuja

iden-tidade visual não possua qualquer elemento diferente daquilo que

é tido como o padrão do segm ento. Ao adentrar nessa loja, o

con-sumidor m uito provavelmente a reconhecerá apenas como m ais um

estabelecim ento onde se com ercializa vinhos e não a associará com

nenhuma fonte específica.

Por outro lado , imagine -se uma loja em que os vinhos sejam

dispos-tos de m aneira peculiar, alinhados verticalmente em com

partimen-tos circulares de acordo com a m arca do produto, e onde todos os

elementos gráficos e arquitetõnicos tenham sido elaborados para

formar uma identidade visual única e distintiva. Nesse caso, o

tra d e d ress

 da loja será percebido com o um signo identificador de origem,

sendo passível de proteção, conforme reconheceu a corte distrital

de N ova Iorque ao proferir interessante julgado sobre o tema

34

O mesm o acontece em relação às configurações de produtos. Para

serem passíveis de proteção, elas não podem constituir na forma

necessária, comum ou vulgar do produto ou do seu respectivo

acondicionam ento. M uito pe lo contrário. Tais configurações

preci-sam po ssuir aptidão distintiva e efetivam ente diferenciar o produto

do em presário dos seus concorrentes.

Em alguns casos, inclusive, a relação do

tra d e d ess

 com o produto

 pass a a se r tã o autom ática e intlÍn se ca que é simple sm ente im po

s-sível desassociar um do outro. N essas situações, basta ver o

tra d e d ress

  para associá-lo ao produto correspondente, sendo

absoluta-mente irrelevante a existência da marca nominativa no respectivo

rótulo ou em balagem.

l5

Isso demonstra o quão distintiva a configuração visual de um

pro-duto pode ser, não havendo dúvida de que, nesses casos, ela

cons-titui um relevante símbolo do fundo de comércio da empresa e um

ativo de grande valor para o seu titular.

Como resultado, conclui-se que o escopo de proteção conferido ao

tra d e d ress

é diretamente proporcional ào seu grau de

distintivida-de.

T ra d e d ress es

  únicos e absolutamente distintivos são

merecedo-uJritlen abouf  lh e  B esl C el1ol'3s/o res h a ve fo cu se d  a o lh e   di.llindiveness o/ fheir lo o k. T h c u n iq u e d e sig n - b o lh lh e a rch ile d u ra l com ponen f  a n d lh e g ra p h iC llI  com poneof - h a s b ce n  fu rt h e r a ck n o w le d g e d in m Q n y o ro o rd s. T h e   p o i n t d o e s n o/ n e e d to b e b e la b o re d ; fh e B e sl C e f/a rs   .l/ores l o o k like n o o lh e r  U line sfores." B e sl C e lla rs, In c. v. G ro p e F in d s a f  D u

-P " '.

  i"..90 F . S upp . 2 d 431 . S .D .N .Y . 200 0. 33. Essa questão foi observada por Anne Gilson Lalonde, num importante tratado sobre a

matéria: " L ik .e a w o r d m a rk. lo b e p r o /e c fu b /e tr a J e d r e s .s m u sl b esu fficie n lly  disfindiue lo c o m m u n ica le sa u rce   identificatiao lo lh e p u b lic , so th a l upon encounfering il in lhe

m a rketp la ce lh e p u b lie id en lifreJ il !.O i/ha p a rticu la r (d lO u g h p o ssib le a n o n ym o u s) b u si-n e ss. IIo o f, Ih m is n o l xu isjo r le g a l proleclion",  Gilson on Trademarks, 92A.03[J],

2A -43.2008.

3 4 . " P la i o ti !! m e l  il.l  b u r d e n D f   esla-

r'.

b li s, h in g l h e i n h e r e n l d is /i n d iv e n e s s ~ . o f [L I tra d e d re ss ta ken a s a w h ~ le .   -<"i ,-f  b e ro u se lh e d e m e n ls, a s c om b in ed , ' " m a ke u p Q d islin d a n d o rb ilra ry

fofal visual image  lo consum el'3.

(...) a h u g e n u m b e r o f   arlides

3 5 .

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Referências