Cópia do acórdão do Supremo Tribunal de Justiça profe- rido no processo de registo de marcas nacionais n.os 327 499, www.okteleseguro.pt, e 327 500, OKTe- leseguro.
Acordam, em conferência, no Supremo Tribunal de Jus- tiça:
I - A Companhia de Seguros Mundial Confiança, S. A., interpôs recurso judicial dos despachos proferidos pelo chefe da Divisão de Marcas Nacionais do Instituto Nacio- nal da Propriedade Industrial, que indeferiram reclamações por si apresentadas referentes à não aceitação das marcas OKTeleseguro e www.okteleseguro com fundamento na manifesta afinidade com a marca Teleseguro de que é titu- lar Telebanco - Telecomunicações, L.da
O recurso foi julgado procedente, revogando-se os des- pachos recorridos e admitindo-se os registos das referidas marcas.
Apelou Telebanco - Telecomunicações, L.da
O Tribunal da Relação, com um voto de vencido, revo- gou a decisão e confirmou os despachos recorridos.
Inconformada, recorre a Companhia de Seguros Mundial Confiança, S. A., para este tribunal.
Formula as seguintes conclusões:
Nenhum consumidor de seguros tem dúvidas que as marcas da recorrente OKTeleseguro e www.okteleseguro são marcas de seguros que pode contratar;
Também nenhum consumidor de serviços de teleco- municações, telemarketing e publicidade pode ter dúvidas de que a marca da recorrida Teleseguro é uma marca de serviços de telecomunicações e
publicidade, serviços esses que o consumidor pode contratar, a fim de dar publicidade aos seus próprios serviços e produtos;
Ali, nas marcas da recorrente, contratam-se seguros; Aqui, na marca da recorrida, compram-se serviços de publicidade, por telemarketing, telecomunicações; Não há serviços, produtos e mercados menos con- fundíveis: mercado de seguro - contratos de se- guro; mercado de telemarketing- serviços de te- lecomunicações e publicidade;
Na tese interpretativa acolhida no acórdão recorrido qualquer marca de serviços e publicidade e tele- comunicações passaria a prescindir do requisito negativo da alínea c) do n.° 1 do artigo 193.° do Código da Propriedade Industrial, ao contrário de todas as demais;
Nessa tese, os serviços de publicidade e telecomuni- cações, podendo servir os fins publicitários de qualquer produto ou mercado, poderiam, na ver- dade, ser assinalados por marcas protegidas face a todos os demais mercados, adulterando os con- ceitos de concorrência, imitação e usurpação de marca, passando a considerar concorrentes dos serviços de publicidade e telecomunicações todos os mercados do mundo, incluindo o mercado das oleaginosas;
Nesse mesmo erróneo, mas perfilhado, entendimento, para as marcas dos serviços de telemarketing, os conceitos legais de imitação e usurpação deixariam de aferir-se pelos três normativos cumulativos do artigo 193.° do Código da Propriedade Industrial; Tais marcas seriam diferentes das demais marcas; Passariam a estar mais protegidas do que as outras; Face à lei todas as marcas continuariam iguais, mas as marcas do mercado das telecomunicações e da publicidade seriam mais iguais do que todas as outras;
Seria, enfim, o triunfo do mercado das telecomunica- ções e publicidade sobre todos os demais merca- dos;
Na linha da globalização e da crescente «supremacia» dos meios de comunicação, das telecomunicações, do telemarketing e da publicidade estes mercados venceriam, finalmente, o último obstáculo à sua agressiva voracidade: o direito;
Mas sucede que temos ainda, felizmente para uns, in- felizmente para outros, o «problema» da Constitui- ção da República Portuguesa e do direito; O princípio da igualdade, consignado no artigo 13.°
da Constituição, jamais permitiria um resultado ju- risdicional decisório extraído de uma interpretação e aplicação do artigo 193.° do Código da Proprie- dade Industrial que declarasse não aplicáveis, ou aplicáveis com um sentido especial e diferente às marcas assinalando serviços de telecomunicações, telemarketing e publicidade, os comandos da alí- nea c) do n.° 1 dessa disposição do Código da Propriedade Industrial;
Mas o acórdão recorrido não parece ter cometido aquela ofensa ao princípio da igualdade, directa- mente aplicável ex vi do artigo 18.° da Constitui- ção;
Sucede que o acórdão recorrido, erroneamente, julgou aplicável ao caso a alínea c) do n.° 1 do artigo 193.°
do Código da Propriedade Industrial, quando tal normativo devidamente interpretado, não resulta preenchido, não sendo portanto desencadeável, in casu, a respectiva estatuição;
Na verdade, as marcas em confronto não assinalam serviços e produtos do mesmo mercado ou de mercados sucedâneos ou complementares; A marca da recorrida assinala serviços de telecomu-
nicações, telemarketing e publicidade;
As marcas da recorrente assinalam produtos e não serviços: contratos de seguro, num mercado incon- fundível com o mercado da prestação de serviços de telecomunicações e publicidade, onde jamais se poderão vender contratos de seguro;
Quem vai ao talho não pode ser minimamente enga- nado se comprar bife do lombo, quando pretendia comprar sapatos, por causa das marcas que assi- nalem o talho ou os seus produtos;
A recorrida sabe tudo isso muito bem;
Por isso inscreveu a sua marca na classe 35." da Clas- sificação Internacional dos Produtos e Serviços: publicidade;
A recorrida sabe perfeitamente - porque é coisa que releva da razão - que vendendo serviços de tele- comunicações e publicidade jamais podem esses seus serviços ser procurados por quem deseje comprar sapatos ou contratos de seguro;
É claro que a recorrida - como ela sugeriu na apela- ção - pode ter a intenção de, um dia, vir a ven- der sapatos ou mísseis intercontinentais;
Mas isso não a transforma em operadora nos merca- dos do calçado e das armas de longo alcance; Pela lógica defendida pela recorrida nesta acção, e
acolhida no acórdão recorrido, a confundibilidade da marca deixaria de aferir-se por referência aos mercados reais em causa;
As noções legais de confundibilidade, de imitação de marca e de concorrência desleal passariam a aferir-se por referência aos desejos, mais ou me- nos secretos e virtuais, dos sócios e gestores das sociedades comerciais, em cada momento da sua existência;
Essa errónea tese conduziria, além do mais, à elimi- nação dos incómodos e desactualizados princípio da certeza e da segurança jurídicas;
É certo que - c o m o a recorrida diz desejar- ela pode prestar serviços de telecomunicações e pu- blicidade a todos os consumidores deste planeta; A recorrida pode, portanto, prestar serviços para pu- blicitar bananas, alfaces e contratos de seguro (dando de barato que é assim tão simples quanto a seguros);
Mas, como é óbvio, não é por causa disso que a re- corrida passará a operar nos mercados da fruta, da hortaliça e dos contratos de seguro;
A marca da recorrida não assinalará as bananas, as alfaces ou os contratos de seguro publicitados, seja por via das telecomunicações, seja por outra via qualquer;
A marca da recorrida assinala, isso sim, sempre e ape- nas, os serviços de telecomunicações e publicida- de que a recorrida vende, no seu próprio merca- do, que é o dos serviços de telecomunicações e publicidade;
Nenhum risco há, pois, de um comprador de bana- nas lhe comprar ou deixar de comprar os serviços de telecomunicações e publicidade;
Tem, por isso, razão a sentença revogada pelo acór- dão recorrido que julgou não aplicáveis os arti- gos 189.°, n.° 1, alínea m), e 193.°, n.° 1, alínea c), ambos do Código da Propriedade Industrial, fundando-se no critério económico da «natureza substituível dos produtos, por forma a que inseri- dos no mercado a que se destinam possa um ser adquirido em vez de outro, pois possibilitam a satisfação dos mesmos consumidores»;
De facto, quem quiser comprar contratos de seguro não andará à procura dos serviços de publicidade e de telecomunicações que a recorrida tem para vender num mercado de serviços que nada tem a ver com o mercado segurador;
Tem, por isso, também razão o acórdão recorrido, ao concluir que não existe risco de concorrência des- leal [artigo 25.°, n.° 1, alínea d), do Código da Pro- priedade Industrial];
Logo, ao invés do que sucede no acórdão recorrido, a conclusão a extrair é a de que as previsões nor- mativas, devidamente interpretadas, quanto aos conceitos legais que prescrevem, dos artigos 89.°, n.° 1, alínea m), e 193.°, n.° 1, alínea c), ambos do Código da Propriedade Industrial, não estando, no caso, preenchidas, não podem aplicar-se as respec- tivas estatuições, para julgar, como a Relação er- roneamente julgou, imitada a marca da recorrida pelas marcas da recorrente cujos registos foram rejeitados pelos despachos anulandos, com erró- neo fundamento em risco de concorrência desleal; Tendo julgado preenchido o referido normativo e apli- cável a respectiva estatuição, o acórdão recorrido cometeu evidente erro de interpretação e aplicação da lei;
O que constitui fundamento de recurso de revista (ar- tigo 721.°, n.os 1 e 2, do CPC);
Acresce que o registo da marca Teleseguro na clas- se 35.ª da Classificação Internacional dos Produ- tos e Serviços viola claramente o princípio da verdade da marca consagrado no artigo 189.°, n.° 1, alínea f), do Código da Propriedade Indus- trial, visto que uma marca constituída pela expres- são «teleseguro» aponta inevitavelmente para a actividade seguradora, o que está vedado à re- corrida, designadamente por força do artigo 51.° do Decreto-Lei n.° 102/94, de 20 de Abril (ainda o artigo 58.°, n.° 1, do Decreto-Lei n.° 94-B/98, de
17 de Abril);
Tal facto torna ilícita a marca Teleseguro da recorri- da;
Finalmente, é de considerar o comportamento proces- sual da recorrida, nestes autos, designadamente à luz do princípio da boa fé, pelo menos após, vai para um ano, a ora recorrente ter feito nestes au- tos prova, por documento autêntico, de que é ti- tular da marca Teleseguro, inscrita na classe 36.ª da Classificação Internacional de Produtos e Ser- viços (seguros), com prioridade sobre o registo da marca Teleseguro, facto que está adquirido nos au- tos, e que devia determinar a recorrida a um com- portamento, nestes autos e fora deles, tendente à
pronta eliminação dos prejuízos que este seu com- bate está ilegitimamente a causar à Companhia de Seguros Mundial Confiança, S. A., e aos contribu- intes que pagam os serviços da justiça.
Em contra-alegações, a recorrida defende a manutenção do decidido.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir. 11 - Vem dado como provado o seguinte:
A ora recorrente é uma sociedade anónima, matricu- lada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.° 1639, tendo o capital social de 48 600 milhões de escudos;
Tem como objecto social o exercício da actividade se- guradora, dispondo de autorização para o efeito; Requereu, em 28 de Novembro de 1997, o registo das marcas OKTeleseguro e www.okteleseguro desti- nadas a assinalar seguros insertos na classe 36.ª da Classificação Internacional de Produtos e Ser- viços;
Não foram deduzidas quaisquer reclamações por ter- ceiros, relativamente às indicadas marcas; Tais marcas destinavam-se a ser usadas em Portugal
e no estrangeiro;
A ora recorrente requereu em 7 de Julho de 1998 o registo das duas marcas na Oficina Espãnola de Patentes y Marcas, em Madrid;
Os dois pedidos de registo em Portugal foram provi- soriamente recusados por despachos de 4 de Maio de 1998 do chefe da Divisão de Marcas Nacionais, que acolheu a seguinte fundamentação subscrita pela técnica do INPI que apreciou os pedidos: «Ao proceder ao estudo do presente pedido de registo da marca em epígrafe, verifiquei que há fundamen- to de recusa, pois a marca registada embora inse- rida em classe distinta, assinala serviços de mani- festa afinidade com a marca nacional n.° 317 043, Teleseguro, além de apresentar uma semelhança gráfica e fonética, que a coexistir no mercado com a marca atrás referenciada poderia fornecer actos de concorrência desleal, conforme resulta dos ar- tigos conjugados 25.°, n.° 1, alínea d), e 189.°, n.° 1, alínea m), ambos do Código da Propriedade Indus- trial»;
Notificada destas recusas provisórias, a ora recorrente deduziu recursos hierárquicos para o presidente do INPI;
Encontra-se registada desde 8 de Janeiro de 1997 a marca nacional n.° 317043, Teleseguro, destinada a assinalar produtos e serviços da classe 35.ª, «Promoção de produtos por telefone, promoção de produtos em televisão, rádio e imprensa e promo- ção de vendas por terceiros», cujo titular é Tele- banco - Informações e Dados por Telefone, L.da; Pelo técnico dos processos foi considerado que as alegações de recurso apresentadas pela ora recor- rente não eram susceptíveis de sanar as objecções levantadas «porque o sinal registando, embora inserido em classe distinta, assinala serviços de manifesta afinidade com a marca nacional n.° 317 043, Teleseguro, além de apresentar uma se- melhança gráfica e fonética que a coexistir no mer- cado com a marca atrás referenciada pode favo-
recer actos de concorrência desleal, pelo que era de parecer que o fundamento de recusa se manti- nha;
Os despachos recorridos concordaram expressamen- te com a proposta de «recusa definitiva do pre- sente registo, nos termos do artigo 187.°, n.° 9, do Código da Propriedade Industrial, com base nos artigos conjugados 25.°, n.° 1, alínea d), e 189.°, n.° I, alínea m), ambos do mesmo diploma», tendo indeferido as referidas reclamações;
Telebanco - Telecomunicações, L.da (anteriormente designada por Telebanco - Informações e Dados por Telefone, L.da), tem a sua actividade social pautada em termos estatutários da forma seguinte: 1) A sociedade tem por objecto a prestação de telecomunicações, designadamente telema- rketing, marketing directo, telemática, bem como consultadoria e formação na área de gestão de empresas de mercado, companhi- as publicitárias, criação e operação de sis- temas de programas televisivos, compra e venda e representação de produtos eléctri- cos e electrónicos e de telecomunicações, bem como toda a actividade e prestação de serviços com esta conexos, a nível nacional e internacional;
2) A sociedade pode participar noutras socie- dades com objecto igual ou diferente do seu e ainda em agrupamentos complemen- tares de empresas e sociedade reguladas por lei especial.
III - Por despachos do chefe da Divisão de Marcas Nacionais do Instituto Nacional da Propriedade Industrial foi recusado o registo das marcas OKTeleseguro e wvv.okteleseguro, requerido pela ora recorrente, consi- derando-se haver afinidade com a marca Teleseguro per- tencente à recorrida.
No acórdão em causa confirmaram-se os referidos des- pachos.
Daí o recurso.
Na tese da recorrente, estando em causa actividades completamente distintas, não há qualquer semelhança ou afinidade entre as marcas, não existindo fundamento que justifique a rejeição dos registos.
A questão a resolver consiste assim em saber se é ou não de recusar o registo das marcas OKTeleseguro e www.okteleseguro, face à existência da marca Teleseguro. Ao delimitar nestes termos o âmbito do recurso, afasta-se desde já a problemática suscitada pela recorrente em sede de alegações, no que respeita ao facto de ser ti- tular da marca Teleseguro.
Trata-se de uma questão rigorosamente nova e é sabi- do que os recursos se destinam, em princípio, a reapreciar as questões já equacionadas e resolvidas pela decisão re- corrida.
Eventuais direitos que advenham à recorrente de tal ti- tularidade terão de ser discutidos em sede própria. Aqui, surge como uma questão estranha ao objecto do recurso. Vejamos então o problema tal como foi colocado e de- cidido pelas instâncias.
Pode entender-se por marca o sinal distintivo que serve para identificar o produto ou o serviço oferecidos ao con- sumidor.
Pode ser constituída por um sinal ou conjunto de si- nais susceptíveis de representação gráfica que sejam ade- quados a distinguir os produtos ou serviços de uma em- presa dos de outras empresas (artigo 165.° do Código da Propriedade Industrial).
E conhecida a importância da marca, daí a necessária protecção legal de que goza. Protecção dispensada em defesa do consumidor e em defesa do titular da marca, gozando este da propriedade e do exclusivo da mesma, desde que satisfaça as prescrições legais, designadamente a relativa ao registo, como determina o artigo 167.°, n.° 1, do referido Código.
O registo deve ser recusado, designadamente quando estejam em causa os interesses mencionados. Entre outros fundamentos de recusa estipula o artigo 189.°, n.° 1, alínea m), do citado diploma que deve ser recusado o re- gisto das marcas que contenha reprodução ou imitação no todo ou em parte de marca anteriormente registada por outrem para o mesmo produto ou serviço, ou produto ou serviço similar ou semelhante, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor.
Consigna-se aqui o chamado princípio da novidade ou especialidade.
A marca registada considera-se imitada ou usurpada, no todo ou em parte, por outra quando, cumulativamente, a marca registada tiver prioridade, sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou de afinidade manifesta, tenham tal semelhança gráfica, figurativa ou fo- nética que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão ou que compreenda um risco de associação com a marca anteriormente registada de forma a que o consu- midor não possa distinguir as duas marcas senão depois de exame atento ou confronto (artigo 193.°, n.° 1, do Códi- go da Propriedade Industrial).
Em concreto, a marca nacional Teleseguro goza de prioridade de registo relativamente às marcas que se pre- tendem registar, uma vez que se encontra registada desde 8 de Janeiro de 1997, só tendo a ora recorrente requerido a aceitação das suas marcas em 28 de Novembro de 1997. Afigura-se-nos, por outro lado, evidente que as marcas em confronto são fonética e graficamente semelhantes. Em ensinamento que vem do Professor Pinto Coelho, Lições, p. 426 - e tem tido consagração jurisprudencial -- tem-se entendido que a imitação deve ser apreciada pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem a marca e não pelas diferenças que poderiam oferecer os diversos pormenores considerados isolados e separadamente.
O consumidor, quando compra determinado produto marcado com um sinal semelhante a outro que já conhecia não tem à vista (em regra) as duas marcas para fazer delas um exame comparativo. Compra o produto por se ter con- vencido de que a marca que o assinala é aquela que reti- nha na memória - Prof. Ferrer Correia, Direito Comer- cial II, p. 329.
Daí que o Dr. Carlos Olavo, em Propriedade Industrial, 1997, p. 51, escreva que: «A comparação que define a se- melhança verifica-se entre um sinal e a memória que se possa ter doutro.»
Correctamente defende que, quanto às marcas nomina- tivas, o aspecto a considerar em primeiro lugar deve ser o da semelhança fonética, uma vez que os elementos nomi- nativos são retidos na memória sobretudo pelos fonemas que os compõem, em detrimento da respectiva grafia.
No caso em análise trata-se de marcas nominativas em que o sinal distintivo forte é Teleseguro.
O facto de as marcas da recorrente apresentarem «OK» antes de «Teleseguro» não é de modo algum sinal distin- tivo forte. O risco de erro ou confusão é, no aspecto fo- nético, óbvio já que aquilo que o consumidor fixa é Tele- seguro.
Mas não bastam estes dois requisitos.
Para que se possa falar de imitação ou usurpação, ne- cessário se torna ainda que as marcas em conflito sejam destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou de afinidade manifesta, nos termos do já mencionado arti- go 193.°, n.° 1.
É este o cerne da problemática.
As marcas que se pretende registar destinam-se a assi- nalar produtos da classe 36.ª, «Seguros».
A marca Teleseguro, de que é titular a recorrida, destina-se a assinalar produtos e serviços da classe 35.ª, «Promoção de produtos por telefone, promoção de produ- tos em televisão, rádio, imprensa e promoção de vendas para terceiros».
Saliente-se, antes de mais, que a diferente inscrição ou classificação dos produtos e serviços não é obstáculo, só por si, a que sejam considerados semelhantes.
A tabela anexa ao Código da Propriedade Industrial, com a classificação por produtos ou serviço, tem por fim facili- tar o processo de registo de marcas e não traçar limites ao conceito de usurpação de marca.
A questão da semelhança ou afinidade não tem tido entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência.
A análise não é susceptível de ser enquadrada em este- reótipos rígidos, tendo que ser feita face ao caso concreto e comportando por isso alguma dose de subjectividade.
A considerar um aspecto fundamental.
Uma das funções da marca é distinguir a sua origem. Procura-se, além do mais, evitar que o consumidor médio confunda a origem de dois produtos ou serviços que pela sua natureza estejam próximos.
Escreve o Dr. Carlos Olavo em Propriedade Industrial, p. 59: «Para que haja possibilidade de confusão sobre a origem dos produtos ou serviços, há que ter em atenção diversos factores, nomeadamente a natureza e o tipo de necessidades que os produtos ou serviços visam satisfa- zer e os circuitos de distribuição desses produtos ou ser- viços. Desta sorte, a doutrina tem considerado que o pú- blico atribuirá a mesma origem a produtos ou serviços de natureza e utilidade próxima e que sejam habitualmente distribuídos através dos mesmos circuitos.»
Em concreto, as marcas em causa (com semelhança gráfi- ca e fonética evidentes) têm em vista a informação e promo- ção através, designadamente, de telefone, televisão e rádio. Por outro lado, ambas abrangem o ramo dos seguros.
Diga-se, a propósito, como nota, que não cabe aqui apreciar se a marca da recorrida foi ou não correctamente registada.
Afigura-se-nos por isso que o utilizador ou consumidor dos serviços seja induzido em erro ou confusão quanto à origem das marcas, existindo com clareza o risco de asso- ciação.
Não merece, pois, censura a decisão recorrida. Pelo exposto, nega-se a revista.
Custas pela recorrente.
