A Lei n.º 9.279/96 – Lei de Propriedade Industrial

A publicidade comparativa pode ser também analisada soba ótica da legislação vigente acerca da propriedade industrial, a Lei n.º 9.279/96, a qual regulamenta o registro de marcas, patentes, desenhos industriais, concorrência desleal dentre outros assuntos.

Gize-se que a proteção das marcas não existe somente na referida lei, mas a Constituição da República também a consagra como um direito fundamental, no artigo 5º, XXIX:

A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

A partir do que preconiza a Constituição, foi criada a LPI, a qual regulamenta e da voz à norma constitucional.

Dos que defendem a ilicitude da publicidade comparativa, muitos o fazem tendo como embasamento legal alguns artigos da Lei de Propriedade Industrial²⁹³, alegando que a proteção dada às marcas inviabiliza que seja levada à cabo a publicidade comparativa explícita²⁹⁴, ao menos sem a autorização do titular do direito de exclusivo sobre a marca.

Antes de continuarmos, cremos ser de alguma importância a verificação do conceito do que vem a ser a marca, o que é, realmente, protegido pela lei. Sobre o tema nos ensina Santos Junior que:

293 BRASIL. Lei n.º 9.279 de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 15 de maio de 1996.

294 SANTOS JUNIOR, Aldo Batista dos. Publicidade comparativa: regras e limitações. 1ª ed. São Paulo: Ixtlan, 2009, p. 72-74; 80-85.

Marca é o símbolo identificador de produtos ou serviços. É todo sinal, distintivo e visualmente perceptível, aposto facultativamente aos produtos e artigos das indústrias em geral para identificá-los e diferencia-los de outros ou semelhantes de origem diversa.²⁹⁵

Não concordamos com a posição de que a LPI acabe por vedar a publicidade comparativa e, a partir de agora, teceremos os devidos comentários acerca desta linha de pensamento. Os que a defendem simplesmente entendem que a publicidade comparativa é ilícita apenas pelo fato de utilizar signos de terceiros sem a autorização dos detentores desses direitos, ferindo, assim, a proteção dada às marcas pelo direito e, em alguma medida, podendo caracterizar atos de concorrência desleal pelo uso indevido de marca alheia.

Desta maneira, no presente momento será deixado de lado se o anúncio é verdadeiro, se causa confusão no mercado ou entre os consumidores, bem como se traz, de fato, denegrição à marca concorrente. Será analisado apenas o texto legal acerca da possibilidade de inserção dos signos distintivos, sem levar em consideração os seus efeitos e consequências. Embora às vezes essas duas questões sejam tratadas conjuntamente, pertencem a universos distintos. Um deles cuida da análise dos textos legais acerca da possibilidade da inserção dos signos, sem levar em conta seus efeitos; o outro cuida das consequências.²⁹⁶

Ab initio, cumpre destacar quais são os dispositivos legais invocados na defesa da ilicitude da publicidade comparativa. O primeiro deles é o artigo 129 da LPI, que possui a seguinte redação:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao seu titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

Nos termos do artigo 129, o titular de uma marca possui o direito de usá-la de forma exclusiva em todo o território nacional, o que inviabilizaria que concorrentes fizessem uso dessa marca, designação ou sinal distintivo em suas campanhas publicitárias comparativas.

295 SANTOS JUNIOR, Aldo Batista dos. Publicidade comparativa: regras e limitações. 1ª ed. São Paulo: Ixtlan, 2009, p. 70.

296 DURIGAN, Paulo Luiz. Publicidade comparativa: informação persuasiva e concorrência. 2007.

Dissertação de mestrado – Faculdades Integradas, Curitiba, 2007, p. 175. Disponível em

<http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp043831.pdf>. Acesso em 17 de março de 2020.

Outro artigo invocado contra a licitude da publicidade comparativa no âmbito da LPI é artigo 130, verbis:

Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

I – ceder seu registro ou pedido de registro;

II – licenciar seu uso;

III – zelar pela sua integridade material ou reputação

Pelo disposto no inciso III do artigo 130 o titular da marca poderá zelar pela sua integridade ou reputação, o que, no entender daqueles que defendem a ilicitude da publicidade comparativa com base na Lei n.º 9.279/96, dá a esses titulares o direito de impedir que a marca seja utilizada em publicidades comparativas dos concorrentes, pois as mesmas teriam o condão de manchar a reputação da marca comparada, o que faz nascer a possibilidade de zelar pela referida marca.

Por fim, temos o artigo 132, também invocado como impeditivo da publicidade comparativa:

Art. 132. O titular da marca não poderá:

I – impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização;

II – impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência;

III – impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68; e

IV – impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.

Quanto ao artigo 132, afigura-se importante o inciso IV, o qual, em uma leitura contrario sensu, dá ao titular da marca o direito de impedir que a mesma seja utilizada por terceiros, que não sejam o titular, com finalidade comercial.

Este inciso seria a última ratio na proibição da publicidade comparativa no Brasil. Gusmão²⁹⁷ defende que o inciso IV do artigo 132, ao determinar as possibilidades nas quais o titular da marca não poderá impedir o seu uso por terceiros,

297 GUSMÃO. José Roberto D’Affonseca. Anais do XIX Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, p. 71-75. Editora ABPI – Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, 1999, Apud DURIGAN, Paulo Luiz. Publicidade comparativa: informação persuasiva e concorrência. 2007. Dissertação de mestrado – Faculdades Integradas, Curitiba, 2007, p. 176. Disponível em

<http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp043831.pdf>. Acesso em 17 de março de 2020.

acabou por, residualmente, estipular em quais situações o titular da marca poderá fazer isso, sendo uma delas a publicidade comparativa, haja vista ser a mesma dotada de finalidade comercial.

No entanto, esta linha de entendimento não merece prosperar. Com a edição da LPI o legislador não visou a vedação à utilização da marca concorrente em publicidade comparativa, mas sim resguardar o proprietário de uma eventual apropriação indevida e/ou que lhe seja afetada a reputação.

Ainda, há que se levar em consideração a principiologia envolvida no direito da publicidade, direito do consumidor, direito marcário, industrial e da concorrência, além do constante no artigo 32 do CBAP.

Quanto à legislação consumerista, temos que o CDC consagra os princípios da veracidade, da identificação da mensagem publicitária, da não abusividade, da transparência da fundamentação, da informação ao consumidor e boa-fé.

No âmbito do microssistema de defesa do consumidor, portanto, evidencia-se que, conquanto a propaganda comparativa não seja objeto de tratamento específico geral, ela é por este alcançada tal como qualquer outra espécie de publicidade, devendo ser observadas, portanto, as vedações à enganosidade e à abusividade, bem como a informação ao consumidor sendo sempre primordial.

O princípio do direito à informação, que envolve a autodeterminação do consumidor, a consideração de sua vulnerabilidade e, portanto, necessidade de defesa, impulsiona a interpretação para a admissão da publicidade comparativa, mesmo com a menção dos sinais distintivos de terceiros. O mesmo estímulo é dado pelo princípio da transparência, que se desdobra no da veracidade, da clareza, da precisão, da comprovação e da ampla informação.²⁹⁸

No âmbito do direito industrial e marcário, como visto acima, o uso da marca sem o consentimento de seu titular é, em regra, vedado. Tendo em vista o disposto no inciso IV do artigo 132, teríamos que ter por terminantemente proibida a utilização de qualquer anúncio comparativo explícito. Entretanto, a regra há de ser lida juntamente com os princípios constitucionais aplicáveis à propriedade industrial, tais

298 DURIGAN, Paulo Luiz. Publicidade comparativa: informação persuasiva e concorrência. 2007.

Dissertação de mestrado – Faculdades Integradas, Curitiba, 2007, p. 186. Disponível em

<http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp043831.pdf>. Acesso em 17 de março de 2020.

como o princípio da livre concorrência, da liberdade de expressão na atividade de comunicação, do direito de acesso à informação, dentre outros.

Esse é, também, entendimento esposado pelo STJ, conforme se pode perceber:

Há, portanto, uma evidente tensão entre as normas que asseguram proteção à marca e aquelas que garantem a livre concorrência, a liberdade de expressão e o acesso à informação, de modo que, para fins de se avaliar a licitude da publicidade comparativa, os direitos assegurados pela LPI devem ser sopesados à luz dos princípios e objetivos traçados pela Constituição, incumbindo ao intérprete do Direito o exame das circunstâncias específicas da hipótese concreta a fim de alcançar conclusão acerca da licitude ou não do anúncio publicitário.²⁹⁹

Podemos afirmar, então, que a simples menção à marca de uso exclusivo de terceiro não poderá, por si só, impedir a realização da publicidade comparativa. Para tal afirmação utilizamos como base os princípios gerais da publicidade, da defesa do consumidor e da livre concorrência.

A publicidade comparativa deverá ser analisada na situação concreta conjuntamente com as demais circunstâncias citadas no decorrer deste estudo. Outro não é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em seus julgados³⁰⁰

301 bem como pela maioria da doutrina.

Coelho entende que no que toca aos direitos industriais de um concorrente que seja citado na publicidade comparativa, não há lesão de qualquer natureza pela simples menção à marca que titulariza³⁰². Segue seu raciocínio o célebre doutrinador asseverando que, no Brasil, a rigor, só haverá irregularidade na publicidade comparativa analisada frente ao direito industrial em duas hipóteses: a) se ao mencionar a marca concorrente o anunciante imita seus produtos ou serviços, ou

299 BRASIL. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Recurso Especial n.º 1.668.550 – RJ de 23/05/2017, Terceira Turma, Ministro Relator: Nancy Andrighi. In:

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201401063470&dt_publicacao=26/0 5/2017>, p. 10. Acesso em 30 de julho de 2020.

300 BRASIL. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Recurso Especial n.º 1.377.911 – SP de 19/12/2014, Quarta Turma, Ministro Relator: Luís Felipe Salomão. In:

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201202580116&dt_publicacao=19/1 2/2014>. Acesso em 14 de março de 2020.

301 BRASIL. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Recurso Especial n.º 1.668.550 – RJ de 23/05/2017, Terceira Turma, Ministro Relator: Nancy Andrighi. In:

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201401063470&dt_publicacao=26/0 5/2017>. Acesso em 30 de julho de 2020.

302 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. v. 1, 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 363-365.

causa no mercado e/ou nos consumidores confusão, sendo esta conduta, inclusive, tipificada como crime pelo artigo 189, I da LPI; e b) se a publicidade comparativa denegrir a marca concorrente.

Qualquer entendimento diverso acarretaria a impossibilidade de utilização da publicidade comparativa explícita pois o concorrente teria que autorizar o anunciante a utilizar a sua marca, demonstrando que esta marca ou produto é inferior ao anunciado. Difícil imaginarmos uma situação onde tal coisa aconteceria. Nenhum concorrente autorizaria outro a demonstrar, objetivamente, a superioridade de seus produtos ou serviços no mercado de consumo.

O entendimento adotado em Portugal sobre o tema é semelhante ao aqui tratado, sendo que o emprego de uma marca ou de qualquer sinal distintivo na publicidade comparativa é lícito, não violando o círculo do direito de exclusivo, desde que vise unicamente a comparação e não pretenda aproveitar-se do prestígio de outra marca.

Desta feita, deverá ocorrer uma interpretação sistêmica da legislação existente, de forma conjunta aos princípios, o que nos permite chegar à conclusão de que a publicidade comparativa não foi vedada pela LPI, desde que obedeça aos ditames acima expostos, bem como à todo o regramento e princípios tratados no decorrer do presente estudo.