A partir da segunda metade do século XX, após os vários trabalhos de Albert S. Davis Jr.32, há uma efervescência de estudos na área da arbitragem de propriedade intelectual, os quais culminaram com a publicação do Patent, Trademark and Copyright Arbitration
Guide33 no ano de 1971 no Journal of the Patent Office Society, sob o patrocínio da New
31 Smith v. Morse, 76 U.S. (9 Wall.). (1869) p.76 “An agreement to submit matters to arbitrators, and to an umpire, if needful, carries with it the further agreement to abide the award which they may render, or, in case of their disagreement, which he may render. The law implies an agreement to arbitrate to abide the result of an arbitration form the fact of submission.”
32 Vide DAVIS Jr., A. S. Patent arbitration: a modest proposal, in: Arb.J., v.10., 1955; Patent arbitration and
public policy, in: Arb.J., v.12., 1957; Patent arbitration, in: Arb.J., v.15, 1960.
33 GOLDSMITH, H., Patent, Trademark and Copyright Arbitration Guide, p.224-255, in: J.Pat.Off.Soc’y, v.53, n.4, abr-1971.
of Technology – MIT em conjunto com o Franklin Pierce Law Center promoveram uma conferência em novembro de 1976 em Cambridge (Massachusetts) intitulada “Arbitration of patent and other technological disputes.”34 Não obstante poucas mudanças tenham havido na jurisprudência dos E.U.A. em relação aos precedentes já mencionados, já é notado nessa conferência um significativo aumento do número de arbitragens nessa área, e um efetivo esforço legislativo no sentido de reformar a legislação de patentes, incluindo na mesma expressamente uma disposição relativa à arbitrabilidade de disputas relativas a patentes, principalmente em face do abarrotamento de casos nas cortes judiciais.35
A solução adotada nos E.U.A.
Esse esforço legislativo se referia aos Projetos de Lei Nos. 643 e 2255, de 1971 e 1975 respectivamente, os quais todavia foram abolidos com a expiração da legislatura do Senado e da House of Representatives, respectivamente.
Um novo projeto originário da House of Representatives, H.R. 6260, datado de 04.mai.1982, foi aprovado por essa casa legislativa em 08.jun.1982 e pelo Senado em 12.ago.1982, e depois da assinatura pelo presidente, tornou-se a Lei No. 97-247 em 27.ago.1982, incorporada ao Título 35 do U.S.Code, sob a Seção 294. Segundo o relatório da House Committee on The Judiciary36 enviado para a House of Representatives em 17.mai.1982, o endosso estatutário das convenções arbitrais asseguraria que as partes pudessem se aproveitar das numerosas vantagens que a arbitragem pode proporcionar sem a possibilidade de haver uma re-análise pelas cortes judiciais.
As vantagens da arbitragem citadas no relatório são várias: usualmente mais fácil e rápida que os litígios judiciais; pode ter regras procedimentais e probatórias mais simples; normalmente minimiza as hostilidades e é menos disruptiva das relações comerciais em curso e futuras; mais flexível com o agendamento das datas, horários e locais das audiências; bem como os árbitros frequentemente são mais bem versados do que os juízes na área comercial e tecnológica das disputas envolvidas. Na declaração do então Presidente dos E.U.A., Ronald Reagan, anexada à assinatura do ato, foi indicado outra vantagem muito relevante:
34 Vide p.1-142 de IDEA: The Journal of Law And Technology (PTC J.Res.&Ed.), v.18, n.4., 1977.
35 Vide GOLDSMITH, H., Addendum: Patent, Trademark and Copyright and Arbitration Guide, p. 29-30 in: IDEA: PTC J.Res.&Ed., v.18, n.4, 1976.
innovation but will help relieve the burden on the Federal courts”
Desde então o ato sofreu duas emendas, uma em 1999 e outra 2002, para fazer pequenas alterações formais.
A alínea “a” da Seção 294 basicamente prevê que um contrato envolvendo um patente ou qualquer direito sob a patente pode conter uma provisão para a arbitragem de qualquer disputa oriunda do contrato relativa a validade e violação da patente; e que na falta de tal provisão, as partes podem submeter uma disputa existente à arbitragem.38 Qualquer previsão desse tipo seria válida, irrevogável e executável, com exceção dos casos em que por lei ou eqüidade o acordo possa revogado (vg. vícios do consentimento, etc).
A arbitragem, o laudo arbitral e a confirmação do laudo é governada pela regra geral do Título 9 do U.S. Code, com exceção daquilo que seja inconsistente com essa seção (Seção 294, Título 35).39 Em adição, defesas40 tais como invalidade da patente, devem ser consideradas pelo árbitro na sua decisão se levantadas pela parte.
As alíneas “c”, “d” e “e”41 prevêem, em suma, que a decisão arbitral é final e vinculante somente entre as partes da arbitragem, mas para que possa ser executada é
37 Statement on Signing the Patent and Trademark Office Appropriations Bill. 28.ago.1982.
38 35 U.S. Code 294 (a) “A contract involving a patent or any right under a patent may contain a provision requiring arbitration of any dispute relating to patent validity or infringement arising under the contract. In the absence of such a provision, the parties to an existing patent validity or infringement dispute may agree in writing to settle such dispute by arbitration. Any such provision or agreement shall be valid, irrevocable, and enforceable, except for any grounds that exist at law or in equity for revocation of a contract.”
39 35 U.S. Code 294 (b) “Arbitration of such disputes, awards by arbitrators and confirmation of awards shall be governed by title 9, to the extent such title is not inconsistent with this section. In any such arbitration proceeding, the defenses provided for under section 282 of this title shall be considered by the arbitrator if raised by any party to the proceeding.”
40 35 U.S. Code 282: “[...] (1) Noninfringement, absence of liability for infringement or unenforceability, (2) Invalidity of the patent or any claim in suit on any ground specified in part II of this title as a condition for patentability, (3) Invalidity of the patent or any claim in suit for failure to comply with any requirement of sections 112 or 251 of this title, (4) Any other fact or act made a defense by this title.”
41 35 U.S. Code 294 (c) “An award by an arbitrator shall be final and binding between the parties to the arbitration but shall have no force or effect on any other person. The parties to an arbitration may agree that in the event a patent which is the subject matter of an award is subsequently determined to be invalid or unenforceable in a judgment rendered by a court of competent jurisdiction from which no appeal can or has been taken, such award may be modified by any court of competent jurisdiction upon application by any party to the arbitration. Any such modification shall govern the rights and obligations between such parties from the date of such modification. (d) When an award is made by an arbitrator, the patentee, his assignee or licensee shall give notice thereof in writing to the Director. There shall be a separate notice prepared for each patent involved in such proceeding. Such notice shall set forth the names and addresses of the parties, the name of the inventor, and the name of the patent owner, shall designate the number of the patent, and shall contain a copy of the award. If an award is modified by a court, the party requesting such modification shall give notice of such modification to the Director. The Director shall, upon receipt of either notice, enter the same in the record of the prosecution of such patent. If the required notice is not filed with the Director, any party to the proceeding may provide such notice to the Director. (e) The award shall be unenforceable until the notice required by subsection
transitada em julgada, qualquer parte da arbitragem requeira judicialmente a revisão do laudo arbitral.
A introdução dessa Seção praticamente resolveu de um modo relativamente simples – por lei – a maior parte das dúvidas críticas em relação à arbitrabilidade de disputas envolvendo questões de validade e violação de patentes nos E.U.A..
O “boom” provocado pelo novo tratamento legislativo norte-americano à arbitragem em patentes e o conseqüente crescimento de procedimentos arbitrais, ecoou no resto do mundo – principalmente porque a maioria das empresas e indivíduos precavidos que desenvolvem alguma invenção buscam a respectiva proteção nos E.U.A. – e a questão passou a ser efetivamente analisada com maior profundidade nos outros países também. Até 1982, são poucos os relatos de trabalhos e congressos mais aprofundados sobre o tema em outros países, dos quais um dos poucos que destacou foi realizado em 1976 pela International Council for Commercial Arbitration – ICCA na Áustria.42
Já depois de 1982 há uma forte proliferação de trabalhos na área, incluindo outras versões de guias e manuais de arbitragem em propriedade intelectual, tais como o Guide to
Patent Arbitration editado por Thomas L. Creel e publicado em 1987; o Patent Alternative Dispute Resolution Handbook coordenado por Tom Arnold em conjunto com Michael G.
Fletcher e Robert J. McAughan, publicado em 1991; e o Alternative Dispute Resolution
Guide, editado por David W. Plant sob a American Intellectual Property Law Association –
AIPLA, cuja primeira publicação data de 1995.
Outra interessante abordagem foi dada em 1986 pela International Council for Commercial Arbitration – ICCA, a qual promoveu um estudo prático comparativo a partir de um caso hipotético que envolvia uma arbitragem entre duas empresas que haviam firmado um contrato envolvendo uma patente,43 na qual especialistas de várias países foram convidados a dar as suas opiniões sobre o tema.
A década de 90, por conseguinte e como pode se supor a partir da publicação dos manuais acima mencionados em 1991 e 1995, pode até mesmo ser denominada como a “década de ouro” dos estudos sobre o tema.
42 Vide ICCA, Schiedsgerichtsbarkeit und gewerblicher Rechtsschutz, Interimstagung der ICCA, 1976. 43 Vide ICCA Congress Series, No.3, Comparative arbitration practice and public policy in arbitration, 1987.
reunião realizada entre 30 de setembro e 05 de outubro de 1990 inclui a Questão No. 106 do Comitê Especial sobre a Arbitragem de Disputas de Propriedade Intelectual entre Partes Privadas44 - que incluía dentro de seu quadro alguns dos maiores expoentes na área, tais como Tom Arnold, Joachim Feldges e com a coordenação de Julian D. M. Lew – na agenda do 35º AIPPI World Intellectual Property Congress, que iria ser realizado em Tóquio, Japão entre 5- 11 de abril de 1992.
Nesse congresso a AIPPI adotou uma primeira resolução45 com oito pontos sobre a possibilidade da arbitragem em propriedade intelectual entre partes privadas.
Posição preliminar da AIPPI
No primeiro ponto a resolução reconhecia que em alguns casos a arbitragem de disputas relativas a propriedade intelectual pode ter vantagens se comparada aos litígios judiciais, enquanto que em outros pode ter desvantagens, mas que a AIPPI é favorável a que a arbitragem de tais disputas seja aplicável de uma maneira geral a todas as formas de disputas relativas a propriedade intelectual.
Vantagens da arbitragem
No segundo ponto a resolução listava algumas vantagens particularmente valiosas da arbitragem de disputas de propriedade intelecual: (a) os árbitros podem ser escolhidos de acordo com suas habilidades específicas em relação ao objeto da arbitragem; (b) a confidencialidade pode ser preservada; (c) a arbitragem possibilita a realização de audiências num território neutro e por um árbitro neutro; (d) a informalidade, flexibilidade e confidencialidade das audiências da arbitragem favorecem a possibilidade da celebração de acordos entre as partes, baseados no senso comum e interesse comercial mútuo; e por fim, (e) um procedimento de arbitragem pode ser utilizado para resolver controvérsias sobre um mesmo ou similar objeto, mas oriundos de países distintos – por exemplo a infração de patentes correspondentes em diversos países – o que pode portar a vantagem de resolver todas as disputas entre as partes num mesmo momento.
Condições para o sucesso
No terceiro ponto a resolução reconhece que o sucesso ou o fracasso de um sistema de arbitragem irá depender do estabelecimento de um sistema de fácil utilização46 com
44 Nomes originais: “Arbitration of intellectual property disputes between private parties / Arbitrage en matière de litiges concernant la propriété intellectuelle entre personnes de droit privé / Private Schiedsgerichtsbarkeit für Streitigkeiten auf dem Gebiet des geistigen Eigentums”
45 Publicada no AIPPI Yearbook 1992/III, p.284-285, traduzido por DANNEMANN, G. E., Resoluções da AIPPI p.21-23, in: Revista da ABPI, a.1, n.4, jul/ago-1992.
Na opinião da AIPPI exposta no quarto ponto, as disputas de propriedade intelectual são uma matéria apropriada à resolução por arbitragem, desde que (a) as partes tenham legalmente o direito de dispor sobre os bens em disputa; e (b) a disputa seja vinculante somente entre as partes envolvidas.
Poderes do árbitro
A AIPPI também sugeriu no quinto ponto que os árbitros, sujeito a disposição contratual em contrário, tenham dentre outros os poderes para: (a) decidir inter partes a oponibilidade de direitos de propriedade intelectual; (b) condenar em perdas e danos e apurar o volume de vendas e lucros; (c) ordenar a abstenção de condutas, inclusive por meio de liminares, com exceção das ordens ex parte;47 (d) ordenar o confisco ou destruição de objetos infringentes; (e) agir como mediadores e conciliadores num esforço para obter um acordo entre as partes.
Harmonização das legislações
No sexto ponto a AIPPI recomenda a promoção da harmonização das legislações nacionais.
Centro de arbitragem especializado
O sétimo ponto é composto por duas considerações. Primeiramente a AIPPI expõe de que embora não sinalize no presente momento vantagens práticas imediatas no estabelecimento de uma nova organização central de arbitragem internacional, ela está disposta em rever sua posição se for possível demonstrar que tal organização seja capaz de aperfeiçoar a resolução de disputas envolvendo direitos de propriedade industrial. No entanto, por segundo a AIPPI considera que por enquanto que propostas concretas relativas a regras claras e eficientes para a resolução de disputas são desejáveis e deveriam ser investigadas; mas que tal regras não deveriam de maneira alguma limitar a liberdade das partes em adotar por mútuo acordo um conjunto de regras adaptadas para a sua situação em específico.
46 A Resolução (AIPPI Yearbook 1992/III, p.285) utiliza a expressão “establishment of user-friendly procedures” que é traduzida por DANNEMANN, G. E. (Resoluções da AIPPI, p.21 in: Revista da ABPI, a.1,
n.4, jul/ago-1992) como “estabelecimento de regras leais”.
47 Há na tradução de DANNEMANN, G.E. (Resoluções da AIPPI, p.22 in: Revista da ABPI, a.1, n.4, jul/ago- 1992)uma referência de que a as medidas liminares ex parte estariam “obviamente” excluídas; todavia, a versão em inglês não inclui tal expressão.
a conciliação e a mediação.
Centro de Arbitragem da WIPO
Após a adoção dessa resolução da AIPPI, a Organização Mundial da Priopriedade Intelectual – OMPI/WIPO efetivou três sessões - 25-26.mai.1992; 25-26.nov.1992 e 02- 03.jun.1993 – de um Grupo de Trabalho de Organizações Não Governamentais de Arbitragem e Outras formas de Resolução Alternativa de Disputas. Nessas sessões vários participantes evidenciaram um forte interesse de que a OMPI estabelecesse um centro de arbitragem.48 Assim, em 23 setembro de 1993 a Assembléia Geral da OMPI aprovou unanimemente a criação do centro de arbitragem da OMPI, o qual começou a operar em outubro de 1994 com o objetivo de atender disputas relativas a propriedade intelectual.
ASA Conference
No mês seguinte à criação estatutária do centro de arbitragem da OMPI, a Association Suisse de l’Arbitrage promoveu um sua tradicional assembléia de outono, mais especificamente 19 de novembro 1993 uma conferência específica realizada em Zurique que abordaria conjuntamente três temas: arbitrabilidade objetiva, disputas antitruste e disputas de propriedade intelectual. Dentre as palestras, destaca-se um relatório preliminar do coordenador da International Chamber of Commerce Commission on International Arbitration Working Party on Arbitration and Intellectual Property, Julian D. M. Lew.
Colóquio do IRPI
Três meses após a conferência da ASA, mais exatamente em 26 de janeiro de 1994, o Institut de Recherche en Propriete Intellectuele Henri Desbois (IRPI) promoveu na cidade de Paris um colóquio intitulado Arbitrage et propiété intellectuelle,49 o qual foi presidido por Paul Floresenon, Diretor de Assuntos Jurídicos da Direction de l'Administration Générale, Ministère de la Culture et de la Francophonie e por Jean-Claude Combalieu, diretor geral do Institut National de la propriété industrielle da França, contando ainda com o apoio da Chambre de Commercer et D’Industrie de Paris e também da Université Phanteón-Assas (Paris II).
Conforme visto anteriormente, se o tratamento relativo à arbitrabilidade de disputas envolvendo patentes adquiriu contornos relativamente mais claros na E.U.A; na França a questão continuava relativamente obscura conforme sintetizou Philippe Fouchard, citando
48 Vide CLARK, J., Worldwide Forum [...], p.453, in: AIPPI Yearbook 1994/II. 49 IRPI, Arbitrage et propriété intellectuelle, 1994.
WIPO Worldwide Forum
Menos de dois meses depois do colóquio do IRPI, a OMPI promoveu em Genebra, nos dias 03 e 04 de março de 1994, certamente o maior congresso nessa área até os dias de hoje, o Worldwide Forum on the Arbitration of Intellectual Property Disputes,52 que reuniu mais de 250 participantes.
Posteriormente ao WIPO Worldwide Fórum outras conferências se realizaram, por exemplo: Conference on Rules for Institutional Arbitration and Mediation (WIPO/ASA, Genebra, 20 de janeiro de 1995); Conference on Arbitration of Intellectual Property Disputes realizado em 21 de março de 1997 na cidade de Nova Iorque (E.U.A.) pela Parker School of Foreign and Comparative Law, Columbia Law School, em colaboração com o WIPO Arbitration and Mediation Center, American Intellectual Property Law Association – AIPLA e Licensing Executives Society – LES (EUA & Canada); bem como o 47º AIPPI World Intellectual Property Congress Congress realizado em 1998 no Rio de Janeiro, onde um dos temas abordados novamente foi a arbitragem, incluindo um painel apresentado pelo já mencionado Juliam D. M. Lew.
O Final Report do Working Party da ICC
No mesmo ano do congresso da AIPPI no Rio de Janeiro, 1998, a Commission on International Arbitration da International Chamber of Commerce – ICC aprovou o Final
Report on Intellectual Property Disputes and Arbitration do Working Party on Arbitration
and Intellectual Property coordenado por Julian D. M. Lew e publicado no Vol. 09, No. 01 de Maio de 1998 do The ICC International Court of Arbitration Bulletin,53 cujo grupo de
50 “Classique et mesurée a été la position soutenue par les Professeurs Georges BONET er Charles JARROSSON. Ils ont montré avec soin que, jusq’à amendement par la loi du 13 juillet 1978, la loi du 2 janvier 1968 avait inutilement obscurci la question de l’arbitrabilité des litiges en matière de brevets. Si la jurisprudence est restée timide, c’est essentiellement parce que de sérieux obstacles à l’árbitralité lui semblaient persister, ne tenant plus à des règles spécifiques de compétence impérative – églament exclues en matière de marques par la loi du 4 janvier 1991 –, mais simplement à nos trop fameux articles 2059 et 2060 du Code civil, et au butoir posé par ce dernier texte au nom de l’ordre public.” FOUCHARD, P. Synthèse, p.141 in: Arbitrage et propriété intellectuelle. 1994.
51 “En matière de propriété littéraire et artistique, où la question de l’arbitrabilité a beaucoup moins préoccupe les juges et la doctrine, le rapport du Professeur Bruno OPPETIT nous a proposé des pistes un peu différentes. En effet, on ne trouve ici ni intervention de l’autorité publique pour l octroi d’un titre, ni règle discriminatoire de compétence juridictionnelle. Les seules limites à la compétence arbitrale se trouvent donc dans le droit commun. Elles tiendraient à l’indisponibilité du droit (article 2059 du Code civil), qui toucherait le droit moral, et la nécessité de réserver les droits des tiers.” FOUCHARD, P. Synthèse, p.143 in: Arbitrage et propriété intellectuelle. 1994.
52 WIPO/AAA, Worldwide Forum on the Arbitration of Intellectual Property Disputes, 1994(rep.1996). 53 LEW, J.D.M., Final Report on Intellectual Property Disputes and Arbitration, p.37-73 in: ICC Bulletin, v.9, n.1, 1998.
disputas em propriedade intelectual, na medida em que essa questão foi considerada como crucial e relevante tanto para a jurisdição do árbitro quanto para a execução do laudo arbitral nos termos da Convenção de Nova de Iorque de 195854 – CNY. Isso porque tipicamente as disputas de propriedade intelectual possuem uma característica nacional, porém geralmente se relacionam com portfólios multinacionais, originando questões sobre o reconhecimento e execução da decisão arbitral em mais de uma jurisdição.55
Dispõe o Artigo V(2) da CNY:
“O reconhecimento e a execução de uma sentença arbitral também poderão ser recusados caso a autoridade competente do país em que se tenciona o reconhecimento e a execução constatar que:
a) segundo a lei daquele país, o objeto da divergência não é passível de decisão mediante arbitragem; ou
b) o reconhecimento ou execução da sentença seria contrário à ordem pública daquele país.” Assim, como em certos países os diretos de propriedade intelectual são considerados como um ato de soberania o qual somente pode ser revogado, alterado ou invalidado pelo órgão que o concedeu ou alguma instância executiva ou judicial específica, bem como em função das ramificações políticas envolvidas com tais direitos, os sistemas legais de tais países tinham um certa hostilidade quanto ao uso da arbitragem em relação a tais direitos. Não