Contratos

Neste tópico, ver-se-ão os elementos essenciais do contrato, sujeitos, objeto, forma e suas características.

2.4.1 Elementos Essenciais

2.4.2 Sujeitos

O contrato de transferência de tecnologia bilateral exige a pluralidade das partes contratantes ou, pelo menos, um adquirente e um concedente. Nestes contratos, o sujeito pode fazer uso de determinados direitos de exclusiva, mediante a nova posição jurídica propiciada pelo contrato firmado164_.

Nos casos de licença, por exemplo, outorga-se uma autorização de uso que pode compreender também a prestação de serviços técnicos ou acesso a informações, conforme previsão no ordenamento jurídico165_.

O concedente, também chamado de licenciante, é, em geral, o titular dos direitos concedidos pela propriedade industrial aos bens imateriais. É o sujeito que concede a autorização para o uso do bem tutelado juridicamente, inclusive usufrui economicamente desses direitos166_.

Já o adquirente/licenciado figura em uma posição ativa de poder jurídico em relação ao bem, pelos direitos que lhes são outorgados pelo contrato de transferência de tecnologia. Essa condição de adquirente é concedida pela autorização do titular, mediante previsão legal167_.

Convém ressaltar que nos casos de licença de patentes, o licenciado somente pode praticar atos em defesa destas perante o juízo e a administração, se houver previsão expressa no contrato. Nestes casos, exige-se a averbação da licença no Instituto Nacional da Propriedade Industrial para que produza efeitos

164 ASSAFIM, João Marcelo de Lima. A Transferência de Tecnologia no Brasil, Op.cit.,p. 125. 165 Idem, p.125-130.

mediante terceiros, conforme previsão do artigo 62 da LPI168_.

Assim, o licenciado se resguarda dos posteriores adquirentes da patente que tenham obtido uma licença ou outro direito que aquele concedido ao adquirente169_.

2.4.3 Objeto

O objeto do contrato de transferência de tecnologia é o bem imaterial que está protegido pelos direitos de propriedade intelectual ou criações intelectuais do espírito humano. Esse objeto podem ser bens e serviços ou um conjunto de conhecimentos técnicos desenvolvidos como solução técnica para um problema também técnico, destinado à produção industrial. Reitera-se que os bens imateriais, objeto de proteção da propriedade industrial são considerados bens móveis, segundo artigo 5º da LPI170_.

Conforme artigo 104, inc. II, do Código Civil171_{, para que o negócio jurídico} seja válido, seu objeto deve ser lícito, possível e determinado ou determinável,.ou seja, o objeto deve existir no momento da sua celebração, sendo que sua impossibilidade tornará inválido o contrato. A licitude do objeto está ligada ao fato de que o mesmo não pode estar fora do comércio, uma vez que no ordenamento jurídico brasileiro, os bens públicos são indisponíveis. Por fim, o objeto deve estar delimitado, ao menos, de forma genérica172_.

Assim, conclui-se que podem ser objeto dos contratos de transferência de tecnologia as criações protegidas pelos direitos de propriedade industrial e outros bens imateriais, portadores de tecnologia que não são protegidos por direito de exclusiva173_.

2.4.4 Forma

A forma constitui o meio pela qual a declaração de vontade das partes é

168 O art. 62 da Lei 9.279/96 dispõe que para a licença ter validade perante terceiros, deverá ser averbada no INPI.

169 Idem, p. 134.

170 Idem, p.137. O art. 5 da Lei 9 279/96 dispõe que os direitos de propriedade intelectual são considerados bens móveis. Texto disponível em www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm. Acesso em06/06/2017.

171 Texto integral disponível em www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm. Acesso em 07/069/17.

172 Idem, p. 139. 173 Idem, p. 138.

exteriorizada no momento da celebração do contrato174_.

Segundo artigo 104 do Código Civil Brasileiro175_{, a forma do contrato não é} requisito primordial para sua validade, devendo ser observada somente uma exteriorização da declaração de vontade das partes em celebrá-lo.

Entretanto, para que o contrato seja válido contra terceiros, a exigência da forma escrita deve ser observada, ou seja, caráter formal para o seu aperfeiçoamento, como ocorre nos contratos de transferência de tecnologia.

2.4.5 Características

A primeira característica de um contrato é a sua consensualidade, ou seja, foi pactuado e gerou efeitos por mera vontade das partes contratantes, estando também presente nos contratos de transferência de tecnologia.

Ressalta-se, conforme previsão do artigo 109 do Código Civil176_{, se as partes} pactuarem que o contrato terá cláusula de instrumento público, a mesma deverá ser satisfeita, sob pena da não validade do mesmo.

Os contratos podem ser unilaterais, quando há obrigação somente para uma das partes e bilaterais, quando resultam em obrigações para ambas as partes. O contrato de transferência de tecnologia é bilateral, pois estão em jogo interesses distintos. Nesses contratos, o concedente é obrigado a autorizar o adquirente a usar a tecnologia, objeto da transferência, em troca de uma remuneração177_.

É também sinalagmático, sendo as obrigações assumidas pelas partes contrapostas e equivalentes: o licenciante permite a utilização da tecnologia pelo licenciado e este o remunera como acordado no contrato178_.

Na grande maioria dos contratos de transferência de tecnologia, está presente o caráter patrimonial, pois seu objeto é um bem ou direito suscetível de valoração econômica, tendo por característica a onerosidade, fazendo referência às suas atribuições patrimoniais. Há de se observar o comando do parágrafo 1º do artigo 157 do Código Civil179_{, que prevê a nulidade do negócio jurídico no caso de}

174 Idem, p. 143.

175 Texto integral disponível em <www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm>. Acesso em 07/069/17.

176 O art. 109 do Código Civil dispõe que se o negócio jurídico for celebrado com cláusula de obrigatoriedade de instrumento público, esta é indispensável.

177 Idem, p.146. 178 Idem, p. 145.

haver uma desproporção entre os valores das prestações no ato da celebração, se não for observada a função social do contrato e na violação de normas de ordem pública. Outro ponto importante é a determinação do meio de remuneração cujas formas mais comuns são preço fixo, fatura e porcentagem sobre venda líquida180_.

Os contratos de transferência de tecnologia são de trato sucessivo, pois suas obrigações se prolongam no tempo. As partes podem limitar sua duração ou deixá-la indefinida. Contudo, no caso do objeto ser um bem imaterial protegido por propriedade intelectual, a duração máxima poderá coincidir conforme estabelecido na LPI181_.

Uma característica que pode ter sido fundamental para a celebração do contrato é a capacidade técnica de uma das partes, uma vez que o contrato se extinguiria se tais aptidões fossem perdidas – intuitus personae. Há também um vínculo de colaboração entre as partes, no momento do controle da qualidade do produto ou no processo produtivo, pois tanto o licenciante como o licenciado têm interesse numa exploração que agregue valor à tecnologia182_.

Por fim, questiona-se a tipicidade ou atipicidade dos contratos de transferência de tecnologia. No ordenamento jurídico brasileiro, contrato típico é aquele que possui normas expressamente previstas em lei e os atípicos, se caracterizam por ausência normativa. A licença de patente, embora reduzida, contém disposição legal específica na LPI, no seu artigo 61183_{. Já os contratos de} transferência de tecnologia de know-how e assistência técnica são desprovidos de disciplina específica, sendo contratos atípicos184_.