NEGATIVA DO REGISTRO DA MARCA NA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE

Como visto, não é necessário que, no momento de celebração do contrato de franquia, haja comprovação do registro da marca, mas tão somente o depósito no órgão competente. Entretanto, embora o registro da marca não seja uma obrigatoriedade legal, o mesmo é essencial para garantir o patrimônio intelectual da empresa. Desse modo, a ausência do registro pode trazer alguns prejuízos ao franqueado.

Exemplificando-se, tem-se que se o franqueador “estabelece seu negócio, mas não registra a propriedade da marca, outra pessoa pode fazer esse pedido e impedir a empresa original de usar o nome”, sendo que todos os franqueados serão prejudicados (FRANQUEADO, 2016, p. 1). Ademais, havendo o depósito da marca no INPI, este não é garantia de deferimento do pedido de registro, conforme Abranches (2016, p. 1):

[...] a ausência de registro poderá causar problemas no futuro, porque se a marca vier a ser definitivamente indeferida e arquivada pelo INPI, ou seja, não chegar a ser registrada, isto poderá trazer consequências desagradáveis tanto para o Franqueador como para o Franqueado, como por exemplo: necessidade de alteração da marca (nos produtos, nas fachadas das unidades, nome de domínio, documentação, etc.), além da necessidade de parar definitivamente de usar a marca sob pena de estarem sujeitos à busca e apreensão de seus produtos, pagamento de indenização a terceiros, e em alguns casos sofrer penalidades criminais.

Destaca-se ainda que a cessação do uso da marca por falta de registro é uma situação prejudicial tanto para o franqueador quanto para o franqueado, pois ficam sujeitos ao pagamento de indenização a terceiros por uso indevido de marca, ou até mesmo penalidades criminais (MARCAS, 2017). Ainda, “toda a rede deve parar de usar a marca, em qualquer forma, sob pena de busca e apreensão, pagamento de indenização ao titular da marca e até penas criminais” (FRANQUEADO, 2016, p. 1).

Neste sentido, se houver uma negativa no pedido de registro da marca, o franqueador vai sofrer prejuízos, já que precisará alterar a marca na fachada e dos produtos, materiais e todos os documentos da empresa com a marca sem registro, causando, por óbvio, grande prejuízo econômico. Destaca-se que:

[...] caso outra pessoa registre a marca devidamente, dentro dos trâmites legais e tome conhecimento do negócio da franqueadora que não realizou o devido registro, esse terceiro poderia ingressar com ações cíveis e criminais, tanto contra a franqueadora, como contra os franqueados, que estão auferindo lucro com uma marca que não possuem [...] (CHIOSE, 2016, p. 1).

A proteção da marca, através do registro é fundamental, não somente para evitar prejuízos ao franqueado, mas também, para que, “ocorrendo uma cópia ou falsificação, sobre ela, ou sobre seus produtos, o titular ou o cessionário esteja devidamente amparado para tomar as medidas pertinentes” (CHIOSE, 2016, p. 1).

Portanto, “a marca é, sem dúvida, o principal ativo financeiro da franqueadora num sistema de franquias” (CHIOSE, 2016, p. 1).

Compreendido sobre a importância do registro da marca nos contratos de franquia, passar-se-á ao estudo acerca da possibilidade ou não de nulidade do contrato de franquia por falta de registro da marca.

4.4 DA POSSIBILIDADE OU NÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE FRANQUIA

POR FALTA DO REGISTRO DA MARCA E ENTENDIMENTOS

JURISPRUDENCIAIS ACERCA DO TEMA

Conforme analisado, a Lei de Franquia não exige o requisito de registro de marca no INPI para iniciar o negócio, sendo admitido ainda que o pedido esteja pendente de registro. Nesse sentido, o presente tópico objetiva analisar a possibilidade ou impossibilidade de tornar nulo o contrato de franquia por falta de registro da marca no órgão competente, a partir de entendimentos jurisprudenciais relativos ao tema.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no julgamento da Apelação Cível nº 2011.078493-5, em abril de 2013, processo originário da Comarca de Balneário Camboriú, em ação de Rescisão de Contrato de Franquia cumulada com indenização por perdas e danos, entendeu que a demonstração do registro da marca é requisito indispensável, sendo ele que proporciona proteção legal, conforme ementa abaixo transcrita:

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CONTRATO DE FRANQUIA EMPRESARIAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA DO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA PESSOA JURÍDICA, POIS POSSUI personalidade jurídica e patrimônio distintos dos sócios. TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INAPLICÁVEL AO CASO DOS AUTOS (ART. 50, CC). CONFUSÃO PATRIMONIAL OU DESVIO DE FINALIDADE DA EMPRESA FRANQUEADA QUE NÃO RESTARAM COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAR OS SÓCIOS. MÉRITO. CONTRATO DE FRANQUIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO REGISTRO DA MARCA. REQUISITO MÍNIMO INDISPENSÁVEL (ART. 2º DA LEI 8.955/94) À PROTEÇÃO LEGAL DA MARCA. INVIABILIDADE DE DEFESA DE ASPECTOS INERENTES A ESTA. SENTENÇA MANTIDA. Recurso improvido (SANTA CATARINA, 2013).

No voto, o relator Guilherme Nunes Born aduziu que “a marca, quando devidamente registrada, detém a proteção legal que visa eliminar qualquer espécie de concorrência desleal ou dúvida gerada entre os consumidores de um determinado produto, de forma a preservar a sua exclusividade” (SANTA CATARINA, 2013), mencionando também que o franqueador é aquele que detém a marca e o know-how de comercialização de um produto ou serviço, cedendo por meio de contrato os direitos de revenda e uso, como segue:

[...] É o contrato pelo qual uma das partes (franqueador ou franchisor) concede, por certo tempo, à outra (franqueado ou franchisee) o direito de comercializar com exclusividade, em determinada área geográfica, serviços, nome comercial, título de estabelecimento, marca de indústria ou produto que lhe pertence, com assistência técnica permanente, recebendo, em troca, certa remuneração. Resulta da conjugação da licença de uso de marca com a prestação de serviço empresarial. [...]. O franqueador é aquele que detém a marca e o know-how de comercialização de um produto ou serviço, cedendo por meio de contrato os direitos de revenda e uso, e dando assistência técnica na organização, gerenciamento e administração do negócio para o franqueado. O franqueado ao implantar o negócio terá assistência técnica e orientação fornecidas continuamente pelo franqueador, que, por sua vez, terá direito a uma remuneração, em regra, constituída de uma taxa inicial, designada taxa de franquia, e de royalties mensais, geralmente correspondentes a um percentual aplicado sobre o faturamento bruto auferido pelo franqueado no mês considerado. O franqueado arcará com todas as despesas necessárias à instalação do seu negócio, que se dará no local e na forma estabelecida pelo franqueador [...] (SANTA CATARINA, 2013).

Dessa forma, o relator entendeu que é:

Incabível a realização do contrato de franquia de produto ou serviço que não possui registro de sua marca, pois se estaria pactuando algo que não cumpriu com requisito primordial, o qual seja, a proteção legal da marca ou patente objeto da transferência (SANTA CATARINA, 2013).

Na mesma linha, destaca-se a decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em Apelação Cível nº 20120110334068, tendo como relator o Desembargador Silva Lemos, que manifestou entendimento favorável à anulação do contrato de franquia fundamentando que a marca, objeto do negócio jurídico, não estava registrada no INPI, fato omitido pelo apelante e que transgride a obrigação constante do inciso XIII, do artigo 3º, da referida Lei, que é o de informar na Circular de Oferta de Franquia, como segue:

DIREITO EMPRESARIAL. FRANQUIA. LEI N. 8.955/94. CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUIA. IRREGULARIDADE. ANULAÇÃO. 1. A circular de oferta de franquia que não traz em seu bojo o balanço financeiro dos últimos dois exercícios enseja a anulação do contrato de franquia, consoante artigos 3º e 4º, parágrafo único, da Lei nº 8.955/94. 2. A marca objeto do negócio jurídico não estava registrada no INPI, fato omitido pelo apelante e que transgride a obrigação constante do inciso XIII, do artigo 3º, da referida Lei. 3. Apelação conhecida e não provida (DISTRITO FEDERAL, 2014).

No contrato de franquia, como já analisado, a Circular de Oferta deve conter alguns requisitos, dentre eles, a situação perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) das marcas ou patentes cujo uso estará sendo autorizado pelo franqueado. Conforme o relator do recurso, na hipótese em que não forem observadas as disposições descritas na COF, o franqueado poderá arguir a anulabilidade do contrato e exigir devolução de todas as quantias que já houver pagas ao franqueador ou a terceiros por ele indicados, a título de taxa de filiação e royalties, devidamente corrigidas, pela variação da remuneração básica dos depósitos de poupança mais perdas e danos.

No recurso em análise, a referida circular era omissa em relação ao registro no INPI, sendo que, de acordo com o relator Silva Lemos, “a omissão desta informação infringe não apenas a Lei n.º 8.955/94, mas também a boa-fé objetiva e os deveres anexos” (DISTRITO FEDERAL, 2014), sendo cabível a anulabilidade do contrato, não pela ausência do registro, mas sim pela omissão em relação à sua falta.

De outro norte, cita-se, o Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina, julgado relativo ao agravo de instrumento n. 4004149-35.2017.8.24.0000, em ação de rescisão contratual cumulada com pedidos indenizatórios, originário da Comarca de Campo Erê, onde também figurou como relator o Desembargador Guilherme Nunes Born, na qual a parte requerente, dentre outros pedidos, aduz pela nulidade do contrato de franquia diante da ausência de registro da marca e descumprimento da Circular de Oferta de Franquia (COF), como segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. CONTRATO DE FRANQUIA. CIÊNCIA DA EMPRESA FRANQUEADA (AUTORA/AGRAVANTE) A

RESPEITO DA BUSCA PELA FRANQUEADORA

(REQUERIDA/AGRAVADA) DO REGISTRO DA MARCA JUNTO AO INPI. POSTERIOR CONCESSÃO DOCUMENTADA NOS AUTOS DE ORIGEM. REQUISITO MÍNIMO INDISPENSÁVEL (ART. 2º DA LEI 8.955/94) À PROTEÇÃO LEGAL DA MARCA CUMPRIDO. ALÉM DISSO,

CONSTATAÇÃO DE ENTREGA DA CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUIA QUANDO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. REQUISITO LEGAL DA "PROBABILIDADE DO DIREITO" INEXISTENTE A AMPARAR O DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (SANTA CATARINA, 2018).

Referida decisão não deu provimento ao recurso, tendo em vista que, quando ciente de que a franquia não possui registro de marca, o franqueado não pode alegar perdas e danos, muito menos a nulidade do contrato. Assim, ressalta-se que, no caso em análise, o pedido de rescisão contratual não foi deferido, pois que o requerente sabia que a marca, objeto do contrato de franquia, não era registrada no INPI.

No voto, o relator Guilherme Nunes Born citou que “a exploração da marca sem o devido registro importa no desamparo da própria marca, pois o registro assegura ao seu titular o uso exclusivo em todo território nacional (art. 129 da Lei nº 9.279/96)”, acrescentando que “a marca, quando registrada, detém proteção legal que visa a eliminar qualquer espécie de concorrência desleal ou dúvida gerada entre os consumidores de um determinado produto, de forma a preservar a sua exclusividade”. Mencionou ainda que, mesmo que não seja, em primeiro momento, cabível a realização do contrato de franquia de produto ou serviço que não possui registro de sua marca, no caso, há a observação de que a franqueada, ora agravante/autora, estava ciente de que o pedido de marca estava em processamento junto ao INPI, fato este que impede a rescisão contratual, sendo ao agravo de instrumento negado provimento (SANTA CATARINA, 2018).

Nessa mesma linha de entendimento, destaca-se a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em Apelação Cível n. 9053158- 07.2006.8.26.0000, que tratava de ação anulatória de contrato de franquia, com fundamento na alegação de descumprimento da Circular de Oferta da Franquia (COF) e na falta de ao registro da marca.

No voto, defendeu-se que a falta registro da marca, não constante na COF, não ensejaria nulidade do contrato, isto porque a ausência do registro não pode ser usada para justificar o insucesso da empresa, tal como requerida pela parte autora, conforme ementa abaixo:

Franquia. Ação anulatóría de contrato. Alegação de vício (erro) e de inadequação do suporte no desenvolvimento do negócio por parte da franqueadora. Improcedência decretada. Cerceamento de defesa inocorrente. Dilação probatória que era desnecessária. Circular de Oferta de Franquia. Cumprimento satisfatório (art. 3o, Lei 8955/94). Alegação de nulidade do contrato por falta de regular registro da marca e pelo fornecimento de material didático plagiado. Aspectos incidentais do contrato de franquia e não substanciais. Questões usurárias. Ausência de demonstração fática. Apelo improvido (SÃO PAULO, 2010).

Em outro julgado, na Apelação Cível nº 70019029370, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, originário da Comarca de Porto Alegre, manifestou entendimento argumentando que embora o art. 129, da Lei n 9.279/96, determine que a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, o art. 130, II, da mesma legislação, estabelece que ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: [...] licenciar seu uso. Nesse caso, a doutrina do ônus da prova repousa no princípio de que, cabe a quem afirma o direito, o encargo de produzir provas capazes de formar, em seu favor, a convicção do juiz, o que não se verificou, impondo-se a improcedência do recurso, como segue:

AÇÃO INIBITÓRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONSTITUTIVA DE DIREITO. AÇÃO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CIRCULAR DE OFERTA. Não foi demonstrado qualquer prejuízo com a ausência de fornecimento da Circular de Oferta, tendo a franqueada tomado efetivo conhecimento das peculiaridades do negócio. O lapso temporal consolida a relação contratual, descabendo acolher o juízo de inexistência ou ruptura da franquia, medidas extremas que não se amoldam à relação “sub judice”. REGISTRO DA MARCA. Embora o art. 129, da Lei n 9.279/96, determine que “a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido”, o art. 130, II, da mesma legislação, estabelece que “ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: (...) licenciar seu uso”. INEXISTÊNCIA DE KNOW-HOW. ÔNUS DA PROVA. A doutrina do ônus da prova repousa no princípio de que, visando a sua vitória na causa, cabe a quem afirma o direito o encargo de produzir provas capazes de formar, em seu favor, a convicção do juiz. No caso vertente, não se desincumbindo a contento desse encargo a franqueada, ora apelante, a improcedência do recurso é a medida que se impõe, em face dos elementos constantes dos autos. Apelo desprovido (RIO GRANDE DO SUL, 2007).

No julgado em análise, portanto, não há o que se falar em nulidade do contrato por ausência de registro da marca (requisito da COF), sendo que o franqueador sabia que a marca apenas estava depositada pelo INPI, aguardando julgamento e a legislação permite ao depositante de pedido de registro de marca licenciar seu uso.

Ao concluir a análise jurisprudencial sobre o tema, pode-se evidenciar que não há possibilidade de nulidade do contrato pela ausência o registro da marca. Contudo, é possível anular o contrato de franquia nos casos em que ficar comprovado que o franqueado não tinha ciência de que a marca ainda não era registrada no INPI ou que houve alterações e/ou omissões na Circular de Oferta que não demonstram o cumprimento de tal requisito. Desse modo, ocorrerá a anulabilidade do contrato, não pela ausência do registro da marca, pois a legislação permite que o depositante do pedido de registro de marca licencie seu uso, mas sim pela omissão de informações relativas à situação desta no INPI.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo geral dessa monografia foi analisar a possibilidade de nulidade do contrato de franquia por falta do registro da marca.

Para tanto foram traçados alguns objetivos específicos, sobre os quais se apresentam algumas considerações.

A primeira parte do trabalho (capítulo dois) tratou acerca dos contratos no ordenamento jurídico brasileiro e o sistema de franquias. Abordou-se que, no Direito brasileiro, os contratos possuem como característica a autonomia de vontade, a supremacia da ordem pública, boa-fé objetiva e equilíbrio econômico. Em relação ao sistema de franquias, definiu-se este como uma concessão de marca de produtos ou serviços utilizados para comércio, entre franqueado e franqueador, apresentando uma natureza jurídica híbrida, dividido em três classes fundamentais que são a distribuição de produtos, a licença de fabricação e o uso do título de estabelecimento para prestação de serviço. Ademais, tratou-se também das vantagens e desvantagens da franquia, bem como acerca da Carta Circular de Oferta de Franquia, prevista na Lei 8.955/94, sendo este um documento obrigatório nessas modalidades de contrato.

O terceiro capítulo, por sua vez, abordou os aspectos gerais relacionados à propriedade intelectual, tal como os requisitos de registrabilidade, patenteabilidade, marcas e patentes. A propriedade intelectual é aquela que protege bens criados a partir do intelecto humano, sendo que desta decorre a chamada propriedade industrial, sendo analisados dois pontos relativos a esta: marcas e patentes. A patente foi entendida como aquele direito outorgado para exploração exclusiva de uma invenção ou modelo de utilidade, enquanto que a marca é um sinal distintivo de produtos e serviços, agregando valor econômico a estes. Ambos os institutos são regulados pela Lei 9.279 de 1996, sendo que, para receberem a devida proteção, precisam estar registrados no INPI.

A última parte do trabalho destacou o foco principal dessa pesquisa, ou seja, analisou a relação do contrato de franquia e o registro da marca. Analisou-se o processo de registro da marca, previsto na legislação regente, bem como a importância do depósito da marca no INPI para formulação do contrato de franquia. Ademais, evidenciou-se que, para celebração do contrato de franquia, não se perfaz necessária a comprovação do registro da marca, mas tão somente o depósito no

órgão competente, porém o registro é essencial para proteção da marca. Desse modo, analisando entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, São Paulo, Distrito Federal e Rio Grande do Sul, concluiu-se que, em que pese não ser necessário o efetivo registro da marca no INPI quando da celebração do contrato, é possível anular o contrato de franquia nos casos em eu houver omissão na Circular de Oferta ou induzimento ao erro acerca da real situação da marca perante o INPI.

Ao final dos estudos realizados, confirma-se a hipótese dessa monografia pela qual se tem que, se o franqueador não obtiver o registro da marca da empresa no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o franqueado pode pedir a anulação do contrato de franquia firmado com o franqueado, acrescentando que, esta possibilidade de anulação ocorre desde que comprovado que não sabia da real situação do registro da marca ou outra situação que tenha provocado omissões, alterações ou erro em relação à Circular de Oferta e, por consequência, no próprio contrato de franquia.

REFERÊNCIAS

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