Nos casos de violação a um direito de propriedade intelectual, em regra, deve-se utilizar a legislação cabível a tal direito para pleitear reparação e punição ao contrafator. Entretanto, quando se trata de ocasião em que se tem confusão entre produtos, ainda que se tenha proteção pelos direitos de propriedade intelectual, também há tutela por meio da concorrência desleal (BARBOSA, 2011, p. 9).
A Constituição Federal do Brasil estabelece em seu artigo 5º, inciso XXIX, proteção a “outro signos distintivos” que compõem um estabelecimento, produto ou serviço. Com isso, pode-se entender que no conceito de “outros signos distintivos” enquadra-se o “trade dress” (MINADA, 2014, p. 87/88).
Apesar da supradita previsão constitucional, não existe na legislação brasileira proteção expressa ao “trade dress”, razão pela qual este instituto acaba sendo aplicado por meio da repressão às práticas de concorrência desleal, previstas na Lei de Propriedade Industrial nº 9.279/96, já expostas no item anterior.
A identidade visual de determinado produto, estabelecimento ou serviço, embora agregue distintividade perante a concorrência, não é passível de registro, o que leva sua proteção a ser efetivada mediante caracterização de concorrência desleal. Isso porque, nas palavras de Vinícius de Almeida Xavier, “de nada adianta criar e fortalecer uma identidade visual própria se, no futuro, não se puder impedir a ação de usurpadores” (XAVIER, 2015, p. 257)
Considerando que o “trade dress” não é passível de registro no Brasil, para sua tutela torna-se necessário preenchimento de dois requisitos: distintividade e capacidade de confusão ou associação indevida pelo público consumidor (MINADA, 2014, p. 92).
A distintividade é o elemento pelo qual o “trade dress” de um produto, serviço ou estabelecimento diferencia-se dos demais, sendo necessário que não se trate de configuração comum, caso em que não levará ao público consumidor a identificação de sua origem. Portanto, deve o conjunto imagem ser suficientemente distintivo a ponto de individualizar o
produto em relação ao de seus concorrentes para que seja passível de proteção (ANDRADE, 2011, p. 11).
Caracterizada a distintividade, o titular do “trade dress” deve provar que em razão da similaridade, os conjuntos imagens são passíveis de confusão pelos consumidores. O que se pretende coibir não é apenas a confusão real entre conjuntos imagem, mas também a possibilidade de associação indevida. Quando um consumidor compra um produto pensando ser outro, tem-se a maneira mais comum de confusão, na qual, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, não há discussão acerca da ilegalidade do ato gerador da associação indevida.
Ocorre que o desvio de clientela por meio da confusão entre produtos não se dá somente na aquisição de um produto pensando ser outro por parte do consumidor, mas também pelo aproveitamento parasitário do infrator, ou seja, quando um consumidor, embora tenha identificado que os produtos não são totalmente idênticos, pensa que ambos originam-se do mesmo fabricante, o que leva a errônea presunção de que os produtos possuem a mesma qualidade (ANDRADE, 2011, p. 12).
Quanto ao requisito da possibilidade de confusão ou associação indevida, Luciana Yumi Hiane Minada (2014, p. 93/94) afirma que se deve considerar dois aspectos “(i) o trade dress analisado de forma conjunta, e não elemento a elemento, e (ii) o nível de atenção e discernimento do consumidor”. O primeiro aspecto se justifica pelo fato de o “trade dress” consistir exatamente em um conjunto de elementos que distingue um produto, estabelecimento ou serviço, razão pela qual sua análise também deve se dar considerando-se os elementos em conjunto e não isoladamente. Já o aspecto referente ao discernimento do consumidor exige que a análise da confusão do conjunto imagem realize-se baseada no consumidor médio, aquele que, na maior parte do tempo, não se atenta aos detalhes.
Nesse sentido, Gustavo Piva de Andrade destaca que os elementos que caracterizam determinado “trade dress” devem ser analisados em conjunto, pois “Ao se deparar com determinado produto, o consumidor não examina cada elemento da embalagem de forma isolada ou faz um processo mental de separação entre os diversos elementos gráficos existentes”. Por outro lado, quanto ao grau de discernimento dos consumidores, a lei visa tutelar o consumidor desatento, conforme entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial nº 685.903, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgado em 29/10/2017 (ANDRADE, 2011, p. 13/14).
Em diversas ocasiões, basta que o consumidor veja o “trade dress” para associar com o produto ou serviço correspondente, pouco importando para tanto a existência da marca nominativa constante da embalagem, rótulo ou estabelecimento. Por esta razão pode-se dizer que quanto maior a distintividade que o “trade dress” trouxer ao produto ou serviço, mais ampla deve ser sua proteção (ANDRADE, 2011, p. 11).
Outra condição necessária para a tutela do “trade dress” é a sua não funcionalidade, ou seja, que sua forma não seja essencial por considerações técnicas. A doutrina da funcionalidade, criada nos Estados Unidos da América, foi recepcionada no Brasil por meio da Lei de Propriedade Industrial, em seu artigo 124, inciso XXI3, que veda o registro como marca de forma necessária do produto ou acondicionamento ou de forma indissociável de efeito técnico. Considera-se funcional a forma que (i) detém função utilitária ou (ii) uma vez apropriada por determinado empresário, provoque desvantagem técnica para seus concorrentes, ou ainda, (iii) for indispensável para a utilização ou propósito do produto ou capaz de modificar seu custo ou qualidade (ANDRADE, 2011, p. 18/19).
Na prática, quando se está diante de demanda que versa sobre proteção ao “trade dress” por meio das práticas de concorrência desleal, tem-se dificuldade na concessão de medidas liminares. Isso porque para concessão de tais medidas, é necessária a configuração de ato anticoncorrencial, o qual pressupõe a presença de alguns parâmetros, principalmente a presença de características distintivas inerentes e possibilidade de confusão entre os produtos, serviços ou estabelecimentos (XAVIER, 2015, p. 256).
Importante destacar que não é passível de proteção o chamado “trade dress” de uso generalizado, que se dá quando o conjunto imagem não foi tutelado devido à negligência de seu titular ou quando o título de propriedade intelectual restar expirado, caindo, portanto, em domínio público. Sobre o tema, deve-se observar também que a proteção ao “trade dress” possui certos limites, sendo impossível a proteção sobre métodos comerciais, conceitos, temas, elementos funcionais ou práticas de marketing e venda. Dessa forma, é necessário que o empresário sempre se utilize de medidas agressivas a fim de proteger o “trade dress” de seu produto, serviço ou estabelecimento desde o lançamento, a fim de coibir aproveitamento por outros conjuntos imagens (XAVIER, 2015, p. 257/258).
3 Art. 124 – Não são registráveis como marca: XXI – a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de
Observa-se que a doutrina brasileira entende de forma pacífica que o “trade dress” de determinado produto, estabelecimento ou serviço, deve ser tutelado, mediante as normas que reprimem atos de concorrência desleal. Contudo, os requisitos aventados pelos doutrinadores para a tutela de determinado conjunto imagem ainda não são uníssonos, sendo que alguns deles, como a não funcionalidade, foram infimamente discutidos.
3 PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS DE CARACTERIZAÇÃO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL POR VIOLAÇÃO AO “TRADE DRESS”
É pacífico o entendimento jurisprudencial de que, apesar de inexistir previsão legal expressa, o “trade dress” deve ser protegido. Nesse sentido algumas decisões judiciais dos tribunais brasileiros serão analisadas abaixo, a fim de que se tente encontrar alguns parâmetros utilizados pela jurisprudência na aferição de violação de “trade dress”, visto que tal caracterização acaba sendo um tanto incerta pela ausência de previsão legal.