Sinais que carecem de distintividade

Em um segundo grupos estão aqueles sinais que carecem de distintividade. Nas leis que precederam a LPI, dispunha-se igualmente sobre tais proibições. Entretanto, a primeira lei ocupou-se de proibir, nos termos do artigo 15, de forma expressa, apenas o registro de marcas compostas exclusivamente por cifras ou letras, imagens ou representações de objetos que suscitassem escândalo, silenciando quanto às demais proibições.

Os Decretos de 1887 dispunham acerca da proibição de registro de qualquer nome, denominação necessária ou vulgar, cifras ou letras, se não estivessem revestidos de suficiente distintividade. Aos poucos, com a promulgação das novas leis o rol de incisos que elencavam as proibições absolutas e relativas foi sendo ampliado, sendo que a atual Lei conta com 23 incisos.

Igualmente proíbem o registro de marcas que careçam de distintividade o artigo 6 da CUP e o artigo 15 do TRIPS.

Dos incisos do artigo 124 que tratam de especificar a ausência de distintividade dos sinais, podem ser agrupadas as proibições relativas que constam dos incisos II, VI, VIII e XVIII, da LPI, que assim dispõem:

II – letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; […] VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; […] VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo; […] XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir.244

O inciso II implica dizer, que não é registrável a letra “h” quando não esteja revestida de distinção. A proteção neste caso recai sobre a estilização dada à letra, a forma distintiva agregada e não sobre ela própria. O inciso VI, ao impedir o registro de “sinal de caráter genérico”, evita descaracterizar o conceito de marca. Esse elemento é fundamental para a definição da marca, pois serve para excluir aqueles sinais que por si só não são aptos a constituir marca. Não são registráveis o sinal “genérico, necessário, comum, vulgar ou

244

simplesmente descritivo” (artigo 124, VI, LPI); sinais simples ou banais que consistam em uma cifra ou em uma cor (artigo 124, VIII, LPI). A razão da proibição reside em evitar a outorga de um direito exclusivo, de forma que sua concessão daria ao titular uma posição de uso exclusivo injustificado.

Tais proibições, não são tratadas de forma absoluta, na medida em que se admite o registro quando revestido de suficiente forma distintiva, como o registro da marca Opala para carros (Registro INPI nº 004091507), para restaurante (Registro INPI nº 816586330), mas não para pedras; da marca rapadura para serviços de diversão e entretenimento (Registro INPI nº 817748024), para roupas e acessórios (Registro INPI nº 817887954), para medicamentos (Registro INPI nº 819966878), mas não para rapaduras e mariolas (Pedido nº 828159289, de 03/02/2006).245

O inciso VIII, do artigo 124, igualmente veda os registros das cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo, como é o caso do registro da marca Rosa Chá para roupas. Neste caso, assim como no inciso II, o legislador impôs uma proibição relativa, na medida em que protege a distintividade que recai sobre o sinal.

Ao depositar uma marca reivindicar as cores é uma decisão do titular. No momento do depósito de uma marca pode-se decidir ou não pela reivindicação ou combinação de cores. Caso nenhuma reivindicação seja feita, o titular poderá variar no uso das cores em sua marca. Entretanto, quando reivindicada, o titular deverá utilizar a marca somente com as cores246 indicadas no Certificado de Registro, sob pena de caducidade. 247

O inciso XXI do artigo 124 proíbe o registro da forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, quando não possa ser dissociada de efeito técnico. Significa que os pedidos de marca tridimensional, como os de nº 822567202, da Nabisco Ltd., para pudim, e nº 821040626, da Lego Schweiz AG248, para discos e fitas em geral, foram corretamente indeferidos com base neste inciso.

Por não preencher o requisito de distintividade, dispõe o inciso XVIII, do artigo 124 da LPI, que não é registrável “termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha

245

INPI, 2008.

246

Um levantamento dos significados das cores e dos signos elegidos nos diferentes países é essencial, pois a cultura de um determinado país pode impor ao titular uma modificação de sua marca; alguns povos associam azar ou sorte a certas cores.

247

DANIEL, Denis Allan. Litígios envolvendo conjunto-imagem (trade dress) no Brasil. ABPI, Rio de Janeiro, nº 87, p. 27-31, mar/abr. 2007.

248

relação com o produto ou serviço a distinguir”.249 Os incisos mencionados evitam o registro e, conseqüentemente, a exclusividade sobre alguma coisa, quando toda a comunidade tem direito de usar o termo, as cores, etc. Assim, o sinal pretendido como marca tem de ser suficientemente distinguível e disponível.

São inapropriáveis estes sinais por duas razões: encontram-se no domínio comum da língua (res communis omnium) ou já foram apropriados por terceiros (res allii).250 Os res communis omnium são os sinais genéricos, os necessários, ou os de uso comum, e os res alli são aqueles sinais que não estão disponíveis, pois existe o direito de terceiro anterior ao depósito.251

Esclarece a Apelação Cível nº 1998.51.01.014634-0 que

A proibição prevista no artigo 124, VI da LPI não é absoluta. Consoante os termos do referido dispositivo, nada impede que se registrem expressões comuns, ou genéricas, desde que as mesmas sejam revestidas de suficiente forma distintiva; Tal preceito visa impedir que se perpetue um monopólio de

um sinal que deve ser franqueado a todos.252

Essa ação objetivava a decretação da nulidade do registro das marcas Arabian Fast Food e Arabianbread, ambas de titularidade da empresa-ré, Alsaraiva Comércio, Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda., face à colisão com os nomes comerciais das empresas autoras e também em virtude da anterioridade impeditiva, das marcas da autora, Lanches Arábia Express Ltda. – ME, Arábia Arábia Arábia Express e Arábia.

249

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio 1996.

250

É cada vez mais comum descobrir que empresas estrangeiras registram nomes legitimamente brasileiros, como o Açaí e o Cupuaçu. Entretanto, tal exclusividade foi concedida à empresa alemã Rapunzel, quando registrou a marca rapadura na Alemanha e nos Estados Unidos. O Brasil, por discordar do registro, já mobilizou suas representações diplomáticas em Berlim, Washington e Brasília contra a empresa alemã, atualmente titular da marca rapadura na Alemanha e nos Estados Unidos (Registro nº 74361568). USPTO. United States Patent

and Trademark Office. Disponível em: <www.uspto.gov>. Acesso em: 01 fev. de 2008. O caso assemelha-se a

muitos outros, pois carece de distintividade e por ser o nome genérico que designa os produtos em questão, o registro é indevido à luz do ordenamento pátrio (artigo 124, VI, da LPI) e das disposições da CUP e do TRIPS. Otávio Brandelli, chefe da Divisão da Propriedade Intelectual do Itamarati, em entrevista a Confederação Nacional da Indústria (CNI), afirmou: “Um dos requisitos para o registro de marca é que haja um caráter de distintividade. Uma vez que se usa o nome genérico de um produto para designar como marca esse mesmo produto, não há distintividade. Há, ao contrário, concorrência desleal com os demais operadores, que estarão impedidos de utilizar o nome genérico do próprio produto. Isso é previsto em TRIPS e na Convenção de Paris sobre Propriedade Industrial.” CNI. Confederação Nacional da Indústria. Quem rouba os nossos nomes.

Indústria Brasileira, a. 6, nº 63, p.32-36. Disponível em: <www.cni.org.br/produtos/diversos/src/revista63/>.

Acesso em: 15 fev. 2008.

251

BARBOSA, Denis Borges. Signos distintivos. Disponível em: <www.denisbarbosa.addr.com/>. Acesso em: 15 fev. 2008c.

252

BRASIL.Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Apelação Cível nº 1998.51.01.014634-0. 1ª Turma Especializada. Apelante: Lanches Arabia Express Ltda Me e Outro. Apelado: Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI e Alsaraiva Com/ Empreendimentos Imobiliarios e Participacoes Ltda. Relator: Abel Gomes. Rio de Janeiro,.25/07/2006. Disponível em: <http://www.trf2.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2008.

Entendeu a 1º Turma Especializada do TRF2 que, a proibição prevista no artigo 124, VI da LPI não é absoluta, permitindo a convivência das marcas, de forma que, sendo concedida a nulidade pleiteada pela autora, se perpetueria “um monopólio de um sinal que deve ser franqueado a todos.” Afirma-se nesta ação que “a empresa-apelada registrou suas marcas utilizando a expressão ‘ARABIAN’ que é um adjetivo gentílico originário da palavra ‘árabe’, porém, se revestiram de suficiente forma distintiva na medida em que foram registradas juntamente com os outros termos: ‘ARABIAN FAST FOOD’ e ‘ARABIANBREAD’”.253

Nessa esteira, a apelante, ao escolher uma expressão designativa da natureza do produto, deve arcar com a convivência das marcas, da mesma forma que a Junta Comercial permitiu a averbação de nomes empresariais contendo expressão genérica do tipo de alimentação que é servida em seu estabelecimento comercial. Assim, isso não impede a utilização da expressão, acompanhada de outras distinções, por outras empresas.254

Como assinalado, a lei veda o registro de termos genéricos, comuns, vulgares, ou aqueles que carecem de distintividade, nos termos aludidos neste grupo. Conceder o registro criaria um espaço de exclusão, portanto, não é possível outorgar a propriedade, isto é, a exclusividade, pois haveria uma apropriação singular do que pertence ao domínio comum. Sinais, embora comuns, quando revestidos de distintividade, são passíveis de registro, entretanto, não concedem ao titular a exclusividade da expressão em si, protegem, pois, a distinvidade agregada ao termo.