Cópias da sentença do 14.° Juízo Cível da Comarca de Lisboa e dos acórdãos do Tribunal da Relação de Lisboa e do Supremo Tribunal de Justiça proferidos no processo de registo de marca internacional n.° 534 632.
Cópia da sentença proferida nos autos de recurso de re- gisto de marca em que são recorrente Basf Aktiengesellschaft e recorrido o Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
Basf Aktiengesellschaft, com sede na Alemanha, veio interpor recurso do despacho de 2 de Abril de 1990 do Ex.mo Sr. Director do Serviço de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que concedeu parcialmente em Portugal protecção ao registo da marca internacional n.° 534 632 Tamoil Italia, já que a recorrente é titular do registo de marca internacional n.° 316 686, Tamol, concedida por despacho de 24 de Junho de 1967.
Que o despacho ora em causa concedeu protecção para todos os produtos, com excepção dos produtos da classe 1.ª, por confusão com a marca Tamol da ora recorrente;
Que a recorrente não se conforma com tal despacho, no- meadamente com a protecção aos produtos da classe 18.ª: «Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; paraplouies, parasols et cannes; fouets et sellerie»; Que a marca n.°316 686, de que a recorrente é titular com a expressão «Tamol», se destina a assinalar os seguintes produtos: «produits chimiques pour l'industrie, apprêts, matières à tanner», na classe 1.ª; «mordants, laques, vernies, colorants pour la lessive, matières à détacher», na classe 2.ª e «matières à conserver la cuir», na classe 3.ª Pelo que no entender da recorrente se verificam no caso em apreço os pressupostos da aplicação das disposições legais impeditivas da concessão da protecção da marca Tamoil Italia, designadamente o n.° 12.° do artigo 93.° do Código da Propriedade Industrial.
Que é pacificamente aceite pela doutrina e jurisprudência que o citado normativo se aplica quando se verifique cumu- lativamente semelhança gráfica ou fonética, identidade ou afinidade de produtos e possibilidade de indução fácil do consumidor em erro ou confusão;
Que, por sua vez, o artigo 94.° do citado diploma consi- dera imitada ou usurpada no todo ou em parte a marca destinada a objectos ou produtos inscritos no reportório sob o mesmo número ou sob números diferentes mas de afinidade manifesta, que, devido à semelhança gráfica, figurativa ou fonética com outra já registada, induza facilmente em erro ou confusão o consumidor;
Que, no caso em apreço, relativamente aos produtos da classe 18.ª, se verificam os requisitos da aplicação do artigo 93.°, n.° 12.°, do Código da Propriedade Industrial já refe- rido;
. Que as marcas em questão, Tamoil Italia, e Tamol têm semelhança de conjunto que qualquer consumidor, por mais atento que seja, facilmente as confunde, já que a expressão «Italia» é inapropriável;
Que os produtos também são afins, o que tem de ser apreciado, tendo como base os destinos e aplicações idênticas; Que entre os produtos das classes 1.ª e 3.ª da recorrente e os produtos da classe 18.ª da recorrida existe manifesta afinidade, pois ambos dizem respeito e têm a ver com o produto couro e o consumidor pode atribuir-lhes a mesma origem ou proveniência;
Que a confusão do consumidor resultará da identidade das denominações em causa e correlação existente entre os respectivos produtos, confusão esta tanto mais grave se se atender à enorme reputação da conhecida marca Basf junto do público consumidor em geral.
Conclui pela procedência do recurso, revogando-se o despacho recorrido, relativamente à protecção em Portu- gal dos produtos da classe 18.ª, do registo da marca internacional n.° 534 632, Tamoil Italia.
A fl. 26 pronuncia-se o Instituto Nacional da Propriedade Industrial pela manutenção do seu despacho.
A fls. 30 e 36, vem a titular da marca recorrida dizer, em síntese, que a recorrente não tem razão, já que não existe semelhança gráfica figurativa ou fonética que não permite distingui-las senão depois de exame atento ou confronto entre as marcas Tamoil Italia e Tamol, e que, embora a expressão «Italia» não seja apropriável, o que é certo é que as marcas devem ser apreciadas no seu conjunto.
Que também as marcas se não destinam a assinalar os mesmos produtos ou produtos semelhantes;
Que também não existe afinidade manifesta.
Conclui pela improcedência do recurso, mantendo-se o despacho recorrido, relativamente à protecção em Portu- gal dos produtos da classe 18.ª do registo da marca internacional n.° 534 632 Tamoil Italia.
O tribunal é competente em razão da matéria, nacionali- dade e hierarquia.
As partes têm personalidade, capacidade judiciária e são legítimas.
Não existem nulidades, excepções ou quaisquer questões prévias de que cumpra conhecer.
Cumpre decidir.
Problema fulcral a resolver: saber se existem os pressu- postos dos artigos 93.°, n.° 12.°, do Código da Propriedade Industrial e 94.° do mesmo diploma legal, para as marcas Tamoil Italia e Tamol, no tocante aos produtos assinalados pela classe 18.ª do registo internacional n.°534 632 da recorrida que assinala «cuir et imitation [...] ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et vallises», e as classes 1.ª e 3.ª da marca da recorrente que assinalam «produits chimiques pour l'industrie, apprêts, matières à tanner», e «matières à conserver le cuir», de molde a que possa existir confusão no espírito do público consumidor.
Vejamos primeiro a semelhança gráfica ou fonética entre «Tamoil Italia» e «Tamol».
Tendo em conta que a expressão «Italia» não poderá ser tida em conta, por inapropriável, certo é existir seme- lhança gráfica entre «Tamoil» e «Tamol», e até fonética, já que a vogal «i» não é só por si suficiente para alterar de modo profundo o som entre as duas marcas.
Identidade ou inidade dos produtos.
No caso em apreço não se verifica identidade entre os produtos, nem os mesmos integram a mesma classe, con- tudo trata-se de produtos com manifesta afinidade, veja- -se, por exemplo, «cuir et imitations du cuir», da marca recorrente, e «matières à conserver le cuir», o que pode levar o público consumidor a confundir as duas marcas, não se perdendo de vista o renome da marca Basf e a tendência actual das grandes unidades empresariais, que são levadas a diversificar a gama da sua produção, quer para chamar a atenção dos potenciais consumidores, quer ainda por uma questão de pura concorrência de mercado, o que nos leva a dizer que a afinidade e o carácter mani- festo dos produtos não poderão ser vistos unicamente no tocante à substância do mesmo, mas também do seu destino.
No caso vertente o consumidor médio não podia deixar de fazer confusão entre os produtos em causa, ligando-os à marca mais conhecida como fonte da sua proveniência.
Vejam-se entre os outros o Acórdão do STJ de 16 de Maio de 1978, citado a fl. 140 da Propriedade Industrial de Abílio Neto, 1982; Acórdão da Relação de Lisboa de 29 de Maio de 1979, citado a p. 141 da obra já referida, e Acórdão da Relação de Lisboa de 7 de Dezembro de
1966, a p. 138 da mesma obra, entre muitos outros. Face ao exposto, e de acordo com o que dispõem os artigos 93.°, n.° 12.°, e 94.°, ambos do Código da Propriedade Industrial, dou provimento ao presente recurso, revogando o despacho recorrido relativamente à protecção em Portugal dos produtos da classe 18.ª, do registo de marca internacional n.° 534 632.
Custas pela recorrida Tamoil Italia, S. P. A. Notifique e registe.
Lisboa, 17 de Novembro de 1991 (domingo). - Pedro dos Santos Gonçalves Antunes.
Está conforme.
Lisboa, 4 de Março de 1992. - A Escrivã-Adjunta, (Assinatura ilegível.)
Cópia dos fundamentos e da decisão (artigo 259.° do Código do Processo Civil) do acórdão emanado nos autos cíveis de apelação, registados sob o n.° 6281, em que é apelante Tamoil Italia, S. P. A., e apelada Basf Aktiengesellschaft.
[...]
Colhidos os vistos, cumpre decidir.
II - Verifica-se dos autos e do processo apenso que: 1 - Em 22 de Outubro de 1988 a sociedade italiana Tamoil Italia, S. P. A. requereu protecção em Portugal para a sua marca internacional n.° 534 632, Tamoil Italia, que, reproduzindo em maiúsculas a sua denominação social, assinala diversos produtos e serviços, nomeadamente os agrupados na classe 18.ª «couro e imitações de couro e artigos destes materiais não compreendidos noutras classes; peles de animais, malas e malas-de-mão (valises); chapéus- -de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas; chicotes e selaria» 2 - Contra o registo daquela marca, invocando expres- samente os produtos das classes 1.ª e 3.ª que ela também se destina a assinalar, reclamou a sociedade alemã Basf Aktiengesellschaft como titular da marca internacional R 316 686, Tamol, que assinala produtos das classes 1.ª, 2.ª e 3.8
3 - Esta sociedade alemã é titular desde 24 de Junho de 1967 do registo da marca internacional R 316 686, Tamol, destinada a assinalar os seguintes produtos: «produits chimiques pour l'industrie, apprêts, matières à tanner», na classe 1.ª; «mordants, laques, vernis, colorants pour la lessive, matières à détacher», na classe 2.ª; e «matières à conserver le cuir», na classe 3.ª
4 - Considerando procedente a reclamação da referida sociedade alemã, mas apenas em relação aos produtos da classe 1.ª, o Director do Serviço de Marcas do INPI conce- deu protecção em Portugal à marca Tamoil Italia para todos os demais produtos e serviços.
III - 1 - Conforme se considerou na sentença recorrida, a questão fulcral que se levanta consiste em saber se se verificam os pressupostos dos artigos 93.°, n.° 12°, e 94.° do Código da Propriedade Industrial relativamente às marcas Tamoil Italia e Tamol no tocante aos produtos das classe 18.ª do registo internacional n.° 534 632 da apelante, que assinala «cuir et imitation du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux, malles et valises; parapluis, parasols et cannes; fouets et sellerie», e das classes 1.ª e 3.ª da marca da apelada (registo internacional n.° 316 686), que assinalam «produits chimiques pour l'industrie, apprêts, matières à tanner» (classe 1.ª) e «matières à conserver le cuir» (classe 3.ª).
Há, pois, que averiguar, primeiramente, se entre os pro- dutos que as referidas marcas assinalam existe uma relação de identidade, semelhança ou manifesta afinidade, e, segui- damente, averiguar se entre essas marcas se constata identi-
dade ou semelhança tal susceptível de induzir em erro ou confusão o consumidor.
2 - A marca Tamoil ltalia da apelante destina-se a as- sinalar «cuir et imitations du cuir, produit en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; fouets et sellerie», todos da classe 18.ª Tem, pois, por objecto couros ou suas imitações, peles de ani- mais, malas de viagem e de mão, chicotes e selaria.
Por sua vez a marca Tamol da apelada assinala «matières à tanner» (materiais para curtimento) na classe 1.ª, «matières à détecher» (materiais de limpeza), na classe 2.ª, e «matières à conserver le cuir» (materiais para conservação do couro), na classe 3.ª
Verifica-se, portanto, que não existe entre os diver- sos produtos que as referidas marcas se destinam a assinalar qualquer relação de identidade ou mesmo de seme- lhança.
Poder-se-á dizer, porém, que são manifestamente afins? Na falta de um conceito legal de afinidade tem sido a doutrina e a jurisprudência a procurar desenvolver e fixar o seu significado jurídico.
De um modo geral afere-se a eventual afinidade entre produtos em função da sua utilidade e fim, com vista a estabelecer a possibilidade da sua concorrência no mercado. Quando um produto é afim de outro acaba por concorrer com ele, sendo assim susceptível de enfraquecer a clientela do último.
É evidente que os produtos assinalados pelas diferentes marcas são bens económicos, coisas dotadas de utilidade, aptas portanto a satisfazer necessidades.
Encontram-se frequentemente entre si em relações de complementaridade ou de substituição na satisfação dessas necessidades.
Se a relação for de complementaridade, os bens respecti- vos são susceptíveis de procura conjunta -pois em co- mum, como complemento um do outro, podem satisfazer uma dada necessidade, para além das eventuais necessidades que cada um, de per si, possa ainda vir- tualmente satisfazer. Assim, a despeito da sua diferença, maior ou menor, e até da diferença das necessidades que cada um desses produtos virá especificamente satisfazer - o simples facto de, em complemento um do outro, poderem em conjunto satisfazer outras necessidades confere-lhes, sem dúvida, manifesta afinidade. Característica esta que igualmente existe, sem necessidade de levar tão longe a ideia de complementaridade, quando um dos produtos serve para melhorar, aperfeiçoar ou prolongar a vida útil do outro. Também nesta medida existe entre eles «manifesta afini- dade».
Se a relação entre os produtos for de substituição, sucede que, dada necessidade, normalmente satisfeita por outro de- terminado, pode ser também satisfeita, embora em menor grau, de uma forma menos perfeita ou mais onerosa, por um outro produto - que assim pode ser ou funcionar como sucedâneo do primeiro. Também neste caso, sem embargo das diferenças existentes entre esses produtos, a despeito mesmo das peculiares necessidades viradas por cada um, se devem caracterizar tais produtos como manifestamente afins. Podem, pois, considerar-se produtos manifestamente afins todos aqueles que visam satisfazer necessidades que, podendo embora ser diferentes uma das outras, são susceptíveis de se encontrar entre si uma relação de conexão (complementaridade, substituição).
Na actualidade as unidades de produção são levadas a diversificar a gama de produtos que fabricam, por força das regras de optimização dos recursos. O que é patente
sobretudo nas grandes unidades empresariais. Vêem-se, assim, conhecidas empresas como a Gillete produzirem aparelhos metálicos de barbear, máquinas eléctricas de barbear, sabões para a barba, cosméticos, etc. - tudo produtos que, pela sua materialidade, respeitam à indústria metalúrgica, à indústria eléctrica e à indústria química. E, não obstante, surgem tais produtos manifestamente afins, dada a sua utilização e finalidade. Esta é uma realidade da economia actual que se impõe ao consumidor e que, forçosamente, há que ponderar para apreciar a eventual afinidade dos produtos (cf. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 13 de Fevereiro de 1979, Boletim, n.° 284, p. 238).
Definidos assim os princípios esclarecedores do signifi- cado jurídico da afinidade entre produtos, não parece difícil descortinar uma relação de conexão existente entre os produtos para conservação de couro assinalados, na classe 3.ª, pela marca Tamol da apelada, e os produtos assinalados, na classe 18.ª, pela marca Tamoil Italia da apelante, todos relativos a couro ou peles de animais ou relacionados com essa matérias (malas, chicotes, selaria). Conexão essa que é de nítida complementaridade - pois o produto Tamol, servindo para conservar o couro, é susceptível de melhorar ou prolongar a vida útil dos produtos assinalados, na classe 18.°, pela marca da apelante.
E tal conexão se detecta ainda entre as matérias tanantes (para curtimenta) assinaladas, na classe 1.ª, pela marca da apelada e os referidos produtos assinalados pela marca da apelante, na medida em que os primeiros servem para a preparação dos segundos.
Existe, pois, entre os referidos produtos manifesta afini- dade.
E, por outro lado, assume também especial relevo para avaliar da afinidade dos produtos a influência que a confusão gerada entre as respectivas marcas pode determinar para levar o consumidor a supor que eles têm a mesma origem, fazendo-lhe presumir pertencerem à mesma esfera económica.
3 - Estamos chegados, assim, ao segundo ponto de averiguação - saber se entre as marcas Tamol e Tamoil Italia existe uma semelhança tal susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão.
É geral, tanto na doutrina como na jurisprudência, a acei- tação do ensinamento, já clássico, de Badanide (apud J. O. Pinto Coelho, Lições de Direito Comercial, I, 1957, p. 426) no sentido de que a questão da imitação deve ser apreciada pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituam a marca, e não pelas disse- melhanças que poderiam oferecer os diversos pormenores considerados isolada e separadamente.
Nesta ordem de ideias, verifica-se que a marca da apelante se compõe de uma designação de fantasia «Tamoil» seguida da palavra «Italia», escritas ambas em maiúsculas; e que a marca da apelada é apenas composta pela designação de fantasia «Tamol», na qual apenas o «T» surge em letra maiúscula.
Todavia, a situação que normalmente se apresenta ao consumidor não é a dessas marcas lado a lado, para que ele as possa confrontar e examinar nos seus diversos elementos. Há, por isso, que ponderar o que, do conjunto dos elementos que compõem eventualmente as marcas, resulta com particular carga destrutiva, por corresponder geralmente àquela parte da marca que a memória do consumidor tende a reter. Esse quid é constituído, em regra, pela designação de fantasia. E, de resto, essa a função normal principal das designações de fantasia - a de fazer «faiscar» e imprimir na memória do consumidor de tipo
médio (em geral distraído e observador pouco expe- rimentado) as marcas dos produtos a que corres- pondem.
Na marca da apelante é essa, pois, a função da designação «Tamoil», carecendo a palavra «Italia», que se lhe segue, de fraco poder distintivo. O que o consumidor comum retém dessa marca é a respectiva designação de fantasia «Tamoil».
Assim, é relativamente às respectivas designações de fantasia que se impõe a comparação das marcas em causa para aferir da correspondente identidade ou semelhança. É, portanto, entre as designações «Tamol» e «Tamoil» que se coloca tal questão.
As semelhanças existentes entre estas marcas nominati- vas são flagrantes. Sobretudo a semelhança fonética é pa- tente, já que, neste domínio, o «i» da segunda («Tamoil») pouco representa.
A apelante procura dar relevo às diferenças tipográficas dos respectivos caracteres. Mas, a verdade, é que apesar disso as semelhanças existem. Pouco interessa que os carac- teres tipográficos de uma e de outra sejam diferentes, que numa sejam maiúsculas e que noutra predominem as mi- núsculas, que o seu tamanho seja diverso. Como ensina Ferrer Correia, «nas marcas nominativas [e no caso pre- sente ambas o são] o que interessa é a imitação do conteúdo ideológico» (Lições de Direito Comercial, 1973, p. 331). E não há dúvida de que é isto que se verifica relativamente às duas marcas em causa - Tamol e Tamoil sugerem a mesma ideia.
4 - Conclui-se, portanto, que a semelhança nominativa existente entre as marcas em questão e a manifesta afi- nidade que se verifica entre os produtos que se destinam a assinalar pode facilmente induzir em erro o consumidor de tipo médio e provocar confusão no mercado, nos termos e para os efeitos dos artigos 93.°, n.° 12.°, e 94.° do Código da Propriedade Industrial, levando ao conhecimento de se- rem os produtos por ambas assinalados oriundos da mesma esfera económica.
Nesta conformidade, deve recusar-se o registo da marca «Tamoil Itália» para os produtos da classe 18.8
A sentença recorrida não merece, pois, censura. Pelo exposto, nega-se provimento à apelação e confirma- se a referida sentença.
Custas pela apelante.
Lisboa, 22 de Outubro de 1992. - José Manuel Carvalho Pinheiro - Lopes Pinto - António Abranches Martins.
Está conforme.
Lisboa, 23 de Fevereiro de 1993. - A Escriturária Ju- dicial Eventual, (Assinatura ilegível.)
Acordam no Supremo Tribunal de Justiça:
Em 22 de Outubro de 1988, a sociedade italiana Tamoil Italia, S. P. A., requereu protecção em Portugal para a sua marca Tamoil Italia, com registo internacional n.° 534 632, que reproduz em maiúsculas a sua denominação social e assinala diversos produtos e serviços, nomeadamente os agrupados na classe 18.ª («cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie»).
Contra o registo dessa marca, e invocando expressa- mente os produtos das classes 1.ª e 3.ª, reclamou a sociedade alemã Basf Aktiengesellschaft, que é titular da
marca Tamol, com o registo internacional n.° 316 686 desde 24 de Junho de 1967 e destinada a assinalar os seguintes produtos: «produits chimiques pour l'industrie, apprêts, matières à tanner», da classe 1.ª, «mordants, leque, vernis, colorants pour la lessive, matières à détacher», da classe 2.ª; «matières à conserver le cuir», da classe 3.ª
Considerando procedente essa reclamação apenas em relação aos produtos da classe 1.ª, também assinalados pela marca Tamoil Italia, por confusão com a marca Tamol, o Ex.mo Director do Serviço de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), por despacho de 2 de Abril de 1990, concedeu protecção em Portugal à marca Tamoil Italia para todos os demais produtos e serviços constantes da respectiva lista.
A sociedade alemã recorreu desse despacho para o Tri- bunal Cível da Comarca de Lisboa alegando, em síntese, a titularidade da referida marca com o registo internacional n.° 316 686, a semelhança gráfica e fonética entre as duas mencionadas marcas, a manifesta afinidade entre os produ- tos «matières à tanner», da classe 1.ª, e «matières à conser- ver le cuir», da classe 3.ª, a que a marca da recorrente se destina, e os produtos «cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes, peaux d'animaux, malles et valises», a que se destina a marca da sociedade italiana, e a possibilidade de indução fácil do consumidor em erro ou confusão relativamente às duas marcas e à origem dos correspondentes produtos, o que também pode criar situações de concorrência desleal. Concluir pela revogação do despacho recorrido relativa- mente à protecção em Portugal dos produtos da classe 18.ª do registo internacional n.° 534 632.
Distribuído o recurso ao 14.ª Juízo, o INPI pronunciou- -se no sentido da improcedência dos fundamentos daquele. Ouvida, a Tamoil Italia, S. P. A. impugnou esses fun- damentos e concluiu pela manutenção do despacho recor- rido.
O M.mo Juiz proferiu, então, sentença a revogar o des- pacho recorrido relativamente à protecção em Portugal para os produtos da classe 18.ª do registo da marca internacional n.° 534 632.
Sob apelação da Tamoil Italia, S. P. A. a Relação de Lisboa confirmou a sentença.
Ainda inconformada, a Tamoil Italia, S. P. A., pede re- vista do acórdão da Relação e conclui as respectivas alega- ções dizendo, em síntese, que não existe imitação entre as marcas em confronto, quer porque os produtos por ela assi- nados não são idênticos ou semelhantes, dado que não apre- sentam manifesta afinidade - mas, a existir tal afinidade entre alguns dos produtos, haveria que manter o despacho recorrido quanto aos demais - quer porque as marcas são suficientemente distintas, independentemente de exame atento ou confronto, pelo que não há possibilidade de indu- ção do consumidor em erro ou confusão. O acórdão recor- rido deve ser revogado por violação do disposto nos artigos 93.°, n.° 12.°, e 94.° do Código da Propriedade Industrial, e o despacho do INPI que concedeu protecção em Portu- gal à marca internacional n.° 534 632, Tamoil Italia, para produtos da classe 18.ª, deve ser mantido.
A recorrida Basf Aktiengesellschaft defende a manutenção do acórdão sob recurso.
Corridos os vistos, cumpre decidir.
O acórdão recorrido, confirmando a sentença da 1.ª ins- tância, recusa a protecção em Portugal à marca Tamoil Italia, com registo internacional n.° 534 632, para os pro- dutos da classe 18.ª, com fundamento em que, nessa me- dida, constitui imitação da marca Tamol, com registo in- ternacional n.° 316 686.
Tal decisão apoia-se no artigo 93.°, n.° 12.°, do Código da Propriedade Industrial que determina a recusa do registo das marcas «que, em todos ou alguns dos seus elementos, contenham: [...] reprodução ou imitação total ou parcial de marca anteriormente registada por outrem, para o mesmo produto ou produto semelhante, que possa induzir em erro ou confusão no mercado».
Por sua vez, segundo o artigo 113.° do Código da Propriedade Industrial, «a protecção em território português a marcas do registo internacional será recusada quando se verifique qualquer dos fundamentos que podem motivar a recusa do registo nacional».
A recorrente, titular da marca registada sob o n.° 534 632, não põe em causa a anterioridade do registo (n.° 316 686) da marca da recorrida, mas impugna aquela decisão com fundamento em que inexiste imitação.
Vejamos, pois, se se integra ou não esta situação. «Considera-se imitada ou usurpada no todo ou em parte», dispõe o artigo 194.° do Código da Propriedade Industrial, «a marca destinada a objectos ou produtos inscri- tos no reportório sob o mesmo número, ou sob números diferentes mas de afinidade manifesta, que tenha tal seme- lhança gráfica, figurativa ou fonética com outra já registada que induza facilmente em erro ou em confusão o consumi- dor, não podendo este distinguir as duas senão depois de exame atento ou confronto». E acrescenta o § único do mesmo artigo que «constitui imitação ou usurpação parcial de marca o uso de certa denominação de fantasia que faça parte de marca alheia anteriormente registada, ou somente o aspecto exterior do pacote ou invólucro com as respectivas cor e disposição de dizeres, medalhas e recompensas, de modo que pessoas analfabetas os não possam distinguir de outros adoptados por possuidor de marca legitimamente usadas, mormente as de reputação internacional».
Estes preceitos revelam que o conceito de «imitação» de marca pressupõe a definição de duas relações: uma, entre os produtos (ou serviços - v. artigo 7.° do Decreto- -Lei n.° 176/80, de 30 de Maio) que as marcas em con- fronto se destinam a assinalar; a outra, entre os sinais que visam distinguir esses produtos (ou serviços).
Consideremos a primeira dessas relações.
Segundo o citado artigo 93.°, n.° 12.°, ela compreende a identidade e a semelhança («para o mesmo produto ou pro- duto semelhante», dispõe esse preceito legal). A relação de semelhança, por sua vez, pode resultar, segundo o transcrito artigo 94.°, conjugado com o artigo 8.° do citado Decreto-Lei n.° 176/80:
a) Da classificação na mesma classe de produtos ou serviços assinalados pelas marcas em confronto; ou
b) De afinidade manifesta entre esses produtos ou serviços.
No caso sob apreciação, não existe identidade, como é evidente, entre os produtos em relação aos quais vem susci- tada a questão de a marca n.° 534 632 constituir imitação da marca n.° 316 686; e, por outro lado, tais produtos in- tegram-se em classes diferentes, ou seja, respectivamente, na classe 18.° e nas classes 1.ª e 3.ª da tabela n.° 5 anexa ao Decreto-Lei n.° 176/80. Resta, por isso, averiguar se entre elas ocorre ou não uma relação de «afinidade manifesta».
A lei não define o conteúdo desta relação, de modo que se impõe inferi-lo do próprio sistema.
Ora, a marca é um sinal ou um conjunto de sinais no- minativos, figurativos ou emblemáticos que visa distinguir os produtos ou serviços da actividade dos agentes económi- cos (v. artigos 74.° e parágrafos, 76.°, 79.° e parágrafos, e 90.°, todos do Código da Propriedade Industrial, o segundo na redacção do Decreto-Lei n.° 40/87, de 27 de Janeiro, e o quarto na redacção do Decreto-Lei n.° 27/84, de 18 de Janeiro). Assim, como elemento dessa distinção, ela é instrumento de angariação de clientes na medida em que abona a qualidade dos respectivos produtos ou serviços. Por isso, o seu uso é, em princípio, facultativo (v. arti- go 75.° do Código da Propriedade Industrial), para que o agente económico goze do poder de marcar apenas os seus melhores produtos, os que ele se propõe acreditar; pelo menos, para que possa reservar certa marca para esse efeito. «Se todos os produtos, indistintamente, tivessem de ser designados pela marca do comerciante, a marca perderia essa função, primacial sob o ponto de vista económico, de acreditamento, pois teriam de ser designados por marca mesmo os produtos de qualidade inferior, porventura até aqueles que o comerciante se propõe vender em saldo, a preços particularmente baixos. Deixaria o comerciante de poder recomendar especialmente alguns produtos. A marca deixaria, portanto, de ser um instrumento de angariação de clientela. Mas além do interesse do comerciante ou do industrial, existe o interesse público, que também beneficia com a existência de um meio que chame a sua atenção para aquelas mercadorias que são particularmente de melhor qualidade» (Ferrer Correia, Lições do Direito Comercial, ed. de 1953, p. 216.)
Pois bem. A lei protege essa função económica da marca assegurando àquele que a adopte a sua propriedade e exclu- sivo, «desde que satisfaça as prescrições legais, designada- mente as relativas ao registo» (v. cit. artigo 74.°).
Ora, quer na perspectiva do interesse do próprio agente económico, quer na do consumidor, a razão de ser dessa protecção legal ocorre sempre que exista manifesta conexão de utilidade ou fim entre produtos ou serviços, não só quando sucedâneos, mas também quando entre eles se verifique uma relação de complementaridade. Tal conexão, aliada à identidade ou semelhança da marca, induzirá naturalmente o consumidor a referir a proveniência dos produtos ou serviços à actividade do mesmo agente económico, de modo que, se aqueles provierem da actividade de agentes diferentes, a confusão a que o consumidor é, assim, induzido, privará a marca da sua eficácia distintiva como instrumento de credibilidade e poderá falsear a sua função de sugestão.
Num caso como o dos autos, é manifesta, por exemplo, a conexão de complementaridade entre um artigo de couro e um preparado para limpar couro: estão de tal modo associados numa perspectiva de utilidade ou fim - pois concorrem para a satisfação de uma necessidade do consumidor através da utilização de determinado bem, da qualidade dessa utilização e da sua conservação -, que o aparecimento de ambos no mercado com a mesma marca ou semelhante levará naturalmente os consumidores a atribuírem aos dois produtos a mesma proveniência, o que, a não ser exacto, afectará as referidas funções distintiva e de sugestão da marca.
Portanto, se o carácter facultativo do uso da marca visa possibilitar a distinção da qualidade do produto em função da sua proveniência, seja no interesse do agente económico, como instrumento de angariação de clientela, seja, ainda de que forma indirecta, no interesse do consumidor, como índice da qualidade do produto, é lógico que o âmbito da
referida protecção legal abranja aquelas situações em que a manifesta conexão económica entre produtos com a mesma marca ou semelhante possa induzir normalmente o consumidor em confusão que desvirtue as funções distintiva e sugestiva da mesma. Pois se o próprio produtor do preparado para limpeza de couro, cuja marca tenha adquirido notoriedade no mercado, porventura graças a vultosos investimentos na qualidade e propaganda, pode ver-se na necessidade, para eventual prejuízo ou perda das funções específicas daquela, de se abster de a usar em artigos conexados com esse produto, como, por exemplo, em artigos de couro, seria ilógico que a lei não conferisse ao respectivo titular o direito de se opor a que terceira pessoa possa registar e, consequentemente, usar poste- riormente, para designar esse tipo de artigos, a marca ou outra semelhante com que aquele assinala o preparado para limpeza. Diverso entendimento poderia mesmo propor- cionar um disfarce fácil e, eventualmente, fraudulento, para prejudicar ou destruir a credibilidade da marca de um concorrente.
Conclui-se, assim, que, para efeitos das disposições con- jugadas dos citados artigos 93.°, n.° 12.°, e 94.°, os produ- tos entre os quais ocorra manifesta conexão de utilidade ou fim, seja como sucedâneos, seja como complementares, são semelhantes por «afinidade manifesta».
No caso sub apreciação, como a Relação julgou provado, essa conexão ocorre entre os produtos «cuir et imitations du cuir», «produits en ces matières non compris dans d'autres classes», «peaux d'animaux», «malles», «valises», «fouets» e «sellerie», todos da classe 18.8 e constantes da lista de produtos do registo internacional n.° 534 632, e os produtos «matières à tanner» e «matières à conserver le cuir», estes das classes l." e 3.°, respectivamente, e constan- tes da lista de produtos do registo internacional n.° 316 686. Todavia, a verificarem-se os demais requisitos do con- ceito de «imitação», a recusa de protecção em Portugal reporta-se-á apenas aos produtos abrangidos pela referida relação de afinidade e não aos demais produtos incluídos na classe 18.8, dado que o registo das marcas é feito por produtos e serviços e não por classes (v. cit. artigo 90.°). Ora, a relação de semelhança apenas se reporta, como vimos, aos produtos da classe dos assinalados pela marca prioritária e aos que, pertencendo, embora, a classe diferente, tenham afinidade manifesta com os assinalados, por essa mesma marca. Não compreende, pois, todos os produtos da classe ou das classes a que pertencem os «afins». Mas abrange as designações genéricas, como, no caso, «malles et valises», ainda que a afinidade apenas ocorra quanto a alguma ou algumas espécies do género. De outro modo, negar-se-ia a protecção devida ao registo de marca prioritária relativamente a artigos afins dos enumerados no registo.
Consideremos agora a segunda das relações pressupostas pelo conceito de «imitação» de marca, ou seja, entre os sinais que visam distinguir os produtos em causa.
Segundo o citado artigo 94.°, essa relação consiste na semelhança gráfica, figurativa ou fonética com outra marca já registada, desde que induza facilmente em erro ou confu- são o consumidor, não podendo este distinguir as duas se- não depois de exame atento ou confronto.
Neste aspecto, a Relação julgou provado que a marca registada sob o n.° 534 632, a da recorrente, se compõe de uma designação de fantasia «Tamoil», seguida da palavra «Italia», ambas escritas em maiúsculas. A marca registada sob o n.° 316 686, a da recorrida, é composta apenas pela designação de fantasia «Tamol», na qual apenas o «T» surge em letra maiúscula. E existe flagrante semelhança
fonética, gráfica e de conteúdo ideológico entre as designa- ções de fantasia «Tamoil» e «Tamol».
Considerando ainda que a situação que normalmente se apresenta ao consumidor não é a dessas marcas lado a lado, para que ele as possa confrontar e examinar com os seus diversos elementos, a Relação, depois de valorar aquelas semelhanças e dissemelhanças e de ponderar, designa- damente por recurso às regras de experiência comum, que a palavra «Italia» tem fraco poder distintivo e que a designação de fantasia é o elemento que a memória do consumidor de tipo médio (em geral distraído e observador pouco experimentado) tende a reter, conclui com justeza que as apontadas semelhanças podem induzir facilmente o consumidor em erro ou confusão, levando-o ao conven- cimento de que os produtos afins assinalados pelas duas marcas são oriundos da mesma esfera económica.
Deste modo, na medida em que a semelhança que resulta da impressão de conjunto de cada uma das marcas em causa induz facilmente o consumidor, sem exame atento ou confronto, em erro ou confusão, impõe-se efectivamente concluir que se integra, no caso dos autos, o conceito de imitação definido no citado artigo 94.°, mas apenas relativamente aos produtos afins de entre aqueles a que se refere o presente recurso.
Pelo exposto, concedendo-se parcialmente a revista, re- voga-se a decisão das instâncias apenas na parte em que recusa protecção em território português à marca Tamoil Italia, com registo internacional n.° 534 632, para os produ- tos «parapluies, parasols et cannes» (chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas).
Custas pela recorrente na proporção de três quartos e pela recorrida na proporção de um quarto, quer as da revista, quer as da 1.ª e 2.ª instâncias.
