Cópias da sentença do 3.° Juízo do Tribunal de Comér- cio de Lisboa e dos acórdãos do Tribunal da Rela- ção de Lisboa e do Supremo Tribunal de Justiça pro- feridos no processo de registo de marca nacional n.° 298 229.
I - A. A. Ferreira, S. A., com sede em Aldeia Nova. Avintes, Vila Nova de Gaia, vem recorrer do despacho de
8 de Fevereiro de 1999 do chefe da Divisão de Marcas Nacionais do Instituto Nacional da Propriedade Indus- trial (INPI) que concedeu o registo da marca nacional n.° 298 229, Vale da Barca, com os seguintes fundamen- tos:
A sociedade Manuel da Costa Carvalho Lima & Filhos, L.da, com sede na Rua da Sé, 108, 4820 Fafe, requereu em 20 de Fevereiro de 1994 o registo nacional da marca Vale da Barca, para assinalar vinho verde, que veio a ser con- cedido.
A recorrente é titular do registo da marca n.° 159 588, Barca Velha, para assinalar vinhos, vinho do Porto e lico- res.
Existe evidente imitação ou usurpação da marca da re- corrente.
Deu-se cumprimento ao preceituado nos artigos 40.° e 41.° do Código da Propriedade Industrial (CPI), tendo o chefe da Divisão de Marcas mantido a posição assumida no despacho recorrido.
Notificada, a parte contrária na resposta veio alegar, em síntese, que:
Há entre as duas marcas uma total diferença gráfica, figurativa e fonética e os sons resultantes da pronúncia de ambas são totalmente diferentes.
II - O tribunal é o competente em razão da nacionali- dade, da matéria e da hierarquia.
Não há nulidades que invalidem todo o processo. As partes têm personalidade e capacidade judiciárias e são legítimas.
Não há quaisquer outras nulidades ou excepções que obstem ao conhecimento do mérito da causa.
III - Dos elementos constantes dos autos, resultam as- sentes os seguintes factos, com relevância para a decisão de mérito:
A recorrente é titular do registo da marca n.° 159 588, Barca Velha, desde 6 de Maio de 1960, para assi- nalar vinhos, vinho do Porto, aguardentes e licores; A sociedade Manuel da Costa Carvalho Lima & Fi-
lhos, L.da, requereu em 22 de Fevereiro de 1994 o registo nacional da marca Vale da Barca, para as- sinalar vinho verde, concedido por despacho de 8 de Fevereiro de 1999 do INPI;
O respectivo despacho foi publicado no Boletim da Propriedade Industrial, n.° 2/99, em 31 de Maio de 1999.
IV - Apreciando:
A questão a decidir no presente recurso é a de saber se há imitação de marca, confrontando as marcas da recor- rente Barca Velha e da parte contrária Vale da Barca, ou seja, se são susceptíveis de se confundirem, atento os as- pectos gráficos, fonéticos ou figurativos.
Nos termos do artigo 167.°, n.° 1, do CPI, a marca pode ser definida como o sinal distintivo que serve para identi- ficar o produto ou o serviço proposto ao consumidor. A sua função é, pois, a de identificar a proveniência de um produto ou serviço.
Na composição da marca vigora o princípio da liberda- de (cf. artigo 165.°, n.° 1, do CPI), liberdade essa sujeita a limites, quer intrínsecos quer extrínsecos, constituindo um
exemplo destes últimos a reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrém, para o mesmo produto ou serviço, ou produto ou serviço similar ou semelhante, que possa induzir em erro ou con- fusão o consumidor [cf. artigo 189.°. n.° 1, alínea m), do CPI].
As marcas em confronto são nominativas - Barca Ve- lha e Vale da Barca - destinadas ambas a vinhos.
Têm de comum a palavra «Barca». existindo, por isso, alguma semelhança fonética entre elas.
Para o consumidor comum ressalta mais a semelhança patente nas duas marcas do que a diferença existente.
No caso dos autos, discutir a composição das palavras que as compõem parece irrelevante: saber se uma tem dois substantivos e a outra tem um substantivo e um adjectivo não releva, até porque o consumidor médio ou não se aper- cebe ou desconhece essa diferença.
Com efeito, imitação não é identidade, pois como refe- re o Acórdão do STJ de 9 de Dezembro de 1982, in Bole- tim do Ministério da Justiça, n.° 321, p. 408, «relevam pouco os pormenores que de algum modo as diferenciam. considerados isoladamente; o que sobretudo conta é a im- pressão de conjunto, a semelhança do todo, pois é ela que sensibiliza o público consumidor».
São estes os aspectos que devem levar a recusar uma marca por constituir imitação de outra.
Nos termos do artigo 191.° do CPI, o pedido de registo de uma marca deve ser recusado quando esta, ainda que destinada a produtos ou serviços não semelhantes, for grá- fica ou foneticamente idêntica ou semelhante a uma mar- ca anterior que goze de grande prestígio em Portugal ou na comunidade e sempre que o uso da marca posterior pro- cure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou possa prejudicá-los. No caso dos autos, as marcas destinam-se a assinalar os mesmos produtos, vinhos, não havendo dúvidas de que a marca Barca Velha goza de grande prestígio em Portu- gal.
Nessa medida, é lícito concluir que o uso da marca Vale da Barca para designar vinhos (vinho verde) pode tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca Barca Velha, também para vinhos, da recorrente.
Assim, atento o disposto na alínea m) do n.° 1 do arti- go 189.° do CPI, a recorrida não poderá pretender ter o registo da expressão gráfica da sua marca, quando esta se confunde com a marca da recorrente, sem necessidade de qualquer exame ou confronto mais atentos.
O consumidor médio poderá incorrer em erro facilmen- te, e só por mera hipótese académica se admitirá que aquele se irá lembrar do sinal ou insígnia das marcas em questão, tendo em atenção, além do mais, que numa sociedade de consumo como a nossa os nomes das marcas, independen- temente, muitas vezes, da natureza dos produtos, revelam- -se da maior importância.
De qualquer modo, o que nos parece relevante neste caso é o facto de a semelhança gráfica e fonética das marcas poder levar o consumidor normal a associá-los à mesma empresa. Tal semelhança de marca leva a pensar que cada empresa deve criar um símbolo distintivo e diferenciador das outras empresas e projectar essa capacidade distintiva nos produtos que comercializa.
Escreve o Prof. Ferrer Correia (Lições, p. 329): «Com efeito, o consumidor, quando compra determinado produ- to marcado com um sinal semelhante a outro que já co- nhecia, não tem à vista (em regra) as duas marcas, para fazer delas um exame comparativo. Compra o produto por se ter convencido de que a marca que o assinala é aquela que retinha na memória.»
Resulta, pois, evidente que as semelhanças apontadas entre as duas marcas são de modo a induzir em erro ou confusão o consumidor médio, pelo menos nos mais dis- traídos (critério do consumidor desatento, seguido pela nossa doutrina e jurisprudência), afinal aqueles que a lei pretende proteger, sendo susceptível de prejudicar seria- mente a imagem, os serviços e o crédito da recorrente.
Dada a semelhança gráfica e fonética entre as marcas, e o prestígio da marca da recorrente, atentas as considera- ções feitas, deveria o director do INPI ter recusado o re- gisto da marca n.° 298 229, Vale da Barca, em conformi- dade com o disposto nos artigos 189.°, n.° 1, alínea m), e
191.° do CPI.
V - Tudo visto, dando-se provimento ao recurso, re- voga-se o despacho recorrido, que concedeu o registo à marca nacional n.° 298 229. Vale da Barca, negando-se assim protecção jurídica nacional à referida marca.
Custas pela parte recorrida, vencida no recurso. Registe, notifique e, transitada a decisão, dê-se cumpri- mento ao disposto no artigo 44.° do CPI.
Lisboa, 25 de Janeiro de 2000. - (Assinatura ilegível.)
Acordam no Tribunal da Relação de Lisboa:
1 - Relatório. - Pelo director do Serviço de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) foi concedida protecção à marca nacional n.° 298 229, Vale da Barca, requerida por Manuel da Costa Carvalho Lima & Filhos, L.da, destinada a assinalar vinho verde, negando, assim, procedência à reclamação deduzida por A. A. Fer- reira, S. A., marca Barca Velha, registada desde 6 de Maio de 1960, que assinala vinhos, vinho do Porto, aguardentes e licores.
Em recurso interposto no Tribunal de Comércio de Lis- boa invocou A. A. Ferreira, S. A., que a marca a que foi dada protecção, essencialmente nominativa, visa aproveitar da notoriedade da sua, gerando confusão no consumidor. A sociedade titular da marca sob recurso respondeu, impugnando a possibilidade de confusão entre as duas marcas em confronto.
O recurso foi julgado procedente, com a consequente revogação do despacho que concedeu protecção à marca n.° 298 229, Vale da Barca.
De tal decisão apelou Manuel da Costa Carvalho Lima & Filhos, L.da, sustentando na sua alegação as seguintes conclusões:
1.ª A matéria factual seleccionada na 1.ª instância é insuficiente, face aos elementos alegados e acei- tes pelas partes, não se tendo levado em conside- ração que a marca n.° 298 229 foi alterada, em 23 de Maio de 1995, passando os vocábulos «Vale
da Barca» a estar integrados em elementos figu- rativos - paisagísticos e de design:
2.ª O quadro factual pode ser modificado nos termos da alínea a) do n.° 1 do artigo 712.° do Código de Processo Civil por forma a adicionar-se aque- le facto;
3.ª Ao considerar exclusivamente os sinais nomina- tivos como constituindo cada uma das marcas o tribunal a quo não procedeu a uma análise cor- recta de todos os elementos para apurar se existe imitação ou perigo de confusão das marcas em presença;
4.ª O sinal forte da marca da recorrida é o elemento «velha», pois que tem em si implícita uma das principais qualidades inerentes ao vinho, sobretu- do ao vinho do Porto;
5.ª «Barca» é um sinal que indica a proveniência geográfica do produto e, dessa forma, esse ele- mento constante da marca da recorrida não se re- veste de eficácia distintiva, não podendo, assim, ser apropriado como tal pela recorrida, tal como prescreve o n.° 2 do artigo 166.° do Código da Propriedade Industrial;
6.ª «Barca velha», por um lado, e «vale da barca», com os demais sinais figurativos que envolvem estes últimos vocábulos, são facilmente distinguí- veis, quer no aspecto gráfico, quer na perspectiva fonética e figurativa e, por isso, cada uma delas tem suficiente força distintiva;
7.ª A sentença em causa violou o disposto no arti- go 511.°, n.° 1, do Código de Processo Civil e ainda nos artigos 165.°, 193.° e 170.° do Código da Propriedade Industrial, devendo, em conse- quência, ser revogada.
Na contra-alegação pugnou a apelada pela manutenção do julgado, salientando a notoriedade da marca de que é titular e defendendo a recusa do registo da marca nacional n.° 298 229, Vale da Barca.
Colhidos os vistos, cumpre decidir. 2 - Fundamentos.
2.1 - De facto:
Na 1.ª instância consideraram-se provados os seguintes factos:
a) A. A. Ferreira, S. A., é titular do registo da mar- ca n.° 159 588, Barca Velha, desde 6 de Maio de
1960;
b) A referida marca destina-se a assinalar vinhos, vinho do Porto, aguardentes e licores;
c) O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) concedeu protecção ao registo da marca nacional n.° 298 229, Vale da Barca, por despa- cho de 8 de Fevereiro de 1999;
d) Esta marca, de que é titular Manuel da Costa Carvalho Lima & Filhos, L.da, destina-se a assi- nalar vinho verde.
2.2 - De direito:
2.2.1 - A primeira questão a apreciar prende-se com a fixação da matéria de facto, que a recorrente considera in-
suficiente por não ter sido levado em consideração que a sua marca n.° 298 229 foi alterada, em 23 de Maio de 1995, passando os vocábulos «vale da barca» a estar integrados em elementos figurativos - paisagísticos e de design, pre- tendendo. assim, a modificação do quadro factual com o aditamento de tal facto ao abrigo do disposto na alínea a) do n.° 1 do artigo 712.° do Código de Processo Civil.
A alteração da decisão do tribunal de 1.ª instância so- bre a matéria de facto pela Relação pode, além do mais, ocorrer se do processo constarem todos os elementos de prova que serviram de base à decisão da matéria de facto em causa.
Tal situação verifica-se no caso vertente.
Com efeito. está adquirido nos autos que a recorrente adicionou em 23 de Maio de 1995 uma paisagem figurati- va à expressão «vale da barca», facto admitido por acordo das partes (artigos 5.° da petição inicial e 18.° da resposta) e provado através da publicação no Diário da República, de 12 de Setembro de 1995, cuja cópia se encontra a fls. 25 e 26.
Neste contexto assiste razão à recorrente, muito embora se depreenda do conjunto da decisão sob recurso que o facto em questão, apesar de não enunciado expressamente no elenco dos factos provados, foi considerado no juízo de confundibilidade das marcas que sobrelevou a vertente da confusão fonética.
Assim, ao abrigo do disposto no citado artigo 712.°, n.° I, alínea a), do Código de Processo Civil, tem-se como provado, para além dos factos descritos supra, estoutro:
«Na sequência do pedido da recorrente apresentado em 23 de Maio de 1995, na marca nacional n.° 298 229 os vocábulos vale da barca' passaram a estar integrados em elementos figurativos - paisagísticos e de design.»
2.2.2 - Na decisão recorrida, após exposição do direi- to aplicável, concluiu-se que a semelhança gráfica e foné- tica existente entre as referidas marcas é susceptível de induzir o consumidor médio em erro ou confusão e que o uso da marca da recorrente Vale da Barca permite tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca Barca Velha, tendo-se dado com tal fundamento pro- cedência ao pedido de revogação do despacho que conce- deu protecção à marca n.° 298 229, Vale da Barca.
Salvo o devido respeito, a decisão sob recurso não me- rece o nosso acordo.
Na generalidade dos casos o risco de erro ou confusão é - a par do risco de associação - um factor indispensá- vel para que se dê como verificada uma situação de imita- ção da marca [artigo 193.°, n.° 1, alínea c), do Código da Propriedade Industrial]. E tem lugar. com relevância para este efeito, quando, além dos requisitos enunciados nas alíneas a) e b) do artigo 193.°, haja tal semelhança gráfi- ca. figurativa ou fonética que induza facilmente o consu- midor nesse erro ou confusão.
Tanto o risco de erro ou confusão como o de associa- ção só relevam quando é necessário um exame atento ou um confronto para que as duas marcas se possam distin- guir.
Tal semelhança não se verifica no caso vertente com tal grau.
A presença do substantivo «barca» nas duas marcas em causa não traduz semelhança gráfica e fonética com inten- sidade para facilmente induzir o consumidor em erro ou confusão ou criar o risco de associação com a marca re- gistada Barca Velha, em termos de o consumidor só as poder distinguir depois de aturado exame ou confronto.
O sinal «barca», elemento comum entre as duas mar- cas, não é privativo da marca Barca Velha, nem assume a predominância de nele se centrar a eficácia distintiva que a recorrida pretende ver-lhe atribuída. Ele surge noutras marcas já registadas para assinalar os mesmos produtos, como é o caso das marcas n.os 186 564, Ponte da Barca. 328 779, Barca do Lima, e 331 013, Quim da Barca (v. fls. 108 e 109 dos autos).
Associado às palavras «velha» e «vale» o substantivo «barca» assume contornos gráficos e fonéticos distintos que não permitem concluir pela existência de uma situação de imitação de marca, a que acresce a circunstância de a marca Vale da Barca ser mista, mostrando-se tal expressão inte- grada em elementos figurativos - paisagísticos e de de- sign.
A marca mista Vale da Barca possui eficácia distintiva bastante, enquadrando-se no princípio da novidade ou da especialidade e revelando-se apropriada para diferenciar o produto marcado de outros idênticos ou semelhantes, de- signadamente os da marca Barca Velha.
A consideração feita na sentença recorrida de que à marca Barca Velha tem aplicação a qualificação «de gran- de prestígio» e na alegação da recorrida de que lhe quadra a qualificação «de marca notória» impõe que nos detenha- mos sobre o disposto nos artigos 190.° e 191.° do citado Código da Propriedade Industrial.
Para a protecção de uma marca de grande prestígio basta que, ainda que destinada a produtos ou serviços não se- melhantes, a nova marca registanda seja gráfica ou foneti- camente idêntica ou simplesmente semelhante àquela e o seu uso procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca protegida ou possa prejudicá-los.
Não se exige neste caso o risco de confusão, parecendo que procura evitar-se o risco de associação que permita tirar partido do carácter distintivo ou do prestígio da mar- ca protegida.
O risco de associação existe quando o consumidor po- sicionado perante produtos que sabe serem diferentes é le- vado a pensar que têm algo a ver com outros dando-lhe uma ideia positiva quanto à origem e às qualidades desse produto, que dessa forma beneficia do prestígio do outro (cf. Ferrer Correia, Lições de Direito Comercial, vol. 1,
1973, p. 329).
Não há confusão de um produto com outro por parte do consumidor mas a associação do novo produto ao da marca já registada.
No caso vertente, a semelhança que ocorre entre as duas marcas, insuficiente para induzir o consumidor facilmente em erro ou confusão, não chegaria uma vez que é ainda necessário que o uso da marca registanda procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca protegida ou possa prejudicá-los. E tal factualidade demonstrativa da vontade de a recor- rente tirar partido indevido do carácter distintivo ou do
prestígio da marca protegida ou possa prejudicá-los não está provada.
Quanto à protecção das marcas notórias, preceitua-se no artigo 190.° que se recusará o registo de uma marca quan- do ela constituir, no todo ou em parte essencial, reprodu- ção, imitação ou tradução de uma outra notoriamente co- nhecida em Portugal como pertencente a nacional de qualquer país da União, se for aplicada a produtos ou ser- viços idênticos ou semelhantes e com ela possa confundir-se. Nesta protecção não se exige que à confusão só possa obstar um exame atento ou confronto e também se não exige que haja fácil indução em erro ou confusão, sendo suficiente a simples possibilidade de confusão, ao contrá- rio do que acontece com a protecção concedida pelo arti- go 193.°
Nas palavras de Carlos Olavo, Propriedade Industrial. Almedina, 1997, p. 55: «A marca notória é a que adquiriu um tal renome que se tornou conhecida por todos aqueles, produtores, comerciantes ou eventuais consumidores, que estão mais em contacto com o produto, e como tal reco- nhecida. É assim uma marca especialmente afamada, ob- jecto de particular divulgação, em termos de, por vezes,
se confundir com o próprio produto à qual é destinada. A notoriedade da marca agrava o risco de confusão, uma vez que uma marca notória deixa na memória do público uma lembrança certa e persistente.
Por isso, o risco de confusão é maior quando a imita- ção sugere uma marca que o consumidor imediatamente reconhece, como é o caso da notória.»
A recorrida invoca esta protecção - marca notória - evidenciando que a sua marca Barca Velha assinala um dos mais qualificados, se não o mais qualificado, vinho de mar- ca portuguesa, produto de qualidade excepcional, só lança- do no mercado em anos excepcionais e de custo elevado. A este propósito escreveu-se no Acórdão desta Relação tirado em 18 de Maio de 2000, na apelação n.° 1238/00, «Sendo decisivo, no exame comparativo das marcas, o juízo a formular pelo consumidor médio dos produtos em causa, temos de concluir, face ao estádio de evolução so- cial. económica e cultural do País, que o consumidor mé- dio do produto Barca Velha é, forçosamente, um consu- midor exigente, de quem não é de esperar que confunda, facilmente, a marca Barca Velha com uma outra qualquer marca [...].
A marca registada assinala um produto em regra consu- mido por pessoas de um certo nível social, económico e cultural, em relação às quais a confusão não será fácil: os consumidores do vinho Barca Velha não são pessoas que facilmente confundam esta marca com, nomeadamente, a marca registanda [...]».
A notoriedade da marca Barca Velha não se coloca ao nível do consumidor comum, do consumidor médio, mas de um público que conhece bem o produto que procura e quer adquirir, pelo que não existe o risco de confusão ou de associação da marca registanda Vale da Barca com aquela.
Não ficou demonstrada a existência de qualquer propó- sito da recorrente no sentido de fazer concorrência des- leal, nem esta se afigura possível em face do que se dei- xou exposto, pelo que, sendo procedentes, na totalidade,
as conclusões da alegação da recorrente o recurso merece ser provido.
3 - Decisão. - Termos em que acordam os juízes deste Tribunal da Relação de Lisboa em julgar procedente a ape- lação, revogar a sentença recorrida e ordenar que se cum- pra o despacho do director do Serviço de Marcas do Insti- tuto Nacional da Propriedade Industrial, concedendo registo à marca nacional n.° 298 229. Vale da Barca.
Custas pela recorrida.
Lisboa, 12 de Outubro de 2000. - (Assinaturas ilegíveis.)
Acordam, em conferência, no Supremo Tribunal de Justiça: I - A. A. Ferreira, S. A., interpôs recurso judicial do despacho de concessão do registo da marca nacional Vale da Barca, obtido por Manuel da Costa Carvalho Lima & Filhos, L.da
Alegou a confusão fonética com a marca Barca Velha de que é titular e a imitação ou usurpação desta marca.
O recorrido sustentou que entre as duas marcas há uma total diferença gráfica, figurativa e fonética.
Foi dado provimento ao recurso, revogando-se o despa- cho recorrido.
Apelou o recorrido.
O Tribunal da Relação julgou procedente a apelação. Inconformada, recorre agora A. A. Ferreira, S. A., para este tribunal.
Formula as seguintes conclusões:
Foram apresentados argumentos de direito público que poderão qualificar os factos demonstrados no processo como motivos de recusa do registo da marca registanda;
A requerente da marca veio explicar em alegação que «Barca» é uma indicação de proveniência geográ- fica do vinho, mas no pedido de registo nada re- feriu, sendo certo que o produto a que a marca se destina é todo e qualquer vinho, sem que o pro- duto esteja indicado no pedido de registo como vinho de Vale da Barca;
A indicação da proveniência geográfica está, assim, falsamente indicada para todo e qualquer vinho, se é que existe a referida área geográfica que não é conhecida, nem está provada como existente; A palavra «barca» que se acha em ambas as marcas
tem a maior relevância distintiva;
A requerente de Vale da Barca tem a sua actividade industrial sediada em Fafe, o que deveria ter leva- do o acórdão recorrido a aplicar o artigo 5.°, alí- neas b) e c), do Estatuto da Região Demarcada dos Vinhos Verdes e, consequentemente, indeferir o pedido de registo;
Não foram cumpridos, como deveriam ter sido, os artigos 189.°, n.° I, alínea l), e 249.° do CPI; O artigo 189.°, n.° 1, alínea m), do CPI também im-
põe a recusa do pedido de registo;
Os artigos 25.°, n.° 1, alínea d), e 191.° do mesmo diploma legal são também aplicáveis ao pedido em causa para motivar a sua recusa.
Contra-alegando, a recorrida defende a manutenção do decidido.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir. II - Vem dado como provado:
A. A. Ferreira, S. A., é titular do registo da marca n.° 159 588, Barca Velha, de 6 de Maio de 1960.
A referida marca destina-se a assinalar vinhos, vinho do Porto, aguardentes e licores.
O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) concedeu protecção ao registo da marca nacional n.° 298 229, Vale da Barca, por despacho de 8 de Feve- reiro de 1999.
Esta marca, de que é titular Manuel da Costa Carvalho Lima & Filhos, L.da, destina-se a assinalar vinho verde.
Na sequência do pedido da recorrente apresentado em 23 de Maio de 1995, na marca nacional n.° 298 229, os vocábulos «vale da barca» passaram a estar integrados em elementos figurativos - paisagísticos e de designo
III - Por despacho do director do Serviço de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial foi conce- dida protecção à marca nacional Vale da Barca destinada a vinho verde, despacho esse confirmado pelo acórdão ora recorrido.
A recorrente, titular da marca Barca Velha destinada a vinhos, vinho do Porto, aguardentes e licores, sustenta que a marca pertencente à recorrida induz o consumidor em erro ou confusão, existindo um risco de associação.
A questão a resolver consiste em saber se é ou não de recusar o registo da marca Vale da Barca, face à existên- cia da marca Barca Velho.
Ao delimitar assim a problemática em causa, afasta-se desde já a tese da recorrente no que se refere aos invoca- dos argumentos de direito público.
Divergindo nessa parte do que até aqui defendem a re- corrente sustenta, nas alegações de recurso para este tri- bunal, que devia ter sido indeferido o pedido de registo por a indicação da proveniência geográfica estar falsamente indicada para todo e qualquer vinho.
Trata-se de uma questão rigorosamente nova e é sabido que os recursos se destinam, em princípio, a reapreciar as questões já equacionadas e resolvidas pela decisão recor- rida na instância própria.
Nem sequer é possível questionar se é matéria de co- nhecimento oficioso por os autos não conterem os elemen- tos para tal.
Trata-se, efectivamente, de uma questão estranha ao objecto do recurso.
Vejamos então o problema em si, tal como foi coloca- do e decidido pelas instâncias.
Pode entender-se por marca o sinal distintivo que serve para identificar o produto ou o serviço oferecidos ao con- sumidor.
Pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica que sejam adequa- dos a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas (artigo 165.° do Código da Pro- priedade Industrial).
É conhecida a importância da marca, daí a necessária protecção legal de que goza. Protecção dispensada em de- fesa do consumidor e em defesa do titular da marca, go- zando este da propriedade e do exclusivo da mesma desde
que satisfaça as prescrições legais, designadamente a rela- tiva ao registo, como determina o artigo 167.°, n.° 1, do referido Código.
O registo deve ser recusado, designadamente, quando estejam em causa os interesses mencionados. Entre outros fundamentos de recusa estipula o artigo 189.°, n.° 1, alí- nea m), do citado diploma que deve ser recusado o registo das marcas que contenham reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem, para o mesmo produto ou serviço, ou produto ou serviço similar ou semelhante que possa induzir em erro ou con- fusão o consumidor.
Consigna-se aqui o chamado princípio da novidade ou especialidade.
A marca registada considera-se imitada ou usurpada, no todo ou em parte, por outra quando, cumulativamente, a marca registada tiver prioridade; sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou de afinidade manifesta; tenham tal semelhança gráfica, figurativa ou fonética que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com a marca anteriormente registada, de forma que o consumi- dor não possa distinguir as duas marcas senão depois de exame atento ou confronto (artigo 193.°, n.° 1, do CPI).
Em concreto, a marca Barca Velha de que é titular a recorrente tem prioridade, uma vez que remonta pelo me- nos a 1960, enquanto que a protecção ao registo da marca nacional Vale da Barca foi concedida por despacho de 8 de Fevereiro de 1999.
Também não sofre dúvidas que ambas as marcas se destinam a assinalar produtos idênticos, dado que ambas se referem a vinhos.
O cerne do problema, como por norma sucede em ca- sos idênticos, está na apreciação da semelhança gráfica, figurativa ou fonética e na apreciação do risco de associa- ção.
De salientar antes de mais que Barca Velha é uma marca nominativa, enquanto Vale da Barca é uma marca mista, sendo constituída, além do elemento nominativo, por um elemento gráfico reproduzindo uma paisagem (não identi- ficável, aliás).
Esse facto só por si não afasta a possibilidade de con- fusão ou risco de associação.
O que releva numa marca de vinhos, e é isso que aqui está em causa, é o elemento nominativo. O comprador e o consumidor conhecem os vinhos pela sua designação (a que pode estar associada a origem) e não pelos elementos figurativos que possam acompanhar as garrafas. Acontece até, por vezes, que, mantendo-se o elemento nominativo, é alterada a componente de design. Se em marcas desco- nhecidas pode ter algum valor apelativo ao consumo o as- pecto figurativo, tal é irrelevante em marcas conceituadas. Neste caso o mercado gira à volta do «nome».
Decidiu-se, a propósito, no Acórdão do Supremo Tri- bunal de Justiça de 24 de Maio de 1990, Boletim do Mi- nistério da Justiça, n.° 397, p. 506, que «o que sucede na vida corrente, designadamente na gíria comercial, é que os comerciantes acabam por ver os produtos do seu co- mércio, que têm marcas mistas, ser somente conhecidos pela sua designação de fantasia».
Há, pois, que perspectivar a questão no confronto entre os elementos nominativos.
Sendo de certo modo pacíficas as teses da doutrina a tal respeito, é face a cada caso concreto (quando os sinais não são totalmente idênticos) que as dificuldades surgem, existindo na apreciação das semelhanças, inevitavelmente, uma certa dose de subjectividade, apesar de se dever pro- curar apreciar o mais rigorosamente possível os dados ob- jectivos.
Em ensinamento que vem do Prof. Pinto Coelho, Li- ções. p. 426, e tem sido consagrado em inúmeras decisões jurisprudenciais, tem-se entendido que a imitação deve ser apreciada pela semelhança que resulta do conjunto dos ele- mentos que constituem a marca e não pelas diferenças que poderiam oferecer os diversos pormenores considerados isolados e separadamente.
O consumidor, quando compra determinado produto marcado com um sinal semelhante a outro que já conhe- cia. não tem à vista (em regra) as duas marcas para fazer delas um exame comparativo. Compra o produto por se ter convencido de que a marca que o assinala é aquela que retinha na memória, Prof. Ferrer Correia, Direito Co- mercial, vol. 11. p. 329.
Daí que o Dr. Carlos Olavo em Propriedade Industrial, 1997. p. 51, escreva que: «A comparação que define a se- melhança verifica-se entre um sinal e a memória que se possa ter doutro.»
Correctamente opina que quanto às marcas nominativas o aspecto a considerar em primeiro lugar deve ser o da semelhança fonética, uma vez que os elementos nominati- vos são retidos na memória sobretudo pelos fonemas que os compõem, em detrimento da respectiva grafia.
No caso em análise afigura-se-nos que o sinal distinti- vo forte da marca da recorrente é «barca», surgindo «ve- lha» como elemento fraco, que pode significar a qualidade dos produtos, tanto mais, repita-se, que estão em causa vinhos.
«Barca» é um sinal distintivo forte, até porque surge no caso como uma expressão de fantasia inédita, tendo em conta o produto a que se destina.
As duas marcas em confronto têm em comum esse si- nal distintivo.
No acórdão recorrido entendeu-se que tal facto não era bastante para se poder falar de confusão, erro ou perigo de associação.
Contrapõe-se, aliás, que existem já, devidamente prote- gidas, as marcas Ponte da Barca, Barca do Lima e Quim da Barca.
Importa aqui salientar que quer Ponte da Barca quer Barca do Lima fazem um apelo a uma área geográfica li- mitada, o que não acontece (ou pelo menos os autos não mostram que aconteça) com a marca aqui em causa. Nem do elemento nominativo nem do figurativo é possível con- cluir que Vale da Barca se destine a vinhos de uma certa região, com certas características e especificidades.
No que respeita à marca Quim da Barca, parece-nos evidente que o «quim» (que se pressupõe ser um diminu- tivo de Joaquim) pela sua particularidade e carácter popu- lar afasta qualquer semelhança com a marca recorrente.
Considerando «barca» o elemento forte, a análise da semelhança fonética suscita muitas interrogações. O «vale» contraposto a «velha» será suficiente para dissipar qual- quer espécie de erro ou confusão?
Pensamos que é muito duvidoso que isso aconteça. Não é só a circunstância de ambas as palavras começarem pela letra «v», como principalmente porque nada caracterizan- do em particular o «vale», o consumidor será atraído es- sencialmente pela palavra «barca».
Mas a questão não pode ser só perspectivada nestes ter- mos.
Barca Velha é uma marca de grande prestígio, ligada a vinhos de alta qualidade. Está fortemente implantada no mercado e goza de uma antiguidade que tem de se consi- derar como relevante. São factos notórios e que o tribunal deve, por isso, conhecer.
Adquirindo a marca tal renome, tornando-se conhecida por todos aqueles produtores, comerciantes ou eventuais consumidores que estão mais em contacto com o produto. tem de se considerar como marca notória.
«A notoriedade da marca agrava o risco de confusão, uma vez que uma marca notória deixa na memória do pú- blico uma lembrança certa e persistente. Por isso, o risco de confusão é maior quando a imitação sugere uma marca que o consumidor imediatamente reconhece, como é o caso da notória. Note-se ainda que pode haver risco de confu- são ou erro sem existir semelhança gráfica, figurativa nem fonética; é o caso da semelhança intelectual ou ideológica, na qual o risco de confusão ou erro surge da associação de ideias por os sinais em confronto serem passíveis de suscitar a mesma imagem ou sugestão», Dr. Carlos Olavo, ob. cit., p. 55.
É evidente que nos casos de marca notória será, quase sempre, muito difícil provar que existe uma intenção de com a marca «nova» causar prejuízo à marca já existente. Afigura-se-nos que terá de se recorrer a um juízo de objectividade, não se perguntando se o registante em se- gundo lugar quis criar a susceptibilidade de confusão mas se realmente existe esse risco de confusão, tendo em con- ta o consumidor medianamente atento - Acórdão do Su- premo Tribunal de Justiça de 15 de Fevereiro de 2000, Colectânea de Jurisprudência, vol. i, p. 97.
Sendo a capacidade distintiva da essência da marca é de realçar ainda que, em princípio, a marca garante ao comprador que os produtos que a ostentam provêm da mesma empresa.
Ora, o comprador médio, não especialmente qualifica- do, mas também não especialmente desatento, pode ser levado a pensar, face a uma marca recente e não conheci- da e a outra notoriamente conhecida, que os vinhos Barca Velha e Vale da Barca provêm da mesma empresa.
É necessário ponderar que no conflito entre duas mar- cas, se a primeiramente registada for uma marca forte (por causa da sua notoriedade no tráfico), como é aqui o caso. para evitar riscos de confusão entre ambas, a segunda há-de apresentar um grau de dissemelhança maior do que aquele que seria exigido se a marca anterior fosse fraca. Sobre o tema o Prof. Nogueira Serens em A «Vulgariza- ção» da Marca na Directiva n.° 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988, Coimbra, 1995, pp. 10 e 11.
N e m se diga que destinando-se o vinho Barca Velha a consumidores especialistas, a confusão, o erro ou o risco de associação são mais difíceis de acontecer do que suce- deria se fosse um vinho de uso corrente.
O elevado preço do Barca Velha faz com que não este- ja ao alcance de todas as bolsas. Só pode ser assim consu- mido por quem tiver possibilidades económicas para o fa- zer, o que não significa que todas essas pessoas sejam especialistas ou até apreciadores.
O elevado preço de um produto cria, por vezes, a «ne- cessidade» de ser consumido por uma classe economica- mente privilegiada.
Acresce que esse mesmo preço faz com que o vinho Barca Velha entre no que se pode chamar de círculo de ofertas e quem compra para oferecer não é, forçosamente, especialista ou consumidor.
Por tudo isso, pensamos que é possível que o compra- dor e ou consumidor de Barca Velha seja induzido em erro ou confusão face à marca Vale da Barca, existindo com clareza o risco de associação.
Está assim correcta a decisão da 1.ª instância, devendo ser revogado o acórdão recorrido.
Pelo exposto, concede-se a revista. Custas pela recorrente.
