Cópias da sentença do 5." Juízo Cível do Tribunal da Comarca de Lisboa e do acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa proferidos no processo de registo de marca nacional n." 267 640.
Relatório. - Sociedade Portuguesa do Acumulador Tudor. S. A., com sede na Rua do Actor Tasso, 1, em Lisboa, veio, ao abrigo do disposto nos artigos 38.° e se- guintes do Código da Propriedade Industrial, interpor re- curso do despacho do director do Serviço de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial que concedeu protecção ao registo da marca nacional n.° 267 640, Sparc, destinada a assinalar «hardware para computadores, es- sencialmente equipamentos, quadros de circuitos integra- dos; programas de computador, essencialmente software de sistemas de operação, software de equipamento de suporte e de desenvolvimento e software para aplicações comerciais (produtos não incluídos noutras classes)» (clas- se 9.ª).
Entendeu-se, naquele despacho, que a marca registanda e a marca nacional n.° 209 836, Spark, que protege «acumuladores eléctricos e pilhas secas» (classe 9.ª), per- tencente à recorrente, não são passíveis de imitação. Além de que Sparc «reproduz o elemento característico da de- nominação da requerente».
Ora - alega a recorrente -, as marcas confundem-se, destinam-se a produtos com afinidades, destinados à ven- da nos mesmos estabelecimentos e aos mesmos consumi-
dores. O despacho recorrido viola os artigos 189.°, n.° 1, alínea m), e 193.° do CPI.
Pede a revogação do despacho que concedeu protecção à marca nacional n.° 267 740, Sparc, recusando-se-lhe to- talmente a protecção.
Apresentou documentos.
Foi ordenado o cumprimento do disposto no arti- go 40.° do Código da Propriedade Industrial. A entidade recorrida limitou-se a confirmar o despacho recorrido. Houve lugar a «vista» à parte contrária - a Sparc In- ternational, Inc., com sede em 535 Middlefield Road, Suite 210, Menlo Park, Califórnia, Estados Unidos da América. E esta veio pugnar pela improcedência do recurso, argu- mentando essencialmente que os produtos a que a «marca registanda» e a «marca obstativa» se destinam não gozam da «afinidade manifesta», suposta no conceito de imitação. Pede a manutenção do despacho que concedeu protec- ção à marca nacional n.° 267 640, Sparc.
A instância mantém a validade e a regularidade afir- madas no lugar próprio.
Cumpre apreciar e decidir - artigo 41.°, n.° 4, do CPI. Fundamentação. - Os factos. - Em face dos do- cumentos juntos aos autos, acham-se apurados com sufi- ciência os seguintes factos:
1.° Por despacho do Ex.mo Director do Serviço de Marcas publicado no Boletim da Propriedade Industrial, n.° 3/97, de 30 de Junho, foi concedi- da protecção em Portugal à marca n.° 267 640, Sparc, destinada a assinalar produtos: da classe 9.ª: «hardware para computadores, essencialmente equipamentos, quadros de circuitos integrados; programas de computador, essencialmente soft- ware de sistemas de operação, software de equi- pamento de suporte e de desenvolvimento e soft- ware para aplicações comerciais (produtos não incluídos noutras classes)»;
2.° A recorrente, Sociedade Portuguesa do Acumu- lador Tudor, S. A., é titular da marca n.° 209 836, Spark, a qual goza de protecção em Portugal desde 1987, destinada a assinalar na classe 9.ª os seguintes produtos: «acumuladores eléctricos e pilhas secas».
O direito. - A questão da semelhança gráfica e fo- nética na componente nominativa das marcas mostra-se hoje regulada no artigo 189.°, n.° 1, alínea m), do CPI, que estipula que o registo da marca deve ser recusado quando todos ou alguns dos seus elementos contenham «reprodução ou imitação no todo ou em parte de marca anteriormente registada por outrem, para o mesmo pro- duto ou serviço, ou produto ou serviço similar ou seme- lhante, que possa induzir em erro ou confusão o consu- midor».
Por seu turno, o artigo 193.°, n.° 1, do mesmo diploma, considera imitada ou usurpada, no todo ou em parte, por outra a marca que, tendo prioridade no registo, se destine a assinalar produtos ou serviços idênticos ou de afinidade manifesta e tenha tal semelhança gráfica, figurativa ou fonética, que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão ou que compreenda um risco de associação com a marca anteriormente registada de forma que o consumi- dor não possa distinguir as duas marcas senão depois de exame atento ou confronto.
No que concerne ao artigo 189.°, n.° 1, alínea m), tem sido pacificamente aceite pela doutrina e pela jurisprudên- cia (pese embora ao abrigo do anterior Código da Pro- priedade Industrial, que no seu artigo 93.°, n.° 12, esta- belecia um regime em tudo análogo ao actual) que o normativo se aplica quando se verifique, cumulativamente:
1.° Semelhança gráfica ou fonética; 2.° Identidade ou afinidade de produtos; e
3.° Possibilidade de indução fácil do consumidor em erro ou confusão.
Relativamente ao primeiro requisito, cremos ocorrer semelhança relevante entre as marcas Sparc e Spark.
A este propósito, o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 17 de Maio de 1960-«Aquilo que cumpre ter em atenção para estabelecer a semelhança entre duas marcas não são pormenores isolados de cada uma delas. Há que atender, especialmente, ao conjunto, pois este é que, como é natural, impressiona e chama a atenção do consumidor e o pode induzir em erro» (cf. Boletim da Pro- priedade Industrial, n.° 10/60, p. 1610).
E o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 13 de Fevereiro de 1970 - «Na apreciação das semelhanças entre as marcas deve presidir o critério de afastar os por- menores de cada uma delas e prevalecer o do que as aprecie no seu conjunto, no todo, pois este é o que im- pressiona o público e o pode induzir em erro» (cf. Bole- tini do Ministério da Justiça, n.° 194, p. 237).
Ora, o risco de confusão, aos olhos do consumidor médio atento, provém das semelhanças existentes entre as marcas em causa.
Como é que as similitudes são realçadas?
A imitação aprecia-se segundo as semelhanças e não em função das diferenças. São, com efeito, as semelhan- ças que criam as possibilidades de confusão.
E as diferenças não suprimem as semelhanças, na sua realidade e nos efeitos que produzem. Mas para que as diferenças não anulem as semelhanças é ainda necessário que as semelhanças existam e existam sobejamente.
Ora, no caso sub judice, não pode haver qualquer dú- vida de que entre as marcas em questão existe semelhan- ça gráfica e fonética evidente. A marca da parte contrária é uma reprodução do elemento característico e distintivo da marca da recorrente.
Sendo «a imitação a mais perigosa das fraudes, o imi- tador pretende aproveitar-se ilicitamente do crédito e da notoriedade de uma marca de outrem, mas, para poder defender-se, não a reproduz perfeitamente, limita-se a imitá-la para poder sempre alegar que a sua marca é di- ferente daquela de que se diz ser a imitação» - v. Pinto Coelho, in Lições de Direito Comercial, p. 396.
Esta flagrante semelhança originará fatalmente no espí- rito do consumidor, por mais atento que seja, uma fácil confusão.
E uma tal confusão é tanto mais flagrante se atender- mos a que os próprios produtos que as marcas em ques- tão assinalam são, em nossa opinião, idênticos e manifes- tamente afins.
A este respeito importa agora precisar o conceito de afinidade a que a lei se refere.
O conceito de afinidade está também pacífica e segu- ramente fixado na doutrina e na jurisprudência.
Nas palavras do Acórdão do Supremo Tribunal de Jus- tiça de 3 de Abril de 1970 - «Como a lei não define o conteúdo da afinidade, esta tem de ser apreciada em to- dos os casos, tendo como base os destinos e aplicações idênticas» (cf. Boletim do Ministério da Justiça, n.° 196, p. 263).
E Justino Cruz - «para determinar a semelhança ou afinidade dos produtos supomos que cumpre, em primeiro lugar, atender à sua função ou aplicação [...] à potencial existência de uma clientela concorrencial que entre eles possa estabelecer-se [...], quer dizer, para avaliar a seme- lhança ou afinidade dos produtos interessa também ter em conta [...] se o produto a que se destina a marca registan- da se relaciona de tal sorte com o produto para que a marca anterior está registada que seja de presumir pelo consumidor pertencer aquele à mesma esfera económica deste último» (cf. ob. cit., pp. 210-211). Na verdade, os produtos que as marcas assinalam são idênticos e mani- festamente afins, podendo assim ser inevitavelmente atri- buída a mesma origem a ambos os produtos, tanto mais que se apresentam em circuitos económicos idênticos - os produtos de ambas as marcas são destinados ao merca- . do interno.
Está demonstrado que no caso sub judice, além das marcas serem semelhantes foneticamente, existe também afinidade - e manifesta - entre os produtos em questão. Isto posto, restaria concluir se, no concreto, a seme- lhança fonética das «marcas» e a correlação existente entre os respectivos produtos seria adequada a criar no espírito do público consumidor a confusão no tocante à respectiva origem.
Questão que não levanta quaisquer dúvidas, dada a identidade das denominações em causa, que necessariamen- te criará no público consumidor a supradita confusão.
O que poderá criar situações de concorrência desleal, por violação do disposto no artigo 260.°, alínea a), do CPI e que, nos termos da alínea d) do n.° 1 do artigo 25.° do mesmo diploma, constitui fundamento de recusa do re- gisto.
Decisão. - Nesta conformidade, julgo o recurso pro- cedente e, consequentemente, ordeno se recuse protecção ao registo da marca nacional n.° 267 640, Sparc, no que respeita aos produtos incluídos na classe 9.ª
Custas a cargo da «parte contrária», Sparc Internatio- nal, Inc.
Cumpra-se oportunamente o disposto no artigo 44.° do Código da Propriedade Industrial.
Notifique e registe.
Lisboa, 20 de Maio de 1998. - (Assinatura ilegível.)
Acordam no Tribunal da Relação de Lisboa:
1 - Sociedade Portuguesa do Acumulador Tudor, S. A., recorreu para o Tribunal Cível da Comarca de Lisboa do despacho do Chefe de Divisão de Marcas Nacionais do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (doravante apenas designado por INPI) que concedeu o registo da marca nacional n.° 267 640, Sparc, requerido pela empre- sa norte-americana Sparc International, Inc., para assina- lar produtos da classe 9.ª
A recorrente, em tempo oportuno, reclamara contra o pedido de registo, invocando o registo prioritário em Por- tugal, a seu favor, da marca n.° 209 836, Spark, mas a reclamação foi julgada improcedente pela entidade recor- rida, que entendeu não se verificarem os requisitos do conceito de imitação estabelecidos no artigo 193.° do Código da Propriedade Industrial (CPI) e que a marca em causa reproduz o elemento característico da denominação da requerente, a aludida sociedade norte-americana - ra- zões por que concedeu o registo.
Por sentença de 20 de Maio de 1998, o M.mo Juiz do 5.° Juízo Cível da Comarca de Lisboa julgou o recurso procedente - basicamente por entender que a marca re- gistanda, Spark, que goza de protecção em Portugal desde 1987, e que tal poderá criar situações de concorrência desleal - e ordenou se recuse protecção ao registo da marca questionada no que respeita aos produtos incluídos na classe 9."
Inconformada, a Sparc International, Inc., interpôs, para esta Relação, o pertinente recurso de apelação.
E, no remate das alegações que oportunamente apre- sentou, formulou as seguintes conclusões:
1.ª Para que se concretize o conceito de imitação, segundo a lei, a doutrina e a jurisprudência, é necessário que se verifiquem cumulativamente os seguintes elementos:
As marcas se destinem a cobrir os mesmos pro- dutos ou produtos de afinidade manifesta; Exista semelhança gráfica, figurativa ou foné-
tica entre as marcas;
Exista o perigo de o consumidor ser induzido facilmente em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada;
2.ª Tais elementos têm de verificar-se cumulativa- mente, bastando que falhe um deles para que já não possa falar-se em imitação de marcas; 3.ª Sendo fácil definir o que são produtos iguais, já
não define a lei o que seja a manifesta afinidade entre os produtos, vindo tal conceito a ser elabo- rado pela jurisprudência e pela doutrina; 4.ª Ora, de acordo com os ensinamentos da doutrina
e do que tem sido decidido pela jurisprudência, consideram-se produtos afins os que têm a mes- ma aparência ou conteúdo; os que têm o mesmo destino, finalidade, campo de aplicação ou utili- zação; os que são substituíveis mutuamente por- que satisfazem as mesmas necessidades; os que concorrem entre si no mercado;
5." Face ao que fica exposto, tem de concluir-se que não se verifica, no caso em apreço, o conceito de imitação;
6.ª Na verdade, a marca n.° 209 836, da Sociedade Portuguesa do Acumulador Tudor, S. A., cobre acumuladores eléctricos e pilhas. A marca n.° 267 640, da ora recorrente, assinala produtos de hardware e software;
7.ª Ora, é claro que tais produtos não são iguais ou idênticos;
8.ª Por outro lado, não existe entre esses produtos qualquer espécie de afinidade e muito menos manifesta, já que os referidos produtos não apre- sentam nem a mesma aparência nem têm o mes-
mo destino, finalidade, campo de aplicação, nem concorrem entre si, nem satisfazem as mesmas necessidades e nem, por isso, são substituíveis mutuamente; não são vendidos através dos mes- mos canais;
9.ª Falha, deste modo, no caso em apreço, um dos elementos integradores do conceito de imitação; 10.ª Por outro lado, o consumidor não irá confundir os produtos, nem as marcas, nem as titulares das mesmas e muito menos facilmente;
11.ª É que, além do mais, a natureza e sofisticação dos produtos cobertos pela marca da ora recor- rente levam o consumidor a ter uma redobrada atenção no momento da compra e escolha desses produtos;
12.ª De resto, a Tudor é conhecida no mercado por- tuguês por comercializar pilhas, baterias e acumu- ladores, mas todos sabem que não comercializa produtos de hardware ou software nem com os mesmos está conotada;
13.ª Decidiu e muito bem o INPI que a denominação social da ora recorrente constituía uma razão acrescida para lhe ser concedido o registo à sua marca n.° 267 640, Sparc;
14.ª De facto, a denominação social da ora recorren- te, cujo elemento distintivo e caracterizador é a expressão «sparc», encontra-se protegida em Por- tugal, sem necessidade de registo, ao abrigo do artigo 8.° da Convenção de Paris;
15.ª E não faria qualquer sentido que a expressão «sparc» - elemento distintivo e caracterizador da denominação social da ora recorrente e protegi- do e eficaz em Portugal- não pudesse consti- tuir um outro seu sinal distintivo de comércio, como é a marca;
16.ª A sentença recorrida fez, assim, uma incorrecta aplicação do disposto nos artigos 189.°, n.° 1, alínea m), 193.° e 25.°, n.° I, alínea d), do CPI. Em contra-alegações, a apelada bate-se pela confirma- ção da decisão recorrida.
Corridos os vistos legais, cumpre agora decidir. 2 - São os seguintes os factos provados:
I - Por despacho do Ex.mo Director do Serviço de Marcas do INPI, publicado no Boletim da Propriedade Industrial, n.° 3/97, de 30 de Junho, foi concedida protecção em Portugal à marca n.° 267 640, Sparc, destinada a as- sinalar produtos da classe 9.ª: «Hardware para computadores, essencialmente equipa- mentos, quadros de circuitos integrados; pro- gramas de computador, essencialmente soft- ware de sistemas de operação, software de equipamento de suporte e de desenvolvimen- to e software para aplicações comerciais (produtos não incluídos noutras classes)»; II - O registo da aludida marca havia sido pedi- do por Sparc International Inc., sociedade norte-americana com sede em 535 Middle- field Road, Suite 210, Menlo Park, Califór-
nia 94 025, Estados Unidos da América, em 26 de Setembro de 1990;
III - Contra este pedido reclamou a Sociedade Portuguesa do Acumulador Tudor, S. A., titular da marca nacional n.° 209 836, Spark, a qual goza de protecção em Portugal desde 1987, destinada a assinalar, na classe 9.ª, os seguintes produtos: «acumuladores eléctricos e pilhas secas»;
IV - O despacho referido em 1 fundou-se no en- tendimento de que não se verificam, no caso em apreço, os requisitos cumulativos do conceito jurídico de imitação e de que a marca registanda reproduz o elemento carac- terístico da denominação da requerente; V - O mencionado despacho foi revogado por
sentença do M.mo Juiz do 5.° Juízo Cível da Comarca de Lisboa, em recurso para ele interposto pela titular da marca Spark. 3 - Como decorre das conclusões da alegação da re- corrente - pelas quais se define o âmbito do recurso-, duas são as questões que se colocam à apreciação deste Tribunal: a de saber se a marca registanda (Sparc) cons- titui imitação da marca Spark, com registo prioritário em Portugal; e a da possibilidade de ocorrência de concor- rência desleal por parte da requerente do registo.
Trata-se, pois - hic et nunc - de sindicar os dois fun- damentos em que a decisão recorrida se estribou para revogar o despacho do INPI e recusar o registo da marca em causa.
A análise a efectuar far-se-á à luz dos preceitos aplicá- veis do CPI de 1995, que já se achava em vigor à data da prolação do despacho do INPI.
3.1. A marca constitui o primeiro e mais importante dos sinais distintivos do comércio, tendo por finalidade distinguir os produtos e serviços de um dado comerciante em face dos demais. Este escopo da marca tem tradução logo no n.° 1 do artigo 165.° do CPI (1) que, na sua refe- rência aos sinais que podem constituir a marca, impõe que «sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas».
Vigora, na composição da marca, o princípio da liber- dade, o qual, porém, não é um princípio absoluto, como logo decorre dos artigos 166.°, n.° 1, e 188.°, n.° 1, alíneas a) e b).
E, para além dos limites impostos por estes preceitos - limites intrínsecos, que se reportam ao sinal em si mes- mo considerado -, estabelece a lei outros limites ao prin- cípio da liberdade na composição da marca, estes decor- rentes da existência de direitos anteriores (limites extrínsecos) e que, tal como aqueloutros, não podem ser ultrapassados, sob pena de ser recusado o registo da marca respectiva.
Assim, por força do disposto na alínea m) do n.° 1 do artigo 189.°, a marca não pode conter, em todos ou al- guns dos seus elementos, «reprodução ou imitação, no todo ou em parte de marca anteriormente registada por outrem, para o mesmo produto ou serviço, ou produto ou serviço
(1) Diploma a que pertencem todos os normativos citados na expo- sição subsequente sem referência a outro corpo de leis.
similar ou semelhante, que possa induzir em erro ou con- fusão o consumidor».
Este transcrito normativo constitui uma afirmação do princípio da novidade ou da especialidade, acolhido pela nossa lei. Como sinal distintivo que é de produtos ou serviços, a marca há-de ser constituída de modo tal que não se confunda com outra anteriormente adoptada para o mesmo produto ou serviço ou semelhante. A não ser as- sim, a marca deixaria de desempenhar a sua finalidade distintiva e, ao invés, volver-se-ia em instrumento de con- fusão.
Complementando o preceito transcrito, o artigo 193.°, n.° 1, dá-nos a noção de imitação, estabelecendo que a marca registada se considera imitada ou usurpada, no todo ou em parte, por outra quando, cumulativamente:
a) A marca registada tiver prioridade;
b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou de afinidade manifesta; c) Tenham tal semelhança gráfica, figurativa ou
fonética que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com a marca anteriormente regis- tada, de forma que o consumidor não possa dis- tinguir as duas marcas senão depois de exame atento ou confronto.
A marca tem, pois, de ser nova: não pode ser idêntica nem semelhante a outra anteriormente registada para pro- dutos iguais ou afins.
A novidade é, portanto, excluída quando os sinais em confronto sejam idênticos ou por tal forma semelhantes que possam induzir em erro ou confusão o consumidor, e se reportam aos mesmos produtos ou serviços ou a pro- dutos e serviços semelhantes.
A respeito do primeiro dos enunciados requisitos, cabe salientar desde logo, como o faz o Prof. J. G. Pinto Coelho (2), que imitação não significa o mesmo que iden- tidade. Imitação supõe a existência de elementos diferen- tes, a par de elementos comuns; e o que cumpre apreciar é se as diferenças existentes têm virtualidade para afastar a possibilidade de fácil confusão.
Por outro lado, há que ter em conta que a comparação que define a semelhança ocorre entre um sinal e a memó- ria que se possa ter de outro (3).
Este processo de aferição da novidade é também pro- pugnado pelo Prof. Ferrer Correia, para quem a imitação existirá quando, «tendo-se à vista apenas a marca a cons- tituir, se deva concluir que ela é susceptível de ser toma- da por outra de que se tenha conhecimento» (4); e é aque- le que melhor tutela o interesse que a lei visa proteger - o de que não se confundam, através da marca, mercadorias idênticas ou afins pertencentes a empresários diversos.
Com efeito, como já fora evidenciado por Paul Rou- bier (5) e é enfatizado pelo insigne mestre coimbrão, a comparação entre duas marcas deve ser feita tendo em conta que o comprador, quando compra um produto mar- cado com um sinal semelhante a outro que já conhecia, não tem simultaneamente as marcas sob os olhos para as
(2) Revista de Legislação e Jurídica, ano 96.°, p. 312.
(3) Carlos Olavo, Propriedade Industrial, Liv. Almedina, Coimbra, 1997, p. 51.
(4) Lições de Direito Comercial; vol. 1, 1965, p. 347.
comparar. Compra o produto por se ter convencido de que a marca que o assinala é aquela que retinha na memória. Por isso, também o juiz não deve colocar uma das mar- cas ao lado da outra para proceder a um exame simultâ- neo das duas; o que deve fazer é examiná-las sucessiva- mente, de maneira a perguntar-se se a impressão deixada pela primeira é semelhante à da segunda, colocando-se em posição semelhante à do consumidor, que, por não ter as duas marcas ao mesmo tempo diante dos olhos, não pode fazer um exame comparativo, tendo de decidir com o auxílio da sua memória.
Ora, no caso sub judicio, guiados pelos critérios prece- dentemente indicados, não temos dúvidas em afirmar que, atentas as semelhanças gráfica e fonética existentes entre as duas marcas em causa, é fácil e muito possível a indu- ção do consumidor em erro ou confusão. Elas são de tal forma parecidas que só por confronto directo ou após exame atento o consumidor as distinguirá. Tratando-se, aliás, de marcas nominativas, ganha particular relevo a semelhança fonética - no caso, absoluta -, uma vez que, como assinala Carlos Olavo (6) os elementos nominativos são retidos na memória sobretudo pelos fonemas que os compõem, em detrimento da respectiva grafia.
Não vale argumentar, em contrário, com a natureza e sofisticação dos produtos que a marca registanda se des- tina a assinalar, que justificará uma particular atenção do consumidor no momento da compra e escolha desses pro- dutos; nem com o facto de a Tudor ser conhecida no mercado português como entidade que comercializa pilhas, baterias e acumuladores, mas não produtos informáticos (hardware e software).
Na verdade, e por um lado, a lei não tem em vista, por desnecessária, a protecção do consumidor atento, mas sim a do consumidor medianamente distraído ou desatento; e, por outro, a susceptibilidade de confusão é referenciada aos sinais distintivos, e não aos produtos ou serviços a que estes se referem. O que está em causa não é, pois, a confusão dos produtos, mas sim a que possa ocorrer entre os respectivos sinais distintivos.
Entendemos, pois, verificado, in casu, o primeiro dos requisitos que excluem a novidade: a marca registanda (Sparc) e a marca registada (Spark) têm uma tão flagran- te semelhança (gráfica e, sobretudo, fonética) que podem facilmente induzir o consumidor em erro ou confusão, sendo manifesto o risco de este facilmente associar a pri- meira com a segunda, e de só poder distingui-las após exame atento ou confronto.
Mas, como vimos, tal não basta para se poder afirmar que a primeira das referidas marcas constitui imitação da segunda. Para isso é ainda necessário que elas se repor- tem aos mesmos produtos ou serviços ou a produtos ou serviços manifestamente afins.
E é neste ponto que mais se acentua a discordância da apelante relativamente à sentença recorrida: para ela, não existe afinidade - e menos ainda afinidade manifesta - entre os produtos cobertos pela marca n.° 209 836, da Tudor - acumuladores eléctricos e pilhas secas - e os assinalados pela marca registanda Sparc - produtos de hardware para computadores e de software.
Será assim?
Saliente-se, antes de mais, que no juízo sobre a afini- dade de produtos e serviços não é relevante o número do
(6) Ob. cit., p. 52.
reportório em que estejam inscritos ou a classe da tabela em que se integram.
Não existe, porém, um conceito legal de afinidade, e não tem sido fácil à doutrina e à jurisprudência burilar e afeiçoar tal conceito.
A tutela da marca - que é, como vimos, um sinal distintivo - visa impedir a criação, no mercado, de riscos de confusão.
Daí que seja vedado a um terceiro usar e ou registar marca igual ou confundível com outra anteriormente re- gistada para os mesmos produtos. Mas porque assim é, também em regra o registo de uma marca não obsta a que um terceiro possa registar marca igual ou confundível para produtos diferentes, i. e., produtos sem qualquer afi- nidade merceológica (7). Na verdade, sendo diferentes (não-afins) os produtos, o perigo de confusão fica afasta- do e, consequentemente, cessa a razão da tutela da marca, que só se afirma se e na medida em que tal perigo existe. Todavia, o perigo de confusão que a tutela da marca pretende afastar não se verifica apenas quando os produ- tos são os mesmos e as marcas são também iguais ou confundíveis.
Por isso, a lei estende esse perigo às hipóteses em que o terceiro usa ou regista marca igual ou confundível para produtos similares ou semelhantes [artigo 189.°, n.° 1, alínea m)] ou para produtos idênticos ou de afinidade ma- nifesta [artigo 193.°, n.° 1, alínea b)]. Só que, como acima se deixou dito, por aí se quedou o legislador, guardando- -se de indicar os critérios pelos quais se deva afirmar ou negar as relações de afinidade ou similitude entre os pro- dutos.
Ora, para solucionar este problema, dever-se-á partir da ideia - acentuada por M. Nogueira Seréns (8) - de que a função distintiva da marca não se esgota na individualiza- ção dos produtos ou serviços; a mais disso, a marca indi- ca a proveniência desses mesmos produtos ou serviços, ou seja, a empresa do titular do sinal.
E se assim é, há que alargar o âmbito da tutela da marca, em termos de esta, mais do que proteger contra riscos de confusão de produtos ou serviços, estender o seu escudo protector contra os riscos de confusão das fontes produtivas desses produtos ou serviços. Efectivamente, como refere Paul Mathély (9), o risco de confusão não existe apenas quando o consumidor toma a marca imitan- te pela marca autêntica (imitada), e escolhe o produto assinalado pela primeira convencido de que está a adqui- rir um produto assinalado pela marca autêntica; esse risco existe ainda quando, tendo embora estabelecido uma certa distinção entre a marca imitante e a autêntica, o consumi- dor estabelece uma ligação entre as duas, assimila o pro- duto assinalado pela marca imitante e o coberto pela marca autêntica, atribuindo-lhes a mesma origem, isto é, uma identidade de proveniência ou uma relação entre a prove- niência desses produtos.
Por isso, «a afinidade ou similitude entre os produtos ou serviços afirmar-se-á sempre que, pela sua significa- ção económica, qualidade e modo de utilização, especial- mente do ponto de vista dos seus lugares normais de pro- dução e de venda, esses produtos (ou serviços) apresentem 'pontos de contacto' tão estreitos que, aplicando-se-lhes a (7) Cf. M. Nogueira Seréns, A Vulgarização da Marca na Directiva n°89/104/CEE [...], p. 7.
(8) Ob. cit., p. 9.
mesma marca, o consumidor médio os poderia razoavel- mente atribuir à mesma fonte produtiva» (10).
A afinidade dos produtos -e, consequentemente, o juízo sobre a confundibilidade entre duas marcas - é ainda condicionada pelo carácter (mais) forte ou (mais) fraco da marca preexistente: dois produtos, que não seriam afins se a marca preexistente, cuja tutela está em causa, fosse fraca, podem ser afins só porque tal marca é forte, i. e., muito conhecida no tráfico, em consequência do seu lar- go uso e abundante publicidade (11).
Ora, face ao que se deixa referido, não parece que possa afirmar-se a existência de manifesta afinidade entre os produtos assinalados pelas marcas aqui em confronto.
Os acumuladores eléctricos e pilhas secas - que a marca Spark, da recorrida, assinala não têm o mesmo significado económico (têm natureza diversa e o tipo de necessidades que visam satisfazer é também diferente) dos bens que a marca Sparc, da recorrente, pretende assina- lar: hardware (essencialmente equipamentos, quadros de circuitos e circuitos integrados) e software para computa- dores (programas de computador, essencialmente software de sistemas de operação, software de equipamento de suporte e de desenvolvimento e software para aplicações comerciais. Diversa é também a sua qualidade e modo de utilização (o que tem a ver uma pilha seca ou um acumu- lador eléctrico com circuitos integrados ou com progra- mas de computador?); e diferentes são também os seus lugares normais de produção e de venda. Tão-pouco se trata de produtos destinados ao mesmo público consumi- dor, pelo que não são concorrentes no mercado.
Por outro lado, a marca Spark, da recorrida, está longe de poder considerar-se como uma marca forte ou notória, «de excepcional renome, muito conhecida pelo público, afamada», como era a considerada no acórdão desta Re- lação supracitado.
Não há, assim, o risco de o consumidor médio se con- fundir, imputando aqueles produtos de hardware e de software à mesma empresa que produz os acumuladores e pilhas secas assinalados com a dita marca Spark.
E, porque falha um dos requisitos enunciados no acima transcrito n.° 1 do artigo 193.°, impõe-se concluir que a marca registanda não constitui imitação da marca regista- da Spark, da apelada, pelo que não pode recusar-se-lhe o registo com fundamento na alínea m) do n.° 1 do arti- go 189.°
3.2. Importa, porém, apurar ainda se tal registo não deverá ser recusado com fundamento na possibilidade de criação de actos de concorrência desleal, por violação do disposto no artigo 260.°, alínea a), como foi entendido na sentença sob censura.
Na verdade, por força do disposto no artigo 25.°, n.° 1, alínea d), constitui fundamento de recusa do registo «o reconhecimento de que o requerente pretende fazer con- corrência desleal ou que esta é possível independentemente da sua intenção».
Como flui do artigo 260.°, constitui concorrência des- leal «qualquer acto de concorrência contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo de actividade».
(10) Carlos Olavo, ob. cit.. p. 9.
(11) Cf. Acórdão da Relação de Lisboa de 3 de Julho de 1990, Co- lectânea de Jurisprudência XV. 4, p. 119, e sentença do 16.° Juízo Cí- vel de Lisboa de 5 de Março de 1981, Boletim da Propriedade Indus- trial. n.° 10/81, 1, pp. 1980 e segs.
E é hoje pacificamente entendido, na doutrina e na jurisprudência, que a protecção contra os actos de concor- rência desleal tem, no nosso direito, um tratamento jurídi- co distinto da protecção dos direitos privativos da pro- priedade industrial, em termos de se poder considerar o instituto da concorrência desleal como um instituto autó- nomo.
A regulamentação do funcionamento do mercado con- cretiza-se, de um lado, na atribuição de um certo conjun- to de direitos (os direitos privativos da propriedade indus- trial), que se traduzem na possibilidade de utilização exclusiva de bens imateriais, e, de outro, no estabeleci- mento de uma série de deveres destinados a assegurar a lealdade da concorrência, que, quando violados, dão lugar àquilo a que se chama concorrência desleal.
A violação de um direito privativo da propriedade in- dustrial reconduz-se a um ilícito meramente formal, que não cura da idoneidade ou inidoneidade do acto para cau- sar prejuízo; ao invés, no quadro da concorrência desleal, o acto só assume a natureza de ilícito quando possa cau- sar um prejuízo a outra pessoa, através da subtracção da sua clientela, efectiva ou potencial (12).
Assim, uma coisa é a defesa dos sinais distintivos do comércio, que constitui uma protecção específica, firme, mas de certo modo circunscrita e limitada contra as vio- lações do exclusivismo no uso desses sinais conferido ao respectivo titular; outra é a proibição da concorrência desleal, mais exigente nos seus requisitos mas mais am- pla na sua extensão, que desempenha, deste modo, a fun- ção de uma protecção complementar, acudindo onde a primeira não chegue.
Como acentua o Prof. Ferrer Correia (13), o bem jurídi- co directamente protegido pelas normas atinentes à con- corrência desleal não é verdadeiramente uma das várias formas de propriedade industrial que o Código reconhece e tutela - a marca, o modelo, o nome ou insígnia - mas o próprio estabelecimento em si, a empresa do industrial ou do comerciante.
Não está, pois, a repressão da concorrência desleal necessariamente dependente da existência de um direito privativo violado: pode haver acto de concorrência des- leal sem que haja violação de direito privativo (tal como pode haver violação de direito privativo sem que se con- figure situação de concorrência desleal) (14).
A concorrência desleal caracteriza-se especificamente pela acção de usurpar a clientela alheia e estabelecer ou ampliar uma clientela em prejuízo dos concorrentes, com adopção de meios desleais para a consecução de tal fina- lidade.
Ela pressupõe assim:
a) A prática de um acto de concorrência;
b) A não conformação desse acto com as normas e usos honestos de qualquer ramo de actividade económica.
O acto de concorrência supõe, basicamente, a oferta de idênticos bens ou serviços no mesmo mercado e um ob- jectivo de captação ou desvio de clientela alheia.
(12) Cf. Patrício Paul, Concorrência Desleal, pp. 73 e segs., e Carlos Olavo, ob. cit., p. 19.
(13) Estudos Jurídicos II - Direito Civil e Comercial. Direito Crimi- nal, Coimbra, 1969, p. 245.
Na verdade, a relação de concorrência estabelece-se, em princípio, entre empresas que produzem e ou comercia- lizam idênticos bens ou serviços - é dizer, entre empre- sas do mesmo ramo -, interessando sobretudo, na demar- cação do campo concorrencial, atender fundamentalmente à utilidade ou utilização do bem ou serviço oferecido e à existência de uma clientela comum (15).
Ora, nenhuma concorrência pode ser estabelecida entre uma empresa que comercializa acumuladores eléctricos e pilhas secas - sendo certo que esses produtos, cobertos pela marca Spark, se destinam a exportação (documento a fl. 26, que constitui aquisição processual) - e uma empresa que comercializa, em Portugal, hardware e software para computadores. Não se trata de empresas concorrentes, já que os respectivos produtos não se destinam ao mesmo círculo de clientes nem têm aptidão para satisfazer as mesmas necessidades. Por isso, sendo o acto de concor- rência desleal, antes de mais, um acto de concorrência, não havendo concorrência entre as empresas também não poderá haver concorrência desleal (16).
Mas ainda que assim não fosse - o que se refere ape- nas como hipótese dialéctica -, sempre, a nosso ver, seria de negar in casu a possibilidade de concorrência desleal, na concretização que dela faz a sentença recorrida - ou seja, com fundamento na alínea a) do artigo 260.°
É muito alargado o leque de actos que podem configu- rar situações de concorrência desleal, sendo a enumeração contida nas alíneas do mencionado preceito meramente exemplificativa. Por isso, a doutrina tem procurado arru- mar essa variedade de actos em diversos tipos, distinguin- do os actos de confusão, os actos de descrédito, os actos de apropriação e os actos de desorganização.
Os actos de confusão reconduzem-se, fundamentalmen- te, aos indicados na predita alínea a) do artigo 260.°: «os actos susceptíveis de criar confusão com o estabelecimen- to, os produtos, os serviços ou o crédito dos concorrentes, qualquer que seja o meio empregue».
São actos de aproveitamento de elementos empresa- riais alheios, levados a cabo com o fim de provocar no público consumidor a confusão com um determinado empresário, seu estabelecimento, produtos, serviços ou crédito.
Como expressivamente refere o Prof. Oliveira Ascen- são (17), a essência dos actos de confusão está em um concorrente se enfeitar com penas alheias, de maneira a fazer-se passar por outro, ou levar a uma confusão no respeitante ao estabelecimento ou aos produtos ou serviços. Ora, não se vê que o registo da marca da apelante - repete-se, para assinalar produtos de hardware e de software para computadores - possa criar qualquer con- fusão no consumidor médio, levando-o a não distinguir as actividades de ambas as empresas ou, quando me- nos, a associá-las indevidamente.
Daí que não possa também, em nosso entender, fun- dar-se nos invocados artigos 25.°, n.° 1, alínea d), e 260.°,
(15) Cf. Justino Cruz, Código da Propriedade Industrial, 2.ª ed. pp. 373 e 374.
(16) Cf. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 11 de Novem- bro de 1997, Boletim do Ministrério da Justiça, n.° 471, p. 406, e Olivei- ra Ascensão. Direito Comercial, vol. II, Direito Industrial, Lisboa, 1988, p. 56.
(17) «O princípio da prestação - Um novo fundamento para a con- corrência desleal?», in Concorrência Desleal, curso promovido pela Faculdade de Direito de Lisboa, Liv. Almedina, 1997, p. 15.
alínea a), a recusa de protecção à marca Sparc, devendo, por isso, proceder o recurso.
4 - Face a tudo quanto se deixa exposto, os juízes desta Relação acordam em julgar procedente a apelação, revogando a sentença recorrida, do M.mo Juiz do 5.° Juízo Cível da Comarca de Lisboa, e determinando seja conce- dida a protecção requerida pela aqui apelante para a sua marca Sparc.
Custas, em ambas as instâncias, pela apelada.
Lisboa, 13 de Maio de 1999. - António Cardoso dos Santos Bernardino - José Luís Soares Curado - Manuel de Sousa Teixeira Ribeiro.
