ECLI:PT:TRL:2011:1381.08.3TYLSB.L1.8.92
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Relator Nº do Documento
Maria Amélia Ameixoeira rl
Apenso Data do Acordão
15/12/2011
Data de decisão sumária Votação
unanimidade
Tribunal de recurso Processo de recurso
Data Recurso
Referência de processo de recurso Nivel de acesso
Público
Meio Processual Decisão
Apelação improcedente
Indicações eventuais Área Temática
Referencias Internacionais Jurisprudência Nacional Legislação Comunitária Legislação Estrangeira Descritores
Sumário:
I - A marca DOLPIRINA foi concedida para assinalar produtos da classe 5ª, os quais são também parte dos assinalados pelas marcas ASPIRINA”, ASPIRINA DIRECT ou ASPIRIN, no que se reporta a medicamentos.
II - Por ser assim, quanto a esses produtos a clientela alvo é a mesma, donde se conclui necessariamente que haverá concorrência.
III - Contudo, o facto de haver concorrência não significa que seja desleal, sendo só a possibilidade desta vir a ocorrer o que a lei quer evitar.
IV - A questão da potencialidade de concorrência desleal, embora ligada com a confusão de
marcas, tem a ver essencialmente com a captação da clientela da marca concorrente relativamente aos produtos comercializados de entre os assinalados, mas desde que através de qualquer “acto de concorrência contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo de actividade económica”. V - Tendo-se concluído que não se verificam os requisitos de imitação, ou seja, que não há
possibilidade de erro ou confusão, bem assim que nem tão pouco há risco de associação, na ausência de qualquer outro facto que possa evidenciar algo mais em abono da posição da recorrente, impõe-se concluir que não está demonstrada a existência de concorrência desleal. (ISM)
Decisão Integral:
Acordam na 8ª Secção do Tribunal da Relação de Lisboa RELATÓRIO:
A… com sede em …, Alemanha, veio interpor recurso do despacho do Senhor Director do Serviço de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial que concedeu o registo da marca nacional nº 409 164 “DOLPIRINA”, pedindo que se revogue o despacho recorrido e se ordene a recusa da protecção concedida.
Fundamenta a sua pretensão, em síntese, no facto de ser titular das marcas “ASPIRINA” e “ASPIRIN”, confundíveis com a marca concedida.
*
Foi cumprido o disposto no art.º 43º do Cód. Propriedade Industrial de 2003 *
A parte contrária apresentou contestação, dizendo que não se verificam, relativamente às mencionadas marcas, os requisitos de imitação.
*
Saneados os autos, foi proferida sentença que decidiu negar provimento ao recurso apresentado por A… e, consequentemente, mantém-se o despacho do Sr. Director do Serviço de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial que concedeu protecção à marca internacional nº 409 164 “DOLPIRINA”, para assinalar os produtos pretendidos.
*
Inconformado com o teor de tal decisão, A…, veio interpor recurso, concluindo as suas alegações da forma seguinte:
a) A sentença recorrida julgou improcedente o recurso interposto para o Tribunal do Comércio de Lisboa do despacho que concedeu o registo à marca nacional nº 409 164 DOLPIRINA;
b) Essa marca foi requerida a registo para assinalar, na classe 5ª da Classificação Internacional, medicamentos, produtos farmacêuticos e parafarmacêuticos, especialidades farmacêuticas de venda livre, alimentos dietéticos para uso medicinal, preparações de complementos nutricionais à base de oligo-elementos (nºs 2 e 3 da o nº 1 da Factualidade assente);
c) A ora Recorrente é titular de vários registos prioritários de marcas que incluem o elemento PIRIN- e PIRINA-, designadamente das marcas ASPIRINA, ASPIRINA DIRECT, ASPIRIN, SANIPIRINA, SANIPIRINE, SANIPIRIN e BAYASPIRINA (nºs 4 a 15 da Factualidade assente); d) A sentença reconheceu que os registos das marcas invocadas pela Recorrente são anteriores ao pedido de registo da marca recorrida e que existe afinidade entre os produtos que assinalam tais marcas, mas considerou que não existiria semelhança relevante ou suficiente entre tais marcas que justificasse a recusa do registo à marca ora em causa;
e) Porém, a marca nacional nº 409 164 DOLPIRINA apresenta um elevado grau de semelhança, tanto de ordem gráfica como fonética com as marcas prioritárias ASPIRIN e ASPIRINA que
pertencem à Recorrente e que essa semelhança é susceptível de causar erros ou confusões entre os consumidores ou de criar um elevado risco de associação;
f) Ao invés do que diz a sentença recorrida, não se pode concluir que DOLPIRINA e ASPIRINA apenas tenham semelhanças quanto à parte final como se apenas uma ou duas letras da terminação de tais palavras fossem comuns!
g) DOLPIRINA e ASPIRINA são expressões que oferecem escrita e leitura muito próximas, porque das nove letras que formam a palavra DOLPIRINA seis são comuns e têm exactamente a mesma colocação de seis letras de ASPIRINA:
h) Tais semelhanças são agravadas pelo facto de em ambas as expressões o acento tónico recair sobre a parte final – PIRINA que é comum a tais palavras;
i) A reprodução desse elemento - PIRINA pela marca recorrida DOLPIRINA é tanto mais gravosa quanto é certo que ASPIRINA ou ASPIRIN são marcas muito antigas e conhecidíssimas no mercado, tanto a nível mundial, como concretamente em Portugal;
j) A marca ora em causa reproduz ou usurpa todas as letras e todos os sons da marca da ora Recorrente à excepção das duas letras iniciais AS -.: DOLPIRINA ASPIRINA
k) A leitura das marcas em confronto revela que em qualquer das duas o acento tónico recai sobre esse elemento que lhes é comum: DOL PIRINA AS PIRINA
l) Basta ler em voz alta a marca em causa para facilmente se constatar que a parte que melhor se ouve não é o elemento – DOL - , mas sim a parte terminal - PIRINA que é comum às citadas marcas da Recorrente;
m) Na marca nacional nº 409 164 DOLPIRINA, as sílabas - PI - RI - e - NA - que são os comuns à palavra são sem dúvida as prevalentes, as que mais claramente se ouvem, pelo que é indiscutível que as diferenças existentes entre tais marcas em confronto não podem afastar o elevado grau de semelhança existente entre o conjunto de elementos que as caracterizam
n) O aparecimento no mercado de produtos assinalados com a marca DOLPIRINA, quando já são conhecidos produtos semelhantes assinalados com a marca ASPIRINA da Recorrente, seria naturalmente interpretado como a introdução de uma variante ou nova gama de produtos da Recorrente Bayer;
o) A coexistência das marcas em confronto permitiria a ocorrência de actos susceptíveis de criar confusão com a empresa, o estabelecimento, os produtos da Recorrente, em clara violação do disposto na alínea a) do artigo 317º do Código da Propriedade Industrial;
da ora Recorrente.
q) A sentença recorrida desrespeitou o disposto, entre outros, nos artigos 239º, nº 1, alíneas a) e e), 245º, nº 1, e 317º alínea a), todos do Código da Propriedade Industrial.
Conclui no sentido de o presente recurso de apelação ser julgado procedente e, em consequência, revogada a sentença recorrida e recusado o registo à marca nacional nº 409 164 DOLPIRINA. *
Não houve contra-alegações. *
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir: *
QUESTÃO A DECIDIR:
-Saber se a marca nacional nº 409164 DOLPIRINA constitui imitação das marcas ASPIRIN e ASPIRINA de que é titular a Recorrente.
*
FUNDAMENTAÇÃO: A) DE FACTO:
Face à prova documental produzida, encontra-se assente a seguinte factualidade:
1 – Por despacho datado de 15 de Dezembro de 2006, o Sr. Director do Serviço de Marcas do Instituto Nacional de Propriedade Industrial concedeu a marca nacional nº 409 164 “DOLPIRINA”, pedida em 15 de Dezembro de 2006 por B…, tendo o pedido sido transmitido a Labialfarma – Laboratório de Produtos Farmacêuticos e
Nutracêuticos.-2 – A mencionada marca destina-se a assinalar na classe 5ª “medicamentos, produtos farmacêuticos e parafarmacêuticos, especialidades farmacêuticas de venda livre, alimentos dietéticos para uso medicinal, preparações nutricionais à base de
oligo-elementos”.-3 – A mencionada marca é constituída pela palavra
“DOLPIRINA”.-4 – A recorrente é titular da marca “ASPIRINA”, pedida em 19 de Dezembro de 1928 e concedida por despacho de 24 de Janeiro de
1931.-5 – A mencionada marca é constituída pela palavra “ASPIRINA”.-6 – A referida marca destina-se a assinalar produtos da classe
79.-7 – A recorrente é titular da marca nacional nº 308 995, “ASPIRINA DIRECT”, pedida em 10 de Abril de 1995 e concedida em 01 de Abril de
1996.-8 – A referida marca é constituída pelas palavras “ASPIRINA
DIRECT”.-9 – A mencionada marca destina-se a assinalar, na classe 5ª “medicamentos”.-10 – A recorrente é titular da marca internacional nº 312 632 “ASPIRIN”, registada
internacionalmente 29 de Abril de 1966, gozando de protecção em Portugal por despacho de 20 de Março de
1967.-11 – A mencionada marca é constituída pela palavra
“ASPIRIN”.-12 – A referida marca destina-se assinalar, na classe 5ª “Un produit pharmaceutique”.-13 – A recorrente é titular da marca internacional nº 324 979 A, “ASPIRINA”, registada
internacionalmente em 07 de Novembro de 1986, gozando de protecção em Portugal por despacho de 20 de Outubro de
1967.-14 – A mencionada marca destina-se a assinalar produtos nas classes 1 e 5, respectivamente: 1ª “produits servant à conserver les aliments” e 5ª “Medicaments pour hommes et animaux, produits chimiques por la mediciné et l`hygiène, drogues et preparations pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction d`animaux et de végétaux,
désinfectants”.-15 – A recorrente é ainda titular das marcas: Sanipirina, Sanipirine, Sanipirin e Bayaspirina.-*
DE DIREITO:
Tendo presente que a legislação aplicável aos autos é o Código da Propriedade Industrial, na
redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº36/2003, de 5 de Março, dado que o pedido de registo da marca foi apresentado antes das alterações entretanto introduzidas pelo Decreto-Lei nº 143/08, de 25 de Julho, as quais entraram em vigor em 1 de Outubro de 2008, conforme resulta dos art.ºs 4 e 16 deste diploma, salienta-se desde logo que o citado Código, quer na versão tida por aplicável quer na actual, não contém qualquer norma que ofereça uma definição do que se deve entender por marca. A lei elucida-nos é sobre como pode ser constituída a marca, dispondo o 222º, sobre a epígrafe “Constituição da marca”, que a “A marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de
pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respectiva embalagem, desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras
empresas”, bem assim que “(..) pode, igualmente, ser constituída por frases publicitárias para os produtos ou serviços a que respeitem, desde que possuam carácter distintivo, independentemente da protecção que lhe seja reconhecida pelos direitos de autor”.
A doutrina e a jurisprudência desenvolveram em construção teórica o conceito de marca,
considerando de forma uniforme que “marca é um sinal distintivo de produtos ou serviços, visando individualizá-los no mercado, perante o consumidor e em relação aos demais, com os propósitos de assegurar e potenciar a clientela, simultaneamente protegendo o consumidor do risco de confusão ou associação com marcas concorrentes”.
Neste sentido, remete-se para o recente Acórdão do STJ, de 11-01-2011, Proc.º
627/06.7TBAMT.P1, disponível em http://www.dgsi.pt/jstj.nsf?OpenDatabase, no qual se faz invocação do conceito de marca dado pelo eminente Professor Ferrer Correia (Lições de Direito Comercial, Vol. I, pag 253).
Conforme decorre do art.º 224º, nº1, o direito de propriedade de determinada marca é conferido através do seu registo.
A concessão do registo está sujeita a determinadas restrições, dependendo, desde logo, de que o pedido satisfaça as condições para poder constituir uma marca (art.ºs 222.º e 223.º), bem como da não verificação de qualquer um dos fundamentos de recusa, nomeadamente, os gerais previsto no artigo 24.º ou, para além desses, os previstos nos artigos 238.º (Fundamentos de recusa do
registo), 239.º (Outros fundamentos de recusa), 240.º (Imitação de embalagens ou rótulos não registados), 241.º(Marcas notórias) e 242.º (Marcas de prestígio); e, pressupõe a observância de um procedimento próprio (art.ºs 233.º e seguintes) a correr junto do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial, entidade a quem a lei atribui competência para esse efeito.
Em regra, o registo “é concedido a quem primeiro apresentar regularmente o pedido com os elementos exigíveis” (n.º1 do art.º 11.º), ou seja, detém a prioridade para adquirir o direito de
propriedade sobre determinada marca aquele que primeiro requeira o respectivo registo, para esse efeito observando os procedimentos próprios e instruindo o pedido com os elementos que a lei exige.
O titular da propriedade industrial dispõe das garantias estabelecidas por lei para a propriedade em geral, para além de beneficiar dos regimes especiais de protecção, estabelecidos no CPI e demais legislação e convenções em vigor (art.º 316.º). Assim, obtido o registo e conferido o direito de propriedade, o seu titular passa a dispor do exclusivo da “marca para os produtos e serviços a que
esta se destina” (mesmo n.º1 do art.º 224.º).
A protecção legal concedida ao titular da marca prioritária traduz-se, também, no direito de se opor a que outrem a use sem o seu consentimento, bem como a impedir que o seu uso possa ser confundido ou associado àquela que lhe pertence, semelhança essa que pode ser gráfica, fonética ou figurativa [cfr. Ac. STJ, de 13-07-2010, Proc.º 3/05.9TYLSB.P1.S1, disponível em
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf?OpenDatabase].
A atribuição deste direito insere-se no âmbito da função da propriedade industrial, assinalada no art.º 1º do CPI, onde se lê que é a de “ (..) garantir a lealdade da concorrência, pela atribuição de direitos privativos sobre os diversos processos técnicos de produção e desenvolvimento da riqueza”.
O sentido da protecção atribuída por lei, vem desde logo evidenciado no preâmbulo do Decreto-Lei nº 36/2003, de 5 de Março, onde se refere o seguinte: “É conhecida a importância do sistema da propriedade industrial para o processo de desenvolvimento económico, nomeadamente quando associado ao desenvolvimento científico e tecnológico e ao crescimento sustentado e sustentável da economia, inspirando e protegendo os resultados das actividades criativas e inventivas.
Constituindo um dos factores competitivos mais relevantes de uma economia orientada pelo conhecimento, dirigida à inovação e assente em estratégias de marketing diferenciadoras, a propriedade industrial assume-se, igualmente, como mecanismo regulador da concorrência e garante da protecção do consumidor.
O sistema da propriedade industrial está, assim, ligado, mais do que nunca, aos vectores
essenciais de políticas macroeconómicas ou de estratégias empresariais, modernas e competitivas, condicionadas por uma sociedade de informação e por uma economia globalizada”.
É justamente aquele direito de oposição que a recorrente, enquanto titular do direito de propriedade industrial da marca “ASPIRINA” pretende exercer, para obstar à concessão do registo e
consequente protecção legal da marca “DOLPIRINA” que no seu entendimento deveria ter sido recusado.
Assim, no que ao caso importa, sendo registo concedido e, consequentemente, conferido o direito de propriedade e o exclusivo da marca para os produtos e serviços a que se destina, essa posição prioritária confere ao titular protecção legal, que se manifesta, desde logo, por obstar à aceitação do pedido de registo de outra marca que a reproduza ou imite, total ou parcialmente, desde que se destine a produtos ou serviços idênticos ou afins e possa induzir em erro ou confusão o consumidor ou que compreenda o risco de associação com a marca registada. Com efeito, conforme resulta do disposto no art.º 239.º al. m), do CPI, constitui fundamento de recusa do registo de marcas, o facto de a marca cujo registo se requer conter, no todo ou em parte, “Reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços idênticos ou afins que possa induzir em erro ou confusão o consumidor ou que compreenda o risco de
associação com a marca registada”.
Para além deste fundamento, mas igualmente prendendo-se com a protecção do direito ao uso exclusivo da marca para os produtos e serviços a que se destina, decorrente da prioridade na aquisição do direito de propriedade sobre a mesma, a lei prevê ainda outros fundamentos de recusa do pedido de registo de marca, atendendo ao facto de a marca a proteger ser notória (art.º 241.º) ou marca de prestígio (art.º 242.).
No primeiro caso “É recusado o registo de marca que, no todo ou em parte essencial, constitua reprodução, imitação ou tradução de outra notoriamente conhecida em Portugal, se for aplicada a produtos ou serviços idênticos ou afins e com ela possa confundir-se ou se, dessa aplicação, for
possível estabelecer uma associação com o titular da marca notória” (n.º 1 do art.º 241.º). E, no segundo, estabelece-se que “o pedido de registo será igualmente recusado se a marca, ainda que destinada a produtos ou serviços sem identidade ou afinidade, constituir tradução, ou for igual ou semelhante, a uma marca anterior que goze de prestígio em Portugal ou na Comunidade Europeia, se for comunitária, e sempre que o uso da marca posterior procure tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca, ou possa prejudicá-los”.
Além do exposto, importa ainda atentar ao disposto no artigo 245º, onde consta o conceito de imitação ou usurpação, dispondo que “A marca registada considera-se imitada ou usurpada por outra, no todo ou em parte, quando, cumulativamente: a) A marca registada tiver prioridade; b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins; c) Tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto”. É ainda de assinalar que na interpretação e aplicação daquele conceito, deve ter-se em conta o disposto nos nºs 2 e 3, respectivamente, a propósito dos produtos que podem ou não ser considerados afins, e do uso de denominação de fantasia que faça parte de marca alheia anteriormente registada.
Nesta breve incursão sobre as normas a considerar para a apreciação do presente recurso, deve ainda referir-se que, requerido o registo de determinada marca, a entidade competente deve recusá-lo, desde logo, quando se verifique algum dos fundamentos gerais de recusa enunciados no n.º1 art.º 24.º, entre eles o constante na alínea d), que consiste no “(..) reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal, ou de que esta é possível independentemente da sua intenção”. Por seu turno, a noção de concorrência desleal encontra-se no artigo 317º,
consistindo em “ (..) todo o acto de concorrência contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo de actividade económica”, nomeadamente os logo de seguida enunciados nas alíneas a) a f), entre eles “Os actos susceptíveis de criar confusão com a empresa, o estabelecimento, os
produtos ou os serviços dos concorrentes, qualquer que seja o meio empregue” (al. A). Presentes estas considerações teóricas cabe analisar a situação dos autos.
A primeira questão a resolver, consiste, desde logo, em saber se a marca DOLPIRINA é
susceptível de ser confundida com a marca “ASPIRINA”, para o efeito tendo em conta o disposto na al. m), do art.º 239.º e n.ºs 1 e 2, do art.º 245.º.
Pedido o registo de determinada marca, este deve ser recusado quando aquela contenha a
“Reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços idênticos ou afins que possa induzir em erro ou confusão o consumidor ou que compreenda o risco de associação com a marca registada” (al. m) do art.º 239.º).
Esse princípio deve ser aferido à luz do disposto no art.º 245.º, que por sua vez enuncia o conceito de imitação ou usurpação de marca. Do disposto no n.º1, resulta que para haver imitação devem verificar-se, cumulativamente, três requisitos:
1.º A prioridade da marca registada;
2.º A identidade ou afinidade dos produtos ou serviços marcados;
3.º A semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra da marca posterior com a marca
anteriormente registada que induza facilmente em erro ou confusão o consumidor, não podendo este distinguir senão depois de exame atento ou confronto ou crie um risco de associação. No que concerne aos dois primeiros requisitos não existe discordância por parte do recorrente, acolhendo-se o teor da sentença objecto de recurso quando refere:
Analisemos então cada um destes elementos, tendo em atenção o caso em concreto.---No que respeita ao primeiro e considerando o disposto no art.º 11º do Código da Propriedade Industrial concluímos que as datas de concessão das marcas invocadas pela recorrente são anteriores à da marca concedida à recorrida.
É pois de concluir que as marcas da recorrente têm prioridade relativamente à marca considerada
obstativa.---Quanto ao segundo requisito, teremos de ter em atenção no que respeita à afinidade, que está em causa o facto de os produtos ou serviços serem concorrentes no mercado, tendo a mesma utilidade e fim, mas também a natureza (estrutura) dos produtos ou serviços e os circuitos e hábitos de distribuição dos produtos e serviços (cfr. Luís M. Couto Gonçalves, Direito das Marcas, págs. 133 e
134).---Vejamos:
Analisando os produtos que as marcas assinalam, verifica-se estarem em causa produtos idênticos e afins, no que respeita aos produtos assinalados na classe 5ª, podendo em muitos casos, os produtos assinalados pelas marcas da recorrente e recorrida, nesta classe, terem a mesma utilidade e fim e circularem nos mesmos canais de distribuição e
consumo.-Verifica-se assim igualmente este segundo requisito do conceito de imitação.---Continua a sentença objecto de recurso:
Quanto ao terceiro requisito, importa ter em atenção que cabe fazer a comparação entre marcas
nominativas.-Vejamos:
---Fazendo o confronto entre as palavras, importa considerar que efectivamente existe a coincidência na parte final das palavras que compõem as marcas no que respeita às palavras “DOLPIRINA” e
“ASPIRINA”.-No entanto essa coincidência não é o suficiente, em nosso entender, para considerarmos uma aproximação que permita concluir pela possibilidade de erro e confusão por parte do consumidor. O som e a grafia das palavras surge claramente diverso, o que permite, face à clara impressão
diversa, desde logo do início da palavra, que o consumidor distinga as
marcas.-Não se encontra assim verificado, em nosso entender, este último requisito de
imitação.-É quanto a esta conclusão que a recorrente começa por se insurgir. Vejamos então se lhe assiste razão.
Assim, não estando em causa que as marcas da recorrente são prioritárias relativamente à marca da recorrida bem assim que os produtos que assinalam são idênticos ou afins, o passo seguinte, consiste em verificar se é de concluir, ou não, pela verificação do terceiro requisito do conceito de imitação ou usurpação.
A marca tem hoje uma função essencial de distinguir e garantir que os produtos ou serviços se reportam a uma pessoa que assume em relação aos mesmos o ónus pelo seu uso não enganoso (função distintiva), uma função derivada de garantia indirecta de qualidade dos produtos ou serviços marcados por referência a uma origem não enganosa, e uma função complementar da função distintiva que é a de contribuir, por si mesma, para a promoção dos produtos ou serviços que assinala (função publicitária) (Luís Couto Gonçalves, Manual de Direito Industrial, Almedina, 2008, pp. 197-198).
Na apreciação relativa à verificação, ou não, do terceiro requisito de imitação ou usurpação, a questão que se coloca é a de saber se a marca “DOLPIRINA”, pela semelhança dos seus
elementos – gráfica, figurativa, fonética ou outra - com o da marca “ASPIRINA”, é susceptível de induzir “facilmente em erro ou confusão o consumidor, não podendo este distinguir” aquela primeira, destas últimas, “senão depois de exame atento ou confronto”; ou, se a semelhança dos seus elementos cria “um risco de associação”.
Aferir se há semelhança entre as marcas, de tal modo que possa induzir o consumidor facilmente em erro ou confusão, ou ao risco de associação, pressupõe que se confrontem as marcas na perspectiva desse mesmo consumidor e que se observem determinados critérios.
Recorrendo à doutrina e à jurisprudência, vejamos algumas posições sobre o método a observar. Há um conjunto de critérios de apreciação comuns relativamente consensuais na doutrina: “o primeiro é o dever de apreciar as marcas no seu conjunto, só se devendo recorrer à dissecação analítica por justificada necessidade, quando não resultar da visão unitária um resultado claro, o segundo é o da irrelevância no conjunto da apreciação das marcas das suas componentes genérica ou descritiva e o facto de se assemelharem unicamente em relação aos sinais gráficos genéricos ou descritivos não é determinante; o terceiro é o de que nas marcas complexas (constituídas por mais de um elemento nominativo), se dever privilegiar sempre o elemento dominante e por último é o de que quanto maior for a notoriedade da marca maior o risco de
confusão com uma marca posterior; há ainda a referir que nos termos do art.º 245/1/c, parte final o risco de associação, passa a fazer parte do conceito de imitação” (Luís Couto Gonçalves, op. cit, pp. 278 – 279).
Quanto à apreciação do carácter distintivo da marca, Carlos Olavo defende que deve ter-se em conta “ (..) por um lado (..) os produtos e serviços a que se destina (..)”, e, por outro, a “(..) percepção que dela tem o público relevante, normalmente informado e razoavelmente atento e advertido” (Propriedade Industrial -Noções Fundamentais, 2005, pp. 82).
Em Acórdão do STJ de 02-10-2003, defende-se que “No juízo comparativo das marcas, para efeito de se verificar se existe imitação ou usurpação, devem seguir-se, segundo o entendimento
jurisprudencial e doutrinal corrente, as seguintes regras ou princípios:
- o juízo comparativo deve ser objectivo, apurando-se se existe risco de confusão tomando em conta o consumidor ou utilizador final medianamente atento;
- para a formulação desse juízo relevam menos as dissemelhanças que ofereçam os diversos pormenores isoladamente do que a semelhança que resulta do conjunto dos elementos
componentes, devendo ainda tomar-se em conta a interligação entre os produtos e serviços, por um lado, e, por outro, os sinais que os diferenciam”.
(Proc. n.º 03B2236, disponível em http://www.dgsi.pt/jstj. OpenDatabase).
Esta posição é igualmente mantida na jurisprudência mais recente, como resulta do sumário do Acórdão do STJ, de 13.07.2010, já antes invocado, no qual pode ler-se o seguinte:
II- “Esse confronto não demanda, da parte do consumidor, especiais qualidades de perspicácia, subtileza ou atenção, já que, no frenético universo do consumo, o padrão é o do consumidor médio, razoavelmente informado, mas não particularmente atento às especificidades próprias das
marcas”.
III- Daí que, no juízo a fazer acerca da imitação, se deva ter em conta uma impressão de conjunto e não de pormenor das marcas ou produtos, sendo relevantes os elementos que, essencialmente, as distinguem por serem os dominantes.
IV-É assim o critério do consumidor médio, o relevante, para diante dos elementos gráficos, fonéticos ou figurativos (sobretudo nas marcas mistas) de certo produto de uma marca, poder ou não, ter a percepção de que pode confundir essa com aqueloutra, ou associá-la a uma já existente,
não sendo de exigir que, se tivesse a possibilitar de as confrontar, logo as suas dúvidas pudessem ser dissipadas.
V-A distinguibilidade das marcas nominativas relaciona-se primordialmente com o seu aspecto fonético e gráfico e deve ser apreendida por um consumidor abstracto do produto a que a marca se destina e não à massa dos consumidores; na sociedade de consumo não é ousado afirmar que cada cidadão é um consumidor, daí que o critério de diferenciação das marcas não deve fazer apelo ao consumidor concreto”.
Do conjunto dos critérios expostos resulta que, no juízo comparativo a fim de indagar se existe imitação ou usurpação, devem observar-se os critérios seguintes:
- O critério de apreciação deve ser objectivo e corresponder ao do consumidor médio e abstracto do produto a que a marca se destina, ou seja, considerando-se a perspectiva do consumidor
normalmente informado e razoavelmente atento e advertido, de entre aqueles a quem o produto é dirigido.
- As marcas em confronto devem ser apreciadas, atendendo à impressão global do conjunto dos elementos que integram, o que se justifica pelo facto de em circunstâncias normais do quotidiano ser essa a perspectiva do consumidor e aquela visão unitária a que lhe causa maior impressão. - Relevarão menos as diferenças de pormenor entre as marcas em confronto, porque estas apenas serão mais perceptíveis através dum exame mais pormenorizado, não sendo razoável esperar que o consumidor esteja normalmente em condições, ou até disponível, para a realizar.
Façamos agora o confronto entre a marca prioritária “ASPIRINA” e a marca “DOLPIRINA”. Ambas as marcas são constituídas por uma palavra, escrita em letras maiúsculas.
Daqui se retira que no confronto entre estas marcas, o elemento em comum é a terminação gráfica “PIRINA”.
Contudo, quanto ao elemento fonético, entendemos que no caso da marca prioritária o enfoque tónico está na sua terminação “PIRINA”, enquanto que na marca objecto de recurso, a prioridade tónica se coloca na expressão “DOL”…pirina
Aceitando que numa impressão de conjunto relevam os elementos dominantes, consideramos que enquanto na marca prioritária o elemento dominante é a sua terminação “PIRINA”, na marca recorrida o sinal apelativo à impressão do destinatário coloca-se na expressão inicial “DOL”.
No conjunto das duas expressões, entendemos que o consumidor com as características descritas não confundirá as duas marcas.
Daí que não se possa concordar com a recorrente, quando defende que neste confronto o elemento “PIRINA”, existente em ambas as marcas, é o que causa maior impacto e, logo, é o dominante. O elemento fonético é no caso dos autos particularmente apelativo ao consumidor e esse é o elemento que claramente distingue as duas marcas.
Na marca recorrida o elemento “DOL” tem uma carga fonética acentuada que faz diluir o termo da expressão “PIRINA”.
Mas também o elemento gráfico é distinto, não existindo confusão possível entre as três letras “DOL” e as duas letras “AS”, letras estas distintas entre si.
Concluímos assim que o elemento dominante, quer graficamente quer foneticamente não é o elemento “PIRINA”.
Em suma, feito o confronto entre a marca prioritária “ASPIRINA” e a marca “DOLPIRINA”, conclui-se que não existe “conclui-semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra” desta última com aquela primeira, que induza facilmente em erro ou confusão o consumidor médio, a quem os produtos em causa são dirigidos, ou que crie um risco de associação.
Por conseguinte, quanto a esta parte, bem andou a sentença ao concluir que não existe entre as duas marcas em confronto, os requisitos cumulativos exigidos pelo legislador para se considerar que aquela primeira imita estas últimas. Inexiste, pois, por esta via, fundamento para a revogação do despacho que concedeu o registo a marca “DOLPIRINA”.
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Quanto ao invocado requisito da notoriedade, é o seguinte o teor da sentença recorrida:
Quanto às restantes marcas que a recorrente invocou com inserção das letras “PIRINA”, apenas referimos que, para além de não conhecermos quais os produtos assinalados pelas mesmas, não podemos concluir, face a essa titularidade, que a recorrente se poderá apropriar do vocábulo
“PIRINA”.-Face ao supra referido, importa considerar que a concessão do registo em apreço foi correcto, cabendo manter o
mesmo.-Dispõe o n.º 1 do art.º 241.º que “ “É recusado o registo de marca que, no todo ou em parte essencial, constitua reprodução, imitação ou tradução de outra notoriamente conhecida em
Portugal, se for aplicada a produtos ou serviços idênticos ou afins e com ela possa confundir-se ou se, dessa aplicação, for possível estabelecer uma associação com o titular da marca notória”. O CPI não adianta uma noção de marca notória, importando assim saber o que se deve entender como tal. Procurando responder a essa questão, Luís Couto Gonçalves escreve:
“A marca notoriamente conhecida é entendida como a marca conhecida de uma grande parte do público consumidor como a que distingue de uma forma imediata um determinado produto ou serviço.
Uma forte corrente doutrinária e jurisprudencial distingue ainda duas hipóteses: se o produto ou o ou serviço for de consumo específico, a marca deve ser conhecida de grande parte do público interessado nesse produto ou serviço.
A marca notoriamente conhecida deve ser notória no país onde se solicita a especial protecção – pois é nele que, obviamente, se haverá de dirimir o conflito entre a marca a registar e a marca notoriamente conhecida – embora não careça de nele ser usada de modo efectivo.” (ob. cit, pp. 278 – 279).
Na jurisprudência podemos ver o Acórdão do STJ de 15.02.2007, onde se defende que para que uma marca se qualifique como notoriamente conhecida «não é necessário que “o conhecimento a marca e de que ela pertence a certa entidade” constitua facto público e notório, com as
características que a esta fórmula se atribui na nossa legislação processual. A opinião dominante é no sentido de que a marca pode assim ser qualificada desde que alcançou notoriedade ou
conhecimento geral no círculo dos produtores ou dos comerciantes ou no meio dos consumidores mais em contacto com o produto a que respeita a marca; basta que se tenha divulgado de modo particular no círculo de pessoas que é uso designar por “meios interessados”» (Revista n.º 200/07, http://www.dgsi.pt/jstj.nsf?OpenDatabas).
Na apreciação no sentido de se saber se a marca “ASPIRINA”, deve ser considerada, ou não, marca notória, deve ter-se presente que, necessariamente, a mesma deve ser feita tendo em conta em atenção à factualidade fixada nos autos.
Ponderando a factualidade considerada provada onde nada consta a propósito de tal notoriedade, sufraga-se o que refere a sentença objecto de recurso ao referir que, “No que respeita à aflorada notoriedade das marcas da titularidade da recorrente, a mesma não trouxe para os autos,
consequentemente, conceder às mencionadas marcas, a protecção acrescida concedida às marcas
notórias.-Não se provaram factos que permitissem extrair aquela conclusão da notoriedade em correlação com outros dados gerais relativos a este mesmo segmento de mercado e, logo, ao universo de consumidores, ou seja, ao tal círculo dos produtores ou dos comerciantes ou no meio dos consumidores mais em contacto com o produto a que respeita a marca que é uso designar por “meios interessados”.
Recaia sobre a Recorrente o ónus de alegar e provar os factos impeditivos da concessão do registo da marca “DOLPIRINA”, nos termos do art.º 342.º n.º 2 do CC, o que não logrou fazer.
Desconhece-se em absoluto qual o volume de vendas global neste segmento de produtos, para assim se ter ideia da quota de mercado da recorrente, o que revelaria o grau de penetração e aceitação da marca no mercado e, logo, permitiria ter alguma ideia sobre o reconhecimento da marca junto dos mesmos.
O tribunal não dispõe assim de dados que permitam concluir que a marca “ASPIRINA” era, à data em que foi concedido o registo à marca “DOLPIRINA”, nesse conjunto de marcas a considerar, uma marca notória.
Daí que se conclua, tal como na sentença que os factos provados são insuficientes para se concluir que a marca “ASPIRINA” é notoriamente conhecida em Portugal.
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Por último resta apreciar se estão verificados os requisitos para se concluir pela possibilidade de ocorrência de situações de concorrência desleal.
Resulta do disposto no n.º1, al. d), do art.º 24.º do diploma em apreciação, que o registo deve ser recusado quando se reconheça “que o requerente pretende fazer concorrência desleal, ou de que esta é possível independentemente da sua intenção”.
A noção legal de concorrência desleal consta do art.º 317.º, (invocado pela recorrente), o qual refere que “Constitui concorrência desleal todo o acto de concorrência contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo de actividade económica, nomeadamente…, procedendo, nas alíneas a) a f), a uma tipificação, não taxativa, de vários tipos de actos que constituem concorrência desleal. Quanto ao tipo de actos de concorrência desleal, a doutrina distingue as modalidades de actos de concorrência desleal, actos de confusão, actos de descrédito, actos de apropriação e actos de desorganização, a estes acrescendo ainda, para alguns, a concorrência parasitária.
Para o caso importa atender ao disposto na al. a), que conjugada com a parte introdutória do artigo, leva a concluir constituírem concorrência desleal, por representarem um acto de concorrência contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo de actividade económica “Os actos
susceptíveis de criar confusão com a empresa, o estabelecimento, os produtos ou os serviços dos concorrentes, qualquer que seja o meio empregue” (al. a)).
Assim, conjugando agora esta norma com a referida al. d), do n.º1 do art.º 24.º, o que poderia estar em causa era se a recorrida, ao requerer o registo da marca DOLPIRINA, com os elementos que o compõem e para assinalar os produtos da classe 5.ª, pretendeu intencionalmente criar condições de confundibilidade relativamente às marcas “ASPIRINA”, ASPIRINA DIRECT ou ASPIRIN, da classe 5ª e aos seus produtos, para captar a clientela por estas angariada relativamente aos produtos assinalados; ou, então, se independentemente da sua intenção, tal acaba por ser possível.
Nas palavras de Luís Couto Gonçalves, “procura-se prevenir a atribuição de um direito privativo a um concorrente, que de um modo intencional ou não, desencadeia ou pode desencadear com o
seu pedido uma situação objectivamente desleal (um acto contrário às normas e costumes honestos de qualquer actividade comercial” (Op. cit., pp. 299).
Salienta-se desde logo que a existência de uma actuação intencional da titular da marca “DOLPIRINA”, não está provada nos autos.
Assim, o que importa é apenas indagar se, em face dos factos assentes e, também, das conclusões a que já se chegou, se deve concluir que a concessão do registo da marca
“DOLPIRINA” pode desencadear a possibilidade de verificação de uma situação objectivamente desleal.
Não olvidamos que a marca DOLPIRINA foi concedida para assinalar produtos da classe 5.ª, os quais são também parte dos assinalados pelas marcas ASPIRINA”, ASPIRINA DIRECT ou ASPIRIN, no que se reporta a medicamentos.
Por ser assim, quanto a esses produtos a clientela alvo é a mesma, donde se conclui necessariamente que haverá concorrência.
Contudo, o facto de haver concorrência não significa que seja desleal, sendo só a possibilidade desta vir a ocorrer o que a lei quer evitar. A questão da potencialidade de concorrência desleal, embora ligada com a confusão de marcas, tem a ver essencialmente com a captação da clientela da marca concorrente relativamente aos produtos comercializados de entre os assinalados, mas desde que através de qualquer “acto de concorrência contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo de actividade económica”.
É esse o fulcro da questão.
Porém, tendo-se concluído que não se verificam os requisitos de imitação, ou seja, que não há possibilidade de erro ou confusão, bem assim que nem tão pouco há risco de associação, na ausência de qualquer outro facto que possa evidenciar algo mais em abono da posição da recorrente, impõe-se concluir que não está demonstrada a existência de concorrência desleal. (Em sentido idêntico, cfr. Ac. da RL de 20/10/2011, Proc. nº 393/07.9TYLSB.L1-6, Relator Desembargador Jerónimo Freitas, publicado in www.dgsi.pt)
Improcede também o recurso com tal fundamento.
Em consequência do exposto, impõe-se julgar a apelação improcedente e manter na íntegra a sentença objecto de recurso.
DECISÃO
Em face do exposto, Acordam os Juízes da 8ª Secção do Tribunal da Relação de Lisboa em julgar improcedente o recurso de apelação, mantendo na íntegra a sentença objecto de recurso.
Custas a cargo da recorrente.
Transitado cumpra-se o disposto no art.º 35.º n.º 3, aplicável ex vi art.º 47.º CPI. Lisboa, 15 de Dezembro de 2011
Maria Amélia Ameixoeira Caetano Duarte
Ferreira de Almeida
