Cópia do acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa profe- rido no processo de registo de marca internacional n.° 2R 185 693, Laxanin.
Recurso n.° 4311/02.
Apelante: The Welcome Foundation, Limited.
Apelada: Kommanditgesellschaft Schwarzhaupt, G. m. b. H. & Co.
Acordam em conferência no Tribunal da Relação de Lis- boa:
Pelo vice-presidente do Instituto Nacional da Proprieda- de industrial (por delegação do presidente deste Instituto) foi concedida, por despacho de 26 de Julho de 1996, pro- tecção à marca internacional n.° 2R 185 693, Laxanin, re- querida por Kommanditgesellschaft Schwarzhaupt, G. m. b. H., & Co., destinada a assinalar produtos da clas- se 5.ª, «purgatifs en comprimés», negando, assim, proce- dência à reclamação deduzida por The Welcome Foundati- on, Limited, que opôs o seu registo da marca nacional n.° 202 833, Lanoxin, também destinada a assinalar produ- tos da classe 5.ª, «preparações farmacêuticas contendo dezoxima para uso humano».
E m recurso interposto no Tribunal Cível de Lisboa, em 26 de Fevereiro de 1997, The Welcome Foundation, Limi- ted, pediu a anulação do aludido despacho, nos termos do artigo 32.°, n.° 1, alínea b), do Código da Propriedade In- dustrial, por não lhe ter sido concedido o direito de au- diência prévia, nos termos do disposto nos artigos 2.°, n.° 6, e 100.° do Código do Procedimento Administrativo.
Além disso, invocou no mesmo recurso a semelhança gráfica e fonética da marca a que foi dada protecção com a marca de que é titular, dizendo que ambas se destinam a assinalar os mesmos produtos, gerando, por isso, confu- são no consumidor, pelo que, verificados todos os pres- supostos do conceito legal de imitação de marcas vertidos nos artigos 189.°, n.° 1, alínea m), e 193.° do citado Códi- go, o registo em causa deveria ter sido recusado.
A sociedade Kommanditgesellschaft Schwarzhaupt, G. m. b. H., & Co., titular da marca sob recurso, foi notifi- cada por carta registada com aviso de recepção dirigida à própria, tendo-lhe sido fixado o prazo de vista de 30 dias e não se pronunciou.
Por despacho de 2 de Agosto de 1999 foi o Instituto Nacional da Propriedade Industrial julgada parte ilegítima com fundamento em que a anulação ou a declaração de nulidade devem resultar de decisão judicial através da pro- positura de acção contra o titular inscrito ou o detentor do registo, no caso a sociedade alemã, nos termos do dis- posto no artigo 34.° do Código da Propriedade Industrial. Deste despacho foi interposto recurso para esta Relação. Pelo Acórdão de 30 de Novembro de 2000 proferido de fl. 83 a fl. 86 foi revogada tal decisão, ordenando-se o pros- seguimento dos autos «para que seja proferida decisão final depois de notificados os titulares de direitos derivados inscritos, caso existam, nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 34.° do Código da Propriedade Industrial, sem prejuízo da prática de outros actos que venham a ser ne- cessários».
Este acórdão foi, no entanto, revogado pelo Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 5 de Julho de 2001, ordenando-se o prosseguimento dos autos como recurso (e não como acção) nos termos dos artigos 38.° e segs. do Código da Propriedade Industrial.
E isto porque se considerou que «desde que o recor- rente se limita, na sua alegação, a atacar o despacho re- corrido no seu conteúdo, atendendo aos elementos cons- tantes do processo administrativo, e só a esses, o meio processual idóneo é, em tempo, o recurso ora regulado nos artigos 38.° e segs. do Código de Processo Civil».
Por sentença de 16 de Janeiro de 2002 foi o recurso interposto do aludido despacho julgado improcedente, mantendo-se, consequentemente o despacho recorrido.
Desta decisão apelou a recorrente Wellcome, que for- mulou as seguintes conclusões:
1) A marca internacional n.° 2R 185 693, Laxanin, é posterior ao registo da marca nacional n.° 202 833 Lanoxin da ora apelante;
2) As marcas destinam-se a assinalar os mesmos produtos;
3) Sendo, no seu conjunto gráfica e foneticamente muito semelhantes, gerando erro ou confusão fá- ceis:
4) Pelo que, ao manter o registo da marca internacio- nal n.° 2R 185 693, Laxanin violou a douta sen- tença recorrida o disposto nos artigos 203.°, 189.°, n.° 1, alínea m), e 193.°, todos do Código da Pro- priedade Industrial.
Não foram feitas contra-alegações:
Colhidos os vistos leais cumpre apreciar e decidir. Na 1.ª instância foram dados como provados os seguin- tes factos:
1) Em 22 de Junho de 1995 a sociedade Kommandi- tgesellschaft Schwarzhaupt, G. m. b. H. & Co., requereu o registo da marca internacional n.° 2R 185 693, Laxanin, destinada a assinalar produtos da classe 5 «purgatifs en comprimés», a qual foi publicada no boletim Les Marques Internationa- les, n.° 6, de 1995, de 18 de Agosto de 1995. 2) The Welcome Foundation, Limited, reclamou con-
tra o pedido de registo em causa, opondo-lhe o seu registo de marca nacional n.° 202 833 Lano- xin.
3) E m 23 de Julho de 1996 foi proposta a concessão do registo nos seguintes termos e pelo respecti- vo técnico (documento 3 de fl. 26 a fl. 27):
«Reclamam os titulares dos registos de marcas nacionais n.° 137 399, Laxatina, n.° 254 606, Neo- laxatina e n.° 202 833, Lanoxin MD.
A requerente foi avisada da apresentação das reclamações e não contestou.
A raiz da componente nominativa da marca re- gistanda Laxa é indicativa do produto a que a marca se destina, logo de fraca eficácia distintiva a mesma que tem nas marcas anteriores 'laxati- na' e 'neo-laxatina'. E ainda que esta argumenta- ção não colha relativamente à rubrica genérica de produtos farmacêuticos da marca n.° 254 606 para as quais a inclusão da raiz 'laxa' pode ser de mera fantasia há que referir que não se me afigura fácil a confusão, dada a forte distinção gráfica e foné- tica dos grupos 'nin' e 'tina' nos sinais 'laxanin' e 'laxatina'.
No que se refere à marca oponente Lanoxin M D não se verifica, a meu ver, possibilidade de confusão, quer gráfica, quer fonética.
Sou, pois, de parecer que se negue provimen- to às reclamações e se conceda a protecção à marca, nos termos do disposto no n.° 3 do arti- go 187.° do Código da Propriedade Industrial». 4) E m 26 de Julho de 1996 recaiu sobre o parecer
transcrito a menção: «Concordo e defiro... »; 5) E, assim, foi registada a marca publicando-se o
despacho no Boletim da Propriedade Industrial, n.° 8, de 29 de Novembro de 1996;
6) A marca da recorrente The Welcome Foundation, Limited, n.° 202 833 Laxonin M D foi concedida por despacho de 4 de Setembro de 1986, publicado no Boletim da Propriedade Industrial, n.° 9, de 1986, de 6 de Maio de 1987.
O Direito.
É pelas conclusões que se determinam o âmbito e os limites do recurso (artigos 680.°, n.° 4, e 690.°, n.° 1, do Código de Processo Civil).
Tendo em consideração o que ficou referido há apenas que apreciar e decidir se deveria ter sido recusado o regis- to da marca da recorrida nos termos dos artigos 189.°, n.° 1, alínea m), e 193.° do Código da Propriedade Industrial.
Na douta sentença recorrida foi decidido que não se verificavam os pressupostos para a recusa do registo.
Vejamos.
Está em causa o despacho administrativo pelo qual foi concedido o registo da marca internacional n.° 2R 185 693, Laxanin destinada a assinalar «purgatifs en comprimés». É que a recorrente é titular da marca nacional n.° 202 833, Lanoxin com registo anterior e destinada a assinalar «pre- parações farmacêuticas contendo dezoxina para uso hu- mano».
I
Nos termos da alínea m) do artigo 189.° do Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 16/ 95, de 24 de Janeiro, será recusado o registo das marcas que, em todos ou alguns dos seus elementos, «contenham reprodução ou imitação no todo ou em parte de marca anteriormente registada por outrem, para o mesmo produto ou serviço, ou produto ou serviço similar ou semelhante, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor».
Por seu turno, esclarece o artigo 193.° do mesmo diplo- ma, no qual se contém o conceito legal de imitação ou usurpação de marca, que uma marca registada deverá con- siderar-se imitada ou usurpada, no todo ou em parte, quan- do cumulativamente:
a) A marca registada tiver prioridade
b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou de afinidade manifesta; c) Tenham tal semelhança gráfica, figurativa ou fo-
nética que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão ou que compreenda um risco de as- sociação com a marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não possa distinguir as duas marcas senão depois de exame atento ou confronto.
Por outro lado, estabelece o artigo 192.° do Código da Propriedade Industrial que «quando existam motivos para recusa do registo de uma marca apenas no que respeita a alguns dos produtos ou serviços para que este foi pedi- do, a recusa do registo abrangerá apenas esses produtos ou serviços».
De modo semelhante se estabelecia nos artigos 93.°, n.° 12, e 94.° do Código da Propriedade Industrial, aprova- do pelo Decreto-Lei n.° 30 679, de 24 de Agosto de 1940. Nos termos do n.° 12 do artigo 93.° seria recusado o registo das marcas que, em todos ou alguns dos seus ele- mentos, «contenham reprodução ou imitação total ou par- cial de marca allteriornlenle registada por outrem, para o
mesmo produto ou produto semelhante, que possa induzir em erro ou confusão no mercado».
Por sua vez estabelecia o artigo 94.° que se considera- va imitada no todo ou em parte «a marca destinada a ob- jectos ou produtos inscritos no repertório sob o mesmo número, ou sob números diferentes mas de afinidade ma- nifesta, que tenham tal semelhança gráfica, figurativa ou fonética com outra já registada que induza facilmente em erro ou confusão o consumidor, não podendo este distin- guir as duas senão depois de exame atento ou confron- to».
Entendia-se então que eram requisitos da imitação de uma marca por outra:
1) Que as marcas imitada e imitanda dissessem res- peito ao mesmo produto ou a produtos semelhan- tes;
2) Que as marcas se destinassem a objectos ou pro- dutos inscritos no respectivo reportório sob o mesmo niiniero ou sob números diferentes, mas de afinidade manifesta;
3) Que pela sua semelhança gráfica, figurativa ou fo- nética, pudessem induzir em erro ou confusão o consumidor menos atento.
No essencial são os mesmos os requisitos a que alu- dem as disposições legais citadas, ou seja:
1) Que as marcas imitada e imitanda digam respeito ao mesmo produto ou serviço ou a produto ou serviço similar ou semelhante ou de afinidade ma- nifesta;
2) Que ambas tenham lal semelhança gráfica, figura- tiva ou fonética que possam induzir facilmente o consumidor em erro ou confusão ou que a marca a registar compreenda um risco de associação com a marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não possa distinguir as duas senão depois de exame atento ou confronto.
E, obviamente, a marca registada só se deve considerar imitada ou usurpada para este efeito quando o seu registo for anterior ao da marca a registar.
E há ainda que ter em consideração o preceituado no n.° 2 do citado artigo 193.°, mas que não tem interesse in casu.
II
Nenhuma questão se levante quanto à prioridade do registo face aos factos provados.
Na verdade. a marca da recorrente goza de prioridade, pois o seu registo foi concedido por despacho de 4 de Setembro de 1986 e publicado no Boletim da Propriedade Industrial de 6 de Maio de 1987 e o despacho recorrido é de 26 de Julho de 1996.
III
Vejamos agora o segundo daqueles requsitos: que as marcas imitada e imitanda digam respeito ao mesmo pro- duto ou serviço ou a produto ou serviço similar ou seme- lhante ou de afinidade manifesta.
Também se verifica este requisito, pois ambas as mar- cas se destinam a assinalar produtos farmacêuticos (pro- dutos da classe 5.a). Trata-se de marcas destinadas a assi- nalar os mesmos produtos.
N
Vejamos o terceiro daqueles requisitos:
Como ensina o professor Ferrer Correia (Lições de Di- reito Comercial, vol. 1, a p. 323) «sendo a marca um sinal distintivo de coisas, há-de ela ser dotada para o bom de- sempenho da sua função de eficácia ou capacidade distin- tiva, isto é, há-de ser apropriada para diferenciar o produ- to marcado de outros idênticos ou semelhantes».
Caso contrário, a marca deixaria de desempenhar a sua finalidade distintiva para se transformar em sinal de confu- são.
A fls. 328 e sgs. escreve ainda o citado professor «o grau de semelhança que a marca não deve ter com outra registada anteriormente é definido por este elemento: pos- sibilidade de confusão de uma com outra no mercado. Mas não pode haver confusão entre a marca adoptada para certo produto e marca adoptada para outro que daquele seja completamente distinto. Por isso a lei restringe o prin- cípio da especialidade da marca aos produtos da mesma espécie ou afins, nessa conformidade tendo substituído o sistema do registo por classes pelo sistema de registo por produtos».
E mais adiante «Por outro lado, a imitação de uma mar- ca por outra existirá, obviamente, quando, postas em con- fronto, elas se confundem. Mas existirá ainda, convém sublinhá-lo, quando, tendo-se em vista apenas a marca a constituir, se deva concluir que ela é insusceptível de ser tomada por outra de que se tenha conhecimento. Este pro- cesso de aferição da novidade é o que melhor tutela o interesse que a lei visa proteger - o interesse em que se não confundam através da marca mercadorias idênticas ou afins pertencentes a empresários diversos».
Como ensinava o Prof. Pinto Coelho (Lições de Direito Comercial, vol. 1, a pp. 426 e 427) não são só as marcas muito parecidas que se devem ter imitadas. «Há a este respeito uma observação muito justa e acertada de Bédar- ride, citado por Pouiellet 'A questão da imitação deve ser apreciada pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem a marca e não pelas disseme- lhanças que poderiam oferecer os diversos pormenores considerados isolada e separadamente'. Este é o verdadei- ro princípio a enunciar e é por ele que se tende a orientar o julgador. Sempre, portanto, que no conjunto da marca se possa ver uma semelhança capaz de estabelecer confu- são, deve considerar-se a marca como imitada, sem estar a atender ao facto de ser ou não necessário o confronto das marcas para apreender as diferenças que as separam; deve- -se olhar à semelhança do conjunto e não à natureza das dissemelhanças ou ao grau das diferenças que as separam. É preciso considerar que o público geralmente não está a pensar na imitação, na existência ou não existência da imitação. Liga um produto, que lhe agradou, a certa marca de que conserva uma ideia mais ou menos precisa. E deve evitar-se que outro comerciante adopte uma marca que ao olhar distraído do público possa apresentar-se como sen- do a que ele busca».
Cru ainda «a semelhança, origem da contrafacção, só é de considerar em relação à própria marca no seu conjunto ou no complexo dos seus elementos, pois é a própria mar- ca que é objecto e não os seus elementos» (p. 504).
Nesta conformidade, a imitação de uma marca por outra deve ser apreciada mais pela semelhança que resulte dos elementos que a constituem do que pelas dissemelhanças
que poderiam oferecer os diversos pormenores considera- dos isolados e separadamente.
Relativamente às marcas nominativas importa conside- rar a semelhança visual e fonética. Há que ter em conta quem lê e quem ouve.
O que é fundamental é que a marca possua a necessá- ria eficácia distintiva. Pode haver marcas em que os vários elementos sejam diferentes e entretanto serem confundíveis. E pode haver duas marcas com um só elemento comum e entretanto serem também confundíveis, bastando para o efeito que esse elemento seja preponderante. É muito im- portante a maneira como a palavra ou palavras são pro- nunciadas.
«Com efeito, sempre que na dicção de duas palavras a sílaba salientada seja a mesma, toma-se verosímil que en- tre ambas, para o auditor menos esclarecido ou menos aten- to, se estabeleça um maior ou menor grau de confusão» (Dr. Justino da Cruz em anotação ao artigo 94.° do Código da Propriedade Industrial anterior).
Dir-se-á finalmente que a circunstância de se tratar de produtos farmacêuticos e, portanto. serem normalmente vendidos em farmácias e ou receitados por médicos não afasta a hipótese de confusão.
O que sucede com estes produtos é que as marcas fa- zem frequentemente alusão ao princípio activo do medica- mento, portanto, com elementos comuns (que não têm efi- cácia distintiva).
V
Tendo em consideração a doutrina exposta, vejamos o caso a que o recurso se reporta.
As marcas em confronto são, como vimos, Lanoxin, por um lado, e Laxanin, por outro (e são escritas no mesmo tipo de letra, embora a da marca registanda seja bastante maior e encontra-se envolta por uma cerca).
Do ponto de vista gráfico compõem-se de sete letras e de três sílabas cada.
Por um lado temos «la» «no» «xin» e por outro «la» «xa» «nin», mas também podem ser lidas «lano» «xin» e «laxa» «nin».
No primeiro caso a única sílaba comum seria «la», pois é evidente que «no» é diferente de «xa» e «xin» e diferen- te de «nin»; no segundo caso a diferença fonética ainda seria maior. E em nenhuma circunstância a sílaba predomi- nante é a mesma. O elemento comum «Ia» tem um signifi- cado mínimo. Não vemos, pois, elementos marcantes e comuns entre elas que o público possa fixar com a conse- quente confusão.
A marca da recorrente é meramente nominativa. A outra é mista, pois é composta por um elemento no- minativo (laxanin) e por um elemento figurativo (a referida cerca). Portanto, quem vê as marcas não pode fazer confu- são entre elas. Se a uma pessoa fosse fornecida na farmá- cia, o Lanoxin, quando a marca que estava a usar era o Laxanin, facilmente verificaria o erro.
E, salvo o devido respeito, ao contrário do que alega a recorrente, parece-nos que a forma como os caracteres são usados na marca recorrida e a aludida cercadura, embora façam parte de muitas marcas, não deixam de ser também um elemento distintivo.
Obviamente que os especialistas na matéria não confun- dem as marcas em confronto. Mas não são estes que es- tão em causa.
O problema coloca-se cm relação ao consumidor norma), isto é, medianamente diligente e medianamente infonnado. Não nos parece que se deva ter em consideração o con- sumidor distraído ou pelo menos o muito distraído; pois estes dificilmente distinguem as marcas, desde que entre elas exista alguma semelhança.
E é à semelhança do conjunto que se deve atender, como vimos.
Ou, como se escreveu no Acórdão do Supremo Tribu- nal de Justiça, de 3 de Novembro de 1981 (Boletim do Ministério da .Justiça, n.° 311-401) «A imitação da marca deve ser apreciada menos pelas dissemelhanças que ofe- recem os diversos pormenores isoladamente do que pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem a marca. É por intuição sintética e não por dis- secação analítica que deve proceder-se à comparação das marcas».
Não se pode confundir imitação com identidade. Duas marcas aparentemente muito diferentes podem in- duzir em erro o consumidor confundindo-as. Dai que seja necessário sobretudo averiguar se as diferenças entre elas são suficientes para afastar a hipótese de confusão ou, talvez melhor, a facilidadc de confusão, nos termos referi- dos.
Na verdade; o que interessa é que a marca possua a necessária eficácia distintiva. Com efeito, importa defender a livre concorrência no mercado. E o registo das marcas destina-se a proteger não só os direitos do titular, mas também os interesses do consumidor.
Como resulta da alínea c) do n.° 1 do citado artigo 193.° do Código da Propriedade Industrial (que não constava da anterior redacção do mesmo Código) as nlarcas conside- ram-se também imitadas quando as semelhanças entre elas compreendam um risco de associação com a marca anteri- onnente registada ...
Mas, salvo melhor opinião, parece-nos não ser o caso sub judice.
Tendo em consideração o modo como as marcas se lêem e escrevem, parece-nos que uma pessoa normal, ou seja, a generalidade das pessoas, se hoje comprasse uma marca e amanhã lhe fosse apreseiltada outra não teria difculdade em as distinguir,
Parece-nos poderem ser extraídas as seguintes conclu- sões:
1.8 São requisitos da imitação de uma marca por ou- tra:
a) Que a marca registada tenha prioridade; b) Que as marcas imitada e imitanda digam res-
peito ao mesmo produto ou sei-\,iço ou a produto ou serviço similar ou seiiiclliante ou de afinidade manifesta;
c) Que ambas tenham tal semelhança gráfica, fgurativa ou fonética, que possam induzir facilmente o consumidor em erro ou confu- são ou que a marca a registar compreenda um risco de associação com a marca ante- riormente registada, de forma que o consu- midor não possa distinguir as duas senão depois de exame atento ou confronto.
E há ainda que ter em consideração o preceituado no n.° 2 do citado artigo 193.° para os casos ai referidos:
2.`' A imitação de uma marca por outra deve ser apre- ciada mais pela semelhança que resulte dos ele- mentos que a constituem do que pelas disseme- lhanças que poderiam oferecer os diversos pormenores, considerados isolados e separada- mente;
3.' As marcas etn confronto, Lanoxin, por um lado, e Laxanin, por outro, ambas destinadas a assina- lar produtos farmacêuticos - da classe 5.' - não são facilmente confundíveis.
Por todo o exposto se acorda em negar provimento à apelação, confirmando-se a decisão recorrida.
Custas pela apelante.
