A (im)possibilidade do uso parasitário de marca em sites de buscas

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JOÃO ARTUR KOERICH

A (IM)POSSIBILIDADE DO USO PARASITÁRIO DE MARCA EM SITES DE BUSCAS

Palhoça 2018

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A (IM)POSSIBILIDADE DO USO PARASITÁRIO DE MARCA EM SITES DE BUSCAS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Graduação em Direito, da Universidade do Sul de Santa Catarina, como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Direito.

Orientador: Prof. Pedro Adilão Ferrari Junior, Me.

Palhoça 2018

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Dedico aos meus pais que, apesar das dificuldades, sempre se esforçaram para me ensinar o caminho correto da vida, proporcionando o melhor conforto e meios para minha educação.

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AGRADECIMENTOS

Inicialmente, agradeço aos meus pais Inaldo Koerich e Marileia Venturella Koerich, pessoas com destaque principal em minha vida, que me possibilitaram o sonho da graduação em Direito, vindo desde a minha infância proporcionando sempre a melhor educação e buscando sempre me mostrar a melhor forma do mundo.

Agradeço ao meu irmão José Mateus Koerich pela amizade e pelos conselhos que foram de grande uso na época de construção deste trabalho.

À graduanda em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina-UFSC, Juliana Jorge Albano de Aguiar, que não mediu esforços em me auxiliar na busca de materiais, bem como na análise com os melhores olhos sobre a monografia, me indicando mares de pesquisas, os quais não eram nítidos durante a realização da escrita.

Estendo meus agradecimentos a minha colega de trabalho Dra. Tainara Cristine Endler, advogada, formada pela Universidade do Sul de Santa Catarina - UNISUL, que com sua experiência acadêmica colaborou com seus conselhos de grandes valores a este estudo.

E, por fim, a todos meus colegas de aula e amigos que de certa forma, durante as conversas diárias participaram da empreitada.

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“A finalidade da lei não é abolir ou conter, mas preservar e ampliar a liberdade. Em todas as situações de seres criados aptos à lei, onde não há lei, não há liberdade.” (John Locke).

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RESUMO

A monografia em questão objetiva verificar o uso da Marca de forma parasitária, ou seja, o aproveitamento da Marca por terceiros não detentores do registro desta em sites de buscas, tendo como tema central do estudo a (im)possibilidade dessa prática, ao buscar o conflito das prestação de serviço oferecida pelos sites de buscas por forma do contrato de link patrocinado com a legislação brasileira. O método de abordagem é dedutivo, por partir do ponto de uma verificação geral da origem e os efeitos da Marca até o embate do Direito de Marca sobre o seu uso sem qualquer concessão do titular do registro. Para esse fim, na construção do estudo com método de procedimento monográfico, são consultadas doutrinas e jurisprudências, contudo, diante da novidade do tema no ordenamento jurídico brasileiro, empregam-se artigos com discussões sobre a área, em especial os relacionados com o teor da Lei de Propriedade Industrial. O estudo inicia-se com a apresentação da linha histórica, bem como do conceito da Marca que, ao decorrer dos anos, teve seu significado alterado diante do seu uso. Além disso, são exibidas suas formas em espécies e modos de apresentação perante o consumidor. Ao decorrer do estudo, adentrando na lide, verifica-se o uso discriminado da Marca em link diverso com a exposição dos quesitos necessários ao seu registro, além de quem lhe é atribuído tal ato, sendo finalmente estudada a possibilidade legal desta forma de publicidade.

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SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO... 12

2 DIREITO DE MARCA ... 14

2.1 LINHA HISTÓRICA ... 14

2.1.1 Marcas como Direito de Propriedade Industrial ... 16

2.1.2 Marco Civil no Brasil – Convenção de Paris ... 17

2.1.3 Direito de Marcas na Constituição da República Federativa do Brasil ... 18

2.1.4 Lei de Propriedade Industrial ... 19

2.2 FUNÇÕES ... 20 2.2.1 Distintiva ... 20 2.2.2 Publicitária ... 20 2.2.3 Garantia de Qualidade ... 21 2.3 ESPÉCIES DE MARCAS ... 21 2.3.1 Marca Coletiva ... 22 2.3.2 Marca de Certificação ... 22

2.3.3 Marca de Produto ou Serviço ... 23

2.4 FORMAS DE APRESENTAÇÃO ... 24

2.4.1 Nominativa ... 24

2.4.2 Figurativa ... 24

2.4.3 Mista ... 25

2.4.4 Tridimensional ... 25

3 EFEITOS E PROTEÇÃO DA MARCA... 27

3.1 INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE NACIONAL ... 27

3.2 REGISTO DE MARCA ... 28

3.2.1 Procedimento de Registro ... 29

3.2.2 Marca Não Registrável ... 30

3.2.3 Titularidade do Registro de Marca ... 32

3.2.4 Nulidade do Registro de Marca ... 33

3.2.5 Extinção do Registro de Marcas ... 33

3.3 PROTEÇÃO ESPECIAL ... 34

3.3.1 Marca de Alto Renome ... 35

3.3.2 Marca Notoriamente Conhecida ... 36

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3.5 CESSÃO E LICENÇA DO USO DE MARCA ... 37

3.6 CRIMES CONTRA A MARCA ... 38

4 O USO PARASITÁRIO DA MARCA EM SITES DE BUSCAS ... 40

4.1 CONTRATO DE LINK PATROCINADO ... 41

4.2 CONCORRÊNCIA DESLEAL ... 42

4.2.1 Prejuízo Presumido ... 44

4.3 FORMA ABUSIVA DE PUBLICIDADE... 47

4.4 TERMOS DE PRIVACIDADE DOS SITES DE BUSCAS ... 49

4.5 USO DA MARCA NA FORMA DE LINK PATROCINADO ... 50

4.5.1 Licitude do Uso Parasitário da Marca ... 51

5 CONCLUSÃO ... 55

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1 INTRODUÇÃO

A Marca, a partir de sua criação, no intuito de diferenciar os bens móveis e semoventes, teve a função distintiva como primária, logo foi utilizada por comerciantes a fim de qualificarem e diferenciarem os seus produtos, desde então o mercado, que ao decorrer dos anos teve um progresso contínuo, utiliza a Marca como forma direta de marketing, atribuindo a um símbolo determinados valores.

Tendo então a Marca toda a sua importância ao mercado de venda de produtos e de prestação de serviços, torna-se importante o estudo sobre a violação deste direito, que pode configurar inclusive uma oscilação na ordem econômica.

Ainda nesse viés econômico, o mercado eletrônico teve um crescimento extraordinário nos últimos anos, sendo responsável por um grande número de vendas de lojas físicas, bem como a criação de lojas exclusivamente virtuais.

Partindo da importância acima descrita, a motivação pelo estudo do tema surgiu da leitura de uma notícia que retrava o conflito do uso do direito de Marca em sites de buscas com a Lei de Propriedade Industrial, tendo como a central da discussão o seu uso de forma parasitária, em que um terceiro sem a titularidade ou licença do registro a utiliza para aparecer de forma preferencial em buscas realizadas pelos usuários do mecanismo de pesquisa, na forma de contrato de link patrocinado firmado com a página de internet.

A atualidade do tema e a análise ainda crua dos nossos tribunais acerca da discussão também foram fatores que aumentaram a curiosidade sobre o assunto, definindo ainda mais na presente escolha.

Neste horizonte, a problematização em que corre todo o desenvolvimento desta monografia é: Há a possibilidade do uso parasitário da Marca em sites de buscas?

Dessa forma, este trabalho tem como objetivo verificar o embate sobre o uso da Marca de forma parasitária em sites de buscas, estudando o direito de Marca em nosso ordenamento jurídico, as funções que esta detém e a forma lícita do seu uso por terceiro não detentor do registro, sendo, por fim, expostos todos os parâmetros que envolvem seu uso por forma de link patrocinado.

Como mencionado, ao relatar a importância do tema, são também retratados os reflexos deste uso parasitário, como o prejuízo ao titular da Marca e a afetação da ordem econômica sobre este aspecto.

O método utilizado no presente trabalho é dedutivo, por verificar inicialmente a origem da Marca, bem como suas funções, apresentações, e por óbvio, o seu conceito, para que

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assim o leitor possa identificar o objeto principal de estudo antes de adentrar sobre uma verificação mais precisa. Sendo ainda de natureza qualitativa por verificar a qualidade representada pelos materiais doutrinários e jurisprudenciais.

Nesta ótica, o trabalho tem sua divisão em três capítulos que, de forma objetiva, pretende narrar e relatar ao leitor a temática apresentada.

Inicialmente, é exposta a linha histórica da Marca, a origem, a evolução e, junto com esta escrita, o seu conceito que teve seu significado alterado com o crescimento do mercado de vendas. Ainda nesta linha de raciocínio, é denotado suas funções e formas de apresentação ao consumidor, sendo que cada uma muda o sentido do seu uso.

Com o melhor conhecimento da matéria estudada, o trabalho continua com o viés legal sobre o assunto, ao verificar os aspectos concernentes ao seu registro, tais como o titular do pedido; o órgão pelo qual se faz tal requerimento; o que gera sua nulidade e extinção; e, sua forma de cessão e licença.

Ao final do estudo, são verificados a forma do uso de Marca em sites de buscas por pessoas físicas ou jurídicas que não detém o direito legal sobre sua utilização, assim, é exibido o contrato no qual estas pessoas acordam com os sites para solicitarem a preferência nas pesquisas dos usuários; a concorrência desleal que este ato ocasiona, e; os julgados e entendimentos sobre os prejuízos e licitudes neste ângulo.

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2 DIREITO DE MARCA

A Marca, ante o crescimento do mercado econômico e a globalização, cada vez maior, da economia, tornou-se um item de extrema importância ao cenário socioeconômico, o que, por conseguinte, gera debates e discussões quanto à aplicabilidade da lei sobre este item.

Contudo, antes de serem verificados os efeitos da Marca no ordenamento jurídico brasileiro, é fundamental conceituá-la e definir suas funções e as diversas formas de apresentações, para o melhor estudo do caso.

2.1 LINHA HISTÓRICA

O início da Marca tem sido discutido de formas distintas pelos doutrinadores, visto que há divergências acerca do seu conceito. Pode-se inclusive partir da visão de que a Marca é algo natural, sendo uma característica da própria natureza ao auferir aos animais e objetos diferentes aspectos, no sentido que um Leão tem a juba como modo de demonstrar que é do gênero masculino e seres humanos possuem suas digitais, linhas existentes nas extremidades dos dedos, que formam desenhos diversos em cada indivíduo, sendo, portanto, uma Marca exclusiva a cada um.1

Neste ver, o presente pensamento trata a Marca como uma consequência natural, por conseguinte, não provém da vontade humana, ou seja, o homem somente criou novas Marcas, mudando suas formas, mas não originou o seu conceito.2

Contudo, se partir da ideia da Marca como algo criado pelo homem, tem-se a pintura em cavernas, primeira arte humana, como contexto inicial, época em que a pintura em paredes de pedra, forma utilizada pelo ‘homo sapiens’ como forma de expressar o seu cotidiano, a qual evidenciava naquele local a sua visão sobre a vida na época.3

1_{ERBERT, Erika. O Contexto Histórico da Marca.} _{2013. Disponível em: <}

https://erikaerbert.jusbrasil.com.br/artigos/254277180/o-contexto-historico-das-marcas>. Acesso em: 02 set. 2018.

2_{SILVA, Marcos. A Evolução histórica da Propriedade Intelectual: Uma necessidade do mercado para a}

exploração monetária. 2013. Disponível em: < https://mvsilva1991.jusbrasil.com.br/artigos/220515148/a-evolucao-historica-da-propriedade-intelectual-uma-necessidade-do-mercado-para-a-exploracao-monetaria>. Acesso em: 02 set. 2018.

3_{BESSONE, Darcy. Direitos reais. São Paulo: Saraiva, 1988 aputDEL NERO, Patrícia Aurélia. Propriedade}

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Desenvolvendo melhor o seu conceito, adentrando na ideia da Marca como forma de propriedade, a origem deu-se quando o homem utilizava ferro quente para a marcação de animais de forma a diferenciar a propriedade de cada indivíduo.4

No Direito Romano, este ato teve sua regulamentação. Determinou-se que seriam considerados propriedades animais com a marca do seu respectivo dono, e os que não possuíam tal marcação eram considerados como ‘res nullius’, coisa de ninguém.5

Neste horizonte, denota-se a origem da Marca, inicialmente em bens semoventes, possuía o objetivo de, em casos de perca ou roubo destes, possibilitar a restituição ao devido dono.6

Partindo deste ponto, Newton Silveira disciplina a ideia de marca como um direito industrial: “Constitui marca todo nome ou sinal hábil para ser aposto a uma mercadoria ou produto ou a indicar determinada prestação de serviço e estabelecer para o consumidor ou usuário uma identificação.7_”

Retornando a arte humana, o ser humano, ao decorrer da história, aprimorou suas habilidades, com o aprimoramento de pinturas e esculturas, passando a ser objeto de compra e venda na Idade Feudal.8

Logo, passou-se a uma nova problemática: a diferenciação do criador de cada arte. A assinatura que antes era utilizada em ferro quente e em carimbos para selar cartas e autenticar documentos, utilizados em princípio somente pela corte e pela Igreja, passou a deter a característica distintiva.9

A assinatura de cada pintor necessitava ser diferente, até porque se efetuada de forma igual, perderia o seu fim. Desse modo, a assinação não ficou somente na escrita do nome do criador, mas em rubricas, conceituadas como pequenas assinaturas, movimentos rápidos com um pequeno rabisco que permitia diferenciar o artista ou escritor.10

Sobre este viés, o conceito de Marca adaptado a sua atual função, se designa com uma função mais distintiva, conforme menciona Negrão:

4_{DIOGO, João. A Origem da Marca. 2013. Disponível em:}

<https://marcating.wordpress.com/2013/09/02/a-origem-da-marca/>. Acesso em: 03 set. 2018.

5_{MARKY, Thomas. Curso elementar de direito romano. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 201} 6_{OLIVEIRA, Maurício Lopes de. Direito de marcas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 2.}

7_{SILVEIRA, Newton.A propriedade Intelectual e a novas lei de propriedade industrial. São Paulo: Saraiva,}

1996, p.16.

8_{CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial: Da Propriedade Industrial e do Objeto dos}

Direitos, atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 253.

9_{KOTLER, Philip. Marketing para o século XXI: Como Criar, Conquistar e Dominar Mercados.}

Tradução: Bazám Tecnologia e Lingüística: Cristina Bazám. 6º ed. São Paulo: Futura, 1999, p. 233.

10_{FRANCO JÚNIOR, Hilário. A Idade Média: Nascimento do Ocidente. São Paulo: Brasiliense, 2001, p.}

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Marca é o sinal distintivo visualmente perceptível usado para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa, bem como para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas e, ainda para identificar produtos ou serviços provindos de membros de determinada entidade.11

Evidenciando a Marca cada vez mais como a forma de diferenciar os patrimônios pessoais, demonstrando o seu real proprietário, o uso da Marca passou a ser utilizado pelas indústrias, que desenvolveram o seu uso para além de uma mera diferenciação, mas sim, como forma de poder e de publicidade, conforme expõe João Ademar de Andrade Lima:

Todavia, o seu reconhecimento no aspecto patrimonial ou de propriedade, surgiu apenas com a criação da imprensa e da gravura no XV. A partir daí,as obras nos campos das artes, literatura e ciências passaram a ser exploradas comercial e industrialmente.12

Diante do exposto, conclui-se que o conceito da marca se alternou conforme sua função e sua apresentação perante o comércio e aos consumidores.

2.1.1 Marcas como Direito de Propriedade Industrial

O Direito de Marca teve início com o Direito de Propriedade Industrial em 1623, na Inglaterra, período pré Primeira Revolução Industrial, com a vinda do Estatuto dos Monopólios, que pode ser entendido como Lei de Patentes, tendo como objetivo assegurar a proteção ao direito de Marca, desenhos e patentes, de modo que passou a incentivar novas invenções, trazendo mais progresso à nação.13

A edição desta lei teve o intuito de quebrar o monopólio econômico que existia na época feudal, o que se pode identificar como um dos primeiros passos da revolução industrial.14

O segundo marco do Direito de Marca foi com a Constituição Norte Americana de 1787, que, por meio do seu artigo 1º, Seção 8, trouxe aos inventores a proteção ao direito de suas invenções15_{, que conforme tradução livre estabelece:}

11_{NEGRÃO, Ricardo. Manual de direito comercial e de empresa. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 143.} 12

LIMA, João Ademar de Andrade. Curso de Propriedade Intelectual para Designers.São Paulo: Nova Ideias, 2006, p. 22.

13_{COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial: Direito de Empresa. São Paulo: Saraiva, 2014, p.}

202-204.

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Seção 8

Será da competência do Congresso:

Promover o progresso da ciência e das artes úteis, garantindo, por tempo limitado, aos autores e inventores o direito exclusivo aos seus escritos ou descobertas.16

Logo, vislumbra-se que a Marca teve sua linha histórica iniciada com o objetivo de distinção de propriedade, singularizando o proprietário de determinados animais. No entanto, ao correr dos anos, com o crescimento do mercado, o seu fim ramificou-se para a apresentação do símbolo ou palavra, que definia o produto ou serviço a sua respectiva qualidade de produção e funcionamento.

2.1.2 Marco Civil no Brasil – Convenção de Paris

Seguindo pela linha histórica, outro ponto a ser lembrado entre marcos do Direito de Marca é a Convenção de Paris de 1883, a qual ainda possui vigência e tem o Brasil como signatário.

Apesar de não ser o primórdio dos Direitos de Propriedade Industrial, a referida Convenção tem um foco não englobado por outras normas, que são a massificação destes direitos, um aspecto necessário e fundamental, haja vista que a industrialização tem a globalização como uma consequência natural.17

Tendo no corpo do seu texto a seguinte norma:

Art. 2º, (1) Os nacionais de cada um dos países da União gozarão em todos os outros países da União, no que se refere à proteção da propriedade industrial, das vantagens que as leis respectivas concedem atualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais, sem prejuízo dos direitos especialmente previstos na presente Convenção. Em consequência, terão a mesma proteção que estes e os mesmos recursos legais contra qualquer atentado dos seus direitos, desde que observem as condições e formalidades impostas aos nacionais.18

Após a Convenção de Paris, demais convenções acerca do Direito de Propriedade Industrial foram organizadas, agora tendo como enfoque os países latinos, principalmente, os

16_{ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Constituição (1787). Constituição dos Estados Unidos da América.}

Disponível em: < http://www.direitobrasil.adv.br/arquivospdf/constituicoes/CUSAT.pdf> . Acesso em: 24 set. 2018.

17_{REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 141.}

18_{SUÉCIA. Convenção. (1967). Convenção de Paris para a proteção da propriedade industrial. Disponível}

em:<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75572-8-abril-1975-424105-publicacaooriginal-1-pe.html> . Acesso em: 24 set. 2018.

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sul-americanos, tais como a Convenções Pan-americanas e o Mercosul, ambas com suas normas ainda vigentes19_.

Sobre o tema Adriana Tolfo de Oliveira retrata que:

A primeira reunião pan-americana que tratou do regime marcário realizou-se em 16 de janeiro de 1889, em Montevidéu. Esta regulamentação serviu de base para o Tratado de México, celebrado em 1902 entre as nações-membros da União Pan-americana, o qual representou os pilares básico do direito de propriedade industrial pan-americano, tendo sido elaborado por inspiração unionista, apesar de alguns de seus artigos não estarem na Convenção de Paris.20

Contudo, consoante define Thomaz Thedim Lobo, a Convenção não contém em seu corpo definições expressas e taxativas acerca da Propriedade Industrial, em especial a Marca, possibilitando que os países criassem legislação própria acerca do tema.21

2.1.3 Direito de Marcas na Constituição da República Federativa do Brasil

O Brasil em sua primeira Constituição, de 1824, reconheceu provisoriamente o direito aos inventos. Mas, somente em 1891, com um novo poder constituinte, houve o reconhecimento ao Direito de Marca, voltado tão somente às Marcas das fábricas. Do mesmo modo, as Constituições de 1934 e de 1937, vieram nos mesmos moldes.22

Em 1988, com a promulgação da atual Constituição da República Federativa Brasileira, o Direito de Marca teve seu conceito positivado por meio do artigo 5º, inciso XXIX:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;23

19_{OLIVEIRA, Adriana Tolfo de. O Regime jurídico internacional e brasileiro das marcas: Estudo da aplicação}

das normas nos principais tribunais brasileiros. Porto Alegre: Síntese, 2003, p. 32.

21_{LOBO, Thomaz Thedim. Introdução à Nova Lei da Propriedade Industrial: Lei nº 9.279/96, Sistema de}

propriedade industrial, Patentes e desenho industrial, Marcas, Modelos de Contratos. São Paulo: Atlas, 1997, p. 17.

das normas nos principais tribunais brasileiros. Porto Alegre, Síntese, 2003, p. 91-93.

23_{BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em:}

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Apesar do corpo do texto estabelecer o referido direito individual, esta normatização não muito se diferenciou das constituições anteriores, havendo ainda a real necessidade de uma devida regularização do Direito de Marca e, assim sendo, do Direito de Propriedade Industrial.

2.1.4 Lei de Propriedade Industrial

A Lei n° 5.772, de 21 de dezembro de 1971, foi a primeira a realmente regrar o Direito de Propriedade Industrial, embora tenha sido alvo de críticas pela doutrina nacional, como se vê:

REQUIAO foi um crítico contumaz da expressão “Código de Propriedade Industrial”, utilizado pela Lei nº 5.772/71, entendendo que era apenas lei “especial”, não importando em verdadeira e própria codificação das normas relativas a propriedade industrial. Argumentava o autor que, para haver codificação, deveria haver completa disciplinação da matéria de forma a incluir também no nome comercial e o título do estabelecimento.24

A partir deste panorama, emergiu a Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996, a qual vigora até a atualidade, trazendo a necessidade de registro, positivando e firmando a proteção jurídica da Marca. Em especial, o Capítulo X da lei que normatiza o Direito de Marca, conforme se expõe:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.25

Portanto, a referida lei regulou o Direito de Marca preenchendo lacunas antes vagas por normas anteriores, estabelecendo a proteção ao criador da Marca e tendo uma melhor concepção que este instituto possui diversas distinções, não sendo apenas um mero registro, mas sim uma questão de publicidade que envolve grandes indústrias e empresas.

das normas nos principais tribunais brasileiros. Porto Alegre, Síntese, 2003, p. 96.

25_BRASIL. _{Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.} _{Disponível em: <}

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2.2 FUNÇÕES

Apresentadas a origem e a linha histórica da Marca, bem como suas evoluções perante o mundo jurídico e econômico, cabe detalhar suas funções, para que assim, haja o melhor conhecimento sobre o seu objetivo final, que não se concentra em somente uma função.

2.2.1 Distintiva

O Direito de Marca como narrado anteriormente teve sua origem pela distinção dos bens, partindo da necessidade de diferenciar bens por uma forma de marcação ou registro.

Contudo, esta ideia teve seu conceito inicial voltado tão somente à designação do real proprietário do bem. Com o crescimento do mercado e comércio, a distinção do bem teve outros vieses, como Adriana Tolfo de Oliveira ainda disciplina:

Referida função serve para situar e caracterizar produtos ou serviços no mercado e expandir os negócios, dando proteção tanto para o titular da marca, que encontra um meio de distinguir-se de seus concorrentes e de afirmar o valor de seus produtos, como para o consumidor, que assegura o produto que deseja adquirir.26

Dessa forma, a função distintiva é a mais conhecida dentre todas por carregar em seu conceito e fim a distinção das marcas, possuindo ainda grande consequência no mundo econômico e jurídico, por trazer o princípio da distintividade.27_{E elencar ainda a obrigação das}

Marcas de possuírem nomes e adjetivos distintos a cada produto ou serviço, para que não ocasione confusão ao adquirente.

2.2.2 Publicitária

Sendo uma consequência da função distintiva, a Marca possui a função publicitária, carregando em seu desenho e aspecto a empresa ou produto que representa. Nesse ver, essa função se complementa ao aspecto distintivo, contribuindo para a promoção dos produtos ou serviços.28

das normas nos principais tribunais brasileiros. Porto Alegre: Síntese, 2003. p. 101.

27_{SCHMIDT, Lélio Denicoli. Princípios aplicáveis aos sinais distintivos: Sinais distintivos e tutela judicial e}

administrativa.São Paulo: Saraiva, 2007, p. 59-69.

28_{NEGRÃO, Ricardo. Manual de Direito Comercial e de empresa: Teoria Geral da Empresa e Direito Societário.}

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Nesse prumo, vislumbra-se a função publicitária como uma consequência da distintiva, podendo-se dizer em análise ao nosso atual mercado econômico como uma das principais atribuições e destinação de uma marca.

2.2.3 Garantia de Qualidade

Garantir e demonstrar a qualidade de um produto ou serviço é uma das mais importantes funções de uma Marca, haja vista que o consumidor, ao adquirir algo de uma empresa, visualiza e absorve da Marca o resultado final do produto, sendo tanto de forma positiva quanto negativa. Assim, em uma próxima compra, espera-se que a marca apresentada mantenha a qualidade anteriormente demonstrada.29

Neste horizonte, expõe-se o entendimento de Adriana Tolfo de Oliveira:

A fidelidade do consumidor na compra de certos produtos ou na aquisição de serviços supõe uma estabilidade na qualidade. Não obstante isso, não é obrigação do titular da marca a manutenção da qualidade uniforme que o consumidor espera encontrar no produto ou serviço, mas é a sua obrigação não utilizar marcas enganosas, que sejam suscetíveis de induzir a erro o consumidor quanto às características dos produtos ou serviços.30

Desse modo, vislumbra-se a união das funções distintivas e publicitárias na função de garantia de qualidade, uma vez que a empresa utiliza destas duas para apresentar ao seu consumidor sua distinta qualidade da concorrência.

2.3 ESPÉCIES DE MARCAS

A Marca, além de suas diversas funções, possui espécies que a diferenciam conforme são utilizadas. Tais espécies alteram a apresentação da Marca perante o consumidor, vez que cada uma delas agrega um conjunto de fatores que podem cumular ou não as funções apresentadas em item retro.31

Neste horizonte, o presente tópico esclarecerá estas espécies com os seus conceitos e os detalhes que as diferenciam entre cada uma.

29_{BRAGA, Cristina de Prestes. Qual é a função da marca. Disponível em:}

<http://www.cpb.adv.br/qual-e-a-funcao-da-marca/>. Acesso em: 27 set. 2018.

31_{SCHMIDT, Lélio Denicoli. Princípios aplicáveis aos sinais distintivos: Sinais distintivos e tutela judicial e}

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2.3.1 Marca Coletiva

A Marca, como conceituado, possui o objetivo de diferenciar bens, designando o seu proprietário ou criador. Nesse sentido, a Marca Coletiva, consoante seu próprio nome retrata, representa um coletivo de pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela produção ou criação de determinado produto ou serviço.32

O nosso ordenamento jurídico, por meio da Lei nº 9.279/96, conhecida como Lei de Propriedade Industrial, conceitua a Marca Coletiva como:

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se: [...]

III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.33

Ainda, entende-se que juntamente como a Marca de Identificação, as Marcas Coletivas são marcas de identificação indireta, no sentido que “possuem o traço comum de transmitirem ao consumidor a informação de que o produto ou serviço possui uma qualidade destacada, especial, acima da média [...].34_”

2.3.2 Marca de Certificação

A Marca de Certificação permanece com o conceito original da Marca. Contudo, neste aspecto, serve como forma de atestar a conformidade do produto ou serviço com certos padrões ou especificações técnicas que demonstra sua qualidade quanto à materialidade, metodologia empregada e sua natureza. 35

Melhor conceituando e exemplificando, cabe expor o seguinte pensamento:

Marca de certificação é o signo usado para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; um exemplo é a marca Pro-espuma, utilizada pela indústria de colchões para atestar a qualidade de determinados produtos; outro exemplo é a marca ISO (ISO9000, ISO 14000 etc.). O requerimento de registro de tais marcas deve conter as características do produto ou serviço objeto de certificação, além das medidas de controle que serão adotadas pelo titular, apresentadas até, no máximo, 60 dias do depósito (artigo 148 da Lei 9.279/96).

32_{MEDINA, David Rangel. Tratado der DerechoMarcario. México: Ed. Própria, 1960, p. 237.}

33 _BRASIL. _{Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.} _{Disponível em:}

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm >. Acesso: 23 set. 2018.

34_{COELHO, FábioUlhoa. Curso de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva. 2014, p. 210.}

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Veda-se seu requerimento por pessoa que tenha interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado.36

À vista disso, pode-se dizer que a Marca de Certificação se difere das demais espécies por informar ao público que aquele produto ou serviço ofertado está em conforme com especificações técnicas.37

2.3.3 Marca de Produto ou Serviço

Esta espécie de Marca tem como intuito distinguir produtos e serviços de outros que sejam semelhantes, idênticos ou que sejam de origem diversa38_{. Desse modo, “as marcas}

se diferenciam em marcas individuais (de produtos ou serviços), marcas coletivas ou de certificação, conforme sejam usadas para individualizar um produto ou serviço, distinguir coletivamente os produtos ou serviços dos membros de determinada entidade ou atestar a conformidade do produto ou serviço com determinadas especificações técnicas de qualidade.39_”

Caminhando neste mesmo horizonte, Thomaz Thedim Lobo específica:

[...]a função principal de um sinal distintivo (marca) é a de identificar a origem do produto ou serviço e distingui-lo, no mercado, de outro produto ou serviço de origem diferente. Para o consumidor, a marca representa também um nível de qualidade.40

Ou seja, seja por termos ou mera forma figurativa, a marca de produto e serviço carrega novamente sua função distintiva a marca.41

36_{MAMEDE, Gladston. Direito Empresarial Brasileiro: Empresa e Atuação Empresarial. São Paulo, Atlas,}

2016, p. 242.

37_{INSTITUTO NACIONAL DE PATENTE INDUSTRIAL. Manual de Marcas: O que é marca? Disponível}

em:<http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca>. Acesso em: 14 ago. 2018.

37_{INSTITUTO NACIONAL DE PATENTE INDUSTRIAL. Manual de Marcas: O que é marca? Disponível}

em:<http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca>. Acesso em: 14 ago. 2018.

39_{SCHIMIDT, Lélio Denicoli. A distintividade das marcas: Secorymeaning, vulgarização e teoria da distância.}

São Paulo: Saraiva, 2013, p. 101.

propriedade industrial, Patentes e desenho industrial, Marcas, Modelos de Contratos. São Paulo: Atlas, 1997, p. 75.

(24)

2.4 FORMAS DE APRESENTAÇÃO

De forma a finalizar o primeiro capítulo, passará a ser exposta a forma de apresentação da Marca, que somam as suas funções e suas espécies, que designam para a Marca o fim almejado, e como agora será retratado, a forma que será apresentada.

2.4.1 Nominativa

Conceituando esta terminologia de apresentação da Marca, cabe defini-la como “aquela constituída por uma ou mais palavras no sentido amplo do alfabeto romano, inclusive combinações de letras e/ou algarismos42_”.

Colocando seu conceito de forma exemplificativa, vale apresentar o seguinte entendimento:

Embora seja evidentemente importante no exame de marcas figurativas, mistas e tridimensionais, a avaliação das similaridades gráficas também tem relevância no exame de sinais nominativos, nos quais a repetição de sequências de letras, número de palavras e estrutura das frases e expressões podem, em alguns casos, contribuir para gerar confusão ou associação indevida.43

Logo, verifica-se que sua forma de apresentação nominativa é a mais conhecida e notória, trazendo em sua essência o real conceito da Marca, qual seja de diferenciar-se das demais, mostrando aos consumidores o criador daquele produto ou serviço.

2.4.2 Figurativa

Ainda sobre a apresentação da Marca, a sua questão figurativa é uma das mais utilizadas na atualidade, trazendo em sua composição formas e cores, para que, além da diferenciação, a proposta da Marca seja de seduzir o consumidor, assim, aquele almeje determinada compra lembre-se do produto pela formas e logos que o compõe.44

42_{CLARK, MODET & C. Manual de Marcas: O que é marca nominativa? Disponível em}

<https://www.clarkemodet.com/pt_BR/faqs/Marcas/O-que-e-marca-nominativa.html>. Acesso em: 02 de set. de 2018.

43_{INSTITUTO NACIONAL DE PATENTE INDUSTRIAL. Análise do requisito da disponibilidade do sinal}

marcário. Disponível em

<http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B711_An%C3%A1lise_do_requisito_da_disp onibilidade_do_sinal_marc%C3%A1rio>. Acesso em: 04 de set. de 2018.

(25)

Neste horizonte, Bertoldi define que as “marcas figurativas, mais conhecidas como logotipos, que são aquelas apresentadas através de um desenho, colorido ou não, ou até mesmo através de letras ou números, desde que escritos de maneira diferenciada e original.45_”

2.4.3 Mista

A Marca Mista é “constituída pela combinação de elementos nominativos e figurativos ou mesmo apenas por elementos nominativos cuja grafia se apresente sob forma fantasiosa ou estilizada.46_”

Para melhor entender o caso, o uso da marca mista ocorre quando a sociedade empresarial pretende utilizar elementos figurativos, ou seja, o desenho, mas coloca-se junto a essa forma a apresentação nominativa do produto ou serviço, para que assim, possa ainda mais reforçar ao comprador o logo daquela marca.47

2.4.4 Tridimensional

Como narrado anteriormente, a Marca possui funções que, juntadas em um único aspecto, forma uma apresentação tridimensional, no sentido que:

[...] não só a forma do produto em si mesmo, como a da sua embalagem ou vasilha, desde que em qualquer caso, se trate de formas que não sejam banais, isto é, que possuam um conteúdo suficientemente arbitrário para lhes conferir capacidade distintiva. Como acontece com certas formas que, devido à sua originalidade ou uso intensivo e prolongado, têm a capacidade de identificar o produto, pelo consumidor, que o reconheceria mesmo que tais formatos não tivessem qualquer identificação48

De forma elucidativa, “a marca tridimensional se refere-se unicamente à forma plástica de objeto para identificar produtos ou serviços. No entanto, seu exame também obedecerá, no que couber, a todas as normas e diretrizes de registrabilidade aplicadas às marcas

45_{BERTOLDI, Marcelo M.; RIBEIRO, Márcia Carla Pereira. Curso Avançado de Direito Comercial. São Paulo:}

Revista dos Tribunais, 2008. p.113.

46_{COUTO, JULIA. Mista, Nominativa ou Figurativa: Que tipo de marca é o ideal para minha empresa?}

Disponível em <https://pris.com.br/blog/mista-nominativa-ou-figurativa-que-tipo-de-marca-e-o-ideal-para-a-minha-empresa/>. Acesso em: 20 de set. de 2018.

47_{E-MARCAS. As marcas variam conforme a função, apresentação e uso: Entenda como isso}

funciona.Disponível em <https://e-marcas.com.br/registro-de-marcas/tipos-de-marca/>. Acesso em: 20 set. 2018.

(26)

ditas “tradicionais”, como a percepção de conjunto; a observância das proibições legais; e, a busca dos elementos que a compõem.49_”

49_{INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADDE INDUSTRIAL. Marcas Tridimensionais. Disponível em:}

<http://www.abpi.org.br/congressosdaabpi/pos-evento/2017/apresentacoes/painel9/09%2000%20Andre%20Ballousier%20Segovia%201%20Dia%2022.pdf>. Acesso em: 29 set. 2018.

(27)

3 EFEITOS E PROTEÇÃO DA MARCA

Demonstrada em capítulo retro a origem, as funções e as diversas apresentações da Marca, cabe neste momento retratar o registro e efeitos desta, e consequentemente, as questões legais que rodeiam estes quesitos.

Dessa forma, será melhor postulada a sua forma de registro, visto que a partir deste item inicia-se demais discussões sobre o uso da Marca, que detém embates necessários para o melhor aprofundamento do tema estudado.

3.1 INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE NACIONAL

O INPI teve sua criação por meio da Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, que por meio do seu art. 2º, tendo seu teor redigido pela Lei de Propriedade Industrial, de forma nítida e objetiva, definiu a funcionalidade do Instituto50_{, com a seguinte determinação:}

Art. 2º O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial.51

Explicando a importância e serventia do INPI, João Andrade de Lima leciona que:

No brasil o único órgão responsável pela recepção, pelo encaminhamento e pela concessão de privilégios de direito industrial é o INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) com sede na cidade do Rio de Janeiro e delegacias e/ou representações espalhadas pelos demais estados do país.52

Assim, cabe observar que o INPI é a autarquia responsável pelo registro de marcas e suas concessões e licenças, ou seja, um instituto que detém alto poder sobre o direito de Marca, objeto que será explorado em nosso estudo.

50_{INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INSDUSTRIAL. Instituto Nacional da Propriedade}

Industrial. 2017. Disponível em: < http://www.inpi.gov.br/sobre/estrutura>. Acesso em: 01 out. 2018.

51_BRASIL. _{Lei nº 5.648 de 11 de Dezembro de 1970. Disponível em:}

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5648.htm>. Acesso em: 01 out. 2018.

52_{LIMA, João Ademar de Andrade. Curso de Propriedade Intelectual para Designers. São Paulo: Nova Ideias,}

(28)

3.2 REGISTO DE MARCA

Apresentado a serventia e a funcionalidade do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, deve-se verificar que o Registro de Marca, através da Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 2º, inciso III, estabelece que a proteção aos direitos relativos a Propriedade Intelectual se dá mediante a concessão do registro de Marca.

A registrabilidade ainda é determinada na referida Lei, em seu Título III, Capítulo I, que, em seu art. 124, taxa o que não pode ser registrado como Marca, tais como brasão, letras, cores, e etc.53

O registro é um ato fundamental para a proteção especial da marca, sendo de extrema importância tanto para o titular do signo marcário quanto ao consumidor, ante a pirataria que modifica e copia a marca, ocasionando confusão ao adquirente, que acha estar consumindo o bem sobre a produção e qualidade de determinada pessoa jurídica ou física.54

Vale lembrar que o empresário brasileiro, com o grande crescimento da indústria e da economia da nação, deve registrar suas marcas, não tão somente para uma proteção nacional, mas sim internacional, como bem lembra Michele Copetti:

[...] empresário brasileiro não pode conceber a ideia de exportar o seu produto sem se preocupar com a proteção de sua marca no exterior. Além disso, pode ser mais fácil para o importador trocar de fornecedor se detiver o controle da marca. Pior ainda, se o empresário nacional, por descaso ou desconhecimento, permitir o registro de marca idêntica pelo importador no país de destino dos produtos, poderá ter de enfrentar uma batalha judicial demorada e custosa para ter o direito de utilizar a marca se o relacionamento com o importador local terminar.55

No entanto, apesar da essencialidade do serviço do registral de Marca, a demora na sua concessão e o processo oneroso são pontos que afastam o maior número de registros, fazendo que o acesso ao INPI seja restrito a diversas sociedades empresariais.56

53_BRASIL. _{Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.} _{Disponível em:}

54_{CARDOSO, Frederico. A proteção do trabalho intelectual e industrial: Repressão à pirataria de marcas e}

patentes no cenário internacional e suas implicações nos países em desenvolvimento. Ribeirão Preto: Revista de Direito Internacional, 2000, p. 03.

55_{COPETTI, Michele. Registro de marcas – propulsor para o desenvolvimento. In: BARRAL, Welber;}

PIMENTEL, Luiz Otávio (Orgs.). Direito de Propriedade Intelectual e Desenvolvimento. Florianópolis: Fundação Boiteaux, 2007, p. 204.

56_{PIMENTEL, Luiz Otávio; BARRAL, Welber. Direito de Propriedade Intelectual e Desenvolvimento.}

(29)

3.2.1 Procedimento de Registro

O procedimento de registro de Marca encontra-se positivado nos artigos 155 à 164 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que dispõem acerca do depósito, exame e expedição do certificado de registro.

Assim, compulsando os artigos mencionados, o pedido de registro deve ter a documentação necessária, como o requerimento formal; etiqueta, e; caso haja necessidade, o comprovante de pagamento de retribuição relativa ao depósito. Cumprido este ato inicial, o titular do registro recebe um número correspondente ao pedido, e vale lembrar que este pedido pode ser feito em uma delegacia regional do INPI, que neste caso distribuirá em um número provisório, o qual será substituído posteriormente por um número oficial.57

Efetuado o protocolo, o ato é publicado na Revista da Propriedade Industrial, servindo como meio de publicidade, caso alguém queira se opor ao registro realizado. Após, constará o número do pedido, a Marca e a classe em que se enquadra, bem como qualquer restrição ao sinal.58

Ademais, frisam-se dois pontos: o primeiro é que se o pedido vier acompanhado de um sinal distintivo em língua estrangeira deve conter a sua tradução; e o segundo, que os prazos das etapas do registro e manifestações iniciam-se dos despachos publicados na revista acima mencionada.59

Além disso, “a data do depósito será considerada como sendo a data da apresentação e é importante para fins de estabelecimento de prioridade e outros efeitos legais. Mas, para as finalidades legais, o certificado de registro é concedido na data da publicação do respectivo ato.60_”

Com os olhos sobre os modos práticos do procedimento aqui retratado, Negrão relata que:

O exame é a análise do mérito do pedido e exige a busca de anterioridades, isto é, por requerimento próprio e expedição de certidão a respeito verificar-se-á se a marca é nova e se não colide com outra já depositada anteriormente, é neste momento que também se analisa a licitude do pedido e se definem as questões apresentadas nas eventuais oposições apresentadas. Novas exigências poderão ser feitas pelo órgão administrativo e deverão ser cumpridas em até sessenta dias, sob pena de arquivamento, vale ressaltar que deste arquivamento não cabe recurso.61

57_{SOARES, José Carlos Tinoco. Lei de patentes, marcas e direitos conexos: Lei nº 9.279 – 14.05.1996. São}

Paulo: Jurídica Brasileira, 1997, p. 247-248.

58_{SOARES, José Carlos Tinoco. Lei de patentes, marcas e direitos conexos: Lei nº 9.279 – 14.05.1996. São}

Paulo: Jurídica Brasileira, 1997, p. 250-251.

59_{REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 256.}

60_{OLIVEIRA, Adriana Tolfo de. O Regime jurídico internacional e brasileiro das marcas: Estudo da}

aplicação das normas nos principais tribunais brasileiros. Porto Alegre, Síntese, 2003, p. 113.

(30)

Por fim, vale lembrar que o registro da Marca vigora pelo prazo de 10 (dez) anos, sendo considerada como marco inicial a data da concessão, sendo ainda possível a prorrogação por iguais períodos e sucessivos, nos moldes do art. 133 da Lei de Propriedade Industrial.62

3.2.2 Marca Não Registrável

Apresentado o procedimento de registro da Marca em nosso país, sendo responsável por tal evento o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, autarquia que administra os pedidos de registro e concessões, vale lembrar que nem todo desenho, logo ou signo pode ser considerado como item passível de se transformar em Marca.63

Quanto ao que não pode ser considerado como apto ao registro de Marca, o art. 124 da Lei de Propriedade Industrial traz um rol taxativo:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;

II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e veneração;

IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público;

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;

VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;

IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;

X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;

XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza;

XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154;

62_{STRENGER, Irineu. Marcas e Patentes: Análise Sucinta da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.Rio de Janeiro:}

Forense Universitária, 1996, p. 28.

63_{BASSO, Maristela; POLIDO, Fabrício; JUNIOR RODRIGUES, Edson Beas. Propriedade Intelectual:}

(31)

XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento;

XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país;

XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular;

XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir;

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva;

XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico;

XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.64

Logo, denota-se que os incisos XIX ao XXIII buscam respeitar as funções da Marca, como a distintiva, vedando a registrabilidade de Marca que reproduza algo que não se reconheça sua atividade ou que imite marca alheia registrada, com base na imitação gráfica. 65

Nesta ótica, Fábio Ulhoa observa que:

Ressalta-se que o impedimento legal obsta o registro do signo como marca, mas não a sua utilização na identificação de produtos ou serviços. Quer dizer, o empresário pode adotar, por exemplo, a bandeira nacional utilizada para identificar suas mercadorias ou atividade mas não poderá exercer nenhum direito de exclusividade sobre ela.66

Além disso, cabe observar as determinações estabelecidas pelo inciso XV, que vedam a possibilidade de atribuir a Marca um nome civil ou até assinatura, bem como apelidos, necessitando de autorização do titular destes ou dos seus sucessores, em caso de falecimento.67

64_{BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.} _{Disponível em:}

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm > Acesso em: 01 out. 2018.

65_{BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumens Júris, 2003,}

p.873.

66_{COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial: Direito de empresa. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 179.} 67_{BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumens Júris, 2003,}

(32)

Dessa forma, ainda que um sinal que seja visualmente perceptível e distintivo, não poderá ser registrado se estiver incluso no rol de proibições legais.

3.2.3 Titularidade do Registro de Marca

Tocante ao requerente do registro de Marca, que poderá ter o seu pedido deferido se atendidos os moldes retratados em tópicos anteriores, o art. 128 da Lei de Propriedade Industrial determina que pode se enquadrar como tal sobre as seguintes formas:

Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.

§ 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei.

§ 2º O registro de marca coletiva só poderá ser requerido por pessoa jurídica representativa de coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta da de seus membros.

§ 3º O registro da marca de certificação só poderá ser requerido por pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado.

§ 4º A reivindicação de prioridade não isenta o pedido da aplicação dos dispositivos constantes deste Título.68

Melhor qualificando o requerente do pedido de registro de Marca, Requião ilustra que:

O registro de marca coletiva poderá ser requerido por pessoa representativa de coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta da de seus membros, nestes termos o representante de uma empresa poderá solicitar o registro da marca ou ainda poderá ser realizado por uma sociedade que administre um grupo de empresa. Quanto ao registro de marca de certificação este por sua vez só poderá ser requerido por pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado.69

Portanto, a legitimidade sobre o registro de Marca paira não somente sobre a sociedade empresarial, mas também sobre a pessoa física que possui a liberdade de criação e a igual proteção, salvo em Marcas Coletivas, que atendem uma representatividade, como retrata o parágrafo segundo do artigo supramencionado.

68 _BRASIL. _{Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.} _{Disponivel em:}

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm> Acesso em: 01 out. 2018.

(33)

3.2.4 Nulidade do Registro de Marca

O registro realizado de forma contrária ou, que simplesmente, obtenha qualquer falha procedimental, estando em desacordo com a Lei de Propriedade Industrial, pode ser considerado total ou parcialmente nulo, de forma administrativa ou judicial.70

Acerca da nulidade parcial, Eduardo Gleber narra como única hipótese o caso do registro de Marca em diferentes classes, que assim, torna-se válido para algumas classes, mas inválido para outras.71

Portanto, melhor esclarecendo é nula o pedido de Registro que possui vício em sua forma, seja pelo prazo não respeitado, requerido por pessoa diversa da criadora deste ou aceita impugnação efetuada durante o prazo de publicação do registro.72

Quanto a impugnação da nulidade do registro, Furtado esclarece que:

Nessa hipótese de concessão do registro, independentemente de ter sido apresentada oposição durante o processamento do pedido de registro de marca, abre-se nova oportunidade para que terceiros se oponham à sua concessão por meio de processo judicial ou administrativo. 73

No mais, a nulidade do registro de Marca pode ser requerida pelo próprio INPI, pessoa física ou jurídica, desde que comprove no prazo de 180 (cento e oitenta) dias o devido interesse sobre tal requerimento. Manifestado o pedido de nulidade, será aberto um processo administrativo, que possibilitará ao titular do registro, sob o prazo de 60 (sessenta) dias, apresentar defesa.74

3.2.5 Extinção do Registro de Marcas

Quanto à extinção do registro de Marcas “resumem-se à falta de prorrogação do registro, renúncia do titular do direito, caducidade, falta de procurador no Brasil com poderes para receber citações judiciais e caducidade.75_”

aplicação das normas nos principais tribunais brasileiros. Porto Alegre: Síntese, 2003, p. 116.

71_{GLEBLER, Eduardo. A nova lei brasileira sobre propriedade industrial. São Paulo: Revista de Direito}

Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, 1998, p. 114-115.

73_{FURTADO, Lucas Rocha. Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro: comentários à nova}

legislação sobre marcas e patentes: lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996. Brasília: Brasília Jurídica, 1996, p. 154.

74_BRASIL. _{Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.Disponível em:}

(34)

A caducidade pode ser requerida por qualquer pessoa com legítimo interesse, se decorridos cinco anos da sua concessão e o uso não tiver se iniciado no Brasil ou tiver sido interrompido por mais de cinco anos consecutivos; ainda, se no mesmo prazo a Marca tiver sido usada com modificações que impliquem alteração de seu caráter distintivo original, tal como o constante do certificado de registro.76

Ainda sobre o tema, Lélio Denicoli Schimidt leciona que as hipóteses de extinção do registro de Marca não estão totalmente englobadas pelo art. 142 da Lei n° 9.279/96, devendo-se acrescer ao predevendo-sente caso os arts. 77 e 78, I, ambos do Código Civil, podendo assim, essa extinção ser reconhecida tanto de forma incidental quanto por ação declaratória, a qual não se sujeita decadencial do art. 174 da Lei de Propriedade Industrial.77

Dessa forma, em linhas gerais, entende-se que a extinção do registro de Marca acontece por dois fatores: o não pagamento das taxas necessárias; ou a declaração de nulidade ou caducidade do respectivo registro 78

3.3 PROTEÇÃO ESPECIAL

Apresentado alguns aspectos da proteção da Marca, do seu processo e do seu registro, bem como o conceito do crime contra a Marca, a presente monografia vem num deslinde de apresentar tais fatores para que se possa verificar a proteção legal deste instituto.

Assim, cabe mencionar que as Marcas classificadas e denominadas como de Alto Renome e Notoriamente Reconhecidas não são constituídas como de espécies distintas de Marca, contudo, carecem de uma proteção especial quanto a marcas de produto ou serviço.79

Caminhando neste pensamento, Gusmão entende que as Marcas ditas como “famosas”, por possuírem características únicas e intrínsecas, a transmitir valores diferenciados ao consumidor, como a marca “Rolex”, que se propaga além da questão da função distintiva,

77_{SCHMLDT, Lélio Denícoli. A invalidação das marcas constituídas por expressões de uso genérico, vulgar,}

comum ou necessário. São Paulo: Revista da ABPI, 1999, p. 18.

78 _{TEIXEIRA, Diego Dias. As Marcas no Brasil.2006.} _{Disponível em:}

<http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/27927-27937-1-PB.pdf>. Acesso em: 17 out. 2018.

79_{FURTADO, Lucas Rocha. Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro: Comentários à nova}

(35)

apontando ao consumidor noção de qualidade e luxo, não proporcionado pelas demais, necessitando da proteção maior do Poder Judiciário quanto a sua questão atrativa.80

Bem como estabelecem os artigos 125 e 126 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.

Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

§ 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço. § 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.81

E apesar do legislador não diferenciar o teor de ambas as Marcas, considerando estas como sinônimas82_{, cabe apresentar o conceito de cada uma, para que possamos ter a}

melhor análise quanto a essa exceção de proteção especial das Marcas.

Vale ainda lembrar, que para as Marcas Notoriamente Reconhecidas e as de Alto Renome não é exigido depósito ou registro no Brasil. Contudo, o art. 158, §5º, da Lei nº 9.279/96, determina que não se conhecerá a oposição, a nulidade e ação nulidade, se não for comprovado o depósito do pedido de registro da Marca, no prazo de 60 dias após a interposição.83

Dessa forma, cabe apresentar e conceituar as duas espécies ou classe marcárias que recebem a proteção especial do Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI.

3.3.1 Marca de Alto Renome

Cabe expor, a princípio, o conceito de Marca de Alto Renome, espécie marcária positivada no art. 125 da Lei de Propriedade Industrial:

[...] é a marca registrada no brasil que tendo atingido reconhecimento extremamente alto, por parte do público em geral, recebe proteção para qualquer produto ou serviço, mesmo para produtos ou serviço, mesmo para produtos ou serviços não semelhantes ou afins (é exceção ao direito atributivo); não haverá registro em separado para essas marcas como existia na lei anterior e o critério, a ser adotado, para seu

80_{GUSMÃO, José Roberto D’Affonseca. Marcas de alto renome, marcas notoriamente reconhecidas e}

usurpação de signos famosos. São Paulo: Revista ABPI, 1996, p. 48-49.

81_BRASIL. _{Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.Disponível em:}

82_{LOUREIRO, Luiz Guilherme de A. V..A lei de propriedade industrial comentada: Lei n.º 9.279, de 14 de}

maio de 1996. São Paulo: Lejus, 1999, p.183.

83_{DANNEMAN, SiemensenBigler& Ipanema Moreira. Comentários à lei de propriedade industrial e}

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reconhecimento, deverá ser de nível inferior ao adotado anteriormente no caso de marcas notórias.84

Vislumbra-se, então, que marcas como Volvo, Coca-Cola, Havainas, e etc., que são Marcas de Alto Renome em vigência no Brasil,85_{possuem proteção especial no ordenamento}

jurídico brasileiro.

3.3.2 Marca Notoriamente Conhecida

O art. 126 da Lei de Propriedade Industrial estabelece a proteção especial a Marca Notoriamente Conhecida, que detém uma qualidade presente em Marcas que auferem um expressivo conhecimento público.86

Definindo o conceito desta espécie de Marca e melhor expondo a proteção especial que esta conserva, Moro pontifica que:

Notório é aquilo que é conhecido de uma substancial fração do público. A proteção atribuída e a razão de existir da marca notoriamente conhecida e da marca de alto renome se devem ao fato de serem notórias, e por isso estarem mais expostas ao abuso por parte de terceiros de má-fé. São institutos diversos, mas decorrentes da manifestação de um mesmo fato, a notoriedade. Logo, não há por que não considerar a marca notória como gênero, e a marca notoriamente conhecida e a marca de alto renome como espécies pertencentes a este gênero.87

Por fim, Newton Silveira faz a observação que em casos de Marcas estrangeiras não registradas no Brasil só receberá a proteção especial, que também é estabelecida no art. 6º da Convenção da União de Paris, se aquelas que forem aqui notoriamente conhecidas. Mas não há qualquer norma que especifique a necessidade da utilização da Marca em território nacional, deixando a perceber que somente o seu conhecimento confere tal proteção.88

propriedade industrial, Patentes e desenho industrial, Marcas, Modelos de Contratos. São Paulo: Atlas, 1997, p. 78-79.

85_{INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INSDUSTRIAL. Marcas de alto renome em vigência no}

Brasil. Disponível em<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas/arquivos/inpi-marcas_-marcas-de-alto-renome-em-vigencia_-04-09-2018_padrao.pdf>. Acesso em: 02 out. 2018.

86_{MORO, Maitê Cecília Fabbri. Direito de marcas. São Paulo: RT, 2003, p.77.} 87_{MORO, Maitê Cecília Fabbri. Direito de marcas. São Paulo: RT, 2003, p.92.}

88_{SILVEIRA, Newton. A propriedade Intelectual e a novas lei de propriedade industrial. São Paulo: Saraiva,}

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3.4 PROTEÇÃO À MARCA NÃO REGISTRADA

Do mesmo modo que existe em nosso ordenamento jurídico a proteção especial as Marcas Notoriamente Reconhecidas e de Alto Renome, há também o devido acolhimento as Marcas que não possuem registro.

O entendimento acerca de tal proteção vem do entendimento do STJ, que tocante a impossibilitar a concorrência desleal, aplica o seguinte pensamento:

A livre concorrência, com toda liberdade, não é irrestrita, o seu direito encontra limites nos preceitos dos outros concorrentes pressupondo um exercício legal e honesto do direito próprio, expresso da probidade profissional. Excedidos esses limites surge a concorrência desleal. Procura-se no âmbito da concorrência desleal os atos de concorrência fraudulenta ou desonesta, que atentam contra o que se tem como correto ou normal no mundo dos negócios, ainda que não infrinjam diretamente patentes ou sinais distintivos registrados. (R.T.J. 56/ 453-5).89

Neste horizonte, Furtado caminha na mesma linha de pensamento, fundamentando que apesar da Marca não ser registrada perante o INPI este fato não pode ser utilizado pelos demais como justificativa para uma concorrência desleal no mercado, que em consequência gere o enriquecimento ilícito, ato vedado pelo Código Civil.90

Além da concorrência desleal, a partir do momento que se prejudica o mercado, o dano se concentra no consumidor. Se há um uso indevido de qualquer Marca, há sobre esse adquirente a ilusão da compra do produto ou serviço, por acreditar que o bem comprado possui determinada qualidade. Assim, perde-se neste ato uma das mais importantes funções da Marca, a de certificação, prejudicando o crescimento saudável da economia.91

3.5 CESSÃO E LICENÇA DO USO DE MARCA

A Marca registrada perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial pode ser usada pelo titular do registro ou por meio de cessão e licença. Sendo assim, a cessão é a forma do titular da Marca ou depositante ceder de modo gratuito ou oneroso a um indivíduo, que obterá o direito do uso da Marca para fins pré-determinados ou não, cabendo ao cedente garantir

89_{BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 912.865. Relator: Min. Luis Felipe Salomão.}

Brasília, DF. 01 de março de 2001. Disponível em:

<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/641247925/recurso-especial-resp-1688243-rj-2017-0199428-8/relatorio-e-voto-641247968?ref=juris-tabs>. Acesso em: 10 out. 2018.

90_{FURTADO, Lucas Rocha. Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro: comentários à nova}

legislação sobre marcas e patentes: lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996. Brasília: Brasília Jurídica, 1996, p. 133-134.

91_{LOUREIRO, Luiz Guilherme de A.V. A lei de propriedade industrial comentada. São Paulo: Lejus, 1999, p.}