Diluição e Denegrimento do Prestígio e da Imagem da Marca

Não devem as paródias provocar a diluição da marca anterior, contendendo com a sua capacidade distintiva e ofendendo a sua reputação ou prestígio. Este é um limite reconhecido e aplicado universalmente, e que cada vez mais se tem imposto a todas as jurisdições. Os seus concretos termos de aplicação, contudo, não conhecem harmonia, merecendo a concretização específica dentro dos tribunais das diferentes jurisdições.

Sem prejuízo, todos constatam a especial potencialidade da paródia para enfraquecer a capacidade distintiva de uma marca, e de contender com a sua reputação. Fazem-no através da associação de fatores não relacionados com as marcas, que os titulares das marcas normalmente querem prevenir, dada a sua componente crítica ou antitética. É o que acontece, por exemplo, quando se associa uma marca de cervejas aos efeitos da ressaca, quando a banda Aqua canta que a Barbie representa um mundo de plástico fútil, ou quando a Greenpeace associa o sinal da ESSO a cifrões económicos, censurando a atividade e os propósitos daquele ente económico.

Aquelas associações prejudicam a imagem da marca porque, ao contrário do que acontece com as obras protegidas por direito de autor, o objeto da paródia das marcas é o que simboliza o sinal, isto é, o “imaginário” ou o valor criado pelo consumidor.360 _{Assim, as paródias chocam sempre}

com a imagem e com o valor que foi criado e desenvolvido pela marca. Por essa razão, o detrimento ou o obscurecimento da marca deve ser avaliado cum grano salis.361 _{Recorrendo-se}

ao princípio da proporcionalidade, determinar-se-á, caso a caso, quais os valores que se deverão sobrepor: se a defesa da liberdade de expressão em forma de crítica, provocação, sátira, isto é, de paródia; se o direito absoluto das marcas de impedir o seu “blurring” ou “tarnishment”. Não se impedindo em absoluto uma certa intromissão na imagem ou no prestígio das marcas, envidam- se esforços para restringir o prejuízo a um grau aceitável – metaforicamente, aceita-se que a marca seja arranhada, mas já não que lhe sejam infligidos golpes irreversíveis.

Está-se, portanto, no âmbito da aplicação da teoria da diluição às utilizações indevidas de marcas. Na União Europeia, as disposições “anti-diluição” descobrem-se no artigo 5.º, n.º 2 da DM. Recorde-se que esta disposição foi elaborada enquanto regra facultativa, não tendo merecido transposição para o ordenamento jurídico português. Contudo, face à alteração da redação da norma na nova Diretiva de Marcas, incluída no artigo 10.º, n.º 2, alínea c),362 _{espera-se que}

360 _{Cfr. BERNARD EDELMEAN, op. cit., p. 101.} 361 _{Cfr. ANA RAMALHO, op. cit., p. 63.}

362 _{O artigo 5.º, n.º 2 da DM refere que “qualquer Estado-Membro poderá também estipular que o titular fique}

habilitado a proibir que terceiros façam uso, na vida comercial, sem o seu consentimento, de qualquer sinal idêntico ou semelhante à marca para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca foi

120 Portugal venha a transpor tal norma, no Código de Propriedade Industrial ora em revisão, assim se emparelhando com os demais Estados-Membros na concessão de uma suplementar defesa aos titulares das marcas de prestígio.

Com esta ambição de harmonização, os Tribunais sujeitos às normas da Diretiva deverão impedir as paródias que utilizem sinais idênticos ou semelhantes aos de uma marca de prestígio, sempre que tal utilização, sem justo motivo, tire partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca, ou os prejudique.

Aquela norma não se aplica, portanto, apenas aos casos de diluição, e do prejuízo influído ao prestígio e à imagem da marca, mas também a formas de utilização parasitária dos sinais.363 _Além

disso, encontramos ainda a questão não resolvida de saber quando são tais efeitos alcançados “sem um justo motivo”. Autores já se debateram sobre a questão, adiantando que se pode referir (i) à justificação inerente à utilização empreendida, numa apreciação realizada nos termos da boa- fé,364 _{(ii) ao racional da utilização e à compreensão se a justificação constitui o objetivo central da}

utilização,365 _{ou até, lançando mão de conceitos económicos, (iii) à utilização da marca por um}

operador de mercado para indicar que detém uma especial qualidade relacionada com o comércio de produtos ou serviços.366 _{Quanto a nós, em conformidade com o que dissemos antes,}

entendemos que a existência de um “justo motivo” se haverá de referir sempre à concreta justificação do uso, mas também ao propósito da utilização, o qual se deverá apreciar nos termos do princípio da proporcionalidade. Assim, no caso da paródia, a sua justificação inerente é a

registada, sempre que esta goze de prestígio no Estado-Membro e que, o uso desse sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique”, vindo agora a ser substituído pelo

artigo 10.º, n.º 2, alínea c) da NDM, que dispõe que “sem prejuízo dos direitos adquiridos pelos titulares antes da data

de depósito ou da data de prioridade da marca registada, o titular dessa marca registada fica habilitado a proibir que terceiros, sem o seu consentimento, utilizem na vida comercial, relativamente a produtos e serviços, sinais que sejam idênticos ou semelhantes à marca, independentemente de serem utilizados relativamente a produtos ou serviços que sejam idênticos, afins ou não afins àqueles para os quais a marca foi registada sempre que esta goze de prestígio no Estado-Membro e que a utilização desses sinais, sem motivo justo, tire indevidamente partido do caráter distintivo ou do prestígio da marca, ou os prejudique” (sublinhados e destacados nossos).

363 _{O Advogado-Geral Jacobs, nas conclusões que proferiu no âmbito do Processo C-408/01, Adidas-Solomon AG c.}

Fitnessworld Training Ltd., apresentadas em 10 de julho de 2003, fez notar no § 36 que, quanto ao artigo 5.º, n.º 2, da

DM, em princípio, “podem ser destacados quatro tipos de utilização: utilização que permite tirar partido indevido do caráter distintivo da marca, utilização que permite tirar partido indevido do seu prestígio, utilização em prejuízo do caráter distintivo da marca e utilização do seu prestígio.” Concretizou depois, no § 37 que o conceito de prejuízo do caráter distintivo de uma marca reflete a diluição e, no § 38, que “o conceito de prejuízo causado ao prestígio da marca, frequentemente referido como a degradação ou depreciação da marca, descreve a situação na qual os bens para os quais o sinal lesivo é utilizado fazem apelo à perceção do público de tal forma que o poder de atração da marca resulta afetado” (portanto, refere-se ao tarnishment). Sobram, assim, apenas o enquadramento das duas primeiras utilizações referidas, as quais constituem formas de free riding ou aproveitamento parasitário.

364 _{Cfr. ANA RAMALHO, op. cit., p. 63.} 365 _Ibidem.

121 liberdade de expressão, mas deve tomar-se em consideração o concreto propósito que a motivou para aferir da proporcionalidade do uso.

Nesta sede, entram em jogo as considerações acessórias relacionadas com os valores visados pelas paródias. Isto é, na aferição do cariz proporcional, ou desproporcional, da paródia de marca e do prejuízo causado ao prestígio da marca, tomar-se-ão em conta os concretos objetivos prosseguidos pela mesma, concedendo especial relevância aos interesses públicos que possam estar em causa, ou, inversamente, à sua natural intenção comercial.

Muitas vezes, as paródias são executadas por motivos de interesse público e interesses difusos – relacionados com temas que vão desde a necessidade de proteção do ambiente, a motivações de saúde pública, ou até à proteção de direitos dos trabalhadores. Foi tomando em conta a importância dos interesses públicos prosseguidos pelas paródias que os tribunais franceses decidiram a permissibilidade das paródias nos casos Michelin, Je Boycotte Danone, e Green

Peace c. Esso.367 _{Nessas instâncias concluíram os órgãos judiciais que as paródias eram}

proporcionais ou razoáveis aos danos causados às diferentes marcas envolvidas, em função da relevância social dos propósitos que as motivaram. Porém, também decidiu o Cour de Cassation francês em sentido contrário à paródia no caso CAMEL, entendendo que o dano causado à reputação da marca e ao seu titular era desrazoável ao propósito que se pretendia prosseguir com a paródia, sem prejuízo da maior nobreza da campanha realizada.368

É, portanto, notória a relevância de uma justificação de paródia assente em razões de interesse público. Mas outras justificações se poderão considerar, as quais terão sempre de passar pelo crivo do juízo da proporcionalidade.

Inversamente, contribui largamente para este juízo de ponderação a circunstância de a paródia ter uma intenção comercial. Contudo, em função da sua relevância destacável, procede-se à sua análise numa secção autónoma.