A notoriedade de uma marca é construída por altos investimentos publicitários para promover um produto ou serviço assinalado pela marca. Quando ela se torna altamente reconhecida pelos consumidores, gera um campo de atração econômica no mercado concorrencial, aumentando o risco de aproveitamento parasitário deste sinal distintivo por terceiros, seja em relação ao uso indevido em bens ou serviços relacionados (concorrência desleal), ou em relação a bens ou serviços não relacionados (aproveitamento parasitário, enriquecimento ilícito e diluição de marca por ofuscação).
Por este motivo, em razão do valor econômico atingido pela marca notória é que as legislações e tratados internacionais e o ordenamento jurídico brasileiro garantem às marcas notórias e afamadas uma proteção legal ampliada. Por isso, as marcas, quando afamadas, constituem um ativo intangível muito importante e até o mais valioso de uma empresa; basta analisarmos as marcas APPLE, SAMSUNG, IBM, COCA-COLA, Mc DONALDS´s, etc.
Segundo José Roberto d´Affonseca Gusmão228, “a notoriedade traz à marca um valor dificilmente inestimável, mas seguramente existente. É esse valor econômico que se procura proteger, evitando-se a diluição de seu poder atrativo e de sua reputação”.
Para Denis Borges Barbosa229, a base jurídica para proteger marcas notórias está no direito da concorrência. Isto porque os direitos de propriedade intelectual, ao serem direitos de exclusividade comercial, garantem ao seu titular uma posição de destaque e prestígio no mercado concorrencial, e a marca notória, sendo
228 MORO, Maitê Cecília Fabbri. A questão da regulamentação das marcas de alto renome. In: (Coords.) SANTOS, Manoel Joaquim Pereira; JABUR, Wilson Pinheiro. Propriedade intelectual: criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal. São Paulo: Saraiva, 2007, p.101; GUSMÃO, José Roberto d´Affonseca, A proteção da marca notória no Brasil – aplicação do art.6º BIS da Convenção de Paris e da Lei Interna, p.65-81, São Paulo,
Revista de Direito Mercantil n°70, abr.-jun.1988.
229 BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. 2.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p.872.
extremamente conhecida pelos consumidores em geral, chama a atenção também daqueles agentes e empresários que não atuam diretamente no setor de produtos e serviços assinalados pela marca notória.
José Roberto d´Affonseca Gusmão230 menciona a conduta acima como um aproveitamento parasitário da fama e do renome de signo distintivo alheio, uma vez que não existe concretamente uma relação de concorrência entre o titular da marca notória com o seu usurpador. Esta conduta, que será analisada no Título II, da Parte II, deste trabalho, equivale, na doutrina dos países do Common Law, à diluição de marcas por ofuscação (blurring – ofuscamento do brilho da marca notória e perda de sua distintividade marcária face à utilização em produtos ou serviços não assinalados por este sinal).
A Lei n°5.772/71, denominada Código de Propriedade Industrial, previa a possibilidade de um registro especial para a marca considerada notória no Brasil, disposto no art.67.
A proteção conferida sob a égide deste artigo era ampla e excepcionava o
princípio da especialidade. Entretanto, para José Roberto d´Affonseca Gusmão231, existia nesta época muita confusão doutrinária e jurisprudencial a respeito do conceito jurídico de “marca notória”. Alguns autores e certas decisões jurisprudenciais unificaram o conceito de “marca notoriamente conhecida”, prevista no art.6º, BIS, da Convenção de Paris, como “marca notória”, prevista no art.67 da Lei anterior. No entanto, “marca notória” e “marca notoriamente conhecida” são conceitos legais diferentes e possuem como diferencial, o grau de notoriedade, reputação e capacidade distintiva adquirida pelo sinal.
A atual Lei de Propriedade Industrial substitui o termo “marca notória” por “marca de alto renome” em seu art.125, diferenciando-a de “marca notoriamente conhecida”, disposta em seu art.126, o qual corresponde à regulamentação interna na LPI do art.6º, Bis, da Convenção de Paris.
Atualmente, o ordenamento jurídico brasileiro prevê quatro tipos de notoriedade os quais justificam proteções marcárias especiais: marca de alto renome,
230 GUSMÃO, José Roberto d´Affonseca. Do aproveitamento parasitário da fama de signo distintivo alheio no exame dos pedidos de marcas no Brasil. Parecer convertido no Ato Normativo INPI n°123/94, p.3-4.
231 GUSMÃO, José Roberto d´Affonseca. Marcas de alto renome, marcas notoriamente conhecidas e usurpação de signos famosos, p.47-54, São Paulo, Anais do XVI Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, 1996, p.48; INSTITUTO Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelelectual (IDS). Comentários à Lei de
marca estrangeira notoriamente conhecida, notoriedade marcária no segmento de mercado, e notoriedade baseada no art.16.3 do TRIPS Agreement.
O primeiro tipo de notoriedade refere-se à marca de alto renome, que recebe proteção legal em todas as classes de produtos e serviços, conforme disposto no art.125 da LPI. Este dispositivo legal é uma exceção ao princípio da especialidade.
O segundo tipo refere-se à marca notoriamente conhecida no seu ramo de atividade comercial, conforme disposto no art.126 da LPI. Esta marca, que é estrangeira e não registrada no Brasil, goza de proteção especial nos termos do art.6º, Bis, da Convenção de Paris, cujo dispositivo legal é exceção ao princípio da territorialidade e ao direito atributivo. Deve, portanto, ser comprovado faticamente o conhecimento notório em seu ramo de atividade comercial no Brasil.
O terceiro tipo refere-se à notoriedade marcária num segmento específico de mercado. Esta hipótese está prevista no art.124, XXIII, da LPI. De acordo com Thomas Thedim Lobo232, este dispositivo legal veda o registro de marca que imite ou reproduza sinal que não possa deixar de ser conhecida dentro de seu segmento mercadológico, no Brasil ou no exterior. O critério de proteção desta marca de renome, nacional ou estrangeira, é idêntico ao estabelecido pela marca notoriamente conhecida.
O quarto tipo é a notoriedade baseada no art.16.3 do Acordo TRIPS. José Roberto d´Affonseca Gusmão233 explica que esta hipótese possibilita estender a proteção de uma marca “para bens e serviços que não sejam similares àqueles para os quais esta marca esteja registrada”, desde que preenchidos dois requisitos legais:
1 possa indicar uma conexão entre aqueles bens e serviços e o titular da marca notoriamente conhecida; e
2 seja provável que esse uso prejudique os interesses do titular da marca notoriamente conhecida.
A Lei de Propriedade Industrial não prevê expressamente o fenômeno da notoriedade regional. Segundo o Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelelectual234 (IDS), existem marcas que desenvolveram notoriedade restrita a certo território, quer se trate de um estado, município ou mesmo um bairro.
232 LOBO, Thomas Thedim. Introdução à nova Lei de Propriedade Industrial: Lei n°9.279/96. São Paulo: Atlas, 1997, p.77.
233 GUSMÃO, José Roberto d´Affonseca. Marcas de alto renome, marcas notoriamente conhecidas e usurpação de signos famosos, p.47-54, São Paulo, Anais do XVI Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, 1996. 234 INSTITUTO Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelelectual (IDS). Comentários à Lei de
Neste caso, estas marcas reconhecidas regionalmente receberão tutela legal pelas normas relativas à concorrência desleal, previstas no art.195.
De acordo com esta divisão, a notoriedade de uma marca teria como efeitos principais sobre a distintividade marcária excepcionar dois princípios básicos (territorialidade e especialidade), podendo atingir outros três fenômenos: diluição marcária por parisitismo (dilution by blurring), distintividade adquirida pelo uso (secondary meaning) e degenerecência. Estes efeitos serão abordados separadamente ao longo desta pesquisa.