Conforme detalhado na Seção I, tópico anterior, para comprovar o fenômeno do secondary meaning, o importante é a percepção do público que terá contato com o sinal marcário, associando-o não meramente a uma expressão descritiva de um produto ou serviço, mas percebendo-o como um sinal identificador de um produto ou serviço, que se distingue de seus congêneres.
Nos EUA, a Legislação Federal Americana – The Lanham Act – estabelece em seu art.§1052 (f) que para um sinal descritivo, geograficamente descritivo, ou sobrenome ser identificado como marca de produto ou serviço no registro principal do USPTO (United States Patent and Trademark Office), “o requerente do registro marcário poderá enviar provas do caráter distintivo adquirido pelo sinal”, que é sinônimo de secondary meaning.
De acordo com o art §1052 (f)146,
O diretor pode aceitar como prova inicial de que a marca adquiriu um caráter distintivo, a qual foi usada em conexão com os produtos do requerente no comércio, prova de uso exclusivo e contínuo pelo requerente, desta marca de produto no comércio referente ao período de cinco anos antes a data em que o pedido de registro marca é solicitado.
Neste ponto, o simples uso pelo requerente da marca não registrada no comércio por pelo menos 5 anos antes da solicitação do registro marcário federal é um forte elemento comprobatório de aquisição de distintividade marcária por secondary
meaning.
Segundo o julgamento do caso147 Yamaha Int. Corp. (apelante) v.
Hoshino Gakki Co. Ltd. (apelado), na Corte Federal de Apelações dos EUA, em 7 de
março de 1988, a Câmara Julgadora
concluiu que a Diretoria de Marcas do USPTO agiu corretamente ao determinar que as provas demonstradas pela empresa Hoshino foram suficientes para atender ao requisito legal imposto pela seção 2 (f) do
146 The Lanham Act §1052. The Director may accept as prima facie evidence that the mark has become distinctive, as used on or in connection with the applicant's goods in commerce, proof of substantially exclusive and continuous use thereof as a mark by the applicant in commerce for the five years before the date on which the claim of distinctiveness is made. (nossos grifos)
147 Disponível em: http://openjurist.org/840/f2d/1572/yamaha-international-corporation-v-hoshino-gakki-co-ltd. Acesso em: 17 ago. 2014. Ementa para citação: 840 F.2d 1572, 56 USLW 2540, 6 U.S.P.Q.2d 1001 (Fed. Cir. 1.988) – Recurso de apelação – caso Yamaha International Corporation (apelante) v. Hoshino Gakki Co. Ltd. (apelado) pela Corte Federal de Apelações dos EUA, em 7 de março de 1988. Segundo juízes da Câmara Julgadora MARKEY, Chief Judge, BENNETT, Senior Circuit Judge, e NEWMAN, Circuit Judge. Tradução livre: “We conclude that the board was not clearly erroneous in determining that Hoshino's evidence was sufficient to meet its burden under Section 2(f) to demonstrate acquired distinctiveness to support registration of its guitar peg heads as trademarks”.
Lanham Act ao demonstrar que as cabeças de guitarra adquiriram carácter distintivo suficientes para serem identificadas como marca registrada.
Segundo o USPTO148, o ônus da prova para comprovar a aquisição de distintividade foi do requerente da marca, ou seja, da Hoshino Gakki Co. Ltd., e a
Yamaha, opoente ao registro marcário, teve o ônus da prova em demonstrar, pelo menos
como prima facie, que o sinal marcário da Hoshino não tornou-se distintivo no mercado. Segundo o entendimento do USPTO, as provas apresentadas pela Yamaha que os competidores fabricam guitarras semelhantes as da requerente Hoshino foram insuficientes para estabelecer prima facie case de falta de distintividade marcária do sinal da requerente, "especialmente na ausência de comprovações de similaridade e confusão entre as cabeças de guitarra dos concorrentes e as da requerente Hoshino".
Baseado nas considerações acima, o jurista americano J. Thomas MCcarthy149 elenca três tipos de meios para se comprovar o secondary meaning, que podem ser apresentados pelo requerente, ao solicitar o registro marcário de um sinal descritivo:
(1) Evidências (indícios) diretas ou circunstanciais que tendem a comprovar que uma classe compradora relevante de produtos ou serviços utiliza uma marca identificando-a com seu titular requerente;
(2) Provas de utilização substancialmente exclusivas e contínuas de uma marca pelo titular requerente durante os cinco anos anteriores à data em que o pedido de distintividade é feito perante o USPTO. Conforme mencionado anteriormente, esta forma de substituição de provas é autorizada pela Lei Federal Americana de Marcas – The Lanham Act com abrigo na Seção 2 (f), 15 USC § 1052 (f).
(3) Ainda de acordo com o Manual de Marcas do USPTO, 37 CFR § 2.41 (b), a comprovação da titularidade de um ou mais registros anteriores ao registro da mesma marca, para bens ou serviços relacionados. Este terceiro tipo de prova é geralmente apropriada somente se os prévios registros foram baseados também pela capacidade distintiva adquirida pelo uso, conforme estabelecido no caso In re Loew´s Theatres, Inc., 223 USPQ 513 (TTAB 1984), aff'd em outro terreno, 769 F. 2d 764, 226 USPQ 865 (Fed. Cir. 1985).
Segundo Carlos Henrique de Carvalho Fróes150, os elementos indicadores da aquisição de distintividade marcária, sob o prisma do Direito da Comunidade
148 Disponível em: http://openjurist.org/840/f2d/1572/yamaha-international-corporation-v-hoshino-gakki-co-ltd. Acesso em: 17 ago. 2014. 840 F.2d 1572, 56 USLW 2540, 6 U.S.P.Q.2d 1001 (Fed. Cir. 1988).
149 MCCARTHY, J. Thomas; SCHECHTER, Roger E.; FRANKLYN, David J. McCarthy´s desk encyclopedia of
intellectual property. 3.ed. Washington, D.C: BNA Books – The Bureau of National Affairs, August 2005, p.544- 545.
150 FRÓES, Carlos Henrique de Carvalho. Marca: aquisição de distintividade e degenerescência, p.83-97. In: (Coords.) SANTOS, Manoel Joaquim Pereira; JABUR, Wilson Pinheiro. Sinais distintivos e tutela judicial e
administrativa. São Paulo: Saraiva, 2007, p.88, ao citar o jurista Arnaud Folliard-Monguiral, em Distintictive character acquired through use, na obra coletiva de Jeremy Phillips e Ilanah Simon, Trademark Use, Oxford
Europeia, presente nas Resoluções n°89/104 (que trata da definição legal de marca), e n°40/94 (que define marca comunitária europeia), são:
a) Fatia de mercado abrangida pelo titular da marca em questão; b) A intensidade, o âmbito geográfico e a duração do uso da marca; c) A quantia investida pelo titular da marca em sua promoção;
d) A proporção da classe relevante de consumidores que identificam a marca em questão como originária de uma determinada empresa; e,
e) Atestados emanados de Câmaras de Comércio e Indústria ou de associações profissionais. (Um atestado emitido pela Câmara de Comércio, por ser considerada como uma fonte neutra é uma prova decisiva na averiguação para atestar a capacidade distintiva adquirida por uma marca no mercado).
Seguindo a mesma orientação do terceiro meio de comprovação de aquisição de secondary meaning elencado por J. Thomas MCCarthy, Lélio Schmidt151 também afirma que o Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia admite que registros obtidos anteriormente, como nos casos daqueles deferidos em outros países, "sejam invocados para corroborar a existência do secondary meaning", como no caso da empresa Procter & Gamble152.
Lélio Denicoli Schmidt153 afirma que jurisprudência brasileira tem seguido esta mesma linha de pensamento. A comprovação de que o titular tem outros registros marcários para o mesmo produto ou serviço, principalmente em outros países, é um fator relevante na averiguação da existência de secondary meaning, conforme se verifica nos julgamentos referentes às marcas ULTRAGAZ, POLVILHO ANTISSÉPTICO e PÁGINAS AMARELAS. Estes casos serão estudados no Capítulo IV deste Título, que avaliará alguns julgados sobre a matéria.