Cópia do acórdão da Relação de Lisboa no processo de registo de marca internacional n.° 502 656. Cópia dactilografada do acórdão proferido nos autos de
apelação em que são apelante Friedrich Gröhe Armaturenfabrik Grubh & Co. e apelados Hans Gröhe Grubh & Co., KG., e outro (recurso n.° 2995/89 da 1.a Secção).
Consigna a apelante:
1) O presente recurso vem da sentença que revogou o despacho do director do Serviço de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial de 29 de Junho de 1987, pelo qual se recusou protecção no nosso país à marca internacional n.° 502 656, Hansgröhe, no que conceme aos produtos das classes 9.a, 12.a e 21.a;
2) No caso presente, os produtos são iguais ou ma- nifestamente afins;
3) As expressões em conflito, «Hansgröhe» e «Gröhe», oferecem, no seu conjunto, e é pelo conjunto que as marcas se aferem, as máximas semelhanças gráfico-fonéticas por destaque e inclusão total da aposta na depositanda, o que é proibido e punido por lei - artigo 94.°, referido artigo 93.°, n.° 12.°, do Código da Propriedade Industrial;
4) A disquisição dos elementos das marcas, a sua dimensão e enquadramento, como o fez o M.mo Juiz, é o contrário do sustentado pela mais sábia jurisprudência;
5) Feita esta súmula, são suas conclusões:
A marca questionada assemelha-se à marca da apelante;
Ambas se destinam aos mesmos produtos; Não é fácil distingui-los sem exame atento ou
confronto, como para tanto o fez o tribunal a quo;
A especificidade do público consumidor dos produtos é irrelevante para a determinação de confusão entre as marcas, pois o que está em causa é a defesa do público em geral, escapo final das leis da propriedade industrial (ar- tigo 1.° do citado Código);
O caso dos autos é o da imitação, melhor, con- trafacção parcial, definida e punida nos arti- gos 94.° e 93.°, n.° 12.°, do Código da Propriedade Industrial;
Não o entendendo assim, a sentença recorrida mostra-se destituída de base, bastante ilegal e injusta.
A apelada fixa estas conclusões:
1) A recorrente confunde o método de exploração da motivação da sentença recorrida na sua parte decisória;
2) Não violando o artigo 94.°, a sentença, para explanar a motivação da sua parte decisória, dis- quisa os elementos das marcas que confronta, de modo a concluir pela existência de dissemelhan- ças;
3) Os recursos têm por objecto a parte decisória da sentença e não a sua fundamentação;
4) É por isso irrelevante no caso, porque exterior à parte decisória da sentença recorrida, apreciar a natureza do público a que se destinavam os produtos assinalados pelas marcas em confronto; 5) . Por mera cautela:
Não existe semelhança gráfica ou fonética entre «Gröhe» e «Hansgröhe»;
A similitude entre as marcas afere-se no conjunto dos seus elementos;
O diferente número de letras e a diferente pro- núncia dos vocábulos em confronto atestam a dissemelhança dos conjuntos.
O Ex.mo Representante do Ministério Público sustenta que a sentença deve ser revogada, porque no ajuizado não se apresenta fácil distinguir as marcas sem proceder a um confronto entre elas.
Ficou assente esta factualidade:
I) Hans Gröhe G. m. b. H. & Co. recorreu do despacho de 29 de Junho do Sr. Director do Ser- viço de Marcas do Instituto Nacional da Proprie- dade Industrial que recusou protecção ao registo da marca internacional n.° 502 656, Hansgröhe; II) O referido despacho recusou parcialmente a
protecção em Portugal ao registo da citada marca internacional no que se refere aos pro- dutos das classes 9.', 11.ª e 21.ª, com funda- mento em que aquela se confundiria com a marca internacional n.° 403 420, Gröhe; III) A marca n.° 403 420, Gröhe, destina-se a di-
versos produtos das classes 9.', 11.ª e 21.ª; IV) A recusa baseou-se no artigo 93.°, n.° 12.°, do
Código da Propriedade Industrial; V) A recorrida nada disse; então
VI) O Sr. Director reiterou o acerto do seu despacho;
VII) O Sr. Juiz, apreciando, considerou (por sín- tese):
a) A interpretação que entende ser devida aos artigos 93.°, n.° 12.°, e94.° do Código da Propriedade Industrial;
b) Dos quais, para que uma marca se possa confundir com outra, tem cumulativa- mente de verificar-se: o destino das marcas ao mesmo produto ou produtos afins, a existência entre as marcas de semelhança gráfica, fonéticaou figurativa e a possibilidade de o consumidor poder ser induzido em erro, necessitando no seu confronto de um exame para que os possa distinguir;
c) Nópresente caso, não se levanta a questão da identidade ou semelhança entre os produtos a que as marcas se destinam: são produtos que integram as mesmas classes (9.ª, 11.ª e 21.ª) e, portanto, idênticas ou manifestamente afins; está, pois, verificado o primeiro dos referidos requisitos;
d) O despacho do Sr. Director bem como a proposta em que se baseou não estão minimamente fundamentados; conclui- -se pela confusão entre as marcas, nada mais;
e) É no seu conjunto, como refere a re- corrente, que há que apreciar se a marca possui semelhança com outra de modo a determinar confusão entre as duas; f) Podem os vários elementos da marca ser
diferentes e, no entanto, no conjunto, induzirem em erro de confusão, e poderem até ser iguais, mas reunidos de maneira a fornecerem uma marca perfeitamente distinta;
g) É, pois, por intuição sintética e não por dissecação analítica que se deve proceder à comparação das marcas (Boletim do Ministério da Justiça, n.os 311-401);
h) É que é a marca que é objecto de confu- são e não os seus elementos;
i) Estamos perante marcas nominativas; e quanto a estas importa sobretudo considerar a semelhança visual e foné- tica;
j) A semelhança fonética só pode resultar de uma e outra marcas terem tais pontos de contacto na pronúncia que a sua mera audição não permita ao consumidor medianamente atento a distinção entre ambas;
k) Tal acontecerá, em geral, quando os fonemas que compõem ambos os vo- cábulos se aproximarem e a sílaba acentuada for a mesma;
l) Normalmente dá-se maior relevância à semelhança fonética que à semelhança gráfica, e por isso se considera aquela em primeiro lugar. Mas há casos em que parece impor-se precisamente a ordem inversa. É o caso dos produtos re- quisitados por escrito e também o das marcas nominativas em língua estran- geira, sobretudo quando essa língua é de origem bastante diferente da nossa, como é o caso das línguas germânicas; m) Nesses casos, a semelhança fonética
perde, naturalmente, relevância a favor da semelhança gráfica, já que o consu- midor português, em geral desconhece- dor da pronúncia germânica, atentará mais no modo como se escreve do que como se diz;
n) De qualquer modo, na língua alemã as palavras compostas por justaposição, como é o caso de Hansgröhe, têm na maioria a sílaba tónica na primeira pa- lavra, a cuja acentuação se subordina a acentuação da segunda palavra; o) Assim sendo, e ainda que pronunciadas
correctamente, as marcas em causa são perfeitamente distintas, já que as sílabas acentuadas de umae outranão coincidem. Não há, pois, semelhança fonética susceptível de induzir em erro o con- sumidor português dos produtos em causa;
p) Por outro lado, devemos também referir que os produtos em causa não se destinavam à grande massa dos consu- midores em geral. Os artigos visados (aparelhos, louças e demais acessórios e material de casas de banho) são nor- malmente adquiridos por especialistas na matéria, ligados ao ramo da cons- trução civil, e, portanto, muito mais atentos à proveniência dos produtos; q) A possibilidade de confusão deve aferir-
-se não em relação àmassa do público em geral, mas sim à massa do público a que o produto é especialmente destinado, que
é quem o vai habitualmente ou regular- mente adquirir;
r) Quanto à semelhança gráfica, entende- mos que, apreciadas no seu conjunto, as duas marcas não oferecem confusão possível;
s) Por um lado, a marca Hansgröhe é composta por um grupo muito maior de letras (quase o dobro) que amarca Gröhe. Por outro, a procedência do elemento «Hans», com quase o mesmo número de letras que o elemento «Gröhe», retira a este o poder de atracção que poderia exercer sobre a vista do consumidor se estivesse destacado, ou colocado no início da palavra, ou se fosse precedido por um elemento mais curto.
Tal, conjugado com o facto de o elemento «Gröhe» ser o elemento co- m u m a duas marcas, prejudica substan- cialmente qualquer relacionação entre elas;
t) Entendem, assim, não haver razão para recusar à marca da recorrente protecção no nosso país para os produtos das classes 9.ª, 11.ª e 21.ª, pelo que concedeu provimento ao recurso e revogou o despacho recorrido.
No artigo 74.° do Código da Propriedade Industrial con- signa-se:
Aquele que adopta certa marca para distinguir os produtos da sua actividade económica gozará da pro- priedade e do exclusivo dela, desde que satisfaça as prescrições legais, designadamente a relativa aos re- gistos.
§ 1.° Registo da marca implica mera presunção jurídica de realidade ou di stinção de ou tra anteriormente registada.
§ 2.° Diz-se marca industrial aquela com que o industrial, o agricultor e o artífice assinalam os seus produtos e marca comercial aquela com que o comer- ciante assinala os produtos do seu comércio, ainda que seja outro o produtor.
No corpo do artigo 79.° do Código da Propriedade In- dustrial contém-se que a marca pode ser constituída por um sinal, ou conjunto de sinais nominativos, figurativos ou emblemáticos, que, aplicados por qualquer forma, nome, produto ou no seu invólucro, o façam distinguir de outros idênticos ou semelhantes.
No artigo 93.°, n.° 12.°, do Código da Propriedade In- dustrial encerra-se que será recusado o registo das marcas que contrariem o disposto nos artigos 76.° a 79.° e seus parágrafos ou que, em todos ou alguns dos seus elementos, contenham reprodução ou imitação total ou parcial de marca anteriormente registada por outrem, para o mesmo produto ou produto semelhante, que possa induzir em erro ou confusão no mercado.
No artigo 94.° do Código da Propriedade Industrial pres- creve-se que se considera imitada ou usurpada no todo ou em parte a marca destinada a objectos ou produtos inscritos no repertório sob o mesmo número, ou sob números dife-
rentes mas de afinidade manifesta, que tenha tal semelhança gráfica, figurativa ou fonética com outra já registada que induza facilmente em erro ou confusão o consumidor, não podendo este distinguir as duas senão depois de exame atento ou confronto:
§ único. Constitui imitação ou usurpação parcial de marca o uso de certa denominação de fantasia que faça parte de marca alheia anteriormente registada, ou somente o aspecto exterior do pacote ou invólucro com as respectivas cor e disposição de dizeres, medalhas e recompensas, de modo que pessoas analfabetas os não possam distinguir de outros adoptados por possuidor de marcas legitimamente usadas, mormente as de reputação internacional.
No artigo 113.° do Código da Propriedade Industrial disciplina-se que a protecção em território português a marca de registo internacional será recusada quando se verifique qualquer dos fundamentos que podem motivar a recusa do registo nacional.
Destes textos legislativos retira-se:
A marca é um sinal, símbolo, distintivo, mostrador, identificador;
A finalidade da protecção concedida à marca é prima- riamente separar, diferençar, um produto de outro idêntico ou semelhante;
A marca é uma aposto criativo que radica determinado produto a certo produtor de bens ou serviços; A marca supõe que não é tradução, cópia ou plágio de
outra; não tem de ser original (isto é, nenhum modelo, nem segundo exemplar da mesma natureza; não consequência da lembrança de coisa predecedente; não tem semelhante; extraordinário, extravagante, singular, excêntrico), mas tem de ser nova (isto é, outra, diferente);
A marca postula a postergação de terceiros nos benefí- cios da comercialização (d. s.) do produto;
A distinção das marcas tem de se fazer em função da globalidade de quanto cada uma se materializa e não por consideração especial, particular ou destaque de qualquer dos seus elementos;
Diferenciação pelas marcas e das marcas é imanante e imanente, no sentido de que em todo o seu ser material - ou da totalidade da sua mera plastia - se gera e se encerra toda uma mensagem identificante e individualizadora.
O legislador, depois de reportar o que é a marca (artigos 74.° e 79.°), no artigo 93.°, de forma injustiva, delineia pela negativa o seu teor, sendo que no n.° 12.° desta norma se projecta na visão do mercado.
No artigo 94.° precisa mais o que no artigo 93.°, n.° 12.°, determina, colocado já na perspectiva do consumidor, e aí explicita o que haverá de entender-se por imitação e usur- pação, total ou parcial.
Enquanto no artigo 93.°, n.° 12.°, refere «mesmo produto ou produto semelhante» e «que possa induzir em erro ou confusão», no artigo 94.° lia-se a matéria, pois fala-se em «afinidade manifesta», «induza facilmente em erro ou confusão» e «não podendo o consumidor distinguir as duas senão depois de exame atento ou confronto».
Neste artigo 94.° (corpo) enfoca-se por certo o consumidor médio (ou padrão) - que não é analfabeto, iletrado, inculto -, pois no subsequente § único, apertando
ainda mais a protecção do consumidor, visa a situação do analfabeto - isto é, do iletrado, inculto.
Jorge Patrício Paul, in Concorrência Desleal, 1965, a p. 56, acerca do artigo 94.°, diz:
O corpo do artigo considera imitada a marca que põe tão parecida com outra que o consumidor só as possa distinguir depois de exame atento ou confronto.
Mas nem só neste caso se deve considerar a marca como imitada. Encontra-se hoje largamente difundida, mesmo na nossa jurisprudência, tomando já foros de clássica, a frase de Bédarride, segundo a qual «a questão da imitação deve ser apreciada pela semelhança do conjunto que resulta dos elementos que constituem a marca e não pelas dissemelhanças que poderiam ofe- recer os diversos pormenores considerados isolada e separadamente»; deve, assim, atender-se à semelhança do conjunto e sempre que, sob esta perspectiva, possa haver confusão, pela fácil indução em erro do consumidor, deve considerar-se a marca como imitada. Por sua vez, Carlos Olavo, «Propriedade industrial, noções fundamentais», in Colectânea de Jurisprudência, 1987, XII, t. 2, p. 24, sustenta:
É a susceptividade de confusão por parte do con- sumidor médio, nos termos do artigo 94.°: «não po- dendo este distinguir as duas (marcas) senão depois de exame atento ou confronto»;
Note-se que, no caso de, na composição da marca, figurarem elementos com eficácia e outros que a não possuem, a aventada confusão deve reportar-se àque- les. Para efeitos da noção de imitação de marca, é nos respectivos elementos distintivos que se deve atentar; Mas, para se estar em face de contrafacção ou imi- tação de marca, não basta que os sinais distintivos em causa sejam idênticos ou de tal forma semelhantes que possam induzir facilmente em erro ou confusão o consumidor médio;
É ainda necessário que tais sinais distintivos se reportem ao mesmo produto ou serviço ou a produtos ou serviços semelhantes;
A semelhança de produtos ou serviços há-de decor- rer da respectiva manifesta afinidade, sendo irrelevante o número do repertório em que estejam inscritos ou a classe da tabela em que se integram; a diferente ins- crição ou classificação dos produtos e serviços não obsta, por si só, a que sejam considerados semelhantes; É que a classificação por produtos ou serviços de acordo com a tabela anexa ao Código visa tão-somente facilitar o processo de registo das marcas, e não restringir, por qualquer forma, a noção de usurpação de marca; E m relação a esta matéria, salienta-se ainda que a susceptibilidade de confusão a que os artigos 93.°, n.° 12.°, e 94.° se referem se reporta, como é óbvio, aos sinais distintivos em causa e não aos produtos ou serviços a que se destinava;
No âmbito da protecção do direito à marca, o que está em causa não é a confusão dos produtos ou a confusão directa de actividades, mas sim a que possa ocorrer entre sinais distintivos, portanto, confusão indirecta de actividades;
A possibilidade de indução em erro reporta-se aos sinais em si mesmo considerados, e logo que se veri-
fique, do ponto de vista do consumidor médio, uma situação desse género, estamos em face de uma imi- tação de marca, porque a função identificadora da mesma fica esvaziada de conteúdo independentemente do facto de se confundirem ou não os produtos em que é aposta.
O Supremo Tribunal de Justiça (Boletim do Ministério da Justiça, n.° 295, pp. 242/3), apreciando um caso em que estavam em foco as marcas Maggi e Maggiolino, subscreveu:
Não se ignora que, por coincidência, maggiolino é a denominação italiana para um pequeno insecto, tipo besouro;
Mas não é isto que interessa para o consumidor português, que, até por aproximação linguística, será mais tentado a entender a palavra «Maggiolino» como diminutivo de «Maggi» ou de «Maggio», no fundo a mesma coisa, desde que aplicadas ambas as deno- minações a produtos congéneres;
Como a propósito de «Aspirin» e «Aspermine» escreveu o Prof. Pinto Coelho: pode aqui dizer-se que se adoptou o nome «Maggiolino» a pensar na marca Maggi e que opõe à semelhança evidente (no caso, à igualdade absoluta) do radical o conhecimento vulga- rizado da marca Maggi conduziria ao estranho princípio da exclusão da imitação ou da confusão com marcas de renome ou de certa notoriedade (cf. Revista de Legislação e de Jurisprudência, ano 99.°, p. 237);
Claro que, tendo o consumidor presentes para con- fronto imediato as marcas Maggi, ou Maggio, e Maggiolino, pode admitir-se que as distingue gráfica e foneticamente quanto ao som por auxílio da grafia. Mas o que o artigo 94.° do Código da Propriedade Industrial requer é que o consumidor possa ser induzido facil- mente em erro ou confusão sem exame atento ou confronto;
Nestas circunstâncias, sem possibilidade de fazer o confronto ou o exame atento, a resposta deve ser afirmativa. «Maggi» ou «Maggio» e «Maggiolino» têm semelhança gráfica (no radical) e sobretudo seme- lhança fonética susceptíveis de facilmente induzir em erro o consumidor menos atento ou ilustrado;
Não há - é evidente - reprodução ou imitação total das marcas consideradas, mas a lei contenta-se, para defesa da marca registada, que haja reprodução ou imitação apenas parcial, como resulta do artigo 94.° e mais acentuadamente ainda do artigo 93.°, n.° 12.°, do mesmo diploma.
O Supremo Tribunal de Justiça (Boletim do Ministério da Justiça, n.° 311, p. 403), ocupando-se de um caso de marcas nominativas desacompanhadas de quaisquer outros elementos distintivos, «Ori» e «Oki», entendeu:
A identidade das vogais inicial e final [... sobreleva, quanto a nós, a dissemelhança da consoante intercalar, quer sob o ponto de vista gráfico, quer sob o ponto de vista fonético, por forma a poderem confundir-se facilmente pelo consumidor medianamente atento, podendo determiná-lo acomprarprodutos de marcaque eventualmente não pretenda, isto é, a comprar sabões.
produtos de limpeza e perfumes ou outros da classe 3.ª da tabela oficial, assinalados com a marca Oki, ou vice- -versa;
«No critério de apreciação para diferenciação, o juiz deve ter em conta mais os elementos de semelhança que os de diferenciação e deve colocar-se no ponto de vista de um comprador inteligente e de perspicácia média, bem como da mesma desconfiança moderada.» (Précis des Marques des Produits, de Antoine Braun, Bruxelas,
1971, p. 192.);
Também ao apreciar as duas marcas, é por intuição sintética e não por dissecação analítica que deve proceder-se à comparação (Köhler), princípio que, se- gundo Saint-Gal, é admitido, de uma maneira geral, em todos os países.
Ora, no ajuizado, para apreciação estão em confronto Gröhe e Hansgröhe, marcas unicamente nominativas.
A questão que unicamente se coloca é a de reprodução ou imitação quanto ao elemento «gröhe».
Sem dúvida que é meritório o cuidado que o Sr. Juiz votou na apreciação da matéria.
Conquanto, afigura-se que a sensibilidade da imitação parcial existe, e para tanto basta atentar em particular nos assentos do Supremo acima extractados.
É que elemento eficaz é «gröhe» na marca Hansgröhe - palavra formada por justaposição - e nesta, fonética e visualmente, a atenção/memória/ sintetismo do consumi- dor (médio ou específico) vai incidir mais acentuadamente no seu terminal, e daí que só perante um real confronto das duas marcas possa estabelecer a separação entre elas. Por aí se constata que há facilidade de indução em erro ou confusão, e mais ainda que o adoptante de Hansgröhe visou um enviesado ou dissimulado fluxo de clientela para os seus produtos, que são concorrenciais nas referíveis classes 9.', 11.ª e 21.ª, o que lhe não é lícito (artigo 212.°, n.° 1.°, do Código da Propriedade Industrial). Perfilha-se o entendi- mento de Jorge Patrício Paul, ob. cit., a p. 193: há con- corrência parasitária quando um empresário segue sistematicamente as pisadas de um concorrente, copiando- -lhe, com simples variantes de forma, as diferentes realizações que este vai efectuando nos vários sectores da sua actividade.
Pelo exposto, concede-se provimento ao recurso, revo- gando-se a sentença apelada, ficando a subsistir o recorrido despacho do Sr. Director do Serviço de Marcas.
Custas pela apelada. Registe e notifique.
Lisboa, 7 de Maio de 1991. - Amaral Barata - Palha da Silveira - Pereira Cravo.
