CONTRATOS RELATIVOS À PROPRIEDADE INTELECTUAL

CONTRATOS

RELATIVOS À

PROPRIEDADE

INTELECTUAL

• Licenças e cessões

• Transferência de Tecnologia

• Franquia (franchising)

CONCEITO DE PROPRIEDADE

Código Civil - Art. 1.228 :

O proprietário tem a faculdade de usar, gozar

e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do

poder de quem quer que injustamente a

possua ou detenha.

Código Civil – art. 1.231 :

A propriedade presume-se plena e exclusiva,

até prova em contrário.

CONCEITO

PROPRIEDADEINTELECTUAL

É o

objeto da criação da mente humana

,

susceptível de

valoração econômica

,

submetido a um determinado

regime

jurídico.”

CONCEITO ANTIGO

PROPRIEDADE INTELECTUAL

CONCEITO MODERNO

 NOME EMPRESARIAL

arts. 1155 a 1168 do Código Civil -Instrução Normativa n. 99, de 21/12/2005 do DNRC

 PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Lei Federal nº. 9.279, 14/05/96

 DIREITO AUTORAL

Lei Federal nº. 9.610, de 19/02/98

 PROGRAMA DE COMPUTADOR (lei do software)

Lei Federal nº. 9.609, de 19/02/98

 BIOTECNOLOGIA

Lei Federal nº. 8.974/95

 CULTIVARES

Lei Federal nº. 9.456, de 25/04/97

 DOMÍNIO “ENDEREÇO ELETRÔNICO” (homepage)

Portaria Interministerial MC/MCT nº . 147, de 31/05/95-Resolução nº . 01 do Comitê Gestor da Internet

 CIRCUITOS INTEGRADOS

(wafers - mask work - layout design ou chips) sem legislação

PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Lei Federal n°. 9.279, de 14 de maio de 1996

CONCEITO

“É a criação da mente humana susceptível de

utilização comercial ou industrial.”

CF. 5°. XXIX :

“a lei assegurará aos autores de inventos industriais

privilégio temporário

para a sua utilização, bem como

proteção às criações industriais, à propriedade das

marcas, aos nomes das empresas e a outros signos

distintivos.”

TIPOS



INVENÇÃO



MODELO DE UTILIDADE



MARCA



DESENHO INDUSTRIAL



TITULO DE ESTABELECIMENTO



NOME EMPRESARIAL



SINAL DE PROPAGANDA



INDICAÇÃO GEOGRÁFICA



denominação de origem



indicação de procedência



“TRADE DRESS”

LICENÇA E CESSÃO DE USO DE MARCA

LICENÇA (UM)

 autoriza o uso efetivo, por terceiros, de marca

regularmente depositada ou registrada no INPI.

o deve indicar

 o número da marca registrada ou do pedido de registro

da marca depositado no INPI,

 as condições relacionadas à exclusividade ou não da

licença

 se existe permissão para sublicenciar a marca.

CESSÃO (CM)

LICENÇA PARA EXPLORAÇÃO DE PATENTES (EP)

 Contratos que objetivam a licença para exploração da patente

ou do pedido de patente depositado no INPI pelo titular da patente ou pelo depositante.

 Os contratos de Licença de Patente deverão indicar o número

do pedido ou da patente depositada ou concedida pelo INPI, o título da patente, as condições relacionadas à exclusividade ou não da licença e permissão para sublicenciar a patente.

CESSÃO DE PATENTE (CP)

OUTROS CONTRATOS

LICENÇA PARA EXPLORAÇÃO DE DESENHO INDUSTRIAL (EDI) CESSÃO DE DESENHO INDUSTRIAL (CDI)

LICENÇA DE TOPOGRAFIA DE CIRCUITO INTEGRADO (LTCI) CESSÃO DE TOPOGRAFIA DE CIRCUITO INTEGRADO (CTCI)

FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA

 tem por finalidade a aquisição de conhecimentos e de

técnicas não amparados por direitos de propriedade industrial concedido ou depositado no Brasil, e o contrato deve compreender o conjunto de informação e dados técnicos para permitir a fabricação dos produtos e/ou processos.

Os contratos deverão conter uma identificação dos produtos e/ou processos ou serviços no setor de atividade econômica definido no objeto social da empresa cessionária, bem como a tecnologia e conhecimentos tácitos e explícitos a serem adquiridos pela empresa cessionária.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CIENTÍFICA

(SAT)

Contratos ou faturas de prestação de serviços de assistência

técnica que estipulam as condições de obtenção de técnicas, métodos de planejamento e programação, bem como pesquisas, estudos e projetos destinados à execução ou prestação de serviços especializados quando relacionados à atividade fim da empresa, assim como os serviços prestados em equipamentos e/ou máquinas no exterior, quando acompanhados por técnico brasileiro e/ou gerarem qualquer tipo de documento, como por exemplo, relatório.

O objeto do contrato e da fatura de prestação de assistência técnica e científica deverá estar relacionado com o escopo de serviços que impliquem transferência de tecnologia, por envolverem a transmissão direta de conhecimentos e informações técnicas

FRANQUIA

é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício.

HISTÓRIA

Alguns autores afirmam que a operação de franquia já era conhecida na Idade Média, por volta do século XII, quando a Igreja Católica passou a conceder licenças ou franquias a senhores de terras para que, em seu nome, coletassem impostos e taxas.

Ou, pouco depois, quando os reis franqueavam seus navios para os navegadores.

Outros, na cobrança de pedágios pelo senhor feudal pela utilização dos caminhos do seu território.

Contudo, a maioria dos autores concorda que esse tipo de negócio nasceu em 1850 na cidade de Boston, quando Isaac Merrit Singer, um americano que era mecânico e inventor conheceu, na oficina de Orson Phelps, uma máquina de costura.

Singer solicitou uma patente em 1851 e juntamente com Edward Clark, um advogado de Nova York, fundou a I.M. Singer & Co. e abriu uma loja em plena Broadway.

Depois vemos a adoção desse sistema pela Coca-Cola, pela Western Union, pela General Motors, Ford, e mais inúmeras empresas.

O grande passo, entretanto, veio a se dar com a criação de um sistema de franquias realmente inovador pela McDonald’s.

CONTRATOS ENVOLVIDOS 

 LICENÇA DE USO DE MARCA  FORNECIMENTO

 DISTRIBUIÇÃO

 TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA (KNOW HOW)  OPERAÇÃO (ENGINEERING)

 ADMINISTRAÇÃO (MANAGEMENT)  PUBLICIDADE (MARKETING)

PARTES ENVOLVIDAS



FRANQUEADOR

(franchisor)

titular de nome ou marca,

idéia, produto, serviço, método,

processo ou equipamento.



FRANQUEADO

(franchisee)

EXIGÊNCIA PRELIMINAR

= O FRANQUEADOR DEVE CRIAR UMA

CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUIA

(CIRCULAR OFFERING)

Deve conter, obrigatoriamente, as seguintes informações:



histórico resumido da empresa



balanços e demonstrativos financeiros da empresa



perfil do franqueado "ideal"



situação perante o INPI das marcas e patentes



formas de remuneração



e deve ser entregue ao franqueado dez dias

FORMAS DE REMUNERAÇÃO



inicial (taxa inicial – initial fee)



periódica fixa (royalties)



percentual sobre resultados (royalties)



taxa de publicidade

TIPOS DE FRANQUIA

 MASTER FRANCHISING

 FRANQUIA DE DESENVOLVIMENTO DE ÁREA

 FRANQUIA EMPRESARIAL (business format franchising)

o franquia unitária

o de canal alternativo (marca ou produto sem exclusividade) - Ellus o de canal exclusivo - Benetton, Boticário

o de conversão - Holliday Inn o de canto (corner franchising)

o micro franquia (pequeno investimento – home office) o co-branding (Bob’s e Ovomaltine)

 1ª. geração = produto/serviço e licença de uso de marca  2ª. geração = + distribuição exclusiva

 3ª. geração = + suporte para a operação do negócio  4ª. geração = + marketing

EXIGÊNCIAS LEGAIS PARA A CONTRATAÇÃO

 CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUIA (Circular Offering)

 MINUTA DO CONTRATO

OBJETO:

licença de uso de marca ou patente

direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva direito de uso de tecnologia de implantação

administração e assistência técnica fornecimento de mercadorias

DEFINIÇÃO DAS REMUNERAÇÕES

inicial (taxa inicial – initial fee),

periódica ou por resultado (royalties) taxa de propaganda

 PRAZO (renovação)