Docente: Neide Bueno

(1)

XXV CURSO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL EM PROPRIEDADE INDUSTRIAL - SÃO PAULO Nível Básico – 1º Semestre de 2017

Docente: Neide Bueno

Advogada e Agente de Propriedade Industrial; Consultora em Gestão de Propriedade Intelectual;

Mestranda em Direito Político e Econômico - Mackenzie

Especialista em Direito e Tecnologia da Informação – POLI/USP; Especialista em Direito Processual Civil - PUC/SP;

Especialista em Direito Privado - Escola Paulista de Magistratura (EPM); Coordenadora da Diretoria Cultural da ASPI – Associação Paulista da Propriedade Intelectual;

Docente Convidada: PROFNIT (Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica); Faculdade Nacional de Direito/UFRJ, Mackenzie, FACAMP, ABAPI, Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo.

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• Marcas – Módulo 2

• AS PROIBIÇÕES DE REGISTRO DE MARCA

• ARTIGO 124 DA LPI

• NEIDE BUENO

• Aula: 28/03/2017

(3)

Registros de Marcas -

Restrições / Proibições

• ORDEM PÚBLICA

• ORDEM PRIVADA

• CONVENÇÕES INTERNACIONAIS

• ABSOLUTAS / RELATIVAS

(4)

MANUAL DE MARCAS DO

INPI:

Exame substantivo

do pedido de registro de marca

relacionadas aos incisos do artigo 124 da LPI.

Análise do sinal em relação aos

principais requisitos

de

registrabilidade como marca :

Liceidade / Licitude

Distintividade

Veracidade

Disponibilidade

(5)

LICEIDADE / LICITUDE

Análise do requisito de

liceidade

do sinal :

Como condição de licitude o sinal não pode ter proibição

legal por motivo de

ordem pública

, por razão da

moral

e

dos

bons costumes

.

A proteção ao requisito da licitude do sinal está amparada

no art. 124 da LPI, em seus incisos

I, III, XI e XIV

:

Sinal irregistrável por seu

caráter oficial ou público

(I,XI e

XIV)

Sinal irregistrável por

seu caráter contrário à moral e aos

bons costumes

(III)

(6)

Registros de Marcas – Principais Requisitos

DISTINTIVIDADE

A capacidade distintiva de uma marca é requisito

essencial

de

validade

para

seu

registro,

como

expressamente previsto no art. 122 da LPI.

"São suscetíveis de registro como marca os

sinais distintivos visualmente perceptíveis, não

compreendidos nas proibições legais”

O sinal distintivo deve possuir

elementos característicos

originais

ou não

.

Não

pode ter relação direta ou confundir-se com o

produto ou serviço que distingue;

(7)

DISTINTIVIDADE

Diretrizes de Análise de Marcas do INPI:

Na aferição do

caráter distintivo

do sinal, será verificado se o

sinal enquadra-se nas proibições previstas nos incisos

II, VI,

VII, VIII, XVIII e XXI

do art. 124 da LPI:

• Letra, algarismo ou data isolados

(II)

• Caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente

descritivo

(VI)

• Sinal ou expressão de propaganda

(VII)

• Cores e suas denominações

(VIII)

• Termo técnico

(XVIII)

(8)

VERACIDADE

Diretrizes de Análise de Marcas do INPI:

Análise do requisito de veracidade

do sinal:

É verificado se o sinal

induz o público/consumidor ao erro

quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade

do produto ou serviço a que se destina.

O princípio da veracidade do sinal marcário encontra-se

expresso no

inciso X

do art. 124 da LPI, que proíbe o registro

de

sinal enganoso

quanto à origem, procedência, natureza,

finalidade ou utilidade dos produtos ou serviços que o mesmo

visa assinalar.

(9)

Registros de Marcas – Principais Requisitos

DISPONIBILIDADE

Diretrizes de Análise de Marcas do INPI:

“

Caso o sinal seja considerado lícito, veraz e distintivo, passa-se à verificação de sua disponibilidade, por meio de buscas”.

O

sinal

deve

estar

disponível

para

registro,

com

exclusividade, em relação aos produtos / serviços que

distingue;

Não

pode

ser

apropriado

de

terceiros

(violação

de

interesse público ou privado)

;

O sinal não pode ser uma reprodução total ou parcial de

marca já registrada ou de nome empresarial ou título de

estabelecimento de terceiros -

(violação de direito

(10)

DISPONIBILIDADE

Diretrizes de Análise de Marcas do INPI, incisos Art.124 da LPI:

Análise da colidência entre sinais / marca de terceiro registrada (XIX)

Exame da afinidade mercadológica (XIX)

Dualidade de marcas (XX)

Elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros (V)

Designação ou sigla de entidade ou órgão público (IV)

Indicação geográfica (IX)

Marca coletiva ou de certificação extinta há menos de 5 anos (XII)

Nome, prêmio ou símbolo de eventos oficiais ou oficialmente reconhecidos

(XIII)

Desenho industrial de terceiro (XXII)

Nome civil, patronímico e imagem de terceiros (XV)

Pseudônimo ou nome artístico (XVI)

Obras protegidas por direito de autor (XVII)

(*) Marca de terceiro que o requerente não poderia desconhecer (XXIII) (*) Marca de Alto Renome (art. 125 da LPI )

(11)

Registros de Marcas - Proibições

Art. 124, Incisos II, VI, VII, VIII e XVIII

VIOLAÇÃO POR CARÊNCIA DE DISTINTIVIDADE

–

Letras, algarismos e datas

(II)

–

Cores e suas denominações

(VIII)

–

Sinais diretamente relacionados aos produtos /

serviços

(VI e XVIII)

(12)

Registros de Marcas – Proibições

Artigo 24, inciso II -

LETRAS

II –

“Letra, algarismo e data,

isoladamente, salvo

quando revestidos de suficiente

forma distintiva”

Letras, algarismos ou datas, isoladamente, não poderão

constituir direito exclusivo de terceiros, pois pertencem

ao domínio público ressalvado, porém, se lhes forem

acrescentados forma distintiva cuja proteção restringir-se-á

(13)

Registros de Marcas - Proibições

Artigo 24, inciso II -

LETRAS

II –

“Letra, algarismo e data, isoladamente,

salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva

”

Marcas Figurativas

(14)

Registros de Marcas – proibições: Artigo 124 – Inciso II- LETRAS

A restrição limita-se somente a uma letra de forma isolada, não revestida de cunho distintivo:

Proc. 90457429 Proc. 840133359

INPI - Detalhes do despacho de Indeferimento: A marca reproduz a letra A (letra U) , sem apresentar suficiente forma distintiva, portanto, irregistrável de acordo com o inciso II do Art. 124 da LPI

(15)

Registros de Marcas – proibições: Artigo 124 – Inciso II- LETRAS

• Plausível de registro como marca o conjunto de duas ou mais letras, dispostas aleatoriamente, ou que podem indicar as iniciais de pessoas físicas ou jurídicas, deste que apresentem forma distintiva e original: • “GLA” para medicamentos

• “BMW” para automóveis

• “RM” para graxas e lubrificantes

• “SPC” para serviços auxiliares às atividades financeiras • GRK mista limpadores de parabrisas:

(16)

Registros de Marcas – proibições:

Artigo 124 – Inciso II –

ALGARISMOS

Isoladamente não podem ser suscetíveis de registro como

marca a não ser se revestidos de suficiente cunho distintivo

ou acompanhado de outro sinal ou desenho

.

• Quando combinados, as dezenas, centenas ou milhares podem

ser reconhecidas como marcas válidas:

• “51”

aguardente de cana

• “752”

calçados

• “4711”

colônia

(17)

Registros de Marcas – proibições:

Artigo 124 – Inciso II –

ALGARISMOS

• É comum, também, a utilização de números

acompanhados de marcas nominativas, letras ou elementos

figurativos:

• “CONTINENTAL 2001” - fogões

• “GRECIN 2000” loção de cabelo

• “DC-10” aviões

• “CHANEL Nº 5” perfumes

• “M 2000” tênis

(18)

Registros de Marcas – proibições:

Artigo 124 – Inciso II -

DATAS

Costumam ser indicadas em rótulos de bebidas como:

• “CASA FUNDADA EM 19__” ou

• “DESDE 19____”.

• Indicação do ano de fundação da empresa e/ou de

lançamento de produto no mercado

(19)

Registros de Marcas – proibições:

Artigo 124 – Inciso II - DATAS

Diretrizes de Análise de Marcas do INPI

:

“

Enquadra-se nesta proibição a data interpretada na sua forma

completa, ou seja, dia, mês e ano, salvo se revestida de suficiente forma

distintiva, sendo, no entanto, passível de registro a data incompleta, ainda que destituída de cunho fantasioso

”

(20)

Registros de Marcas – proibições:

Artigo 124 – Inciso II - DATAS

(21)

Registros de Marcas – proibições:

Artigo 124 – Inciso VIII -

CORES

VIII –

“cores e suas denominações, salvo se dispostas ou

combinadas de modo peculiar e distintivo

”

• A legislação de Propriedade Industrial do Brasil vem

mantendo a proibição de registro da cor em si bem como

sua denominação, ressalvada, porém a combinação de

cores, desde que disposta em conjunto original e

(22)

Registros de Marcas – proibições:

Artigo 124 – Inciso VIII -

CORES

Pedidos Indeferidos pelo INPI com base neste dispositivo

legal:

• “COR DE ROSA”

NCL(10): 14 (Bijouterias)

• “MAGENTA” -

NCL(10): 36 (Imóveis)

(23)

Registros de Marcas – proibições:

Artigo 124 – Inciso VIII -

CORES

VIII – “

cores e suas denominações, salvo se dispostas ou

combinadas de modo peculiar e distintivo”

Exceções:

Marcas Figurativas – Desenhos abstratos

(24)

Registros de Marcas – proibições:

Artigo 124 – Inciso VIII -

CORES

Exceções:

Marcas Figurativa – Desenhos Abstratos

P. 827.747.616

(25)

Registros de Marcas – proibições:

Artigo 124 – Inciso VIII -

CORES

Exceções:

Marcas Mista – Reivindicação de cores (embalagens)

(26)

Registros de Marcas – proibições:

Artigo 124 – Inciso XVIII

TERMO TÉCNICO

• Não é registrável como marca:

“termo técnico usado na indústria, na ciência e na

arte, que tenha relação com o produto ou serviço

a distinguir”

(27)

Registros de Marcas – proibições:

Artigo 124 – Inciso XVIII -

TERMO TÉCNICO

:

Diretrizes de Análise de Marcas do INPI:

• Entende-se por termo técnico o nome próprio, especial ou

particular

que

caracteriza

determinada

arte,

ofício,

profissão ou ciência

, bem como seus símbolos e siglas.

• Se o termo é específico de dado segmento industrial,

científico ou artístico, dependendo do conhecimento

específico não partilhado por parcela significativa do

público, o mesmo infringirá a norma legal do inciso em

comento.

(28)

Registros de Marcas – proibições:

Artigo 124 – Inciso XVIII –

TERMO TÉCNICO

• “ÔMEGA” - indústria farmacêutica e alimentícia

• “CERAMIDA” - indústria farmacêutica e alimentícia

• “SELENIUM” originária do termo técnico "SELÊNIO”

-• "BUTAZONA" - indústria química e farmacêutica

• "DIU" - medicina - "dispositivo intra-uterino"

• “RDP” – “Remote Desktop Protocol” - termo técnico usado na

(29)

Registros de Marcas – proibições:

Artigo 124 – Inciso XVIII - TERMO TÉCNICO:

Para a aplicação da proibição desse inciso, o termo técnico

deverá manter relação com o produto ou serviço, sendo,

portanto, passível o registro de termo que não mantenha

relação com o produto ou o serviço.

Exemplo:

• FIPRONIL para defensivos agrícolas (irregistrável).

• FIPRONIL para roupas (registrável).

(30)

Registros de Marcas – proibições:

Artigo 124 – Inciso XVIII - TERMO TÉCNICO:

Diretrizes de Análise de Marcas do INPI:

Se a marca é composta apenas pelo termo técnico, não

possuindo figura dissociada do elemento nominativo, o

pedido será indeferido com base neste inciso;

Se a marca for composta por termo técnico que esteja

associado a outros elementos figurativos e nominativas que

confiram distintividade ao conjunto, o pedido será

deferido, sem exclusão do direito de uso do termo técnico

por terceiros.

(31)

Registros de Marcas – proibições Artigo 124 – Inciso VI

Sinais diretamente relacionados aos Produtos / Serviços

Não é registrável como marca:

• VI – “ sinal de caráter genérico, necessário, comum,

vulgar ou simplesmente descritivo,

quando tiver relação

com o produto ou serviço a distinguir, ou

aquele

empregado comumente para designar uma característica

do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade,

peso, valor, qualidade e época de produção ou de

prestação de serviço,

salvo quando revestidos de

(32)

Registros de Marcas – proibições - Artigo 124 – Inciso VI

Sinais diretamente relacionados aos Produtos / Serviços

• NOMES NECESSÁRIOS OU DESCRITIVOS DE PRODUTOS

• Representam o verdadeiro nome do produto ou

• São indispensáveis para identificá-los

(33)

• NOMES NECESSÁRIOS OU DESCRITIVOS DE PRODUTOS / SERVIÇOS – Indeferimentos INPI

:

• “CAFÉ FRESQUINHO” Café

• “FILTRO ÓLEO” óleos, lubrificantes e combustíveis

• “HOT BAG”

Bolsa p/ água quente

• “ALIVIATOSSE”

“CESSATOSSE”

Xarope

• “TINTACOR” tintas

(34)

• NOMES NECESSÁRIOS OU DESCRITIVOS DE PRODUTOS / SERVIÇOS – Indeferimentos INPI:

• “THE COLOR TREATMENT” - polimentos para veículos

• “GEL SUPER ABSORVENTE” – fraldas descartáveis

• “WHITE ROUPA PROFISSIONAL” - uniformes

profissionais

• “JOIAS RARAS DO BRASIL” – anéis, pulseiras, brincos

• “DUPLA FACE” – folhas de madeira compensada

• “PAINT CAR OFICINA MECÂNICA” – oficina mecânica

reparo e manutenção”

(35)

• NOMES NECESSÁRIOS OU DESCRITIVOS DE PRODUTOS / SERVIÇOS – Indeferimentos INPI:

• “DIGEST”

Medicamento

• “FRESH MILK”

Leite

• “Z ESPECIARIAS”

Especiarias

• “VIZINHANÇA E SEGURANÇA”

Serviços de Vigilância

• “SALÃO CIA DA BELEZA”

Salão de Beleza

(36)

• NOMES NECESSÁRIOS OU DESCRITIVOS DE PRODUTOS

• “

KARAOKÊ”

Reg. 811.901.270 de 15/08/1979

Titular: Philco Rádio e Televisão S/A.

Decretada Nulidade do Registro – RPI 1422 de 24/03/1998

“NULIDADE DO REGISTRO POR SER ESTA EXPRESSÃO DE USO GENÉRICO E NECESSÁRIO, ESTANDO LIGADA AO PRODUTO QUE REPRESENTA...”

(37)

Exceção do art. 124, VI, por não ter relação com o produto

“KARAOKÊ” (nominativa)

Registro nº 822.703.424 de 23/05/2006

Classe 25 (roupas)

“KARA-OKE” (mista)

Registro nº 826.539.892 de 09/10/2007

Classe 29 (manteiga de amendoin, amendoin

processado)

(38)

• NOME COMUM OU VULGAR

• É aquele que se incorporou à língua comum do

povo, sem indicar necessariamente o produto,

(39)

NOME COMUM OU VULGAR

• “TPM FÓRMULA”

medicamento

• “DRUGSTORE”

cosméticos/perfumaria

• “BINGÃO”

sorteios e jogos

• “FAX CELULAR”

serviços de telefonia

• “PROTEÇÃO DE RENDA” serviços bancários

• “NOVO SEGURO VIDA CASH HOSPITALAR”

(40)

“CAIPIRINHA”

Marca Mista

Registro Classe 35.10 (bebidas)

Registro concedido com ressalva:

Sem direito ao uso exclusivo do elemento nominativo Marca Nominativa

Registro Classes 29 (alimentos) 33 (doces) e 03 (cosméticos)

Registros Concedidos sem ressalva

(41)

Sinais diretamente relacionados aos Produtos / Serviços NOME COMUM OU VULGAR

“CENTRAL DE NATAL” - classe 35 – Campanhas publicitárias em Shopping

centers

Proc. 826.059.007 – Nominativa – Indeferido INPI – Art. 124, VI

Proc. 826.059.015 - Mista – Deferido sem direito ao isso exclusivo do elemento nominativo”

(42)

Registros de Marcas – proibições - Artigo 124 – Inciso VI Sinais diretamente relacionados aos Produtos / Serviços

(43)

MANUAL DE MARCAS INPI –

EXCLUSÃO DE APOSTILAMENTO

APOSTILAS NÃO MAIS APLICÁVEIS :

a) Sem direito ao uso exclusivo da(s) expressão (ões) “____".

b) Sem direito ao uso exclusivo da(s) figura(s) “__ ".

c) Sem direito ao uso exclusivo da(s) expressão (ões) “____", isoladamente.

d) Sem direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos

(44)

MANUAL DE MARCAS INPI –

EXCLUSÃO DE APOSTILAMENTO

Resolução nº 166/2016 - O padrão de apostila atualmente aplicável é uma nota suplementar, que passou a constar em todos os certificados de registros dos pedidos deferidos a partir de 23 de fevereiro de 2016, cuja finalidade é a de esclarecer o alcance da proteção conferida pelo registro de marca:

"A proteção conferida pelo presente registro de marca tem como

limite o disposto no artigo 124, incisos II, VI, VIII, XVIII e XXI, da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.“

Desta forma, se o grau de integração destes elementos é tal que eles não devem ser separados ou considerados isoladamente, nenhuma apostila para o(s) elemento(s) irregistrável(is) se faz necessária, quer seja(m) ele(s) de caráter genérico, necessário, descritivo etc, ficando subentendido que nenhuma

reivindicação está sendo solicitada quanto aos elementos considerados isoladamente.

(45)

NOMES GENÉRICOS: Utilizados para designar uma característica

do produto ou serviço quanto ao gênero, espécie, natureza, nacionalidade, origem, peso, valor, qualidade, etc.,

Indeferimentos INPI:

• “A BRASILEIRA” - móveis, eletrodomésticos • “SO GOOD” – bijouterias

• “CIRCUITO NORDESTINO DE LIVROS” – exposições de livros • “FUTEBOL BRASIL” – eventos esportivos

• “FILTROBOM” – filtros automotivos e industriais • “SUPER CABLE” – fios e cabos de telefone

• “FINISSIMO” – almofadas / artigos de cama • “DUSITIO” – aguardente

(46)

NOMES GENÉRICOS

“DE LUXO”

“ EXPRESSÃO CORRENTE NA LINGUAGEM –

APROPRIAÇÃO IMPOSSÍVEL. – AÇÃO IMPROCEDENTE. INADMISSÍVEL É A APROPRIAÇÃO DA EXPRESSÃO “DE LUXO”, DESIGNATIVA DE MERA QUALIDADE SUPERIOR DE UM ARTIGO”

(47)

Sinal de caráter “ Genérico”

• É também usado para abranger o conjunto das palavras de

uso comum, necessária, vulgar ou simplesmente descritiva do

produto ou para designar uma característica do produto, todas

reunidas no inciso VI do artigo 124 da LPI.

• Formas de expressão necessárias e linguagem e a comunicação

- Patrimônio cultural do país – (art. 216 da CF)

• Passível de ação de Nulidade de Registro - doutrina considera

não sujeita a prazo de prescrição (exceção art. 174 da LPI)

(48)

Exceção –

MARCAS DE FANTASIA

“

as

expressões

vulgares,

quando

aplicadas

em

designações diversas daquelas a que habitualmente se

destinam, se podem considerar como de fantasia, e

registradas como tais merecem proteção unicamente no

âmbito da classe para a qual o registro foi concedido”

(Tribunal Federal de Recursos)

Palavras comuns poderão ser registradas como marca desde que não

(49)

Exceção:

Marcas de Fantasia

As marcas consideradas de fantasia possuem distintividade em

relação aos produtos / serviços que distinguem:

“TERRA” (calçados); “CHOCOLATE” (roupas);

“CAFÉ” (perfumes); “SEDA” (cosméticos);

"CACHAÇA” (confecções);

“BANANA NANICA”

(roupas, cosméticos , perfumaria e bijouterias)

(50)

Exceção:

MARCAS EVOCATIVAS OU SUGESTIVAS

Diretrizes de Análise de Marcas do INPI:

Os termos que evocam ou sugerem finalidade, natureza ou outras características de produtos ou serviços são passíveis de registro sem ressalvas.

São consideradas evocativas e sugestivas as marcas compostas por elemento que mantém relação mediata ou indireta com o produto ou serviço assinalado.

Diferem dos elementos descritivos, que comunicam imediatamente ao consumidor a natureza ou as características dos produtos ou serviços assinalados pela marca.

(51)

Exceção:

MARCAS EVOCATIVAS OU SUGESTIVAS

• Marcas fracas, compostas, aglutinadas ou sobrepostas de palavras de

uso comum, necessária ou vulgar:

• Seu titular não poderá impedir que as mesmas palavras (de uso comum) sejam empregadas na composição de marcas de concorrentes; • Via de regra, não possuem a distintividade inerente das marcas de

fantasia;

• Prevalece a originalidade da expressão “no conjunto”, pela disposição peculiar da expressão, através de sua aglutinação de elementos nominativos ou gráficos.

(52)

Exceção:

(53)

Exceção:

(54)

PERDA DA DISTINTIVIDADE – FATO SUPERVENIENTE DILUIÇÃO DE MARCAS REGISTRADAS

• Perdem seu caráter distintivo e tornam-se expressões genéricas e de uso comum para os produtos que identificam;

• Passam a integrar o vocábulo comum do povo, deixando de distinguir o produto, tornando sinônimo do mesmo.

• CELOPHANE - Filme de Celulose • ASPIRINA - Ácido Acetil Salicílico • NYLON - Fio Têxtil

• WALKMAN – registrada no Brasil, mas tornou-se termo genérico na Áustria para “rádios portáteis ”.

(55)

Registros de Marcas – proibições - Artigo 124 – Inciso VII SINAL OU EXPRESSÃO DE PROPAGANDA

SINAL OU EXPRESSÃO DE PROPAGANDA

• legenda,

anúncio, frase, palavra, combinação de

palavras,

desenhos

ou

gravuras

originais

e

característicos;

• empregados como meio de recomendar ou realçar a

qualidade de produtos ou serviços ,

(56)

EXPRESSÕES DE PROPAGANDA

Registradas na vigência da Lei 5772/71

"Se a marca é Cica bons produtos indica";

"Bombril a esponja de mil e uma utilidades";

"Tapetes Bandeirantes, fez o primeiro, faz o melhor";

"Viaje bem, viaje Vasp

";

"Strassburg, você sabe onde pisa";

"51 é uma boa idéia" ;

"Kibon a delícia que alimenta";

"Coca Cola é o que é”

(57)

SINAL OU EXPRESSÃO DE PROPAGANDA

Registro não previsto na Lei 9279/96

Art. 233:

“Os pedidos de registro de expressão e sinal de

propaganda

e de declaração de notoriedade serão

definitivamente arquivados e os registros e declaração

permanecerão em vigor pelo prazo de vigência restante,

não podendo ser prorrogados”

(58)

SINAL OU EXPRESSÃO DE PROPAGANDA

Expressa proibição prevista no art. 124, VII da LPI

Art. 124 - Não é registrável com marca:

VII – sinal ou expressão empregada

apenas

como meio

de propaganda

(59)

SINAL OU EXPRESSÃO DE PROPAGANDA

Diretrizes de Análise de Marcas do INPI

• O indeferimento pelo inciso VII do art. 124 da LPI ocorrerá

somente quando o sinal se apresentar

na sua origem

apenas como uma expressão de propaganda

.

• Quando do exame, verificar-se-á se a expressão que

compõe o sinal marcário contém:

Uma afirmação como meio de recomendar produto ou

serviço que a mesma visa a assinalar;

Adjetivos ou expressões que visam destacar o produto ou

serviço a ser assinalado em relação ao de seus

concorrentes;

(60)

RESOLUÇÃO Nº 38 – ABPI

• 1) Não há na lei qualquer restrição para o número de

palavras ou expressões a serem utilizadas na composição

de uma marca. O art. 15, § 1o, do TRIPs destaca ao seu

turno que é registrável como marca qualquer combinação

de palavras e sinais (sem limitação de número, portanto)

que exerçam função distintiva;

(61)

RESOLUÇÃO Nº 38 – ABPI

• 4) O uso da marca não pode ser erigido como requisito

para a apresentação de um pedido de registro de marca,

seja porque o art. 124 da Lei 9.279/96 não o exige, seja

porque o art. 15, § 3o, do TRIPs claramente o impede; (...)

• 6) Não pode o INPI antecipadamente indeferir um pedido

de registro de marca pela presunção ou receio de que o

mesmo venha no futuro a ser usado unicamente como

sinal, frase ou expressão de propaganda

(62)

Indeferimentos INPI

“SORRIA VOCE ESTÁ NA RECORD” – classes 38 e 41 produção de programas de rádio e televisão

“RANCHO DA EMPADA – AS MELHORES EMPADAS DO BRASIL” – classe 43 – lanchonete

“ECOEFICIÊNCIA EM PAPEL E CELULOSE” – classe 16 – papéis “UM CARINHO DE CHOCOLATE” – classe 33 – chocolates

“GOOD FOR YOU” – Classe 29 – alimentos

(63)

Registros de Marcas – proibições - Artigo 124 – Inciso VII

Indeferimentos INPI:

(64)

(65)

O caso da marca “BOTA FORA” - Nominativa Registro nº 824.219.449 de 17/04/2007

Classe 35: Demonstração De Produtos, Distribuição De Material Publicitário,

Publicidade Por Mala Direta, Organização De Exposições Para Fins Comerciais Ou Publicitários, Promoção De Vendas [Para Terceiros], Publicidade Externa [Letreiros, Outdoors], Publicidade Por Catálogos De Vendas.

Titular: CONDOMÍNIO WORLD TRADE CENTER DE SÃO PAULO - D&D DECORAÇÕES E DESIGN CENTER

Ação de Nulidade de Registro: SD COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA

Decretada a nulidade do registro pode ser considerada a expressão BOTA FORA

(66)

PROTEÇÃO

• CRIME DE CONCORRÊNCIA DESLEAL

• Art. 195 - Comete crime de concorrência desleal quem:

• IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os

imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou

estabelecimentos;

(67)

SINAL OU EXPRESSÃO DE PROPAGANDA

PROTEÇÃO

• DIREITO AUTORAL LEI 9610/96

• OBRA PUBLICITÁRIA (CONAR)

“Lojas Marabraz - preço melhor ninguém faz”

“Casas Bahia – dedicação total a você”

(68)

Artigo 124 – Incisos I, III,IV, XI, XIV, XXI e XXII

VIOLAÇÃO DE INTERESSE ESSENCIALMENTE PÚBLICO

• Sinais Públicos e Análogos

• Sinais Contrários à Moral e aos Bons Costumes

• Formatos e Envoltórios

• Objetos de Registro de Desenho Industrial de Terceiro

• Distinção com as Marcas Tridimensionais

(69)

Registros de Marcas – proibições - Artigo 124 – Inciso I

OS SINAIS PÚBLICOS, OFICIAIS E ANÁLOGOS

Não são registráveis como marca:

I -

brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e

monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou

internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou

imitação

.

(70)

OS SINAIS PÚBLICOS, OFICIAIS E ANÁLOGOS

CRIME - LEI 9279/96

Art. 191 - Reproduzir ou imitar, de modo que possa

induzir em erro ou confusão , armas, brasões ou

distintivos

oficiais

nacionais,

estrangeiros

ou

internacionais

, sem a necessária autorização, no todo

ou em parte, em marca, título de estabelecimento,

nome comercial, insígnia ou sinal de propaganda, ou

usar essas reproduções ou imitações com fins

econômicos.

(71)

OS SINAIS PÚBLICOS, OFICIAIS E ANÁLOGOS

Artigo 6 TER da Convenção de Paris:

“1) a) Os países da União acordam em recusar ou invalidar o

registro e em impedir, através de medidas adequadas, o uso, sem

autorização das autoridades competentes, quer como marcas de

fábrica ou de comércio, quer como elementos dessas marcas,

de

armas, bandeiras e outros emblemas de Estado dos países da

União

, sinais e timbres oficiais de fiscalização e de garantia por

eles adotados, bem como qualquer imitação do ponto de vista

heráldico.”

(72)

OS SINAIS PÚBLICOS, OFICIAIS E ANÁLOGOS

Decreto-Lei 4.545/42:

Art. 28 - "'É vedado o uso da Bandeira Nacional,

das Armas Nacionais ou do Selo Nacional, na integridade ou

em qualquer de suas partes, nos rótulos ou envólucros de

produtos expostos a venda, e bem assim na propaganda ou

qualquer ato ou expediente de natureza comercial ou

(73)

OS SINAIS PÚBLICOS, OFICIAIS E ANÁLOGOS

(74)

Registros de Marcas – proibições - Artigo 124 – Incisos XI e XIV

OS SINAIS PÚBLICOS, OFICIAIS E ANÁLOGOS

XI -

reprodução ou imitação de cunho oficial,

regularmente adotada para garantia de padrão de

qualquer gênero ou natureza

;

XIV -

reprodução ou imitação de título, apólice,

moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito

Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de

país

;

(75)

Registros de Marcas – proibições: - Artigo 124 – Incisos XI e XIV

CUNHO OFICIAL, TÍTULO, APÓLICE, MOEDA,

CÉDULA

Qualquer cunho que tenha caráter oficial empregados

pelo Estado e que traduzam determinado valor com

repercussão econômica;

Questão de Ordem Pública.

Proibição absoluta .

(76)

Registros de Marcas – proibições - Artigo 124 – Incisos XI e XIV

CUNHO OFICIAL, TÍTULO, APÓLICE, MOEDA,

CÉDULA

Reg. nº 823.283.445 – classe BR.14

Sem direito ao uso exclusivo dos elementos

nominativos

(77)

Registros de Marcas – proibições - Artigo 124 – Inciso XIV

CUNHO OFICIAL, TÍTULO, APÓLICE, MOEDA, CÉDULA Indeferimentos INPI :

(78)

Registros de Marcas – proibições - Artigo 124 – Inciso XI

CUNHO OFICIAL: * (5 Estrelas)

Nota Técnica INPI/CPAPD nº 006/2015

Considerando o

caráter oficial

atribuído ao Sistema

Brasileiro

de

Classificação

de

Meios

de

hospedagem, por força da Portaria MTUR nº100, de

16/06/2011, expedida pelo Ministério do Turismo,

entende-se que tais elementos gráficos passaram a

constituir

cunho oficial

, regularmente adotado para

garantir

padrão

no

setor

hoteleiro

,

sendo,

consequentemente, irregistráveis à luz do

inciso XI

do art. 124 da LPI.

(79)

Registros de Marcas – proibições - Artigo 124 – Inciso XI

CUNHO OFICIAL: * (5 Estrelas)

Nota Técnica INPI/CPAPD nº 006/2015

Em

outros

segmentos

de

mercado,

embora

seja

largamente utilizada, a classificação por estrelas não se

encontra oficialmente regulamentada.

Na

ausência

de

normas

oficiais,

fornecedores,

consumidores e entidades setoriais desenvolvem e usam

sistemas de classificação por estrelas para identificar

gradações no padrão de qualidade de serviços ou

produtos.

Em

tais

indústrias,

o

elemento

em

questão

é

considerado de

uso comum

, não sendo, portanto,

apropriável a título exclusivo nos termos do

inciso VI do

(80)

Registros de Marcas – proibições - Artigo 124 – Inciso III

OS SINAIS CONTRÁRIOS À MORAL E COSTUMES

III -

expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal

contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a

honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade

de consciência, crença, culto religioso ou idéia e

(81)

OS SINAIS CONTRÁRIOS À MORAL E COSTUMES

Indeferimentos INPI:

“HEMP BRAZIL” - Classe BR-40.15 – serviços representação “PURE HEMP” - Classe BR-34.10/20 - cigarros

“HOKUDOKU” - Classe BR 25.10/20 - roupas

“CACETE ARMADO” – Classe BR.41/20 – grupo musical

“BAD MOTHER FUCKER” – Classe 25 – Roupas

Exceção: “OPIUM” registrada para perfumes, bebidas, roupas e motel.

(82)

Indeferimentos INPI:

Detalhes do despacho: A marca reproduz e sugere a expressão "SS", pela forma como o "55" está apresentado no capacete, que também lembra um capacete nazista, irregistrável de acordo com o inciso III do Art. 124 da LPI.

(83)

Registros de Marcas – proibições - Artigo 124 – Inciso III

OS SINAIS CONTRÁRIOS À MORAL E COSTUMES INDEFERIMENTO INPI:

“

DE PUTA MADRE

” - marca nominativa

•Classes 18 ( Bolsas) e 25 (roupas)

**•Marca de Grife Italiana* – moda controversa**

•Gíria: algo “muito bom”; “estar bem” ou “bacana”

(84)

Registros de Marcas – proibições - Artigo 124 – Inciso III

“BARRETESÃO” P. 820.914.550

Requerente: MM & F Comércio de etiquetas Ltda – Oponente: Barretesão Rodeo Team Ltda

(85)

“BARRETESÃO” Registro nº 818.066.539 e outros – Classes 25, 16, 09, 34, 33, 32, 28, 08, 03, 35

(86)

Registros de Marcas – proibições - Artigo 124 – Inciso IV

DESIGNAÇÃO OU SIGLA DE ENTIDADE OU ÓRGÃO PÚBLICO

IV -

designação ou sigla de entidade ou órgão

público, quando não requerido o registro pela própria

entidade ou órgão público

”

(87)

INDEFERIMENTOS INPI

“BOLSA DE VALORES DO MERCOSUL”

“BOLSA DE VALORES NACIONAL “

Requerente:

(88)

INDEFERIMENTO INPI:

Req. Plant Planejamento e Ambiente Ltda

Proc. 900.472308 –Classe 04 Óleo Combustível para motor, biodiesel.

(89)

Registros de Marcas – proibições - Artigo 124 – Inciso IV

NASA

:

Sigla inglesa de National Aeronautics and Space Administration . É uma agência do Governo dos EUA, criada em 1958, responsável

pela pesquisa e desenvolvimento de tecnologias e programas de exploração espacial.

Indeferimentos INPI : NASA – nº 813809958 – classe 25, nº

824.019.890 – classe 37, n º 824.019.903, classe 42, nº 825.847.699 – classe 20 e outras.

(90)

Registros de Marcas – proibições – Artigo 124 – Incisos XXI e XXII

•Formatos e envoltórios

•Objetos de registro de Desenho Industrial de

terceiro

(91)

Registros de Marcas – proibições - Artigo 124 – Inciso XXI

Não são registráveis como marca:

XXI –

a forma necessária, comum ou vulgar do

produto ou de acondicionamento, ou, ainda,

aquela que não possa ser dissociada de efeito

técnico

;

(92)

Registros de Marcas – proibições - Artigo 124 – Inciso XXI

Forma necessária, comum ou vulgar do produto:

Ex: garrafas de bebidas, potes, caixas

•Sem Distintividade ou Originalidade

•Impedimento de Concorrentes exibirem

livremente as formas características de seus

produtos

(93)

Forma Necessária, comum ou vulgar do produto

(94)

(95)

Registros de Marcas – proibições:

Artigo 124 – Inciso

XXI

Forma necessária,

Comum ou vulgar do produto

Indeferimento INPI:

(96)

(97)

Forma Necessária, comum ou vulgar do produto Indeferimento INPI:

(98)

Forma Necessária, comum ou vulgar do produto Indeferimento INPI: P. 827.736.819

(99)

Forma Necessária, comum ou vulgar do produto Indeferimento INPI: P. 827.716.303- Cl.12 - barco