Cópia da sentença proferida pela 10.ª Vara Cível da Comarca de Lisboa no processo de registo da marca internacional n

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Cópia da sentença proferida pela 10.ª Vara Cível da Comarca de Lisboa no processo de registo da marca internacional n.° 678 710.

Colgate Palmolive Company, norte-americana, industrial. com sede em 300 Park Avenue, Nova Iorque, Estados Uni- dos da América, veio, nos termos dos artigos 2.° do Decreto-Lei n.° 16/95, de 24 de Janeiro, e 38.° e seguintes do Código da Propriedade Industrial, interpor o presente recurso contencioso do despacho proferido em 13 de No- vembro de 1998 pelo Ex.mo Chefe da Divisão de Marcas Internacionals do Instituto Nacional da Propriedade Indus- trial que concedeu protecção em Portugal ao registo da marca internacional n.° 678 710, Canina, em nome de Canina Pharma GmbH, alemã, com sede em 12, Kleinbahnstrasse, D-59 069 Hamm, Alemanha, alegando fundamentalmente que: O registo internacional e respectivo pedido de protecção em Portugal para a marca Canina, n.° 678 710, datam de

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15 de Março de 1997, conforme publicação n.° 18/97 da Gazette OMPI des marques internacionales, da OMPI - Organization Mondiale de la Proprieté Intelectuelle, publicado em 23 de Outubro.

O aviso do pedido de protecção em Portugal, para efeitos de oposição por terceiros, relativo à supramencionada marca, foi publicado no Boletim da Propriedade Industrial, n.° 11/97, de 27 de Fevereiro de 1998.

Entendendo que a protecção no nosso país à marca em causa seria lesiva dos seus direitos e legítimos interesses, a ora recorrente deduziu reclamação administrativa.

No entanto, por despacho proferido em 13 de Novembro de 1998 e publicado no Boletim da Propriedade Industrial, n.° 11/98, de 26 de Fevereiro de 1999, foi concedida a pro- tecção à marca sub judice, pelo que o presente recurso vem interposto dessa decisão.

O parecer da Ex.ma Técnica da Divisão de Marcas Inter- nacionais que recaiu sobre o pedido de protecção em Portu- gal à marca internacional n.° 678 710, Canina, exarado em 2 de Novembro de 1998, foi o seguinte:

O extravio deste processo impossibilitou o cumprimento do previsto nos n.os 1 e 5 do artigo 5.° do Acordo de Madrid.

Nesta data, os serviços não podem comunicar uma decisão de recusa, pelo que proponho a concessão da protecção à marca fundamentada na disposição legal invocada.

Sobre este parecer recaiu um despacho de «Concordo e defiro» do Ex.mo Chefe de Divisão de Marcas Internacio- nais, por delegação do Presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

E o seguinte o teor dos n.os 1 e 5 do Acordo de Madrid, invocados como fundamento do despacho recorrido:

1 - Nos países cuja legislação o permita, as Ad- ministrações às quais a Secretaria Internacional notificar o registo de uma marca ou o pedido de extensão de protecção formulado nos termos do artigo 3.° terão a faculdade de declarar que a protecção não pode ser concedida a essa marca no seu território. Tal recusa só poderá ser oposta nas condições que se aplicariam, em consequência da Convenção de Paris para a Pro- tecção da Propriedade Industrial, a uma marca subme- tida ao registo nacional. Todavia, a protecção não poderá ser recusada, mesmo parcialmente, unicamente pelo motivo de a legislação nacional só autorizar o registo num número limitado de classes ou para um número limitado de produtos ou serviços.

5 - As Administrações que, no prazo máximo de um ano, acima indicado, não tiverem comunicado à Secretaria Internacional nenhuma decisão de recusa provisória ou definitiva sobre um registo de marca ou pedido de extensão de protecção perderão o benefício da faculdade prevista no § 1.° do presente artigo, quan- to à marca em questão.

Em face da decisão proferida, e porque se esgotou o prazo previsto no artigo 39.° do Código da Propriedade Indus- trial, à recorrente só resta socorrer-se da faculdade que lhe é dada pelo artigo 38.° do mesmo Código para procurar obter a revogação daquela decisão.

Passa a demonstrar que a decisão recorrida deveria ter sido de recusa e não de protecção à marca sub judice.

O regime aplicável às marcas provenientes do registo internacional é, nos termos do artigo 203.° do Código da

Propriedade Industrial, o mesmo que vigora para as marcas nacionais.

A marca internacional n.° 678 710 t e m data de 15 de Março de 1997 e destina-se a assinalar produtos da classe 5.ª da Classificação Internacional de Produtos e Serviços, designadamente: «aditivos para alimentos para animais, excepto no caso de criação de gado doméstico para uso medicinal; preparações veterinárias e preparações para os cuidados dos animais; produtos alimentares, incluindo complementos alimentares medicinais para homens e animais; alimentos para bebés».

A marca supra é exclusivamente constituída pela expres- são «canina», sem qualquer outro elemento gráfico ou figurativo, pelo que é apenas sobre ela que tem de recair a ve- rificação de conformidade com as normas que regulam a concessão ou recusa de registos a sinais pedidos para vale- rem como marca no território nacional.

Dessas normas importa, desde logo, ter presente o teor do artigo 165.° do Código da Propriedade Industrial, segundo o qual «a marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, [...] que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas».

O referido artigo é complementado pelo artigo 189.°, sendo relevante para o caso a alínea m) do seu n.° 1, segundo a qual não será concedido o registo (ou protecção no nosso país) às marcas que constituam «reprodução ou imi- tação no todo ou em parte de rnarca anteriormente registada por outrem, para o mesmo produto ou serviço, ou produto ou serviço similar ou semelhante, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor».

A excepção prevista no n.° 2 do citado artigo - autori- zação do titular do registo anterior- não teve lugar, pelo que não releva para o caso em apreço.

O conceito de imitação'é-nos dado pelo artigo 193.° do Código da Propriedade Industrial, dizendo-se no seu n.° 1 que ela existe quando:

a) A marca registada tiver prioridade;

b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou de afinidade manifesta; c) Tenham tal semelhança gráfica, figurativa ou fo-

nética que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de as- sociação com a marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não possa distinguir as duas marcas senão depois de um exame atento ou confronto.

Ora, a reclamante adquiriu, em Portugal, o direito exclusivo ao uso do sinal «Canine c/d», o qual lhe advém do registo desse como marca, ao qual foi atribuído o n.° 315 976 e foi concedido por despacho de 7 de Novembro de 1996, conforme publicação no Boletim da Propriedade Industrial. n.° 11/96 de 28 de Fevereiro de 1997.

O registo acima mencionado, tal como consta da publi- cação do pedido - Boletim da Propriedade Industrial, n.° 3/96, de 28 de Junho -, foi requerido em 3 de Março de 1996 e destina-se a assinalar «produtos dietéticos veteri- nários para dieta de manutenção», incluídos também na classe 5.ª da mesma Classifcação Internacional de Produtos e Serviços acima referida.

Em face das datas das marcas em confronto, 15 de Mar- ço de 1997 para a recorrida (embora reivindicando a prioridade alemã de 5 de Novembro de 1996) e 13 de Março de 1996 para a recorrente, não podem levantar-se dúvidas de que a da recorrente é anterior.

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Sobre os produtos protegidos por cada uma delas temos, por banda da marca da recorrida, «aditivos para alimentos para animais, excepto no caso de criação de gado domésti- co para uso medicinal; preparações veterinárias e prepara- ções para os cuidados dos animais; produtos alimentares, incluindo complementos alimentares medicinais para homens e animais; alimentos para bebés», enquanto a marca da recorrente se destina a «produtos dietéticos veterinários para dieta de manutenção».

Ou seja, destinando-se ambas as marcas a produtos vete- rinários, em particular a produtos alimentares para animais, a única conclusão possível é a de que estamos a falar dos mesmos produtos, não se tornando necessário tecer quaisquer outras considerações para demonstrar o preenchimento do requisito da alínea b) do n.° 1 do artigo 193.°

Resta, assim, analisar o último requisito, o da alínea c) dos mesmos número e artigo, ou seja, a susceptibilidade de as semelhanças entre a nova marca e a anterior serem de molde a induzir facilmente o consumidor em erro ou confu- são.

Para tal, há que comparar os sinais em causa e que são, por parte da marca cuja protecção se pretende ver recusada, Canina e Canine c/d, a marca registada da recorrente.

Ora, seja qual for o prisma sob que se vejam as duas marcas - semelhanças gráficas, figurativas ou fonéticas e risco de associação -, sempre terá de concluir-se que o caso em apreço será um exemplo paradigmático de marcas que não podem coexistir no mesmo mercado, sob pena de pro- vocarem uma enorme confusão junto do público consumidor.

Com efeito, a expressão caracterizante e diferenciadora em ambas as marcas é praticamente a mesma.

As pequenas diferenças são totalmente irrelevantes, na perspectiva da distinguibilidade das marcas em confronto. Além da indicação «c/d» na marca da recorrente, que surgirá aos olhos do público como um código de referên- cia, e, por isso, sem qualquer eficácia distintiva, a única di- ferença reside na última letra, sendo um «a» na marca da recorrida e um «e» na da recorrente.

Este pequeníssimo pormenor de diferentes letras no final da palavra não assume, no plano gráfico, qualquer relevân- cia: quem vê «canina» não poderá notar essa diferença a não ser que tenha as duas marcas uma ao lado da outra e, mesmo assim, terá de «procurar» a diferença para a encontrar, pois ela não salta à vista.

No plano fonético, o resultado é o mesmo, pois que, na prática, não haverá diferença de sonoridade: «canina» e «canine», sem qualquer acento e em que a última letra é uma vogal muda, soarão aos ouvidos do consumidor da mesma maneira.

No plano ideográfico, porque ambas as expressões expri- mem a mesma realidade, também em relação a ele a confu- são é inevitável.

Todos estes factores conduzem não só a um risco de confusão, na medida em que o público será levado a pensar que está perante a mesma marca e, bem assim, a julgar que os produtos grafados com a marca da recorrida são provenientes da recorrente, como também a uma certeza de que a associação terá lugar se ambas as marcas coexistirem no mesmo mercado.

Associação tanto mais indesejável quanto é sabido que, além da sua função de assinalar produtos/serviços, a marca identifica a proveniência dos mesmos, relacionando-os com um determinado agente económico que garante ao consumidor determinadas qualidades do produto assinalado.

Refira-se ainda que a manutenção do despacho recorrido conduziria necessariamente a uma situação de concorrência desleal, independentemente da intenção da recorrida, em face do teor do artigo 25.° do Código da Propriedade Industrial, uma vez que não se exige, sequer, a prática de um acto doloso. Basta a possibilidade de ela ocorrer.

Segundo o artigo 260.°, alínea a), do citado Código, são actos de concorrência desleal, e como tais expressamente proibidos, «os actos susceptíveis de criar confusão com o estabelecimento, os produtos, os serviços ou o crédito dos concorrentes, qualquer que seja o meio empregue».

Não poderão assim ficar dúvidas de que a protecção em Portugal à marca n.° 678 710 foi concedida em clara viola- ção dos princípios da novidade e da distinguibilidade da marca preconizados pelos já mencionados normativos, tra- duzindo-se numa clara usurpação/imitação da marca da recorrente.

Facto que, como se refere no despacho recorrido, só poderá ter ficado a dever-se ao extravio do processo e à impossibilidade de se proceder ao estudo comparativo das marcas determinado pelo n.° 1 do artigo 187.° do Código da Propriedade Industrial, nos termos do qual «o Instituto Nacional da Propriedade Industrial procederá ao estudo do processo, o qual consistirá principal e obrigatoriamente no exame da marca registanda e sua comparação com as marcas registadas para o mesmo produto [...] ou produtos [...] similares ou semelhantes».

A não ter ocorrido esse extravio fortuito, é plena convic- ção da recorrente, até pela prática habitual daquele Institu- to, de que a decisão teria sido de recusar a protecção à marca em apreço.

Em face do que acima se disse, a recorrente não tem dúvidas em afirmar que, a manter-se o despacho impugnado, o consumidor será fácil e necessariamente induzido em erro ou confusão.

Em conclusões:

1.ª Decorre do douto despacho recorrido que na base da decisão esteve o extravio do processo e a impossibilidade de se proferir outra decisão sob pena de violação dos n.os 1 e 5 do artigo 5.° do Acordo de Madrid;

2.ª Não se procedeu, antes de se proferir o despacho em causa, ao estudo comparativo preconizado pelo n.° 1 do artigo 187.° do Código da Propriedade Industrial;

3.ª O pedido de protecção em Portugal para o registo internacional da recorrida data de 15 de Março de 1997 (embora reivindicando a prioridade alemã de 5 de Novembro de 1996);

4.ª A marca recorrida é constituída pela expressão «canina» e destina-se a «aditivos para alimentos para animais, excepto no caso de criação de gado doméstico para uso medicinal; preparações veteri- nárias e preparações para os cuidados com os animais; produtos alimentares, incluindo complementos alimentares medicinais para homens e animais; alimentos para bebés»;

5.ª A recorrente é titular em Portugal do registo de marca nacional n.° 315 976, Canine c/d, requerido em 13 de Março de 1996 e concedido por despacho de 7 de Novembro de 1996;

6.ª Com o seu registo, a recorrente assinala «produtos dietéticos veterinários para dieta de manutenção»; 7.ª Da leitura das respectivas listas de produtos só poderá concluir-se que os produtos são idênticos. uma vez que, em ambos os casos, se trata de «pro-

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dutos veterinários, em particular, produtos alimentares para animais»;

8.ª Da comparação entre os sinais que integram as marcas em confronto resulta que as semelhanças gráficas, fonéticas e ideográficas induzirão facilmente o consumidor em erro ou confusão; 9.ª O sinal sub judice envolve, inegavelmente, um risco

de associação com a marca anteriormente registada pela recorrente, o que mais contribui para que o consumidor confunda a nova marca com a anterior:

10.ª A eventual concessão de protecção à marca da recorrida geraria uma situação de concorrência desleal, independentemente da vontade da sua titular;

1 1.ª Estão preenchidos os requisitos do conceito de re- produção e imitação, regulados pelos artigos 189.°, n.° 1, alínea m), e 193.°, n.° 1, do Código da Pro- priedade Industrial;

12.ª O despacho impugnado, ao potenciar uma situação de concorrência desleal, violou também o artigo 25.° do Código da Propriedade Industrial. Conclui pela procedência do recurso, pedindo a revoga- ção do despacho que concedeu o registo da marca internacional n.° 678 710, Canina.

Juntou os documentos de fl. 21 a fl. 41, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, sendo a procuração forense a fls. 46 e 47.

Foi dado cumprimento ao disposto no artigo 40.° do Código da Propriedade Industrial (despacho a fl. 43), tendo sido remetido a este tribunal o processo sobre o qual recaiu o despacho recorrido, que foi autuado por apenso, tendo o chefe de divisão da Direcção do Serviço de Marcas do Ins- tituto Nacional da Propriedade Industrial vindo responder nos termos a fl. 48, esclarecendo que «o exame do pedido de registo da marca em questão não teve em conta a funda- mentação dos motivos absolutos e relativos de recusa porque à data em que os serviços tiveram conhecimento da inexistência de estudo deste processo de registo já estava ultrapassado o prazo que vincula Portugal nesta matéria do Acordo de Madrid, previsto no seu artigo 5.5. Restou, pois, aos serviços a decisão de concessão, uma vez que se per- deu o benefício da faculdade de declarar a impossibilidade de conceder a protecção à marca no território deste Estado- -Membro (artigo 5.1 do mesmo Acordo)».

Esclareceu também que não há agente oficial ou advoga- do a notificar nos termos do artigo 41.°, n.° 3, do Código da Propriedade Industrial e que há que citar directamente a Canina Pharma GmbH.

Foi citada a recorrida, por carta registada com A/R, conforme decorre a fls. 53 e 54 dos autos.

Não foi deduzida qualquer contestação.

O tribunal é o competente em razão da nacionalidade, da matéria e da hierarquia.

A recorrente tem personalidade e capacidade judiciárias, é legítima (artigo 38 .° do Código da Propriedade Indus- trial) e encontra-se devidamente patrocinada.

O recurso é tempestivo, uma vez que o despacho recorrido foi publicado no Boletim da Propriedade Industrial de 26 de Fevereiro de 1999 e que o recurso entrou em juízo em 25 de Maio de 1999 (cf. fl. 2), face ao disposto nos artigos 39.° e 9.° do Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 16/95, de 24 de Janeiro.

Não existem nulidades nem ocorrem quaisquer outras excepções ou questões prévias de que cumpra conhecer.

Factualidade que consideramos provada para efeitos de apreciação do presente recurso, face ao teor dos documentos juntos, nomeadamente ao apenso técnico, e à não con- testação:

1 - O registo internacional e respectivo pedido de pro- tecção em Portugal para a marca Canina, n.° 678 710, datam de 15 de Março de 97, conforme publicação n.° 18/1997 da Gazette OMPI des marques internacionales, da OMPI - Organization Mondiale de la Proprieté Intelectuelle, publicado em 23 de Outubro;

2 - O aviso do pedido de protecção em Portugal, para efeitos de oposição por terceiros, relativo à supramencionada marca, foi publicado no Boletim. da Propriedade Industrial, n.° 11/97, de 27 de Fevereiro de 1998;

3 - Entendendo que a protecção no nosso país à marca em causa seria lesiva dos seus direitos e legítimos interesses, a ora recorrente deduziu reclamação administrativa;

4 - No entanto, por despacho proferido em 13 de No- vembro de 1998 e publicado no Boletim da Propriedade Industrial, n.° 11/98, de 26 de Fevereiro de 1999, foi concedida a protecção à marca sub judice, pelo que o presente recurso vem interposto dessa decisão;

5 - O parecer da Ex.ma Técnica da Divisão de Marcas Internacionais que recaiu sobre o pedido de protecção em Portugal à marca internacional n.° 678 710, Canina, exarado em 2 de Novembro de 1998, foi o seguinte:

O extravio deste processo impossibilitou o cumprimento do previsto nos n.os 1 e 5 do artigo 5.° do Acordo de Madrid.

Nesta data, os serviços não podem comunicar uma decisão de recusa, pelo que proponho a concessão da protecção à marca fundamentada na disposição legal invocada.

6 - Sobre este parecer recaiu um despacho de «Concor- do e defiro» do Ex.mo Chefe de Divisão de Marcas Interna- cionais, por delegação do presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial;

7 - É o seguinte o teor dos n.os 1 e 5 do Acordo de Madrid, invocados como fundamento do despacho recorrido:

1 - Nos países cuja legislação o permita, as Ad- ministrações às quais a Secretaria Internacional notificar o registo de uma marca ou o pedido de extensão de protecção formulado nos termos do artigo 3.° terão a faculdade de declarar que a protecção não pode ser concedida a essa marca no seu território. Tal recusa só poderá ser oposta nas condições que se aplicariam, em consequência da Convenção de Paris para a Pro- tecção da Propriedade Industriai, a uma marca subme- tida ao registo nacional. Todavia, a protecção não poderá ser recusada, mesmo parcialmente, unicamente pelo motivo de a legislação nacional só autorizar o registo num número limitado de classes ou para um número limitado de produtos ou serviços.

5 - A s Administrações que, no prazo máximo de um ano, acima indicado, não tiverem comunicado à Secretaria Internacional nenhuma decisão de recusa provisória ou definitiva sobre um registo de marca ou pedido de extensão de protecção perderão o benefício da faculdade prevista no § 1 ° do presente artigo, quanto à marca em questão;

8 - A marca internacional n.° 678 710 tem data de 15 de Março de 1997 e destina-se a assinalar produtos da clas-

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se 5.ª da Classificação Internacional de Produtos e Serviços, designadamente: «aditivos para alimentos para animais, excepto no caso de criação de gado doméstico para uso medicinal; preparações veterinárias e preparações para os cuidados dos animais; produtos alimentares, incluindo complementos alimentares medicinais para homens e animais; alimentos para bebés»;

9 - A marca supra é exclusivamente constituída pela expressão «canina», sem qualquer outro elemento gráfico ou figurativo;

10 - A reclamante adquiriu, em Portugal, o direito exclusivo ao uso do sinal «canine c/d», o qual lhe advém do registo desse como marca, ao qual foi atribuído o n.° 315 976 e foi concedido por despacho de 7 de Novembro de 1996, conforme publicação no Boletim da Propriedade Industrial, n.° 11/96, de 28 de Fevereiro de 1997;

11 - O registo acima mencionado, tal como consta da publicação do pedido - Boletim de Propriedade Industrial, n.° 3/96, de 28 de Junho de 1996 -, foi requerido em 3 de Março de 1996 e destina-se a assinalar «produtos dietéticos veterinários para dieta de manutenção» incluídos também na classe 5. da mesma Classificação Internacional de Produtos e Serviços acima referida;

12 2 - Sobre os produtos protegidos por cada uma delas temos, por banda da marca da recorrida, «aditivos para alimentos para animais, excepto no caso de criação de gado doméstico para uso medicinal; preparações veterinárias e preparações para os cuidados dos animais; produtos alimentares, incluindo complementos alimentares medicinais para homens e animais; alimentos para bebés», enquanto a marca da recorrente se destina a «produtos dietéticos veteriná- rios para dieta de manutenção»;

13 - Não se procedeu, antes de se proferir o despacho em causa, ao estudo comparativo preconizado pelo n.° 1 do artigo 187.° do Código da Propriedade Industrial.

Apurada a matéria de facto pertinente à presente decisão, cumpre indagar da eventual procedência do recurso interposto, face ao direito aplicável.

De referir desde já que, para confrontação entre as marcas, só será tida em conta a marca Canina e a marca Canine. A legislação aplicável ao caso concreto é o Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 16/95, de 24 de Janeiro, dado que o despacho recorrido e que se pretende ver revogado (data de 13 de Novembro de 1998, v. fl. 36) é posterior à entrada em vigor do novo diploma, face ao estatuído no artigo 9.° do decreto-lei supracitado, segundo o qual o novo Código da Propriedade Industrial entrou em vigor em 1 de Junho de 1995.

O artigo 189.°, n.° 1, alínea m), do Código da Proprieda- de Industrial estipula que será recusado o registo das marcas quando todos ou alguns dos seus elementos contenham «reprodução ou imitação no todo ou em parte de marca anteriormente registada por outrem para o mesmo produto ou serviço, ou produto ou serviço similar ou semelhante, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor».

Já era assim no domínio do artigo 93.°, n.° 12, do antigo Código da Propriedade Industrial:

P o r seu turno, o artigo 193.° do Código da Propriedade Industrial considera imitada ou usurpada, no todo ou em parte, a marca, por outra, quando, cumulativamente:

A marca registada tiver prioridade;

Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou de afinidade manifesta;

Tenham tal semelhança gráfica, figurativa ou foné- tica que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação

com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não possa distinguir as duas marcas senão depois de exame atento ou confronto.

Acontece que, no caso sub judice, se verificam os requisitos de aplicação dos artigos 189.°, n.° 1, alínea m), e 193.°. n.° 1, do Código da Propriedade Industrial.

E é o que passaremos a demonstrar de seguida. Relativamente à semelhança fonética entre as marcas, tal é questão que não merece dúvidas, pois ambas se confun- dem pela designação de «canina» e «canine».

Segundo o critério de apreciação sintetizado pelo Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 17 de Maio de 1960, in Boletim da Propriedade Industrial, n.° 10/60, p. 1610, «aqui- lo que cumpre ter em atenção para estabelecer a semelhan- ça entre duas marcas não são pormenores isolados de cada uma delas. Há que atender, especialmente, ao conjunto, pois este é que, como é natural, impressiona e chama a atenção do consumidor e o pode induzir em erro».

Esta posição também foi acolhida no Acórdão de 13 de Fevereiro de 1970 (Boletim do Ministério da Justiça, 194, 237), onde se lê que: «Na apreciação das semelhanças entre as marcas deve presidir o critério de afastar os pormenores de cada uma delas e prevalecer o do que as aprecie no seu conjunto, no todo, pois este é o que impressiona o público e o pode induzir em erro».

O risco de confusão aos olhos do consumidor médio aten- to provém das semelhanças existentes entre as marcas em causa.

E como é que as similitudes são realçadas?

A imitação aprecia-se segundo as semelhanças e não em função das diferenças. São, com efeito, as semelhanças que criam as possibilidades de confusão.

E as diferenças não suprimem as semelhanças, na sua realidade e nos efeitos que produzem. Mas, para que as diferenças não anulem as semelhanças, é ainda necessário que as semelhanças existam, e existam sobejamente.

Conforme a doutrina e a jurisprudência vêm interpretan- do a lei, não é o consumidor especialista, e por isso atento, que se pretende proteger: é o consumidor médio, por via de regra distraído, que adquire produtos ou serviços pela con- vicção de estarem marcados com um sinal que a sua me- mória lhe diz conhecer.

A comparação entre as duas marcas deve ter em consi- deração a circunstância de o consumidor não as ter simultaneamente sob os seus olhos para efectuar um exame comparativo detalhado. A clientela decide-se com base nas suas recordações, pelo que, no exame sucessivo, deve o julgador verificar se a impressão que lhe é deixada pela marca em questão é, ou não, semelhante à que lhe produziu a marca obstativa (citando Paul Roubier, Le Droit de la Proprieté Industrielle, vol. 1, p. 360).

A confusão existirá quando, tendo-se em conta a marca a constituir, se deva concluir que ela é susceptível de ser tomada por outra de que se tenha conhecimento.

No caso dos autos, não pode haver qualquer dúvida de que entre as marcas em questão, Canina e Canine, existe semelhança fonética e gráfica de tal modo evidente que a marca da Canina Pharrna GmbH é uma reprodução grossei- ra do elemento característico e distintivo e da marca da recorrente.

Sendo «a imitação a mais perigosa das fraudes, o imita- dor pretende aproveitar-se ilicitamente do crédito e da notoriedade de uma marca de outrem, mas, para poder defen- der-se, não a reproduz perfeitamente, limita-se a imitá-la para

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poder sempre alegar que a sua marca é diferente daquela de que se diz ser a imitação» (1).

Esta flagrante semelhança originará fatalmente no espíri- to do consumidor, por mais atento que seja, uma fácil con- fusão.

E esta confusão é tanto mais flagrante se atendermos a que os próprios produtos que as marcas em questão assinalam são idênticos e manifestamente afins.

A este respeito, importa precisar o conceito de «afinidade» a que a lei se refere, precisão esta, elaborada também de forma pacífica pela jurisprudência e que se encontra sin- tetizada no Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 3 de Abril de 1970 (Boletim do Ministério da Justiça, 196.°, 263): «Como a lei não define o conteúdo da afinidade, esta tem de ser apreciada em todos os casos tendo como base os destinos e aplicações idênticas».

Para determinar a semelhança ou afinidade dos produtos, supomos que cumpre, em primeiro lugar, atender à sua fun- ção ou aplicação, à potencial existência de uma clientela concorrencial que entre eles possa estabelecer-se; quer di- zer, para avaliar a semelhança ou afinidade dos produtos interessa também ter em conta se o produto a que se destina a marca registanda se relaciona de tal sorte com o produto para que a marca anterior está registada que seja de presumir pelo consumidor pertencer aquele à mesma esfera económica deste último.

Na verdade, os produtos que as marcas assinalam são idênticos e manifestamente afins, podendo assim ser inevi- tavelmente atribuída a mesma origem a ambos os produtos, tanto mais que se apresentam em circuitos económicos idên- ticos.

É assim inegável a existência de manifesta afinidade, pois os produtos traduzem-se em produtos alimentares para apli- cação veterinária.

Está demonstrado que, no caso em apreço, além das marcas serem semelhantes foneticamente, existe também afinidade - e manifesta - entre os produtos em questão. Resta analisar a questão da eventual possibilidade de indução fácil do consumidor em erro ou confusão.

Esta é uma questão que não levanta dúvida alguma, dada a identidade das denominações em causa e a correlação existente entre os respectivos produtos, a qual necessariamente criará no espírito do público consumidor a confusão, no tocante à respectiva origem.

Tal poderá, efectivamente, e como alega o recorrente, criar situações de concorrência desleal, por violação do disposto no artigo 260.°, alínea a), do Código da Propriedade Indus- trial, situação essa que deveria também ser fundamento de recusa de registo de uma marca.

De referir que no novo Códido da Propriedade Industrial continua a existir a exigência de confronto.

A composição de uma marca deve obedecer, fundamentalmente, aos princípios básicos da novidade e da especialidade, devendo ser constituí- da por forma a não se confundir com outra anteriormente adoptada e registada para os mesmos ou semelhantes produtos (2).

É o juizo do consumidor médio dos produtos em ques- tão que deve ser considerado como fiel da balança, e balizado, por um lado, pela semelhança ou identidade de produtos e, por outro, pela manifesta semelhança gráfica,

(1) Pinto Coelho, Lições de Direito Comercial, p. 396. (2) Ferrer Correia, Direito Comercial, vol. 1, p. 327.

figurativa ou fonética entre os constituintes das marcas em confronto.

Acrescenta Ferrer Correia que, «tratando-se das palavras nominativas, deverá abstrair-se das palavras ou elementos das palavras de natureza descritiva ou de uso comum, limitando a apreciação à parte restante» (3).

As marcas em presença, Canina e Conine c/d, têm em comum o vocábulo «canin», com semelhança fonética, e são semelhantes os produtos assinalados pelas referidas marcas (4).

Ora, procedendo ao confronto entre a expressão «canine c/d», que constitui a marca da recorrente, e a expressão «canina» verifica-se não só existir manifesta semelhança gráfica como principalmente fonética, não podendo o consumidor médio deixar de as associar foneticamente, especialmente considerando a expressão no seu todo, sendo de realçar que a referência «c/d», praticamente se apaga do conjunto.

Marcas nominativas são as que integram um sinal ou um conjunto de sinais nominativos, estando essencialmente em causa um determinado fonema (5). Também é jurisprudência corrente que, tratando-se de palavras nominativas, o que relevará para apreciar a confundibilidade de marcas não são as palavras ou elementos de palavras de natureza descritiva ou de uso comum, mas a parte daquelas que exorbite desse âmbito, no caso concreto (6).

A este propósito decidiu já o Supremo Tribunal de Jus- tiça, nos acórdãos citados infra, que «Para o consumidor destinatário - ou seja, o consumidor 'médio', 'nem particularmente atento nem particularmente distraído', a palavra 'excellence', neste caso comum às duas marcas em causa - Excellence e L'Oreal Excellence - parece ser a mais adaptada a sensibilizá-lo, a que melhor pode influir na sua escolha.

Essa semelhança gráfica e fonética pode, por isso mesmo, induzir facilmente o consumidor médio, tal como o definimos, em erro ou confusão.

Mais do que a enunciação de critérios distintivos, de base científica duvidosa, cuja falibilidade ressalta sempre que se pretende avançar na mera generalização indiscriminada, o que importa essencialmente averiguar, neste domínio, são as possibilidades de erro ou confusão para o consumidor mé- dio - uma vez que são estes que justificam o mecanismo de protecção. Por isso, nesta problemática, haverá sempre que apelar, em larga medida, ao bom senso e à experiência de vida» (7).

«Mesmo admitindo que pode haver concorrência real ou potencial independentemente da identidade ou semelhanças

(3) Op. cit., p. 320.

(4) Referem-se a este assunto os acórdãos da Relação de Lisboa e do Supremo Tribunal de Justiça, proferidos no processo relativo às marcas Frisumo e Prosumo (Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 23 de Fevereiro de 1995 e do Supremo Tribunal de Justiça de 15 de Março de 1996, in Boletim da Propriedade Industrial. n.° 11/96, de 28 de Feve- reiro de 1997, pp. 4117 a 4191).

(5) Carlos Olavo, Propriedade Industrial - Noções Fundamentais p. 23. (6) Cf., neste sentido, Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 20 de Outubro de 1992, processo n.° 81 960, comentado na Revista de Es- tudo da Propriedade Industrial. 1996, 1, pp. 95-108.

(1) Acórdão de 3 de Fevereiro de 1999, proferido nos autos de revista n.° 1093/98, 1.ª Secção, sendo relator o Sr. Conselheiro Machado Soares. publicado na página do Supremo Tribunal de Justiça na Internet in http:/ /www.cidadevirtual. pt/stj/jurisp/bo126civel.html.

(7)

entre produtos, não haverá concorrência se não existir possibilidade de confusão ou erro entre o consumidor» (8).

«A 'confusão' consiste essencialmente na imitação do produto, susceptível de enganar o público.

Assim, haverá confusão quando os consumidores possam ser levados a supor que os produtos têm uma origem comum.

Se a semelhança entre dois produtos é determinada pela técnica de fabrico, como sucede com os postes de betão armado para linhas eléctricas, não há que falar em confu- são» (9).

«A marca, a firma e o nome do estabelecimento estão sujeitos a princípios normativos quanto à sua fixação e, uma vez assim fixados, merecem a protecção legal.

É que todos eles (e também a insígnia do estabelecimen- to) constituem sinais distintivos do comércio, 'que conferem notoriedade à empresa e lhe permitem conquistar ou potenciar a sua clientela'.

O princípio da novidade ou da exclusividade visa a pro- tecção não só do titular da firma, da marca ou do nome do estabelecimento mas também de todos os terceiros (clien- tes, fornecedores de matérias-primas, barcos, etc.).

Na ponderação da aceitação ou não no caso concreto do princípio da novidade ou da exclusividade se deva o julgador nortear pela não confundibilidade pelo comum dos cidadãos. A confusão que o legislador pretende evitar não é a de pe- ritos ou de pessoas extraordinariamente atentas e observa- doras ao mínimo pormenor [...].» (10)

«O grau de semelhança que nova marca não pode ter com outra anteriormente registada traduz-se na possibilidade de confusão entre elas, decorrente da semelhança gráfica, figurativa, fonética, entre outros sinais distintos, tendo em aten- ção a impressão de conjunto ou aspecto geral das marcas, a globalidade dos elementos constitutivos delas, olhando mais a semelhança deste conjunto do que à dissemelhança apre- sentada por diversos pormenores considerados isolados e separadamente [...].» (11)

«A susceptibilidade de confusão é a pedra de toque para aquilatar da novidade e especificidade da designação esco- lhida para certa marca, nome ou insígnia de estabelecimento e tem em vista evitar a concorrência desleal, como se prevê no n.° 1 do artigo 212.° do Código da Propriedade Indus- trial, que proíbe expressamente todos os actos susceptíveis de criar confusão com o estabelecimento, os produtos, os serviços ou o crédito dos concorrentes, qualquer que seja o meio empregado.

A imitação nas designações comerciais, quer se trate de marcas de produtos, quer de nome e insígnia de estabelecimento, é uma questão que se decompõe em duas: uma de facto, que consiste na existência das semelhanças e dissemelhanças entre as duas designações em confronto;

(X) Acórdão de 15 de Dezembro de 1998, proferido nos autos de revista n.° 947/98. 1.ª Secção, sendo relator o Sr. Conselheiro Pinto Monteiro, publicado na página do Supremo Tribunal de Justiça na Internet in http://www.cidadevirtua). pt/stj/jurisp/bol26civel.html.

(9) Acórdão de 4 de Junho de 1998, proferido no recurso de revista n.° 122/98. 2.ª Secção, sendo relator o Sr. Conselheiro Mário Cancela, publicado na página do Supremo Tribunal de Justiça na Internet in http:/ /www.cidadevirtuai. pt/stj/jurisp/bol22civel.html.

(10) Acórdão de 29 de Abril de 1998. proferido nos autos de revista n.° 159/98, 2.ª Secção sendo relator o Sr. Conselheiro Almeida e Silva, publicado na página do Supremo Tribunal de Justiça na Internet in http:/ /www.cidadevirtual. pt/stj/jurisp/bol20civel.html.

(11) Acórdão de 31 de Março de 1998, proferido no processo n.° 180/ 98, I.ª Secção, sendo relator o Sr. Conselheiro Fernando Fabião, publicado na página do Supremo Tribunal de Justiça na Internet in http:// www.cidadevirtual. pt/stj/bol19civel.html.

outra de direito, que consiste em apurar se, em face dessas semelhanças e dissemelhanças, uma delas deve ou não considerar-se imitada pela outra.

Em face dos elementos de facto, há que determinar se o consumidor médio, e não perito ou especializado, é facilmente induzido em erro, não podendo distinguir as duas senão depois de exame atento ou confronto.

O critério para averiguar se há ou não imitação é o que atende fundamentalmente às semelhanças e, quanto às nominativas, o aspecto a considerar em primeiro lugar é o da semelhança fonética. Para se saber se há imitação, releva mais a semelhança que pode resultar do conjunto dos elementos de uma designação do que da dissemelhança de certos pormenores.

É, na verdade, por intuição sintética e não por disseca- ção analítica que deve proceder-se à comparação das marcas [....].» (12)

«A marca constitui o mais importante dos sinais distintivos existentes em comércio, tendo por função individualizar os produtos ou serviços oferecidos pelo comerciante ao consumidor.

Trata-se de um sinal de utilização meramente faculta- tiva, em princípio podendo ser constituído por um elemento ou conjunto de elementos normativos, figurativos ou emblemáticos (artigos 75.° e 79.° do Código da Pro- priedade Industrial, aprovado pelo Decreto n.° 30 679, de 24 de Agosto de 1940; são deste diploma - atenta a data dos factos é inaplicável o Código da Propriedade Indus- trial aprovado pelo Decreto-Lei n.° 16/95, de 24 de Ja- neiro - todos os preceitos que se citarem sem menção de proveniência).

Assim, as marcas podem ser nominativas, quando cons- tituídas por um sinal ou conjunto de sinais nominativos (no- mes ou dizeres), figurativas ou emblemáticas, quando for- madas por um sinal ou conjunto de sinais figurativos ou emblemáticos (desenhos ou figuras) e mistas, se compreen- dem, simultaneamente, elementos nominativos e elementos figurativos ou emblemáticos.

De acordo com o artigo 74.° do Código da Propriedade Industrial, aquele que adoptar certa marca para distinguir produtos da sua actividade económica gozará da propriedade e do exclusivo dela desde que satisfaça as prescrições leais, designadamente a relativa ao registo.

A protecção derivada do registo da marca que se estende a todo o território nacional fica assegurada não apenas quando já está assegurada uma situação de concorrência mas logo que se verifique tal possibilidade.

O objectivo do artigo 94.° do Código da Propriedade Industrial é o de proteger o consumidor - não o consumidor perito ou especializado, mas o consumidor médio, menos atento e cuidado.

Para haver confusão é preciso que o consumidor médio possa, com facilidade, distinguir as marcas se não as tem na sua presença e se não está -como normalmente suce- d e - a pensar na possibilidade de haver uma imitação da marca em que se mostra interessado.» (13)

(12) Acórdão de 10 de Fevereiro de 1998. proferido no processo n.° 641/97, 2.ª Secção, sendo relator o Sr. Conselheiro Figueiredo de Sousa, publicado na página do Supremo Tribunal de Justiça na Intemet in http://www.cidadevirtual. pt/stj/boll8civel.html.

(13) Acórdão de 11 de Novembro de 1997, com aplicação das dispo- sições do antigo Código da Propriedade Industrial, proferido no processo n.° 717/97, 1.' Secção, sendo relator o Sr. Conselheiro Silva Paixão, publicado na página do Supremo Tribunal de Justiça na Internet in http:// www.cidadevirtual. pt/stj/boll5civel.html.

(8)

«A marca é o sinal destinado a individualizar produtos ou mercadorias e a permitir a sua diferenciação de outros da mesma espécie, sendo através desta sua função identificadora e distintiva que favorece e protege o proprie- tário dela no jogo da concorrência, propriedade que resulta do seu registo, com eficácia constitutiva ou atributiva daquele direito. É o que decorre do disposto no artigo 74.° do Código da Propriedade Industrial.

No artigo 94.° do Código da Propriedade Industrial con- sagra-se o princípio da novidade ou da especialidade da marca. O consumidor há-de ser o consumidor médio, entendido como o conjunto de pessoas a quem o produto interessa no mercado, e não o perito especializado, o que deriva da apro- ximação do artigo 94.° com o n.° 12 do artigo 93.°

Para aferir da imitação de marca devem ser apreciadas menos as dissemelhanças que ofereçam os diversos pormenores isoladamente do que a semelhança que resulta do conjunto dos elementos que a compõem.» (14)

Graficamente, as marcas em confronto são praticamente iguais, e a diferença fonética entre elas é praticamente im- perceptível, o que aumenta ainda mais a susceptibilidade de as marcas se confundirem.

No Código da Propriedade Industrial, é o juízo do consumidor que é decisivo para se concluir ou não pela confundibilidade das marcas.

Com razão, a este propósito, escreveu o Prof. Oliveira Ascensão (15) que «o agente do juízo de semelhança de marcas é o consumidor. Não é o técnico do sector, não a pessoa especialmente atenta, mas o público consumidor. Entidade que se concebe distraída, tal como o americano médio, que deixa de ler à saída da escola [...] A confusão, o erro, devem ser fáceis, não interessando, para esse efeito, observadores perspicazes, capazes de fazerem ligações que escapam à maioria das pessoas».

Forçoso é concluir que a marca internacional n.° 678 710, Canina, não está em condições de se manter registada porque constitui imitação gráfica e fonética da marca nacional n.° 315 976, Canine c/d, anteriormente registada em nome da recorrente [artigos 189.°, n.° 1, alínea m), e 193.° do Código da Propriedade Industrial].

Consequentemente, o recurso merece provimento. Assim sendo, e pelo exposto, e nos termos das disposi- ções legais citadas do Código da Propriedade Industrial aprovado pelo Decreto-Lei n.° 16/95, de 24 de Janeiro, julgo procedente por provado o presente recurso, concedendo-lhe provimento, assim revogando, consequentemente, o despacho recorrido de 13 de Novembro de 1998, publicado no Boletim da Propriedade Industrial, n.° 11/98, de 26 de Fe- vereiro de 1999, que concedeu o registo da marca internacional n.° 678 710, Canina.

Custas pela recorrida. Registe e notifique.

Após trânsito, cumpra-se o disposto no artigo 44.° do Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto- -Lei n.° 16/95, de 24 de Janeiro, enviando cópia desta deci- são, e proceda à devolução do apenso técnico ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, lavrando-se cota.

Lisboa, 20 de Fevereiro de 2001 (de 19 de Julho a 21 de Dezembro: licença de maternidade e férias; ac. serv.).- Margarida de Menezes Leitão.

(14) Acórdão de 17 de Dezembro de 1997, proferido no processo n.° 726/97, 2.ª Secção, sendo relator o Sr. Conselheiro Costa Marques, publicado na página do Supremo Tribunal de Justiça, na Internet in http:/ /www.cidadevirtual. pt/stj/boll5civel.html.