ECLI:PT:TRL:2009:581.06.5TYLSB.L1.8
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Relator Nº do Documento
António Valente rl
Apenso Data do Acordão
22/10/2009
Data de decisão sumária Votação
unanimidade
Tribunal de recurso Processo de recurso
Data Recurso
Referência de processo de recurso Nivel de acesso
Público
Meio Processual Decisão
Apelação revogar a decisão
Indicações eventuais Área Temática
Referencias Internacionais Jurisprudência Nacional Legislação Comunitária Legislação Estrangeira Descritores
propriedade industrial; marcas; imitação;
Sumário:
-A semelhança fonética entre duas marcas, susceptível de causar confusão e equívoco junto do consumidor médio, na medida em que ambas as marcas se reportam a um produto do mesmo tipo, deve ser factor impeditivo do registo da marca mais recente.
-Mais a mais quando a marca que goza de prioridade alcançou um certo prestígio junto dos consumidores desse tipo de produtos.
-A diferença semântica entre as palavras que integram as duas marcas não é só por si relevante, ainda por cima quando tal sentido semântico é meramente fantasista, nada tendo a ver com as características do produto.
(Sumário do Relator)
Decisão Integral:
Acordam no Tribunal da Relação de Lisboa
“ESTIVAL”, pedindo a revogação do mesmo.
Alegou ser titular marca nacional nº “ESTEVA”, nominativa. A parte contrária defendeu a bondade do despacho recorrido. Foi proferida sentença que julgou o recurso improcedente. *
Interposto recurso da decisão referida, alinha a recorrente as seguintes conclusões:
A) Na sentença recorrida foi dado como provado que existiu um despacho datado de 22/12/2005 do Director do Serviço de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que concedeu o registo da marca nº “ESTIVAL”.
B) Contudo, tal despacho não consta nem dos autos nem do processo administrativo apenso. C) Trata-se antes de um documento apócrifo, cuja autoria se desconhece.
D) Do despacho não consta a assinatura do seu autor e esta é obrigatória. E) Assim, é nulo o despacho em causa nos termos do art. 286º do Código Civil.
F) Por outro lado, a sentença não fez uma correcta interpretação do art. 245º do C.P.I. já que existe fundamento para recusa do registo da marca ESTIVAL.
G) O apelante é titular do registo prioritário da marca comunitária nº, “ESTEVA”.
H) Entre esta marca e a marca nº “ESTIVAL” existem todos os elementos do conceito de “Imitação de Marca”.
I) Sendo certo que ambas as marcas se destinam a assinalar produtos da mesma natureza, ou seja, bebidas alcoólicas.
*
Estão apurados os seguintes factos, com relevo para a apreciação da causa:
1.Por despacho datado de 22/12/2005, o Director do Serviço de Marcas do INPI, concedeu o registo da marca nº, “ESTIVAL” pedido em 4/6/2004 por B Lda.
2.A referida marca pretende assinalar produtos da classe 33ª, ou seja, “bebidas alcoólicas”. 3.Essa marca é constituída pela palavra “ESTIVAL” impressa em letras de imprensa maiúsculas. 4.A recorrente era titular da marca nacional nº registada em 18/9/85.
5.A referida marca nacional nº 298 104 destinava-se a assinalar “vinhos de mesa, vinhos do Porto, vinhos espumantes naturais ou espumosos, aguardentes e licores”.
6.Tal marca era constituída pelas palavras “ESTEVA” e “PORTUGAL”, impressas em letra de imprensa maiúscula.
7.Por despacho do INPI de 20/3/2006, publicado no Boletim da Propriedade Industrial nº – …. desse ano, foi declarada a caducidade do registo da referida marca nacional.
8.A recorrente é titular da marca comunitária nº, pedida em 10/1/99 e concedida em 6/3/2000. 9.A aludida marca destina-se a assinalar produtos da classe 33 “Alcoholic beverages (except beers), including wine, port wine, eau-de-vie, brandies and liqueurs”.
10.Essa marca é constituída pela palavra “ESTEVA” em letras de imprensa maiúsculas. *
Cumpre apreciar.
Resolvida a primeira das questões invocadas no presente recurso e estando assim assinados os despachos ora recorridos, podemos passar a abordar a questão central da apelação.
Pretende a recorrente que a marca “ESTIVAL”, designando bebidas alcoólicas, constitui imitação da marca comunitária “ESTEVA”, possibilitando desse modo à recorrida fazer concorrência desleal, por confusão entre as marcas junto do consumidor.
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Ambas as marcas visam assinalar os mesmos produtos, ou seja, bebidas alcoólicas.
A marca é, basicamente, um sinal distintivo de mercadorias ou produtos, que visa individualizá-los no mercado, perante o consumidor. Pode, ou não, referenciar a empresa de onde provêm as mercadorias ou produtos, mas a sua função essencial, a individualização referida é o objectivo essencial, quer pela chamada de atenção para o produto em si mesmo, quer pela identificação, mesmo que fantasista ou sugestiva, da sua natureza, quer pela ocupação e manutenção de um espaço no seu mercado específico, distinguindo o produto dos que, no mesmo género, com ele concorrem.
Para usar a expressão de Ferrer Correia, “a marca funciona, assim, como um cartão de
apresentação do empresário que a usa, como um factor de potenciação da sua clientela” –“ Lições de Direito Comercial”, pág. 181.
Decorre daqui a necessidade imperiosa de defender a marca de outras, que por cópia ou
semelhança, destruam tal individualização ou até aproveitem a faixa de mercado conquistada por determinado produto, induzindo em erro o consumidor.
O artº 239º m) do Código da Propriedade Industrial de 2003, aqui aplicável, dispõe que será recusado o registo de marcas que contenham “reprodução ou imitação no todo ou em parte de marca anteriormente registada por outrem, para produtos ou serviços idênticos ou afins,, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor, ou que compreenda o risco de associação com a marca registada”.
Visa-se assim a protecção de marca com registo prioritário e ao mesmo tempo protege-se o
consumidor que, não tendo muitas vezes a possibilidade de no momento da aquisição ter perante si as duas marcas, pode escolher um produto pela semelhança fonética ou visual, quando na
realidade era o outro produto que pretendia adquirir.
O artº 245º nº 1 do C.P.I. estabelece os seguintes requisitos, cumulativos, do conceito de imitação: A.Que a marca registada tenha prioridade.
B.Ambas se destinem a assinalar produtos ou serviços idênticos ou de afinidade manifesta.
C.Tenham uma tal semelhança gráfica, fonética ou figurativa que induzam em confusão o consumidor, de modo que este não possa distinguir as marcas senão após exame atento ou confronto.
Está assente que a marca da recorrente se acha registada, e tem prioridade sobre a marca da recorrida..
O problema coloca-se pois no tipo de produto que cada uma das marcas representa e da existência de semelhança entre elas.
Ambas as marcas se reportam ao mesmo tipo de produto, vinhos de mesa e, em geral, bebidas alcoólicas.
Quanto à semelhança ela começa por ser fonética. “ESTEVA” e “ESTIVAL” são vocábulos em que duas sílabas são muito idênticas e mesmo a terceira e última sílaba contém duas letras comuns, com a diferença de que a marca da recorrida inclui ainda outra letra, um “L”.
É certo que a marca “ESTIVAL” se apresenta com um aspecto gráfico bastante diferente da marca “ESTEVA”, como se vê da comparação de fls. 61 e 62. Enquanto a primeira se inicia com
desajeitada, numa inclinação para cima, a marca “ESTEVA” tem uma apresentação bem mais clássica, em letras de imprensa vermelhas sobre fundo dourado e com a palavra “Douro” logo por baixo.
Contudo, muitas vezes, o aspecto gráfico só é devidamente retido quando o consumidor tem diante de si exemplares de ambas as marcas.
Dada a anterioridade da marca da recorrente, é mais natural que o consumidor retenha vagamente na memória o nome “ESTEVA” e possa ser facilmente induzido em erro ao deparar com outro vinho de mesa com a marca “ESTIVAL”.
A nossa percepção funciona selectivamente, “cegando-nos” para certos fenómenos e focando-se noutros. Salvo no caso de consumidores que sejam bons conhecedores de vinhos, para o
consumidor médio a memória de uma marca não consiste em geral em todas as características da mesma mas nas mais marcantes, nas que prendem a atenção. Como será o caso das primeiras letras de um nome, quando as mesmas fornecerem o ritmo e a inflexão a toda a palavra. Neste caso, as duas primeiras sílabas, “ESTE” e “ESTI”. Se tivermos em consideração que a letra dominante na terceira sílaba é também um “V” e que ambas as palavras são compostas por três sílabas, a confusão é não só inteiramente possível como altamente provável.
Como vem sendo jurisprudência constante do STJ “na valorização da confundibilidade deve atender-se à opinião de um homem médio, de diligência normal, isto é, ao juízo que emitiria um consumidor médio ... se para o homem medianamente diligente e esclarecido a quem o produto ou serviço se destina ... a marca se diferenciar de outras já existentes de modo a excluir a
possibilidade de confusão ou erro ... dá-se cumprimento ao princípio da novidade ou do exclusivismo” – ver Acordão do STJ in Col. Jur. (Acordãos do STJ), Tomo I, 2000, pág. 99.
Na sentença recorrida – tal como no despacho do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – dá-se uma relevância decisiva ao significado divergente dos vocábulos “ESTEVA” E “ESTIVAL”.
E, de facto, numa abordagem semântica de ambos os vocábulos, as diferenças são significativas, o primeiro referindo-se a determinado tipo de vegetação e o segundo reportando-se a verão, estio. Mas, pergunta-se: será que o significado semântico de um vocábulo é relevante quando o mesmo vocábulo constitui uma marca de um produto comercializado ao público? Ou seja, o consumidor médio tem por hábito diferenciar marcas de acordo com o sentido semântico das mesmas? Pensamos que, na generalidade dos casos, isso não sucede. E desde logo porque o conteúdo semântico de uma marca – a existir – é quase sempre fantasista, pouco tendo a ver com o produto em si mesmo ou as suas características.
O consumidor médio está habituado a deparar continuamente com marcas que remetem para nomes de pessoas, localidades ou países – Philips, Ford, Sagres, Genebra, entre inúmeros outros exemplos - ou para marcas que não têm significado algum, aproveitando meramente o efeito sonoro de uma conjugação de palavras geralmente de um modo onomatopeico – o antigo insecticida “dum dum” é um óbvio exemplo.
Pode suceder igualmente o uso de vocábulos que num uso comum teriam sentido depreciativo -“bimbo” é aqui um bom exemplo – ou de tal modo abstractos que se limitam a indicar iniciais – DDT, IKEA ...
Isto para dizer que ninguém hoje espera poder identificar um produto, ou distingui-lo, pelo seu
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sentido semântico. De resto, as próprias marcas em apreço nestes autos são bons exemplos disso. O vinho da recorrente não apresenta relação alguma com o tipo de vegetação chamado “esteva” nem o vinho tinto da recorrida tem nada a ver com o verão.
Daí que um consumidor médio pouco se interesse com o que significa, no plano semântico, uma dada marca. São o som, ou certas particularidades da sua fonética, certos pormenores visuais, que se destacam e atraem a atenção.
Por outro lado, e apesar deste facto não ter julgado provado, não restam dúvidas de que a marca da recorrente, “ESTEVA”, desfruta de alguma notoriedade, mesmo ao nível de um consumidor comum.
Quanto mais não seja por semelhança ou por associação de ideias – aqui suscitada pelas sílabas e similitude fonética – a marca “ESTIVAL” pode assim levar o consumidor médio a equivocar-se, adquirindo esse vinho na suposição de estar a comprar o mais reputado vinho “ESTEVA”.
As semelhanças fonéticas são demasiadas para que se ignore a respectiva relevância, nos termos do focado art. 245º nº 1 c) do CPI. E a diferenciação ao nível semântico, como vimos, pouca
importância tem junto do consumidor, salvo, como é óbvio, nos casos específicos em que é a marca a elucidar o tipo de produto que se vende.
Assim, uma vez que estamos perante produtos de natureza similar e basicamente dirigidos ao mesmo tipo de consumidor, verificando-se a confusão fonética assinalada, nos termos do art. 239º m) do CPI, não pode ser concedida protecção à marca da recorrida.
* Conclui-se pois que:
-A semelhança fonética entre duas marcas, susceptível de causar confusão e equívoco junto do consumidor médio, na medida em que ambas as marcas se reportam a um produto do mesmo tipo, deve ser factor impeditivo do registo da marca mais recente.
-Mais a mais quando a marca que goza de prioridade alcançou um certo prestígio junto dos consumidores desse tipo de produtos.
-A diferença semântica entre as palavras que integram as duas marcas não é só por si relevante, ainda por cima quando tal sentido semântico é meramente fantasista, nada tendo a ver com as características do produto.
Termos em que se julga a apelação procedente, revogando-se a sentença recorrida bem como o despacho do Director do Serviço de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, recusando-se assim o registo à marca da Ré.
Custas pela recorrida.
Oportunamente dê-se cumprimento ao disposto no art. 47º do CPI. LISBOA, 22 de Outubro de 2009
António Valente Ilídio Martins Teresa Pais
