Cópia do Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, proferido no processo de registo de marca nacional n

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Cópia do Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, proferido no processo de registo de marca nacional n.° 326 841.

Acordam no Tribunal da Relação de Lisboa:

1 - Sigma-Aldrich, Co., recorre da sentença do Tribu- nal do Comércio de Lisboa, 3.° Juízo, a fls. 221 e seguintes, que, concedendo provimento a recurso contencioso in- terposto, ao abrigo dos artigos 38.° e seguintes do Código da Propriedade Industrial (CPI) por Laboratórios de Pro- dutos Sigma S. A., revogou o despacho do chefe de divi- são de Marcas Nacionais do Instituto Nacional da Propri- edade Industrial que lhe concedera o registo da marca n.° 326 841, Sigma-Aldrich.

Entendeu a sentença recorrida que o registo deveria ter sido recusado, nos tennos do artigo 189.°, n.° 1, e 25.°, n.° 1, alínea a), ambos do CPI, dadas a semelhança gráfi- ca e fonética entre essa marca e a marca Amikasigma, da recorrente, a confundibilidade daquela marca com a de- nominação social e com a insígnia da ora recorrida e a possibilidade de se gerar uma situação de concorrência desleal.

A recorrente pede a revogação desta sentença, formu- lando as seguintes conclusões:

a) A reclamante, para se opor ao registo da marca Sigma-Aldrich, veio invocar argumentos que ao longo do processo teve de abandonar por serem inválidos;

b) Referiu a titularidade das marcas Sigma, regista- das sob os n.os 126 452 e 204 671 cujos registos foram declarados caducos;

c) Invocou-se a insígnia n.° 4500, que não está contida na marca da recorrente e que, por isso, de acordo com a posição unânime que o INPI tem tomado nesta matéria, a recorrente pensava ser argumento improcedente e até nem o atacou fron- talmente;

d) Verificado o registo da insígnia, vem a provar-se que o registo está inscrito sob a titularidade de Laboratórios dos Produtos Sigma, S. A., mas esta sociedade já transmitiu o seu direito privativo sob a marca Amikasigma para outra sociedade (doc. 4, p. 4258);

e) A reclamante enganou a recorrente e o tribunal de 1.ª instância, ao apresentar-se titular do regis- to da marca Amikasigma;

f) Devido ás constantes alterações que os documentos de prova em anexo mostram, a sociedade reclamante parece não ser a empresa que verdadeiramente tem interesse neste contencioso, e vem ao processo com o fim de invocar a sua denomi- nação social onde mantém a palavra «Sigma» com o fim de provocar a recusa do registo de Sigma Aldrich;

g) Também o registo de insígnia n.° 4500 não pode ser invocado legitimamente pela reclamante, por-

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que esta sociedade, ao requerer a transmissão da marca Amikasigma para outra sociedade, dá a entender que «sigma» não é distintivo na sua insígnia, pois está também agora na titularidade de Laboratório de Investigação Tecnicalaquifa, L.da (doc. n.° 4, p. 4258);

h) A invocação da marca Iodobálsamo Sigma tam- bém foi abandonada pela reclamante sem ter tido a coragem de explicar que este registo estava caducado, sendo certo que a douta sentença de que se recorre nem referiu aquele registo; i) O parecer oficial que fundamentou o despacho no

INPI entendeu que a marca registanda não se confundia com a marca Amikasigma nem com Iodobálsamo Sigma;

j) A invocação de uma marca notória também não tem sentido, por não haver marca notória nem marca registada;

k) O INPI não reconheceu a notoriedade de qualquer marca relacionada com a expressão «Sigma» (artigo 6.°-bis da Convenção de Paris);

l) A reclamante continuou sempre a apresentar-se como Laboratório dos Produtos Sigma, S. A., designadamente junto do M.mo Juiz de 1.ª Instân- cia em Janeiro de 2000, quando é de notar que segundo a publicação referida no documento anexo n.° 4, p. 4331, a sociedade já se achava iden- tificada por Laquifa Laboratórios, S. A., desde 27 Setembro de 1999, sem ter reagido a essa publi- cação;

m) E também já tinha transnútido o registo da sua marca, em 5 de Agosto de 1992, para Laborató- rios de Investigação Técnica Laquifa, S. A., trans- missão esta que não se ajusta ao que se segue no averbamento da mudança de identidade, mas mostra como são inseguros os argumentos que assistiram à reclamante.

n) Não há nos autos qualquer indicação que possa argumentar uma concorrência desleal praticada pela recorrente, sociedade americana, que se denomina legitimamente Sigma-Aldrich, S. A., com denominação social protegida em Portugal pelo (artigo 8.° da Convenção de Paris, com o direito de usar a sua denominação e consequentemente registá-la como marca ao abrigo da alínea f) do artigo 189.° citado;

o) Ao analisar as marcas Amikasigma e Sigma-Al- drich para efeito de considerar uma possível con- fusão é de notar: trata-se de distinguir produtos farmacêuticos onde é necessário valorar a inter- venção de técnicos médicos ou farmacêuticos e dos próprios consumidores; a jurisprudência dos tribunais e do INPI é no sentido de considerar difícil a confusão entre marcas destinadas a produtos farmacêuticos; Amikasigma não contém verdadeiramente o som «sigma» porque o «S» se lê «Z» na referida marca, devendo atender-se à letra «K» que influi no aspecto da marca, e à «generalidade» que a palavra «Sigma» está a ter no mercado, não só em marcas, como em deno- minações sociais, tornando-a pois ineficaz como sinal distintivo;

p) A actuação da reclamante não foi totalmente ave- riguada no INPI, certamente porque, estando o INPI disposto a conceder o registo, não analisou

a posição da reclamante com o pormenor que afinal se justificaria;

q) A situação pôde manter-se ao longo do processo porque este se desenvolveu sujeito a premissas incompletas;

r) E m face da averiguação efectuada no Boletim da Propriedade Industrial fica agora esclarecida a situação em que se acham a recorrente e a reclamante.

A ora recorrida (recorrente contenciosa) alega e con- clui que a sentença recorrida deve ser mantida e o registo da marca recusado, em síntese, nos termos seguintes:

A sua legitimidade para reagir administrativa e judicial- mente contra o registo advém-lhe de ter celebrado com o actual titular do registo da marca Amikasig- ma um contrato de cessão de exploração desta marca, que prevê a actuação por esses meios; A marca Sigma-Aldrich é susceptível de ser associada

pelo consumidor médio à marca Amikasigma, registada para produtos similares daqueles para que foi pedido o registo impugnado;

Aquela marca contém o elemento «sigma», consti- tuindo imitação da insígnia da recorrente registada sob o n.° 4500, representada pela letra do alfabeto grego 1, que se designa por «sigma»; A mesma marca reproduz a parte característica da

denominação social da recorrida, que em função da qual esta é conhecida no mercado;

E reproduz a marca notória Sigma, sobejamente conhecida nos meios interessados como sendo uma marca aposta pela recorrida a produtos similares daqueles para que foi obtido o registo agora anu- lado e para que, entretanto, pediu registo; O registo e uso da marca Sigma-Aldrich consubstan-

cia um acto contrário às normas e usos honestos do comércio, uma vez que a ora recorrida é titular de um portfólio de marcas que têm em comum o facto de utilizarem a expressão «sigma», de modo que os consumidores serão induzidos a iden- tificar ou a associar produtos marcados com aquela marca como provenientes da recorrida.

Matéria de facto.

2 - Alega a recorrente - embora sem daí retirar ex- pressamente um determinado efeito decisório (legitimidade para o recurso contencioso, improcedência, má fé pro- cessual?) - que, contrariamente ao alegado pela recorrente e aceite na sentença, a recorrida não é titular do registo da marca Amikasigma, que invocou como obstativo ao registo impugnado.

A recorrida reconhece este facto, explicando a sua ale- gação por lapso do INPI ao indicar Laboratórios de Pro- dutos Sigma, S. A., como o titular do registo dessa marca na publicação e certidão que emitiu e alegando, em últi- mo termo, ter celebrado com o titular do registo dessa marca -Laquifa Laboratórios S. A., que antes usara a denominação social Laboratórios de Investigação Técnica Laquifa L.da - um contrato de cessão temporária de ex- ploração da referida marca, com poderes para intervir em todos os processos administrativos ou judiciais de defesa dos direitos de propriedade industrial inerentes à marca.

Assim, atendendo ao acordo das partes e aos documentos a fls. 273, 277 e 380 e seguintes altera-se nesta parte

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a sentença recorrida, passando a considerar-se assente a matéria de facto seguinte com relevância para as questões a tratar neste recurso:

a) A ora recorrida (recorrente no recurso contencioso) era titular dos registos das marcas n.os 126 452 e 204 671;

b) A marca mista n.° 126 452 encontrava-se registada no INPI desde 5 de Março de 1925 e a marca figurativa n.° 204 671, Sigma, foi registada em 18 de Dezembro de 1986 para assinalar produtos da sua actividade;

c) O INPI declarou a caducidade destas marcas, por entender que as mesmas não estavam a ser utili- zadas como tinham sido requeridas;

d) A recorrida sempre usou e continua a usar como marca para assinalar os seus produtos a expres- são «sigma»;

e) A recorrida é ainda titular do registo da insígnia n.° 4500 concedida em 15 de Maio de 1989, conforme reprodução a fl. 82;

f) Encontra-se registada em nome de Laquifa-Labo- ratórios, S. A., a marca n.° 205 296, Amikasig- ma;

g) Entre a ora recorrida e Laquifa foi celebrado o contrato de licença de marca certificado a fls. 380-382, que se considera reproduzido, mediante o qual a Laquifa concede à recorrida uma licença não exclusiva para explorar a marca Ami- kasigma e a recorrida se compromete a defender os direitos de propriedade industrial da Laquifa inerentes a esta marca, podendo intervir sozinha ou conjuntamente com a Laquifa em todos os processos administrativos e judiciais.

O direito.

3 - A sentença recorrida revogou o despacho que concedera o registo da marca n.° 326 841, Sigma-Aldrich por confronto com a marca n.° 205 296, Amikasigma, consi- derando que entre as duas marcas existe semelhança grá- fica e fonética que deveria ter levado à recusa do registo, nos termos do artigo 189.°, n.° 1, alínea m), do CPI.

O acerto deste entendimento é a primeira questão jurí- dica a apreciar nesta instância.

Dispõe o referido preceito legal que deve ser recusado o registo de marca que, em todos ou alguns dos seus elementos, contenham:

«m) Reprodução ou imitação no todo ou em parte de marca anteriormente registada por outrem, para o mesmo produto ou serviço, ou produto ou serviço similar ou semelhante, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor.»

Estabelece-se neste preceito um dos limites extrinsecos ao princípio da liberdade de composição da marca, mediante uma proibição relativa de registo que previne a con- trafacção (o usurpador copia servilmente a marca de outrem) e a imitação (o usurpador reproduz aproximadamente a marca anterior). Obviamente que é a aplicação deste segundo conceito que mais problemas práticos levanta. É deste tipo o problema com que nos deparamos no caso sujeito.

O conceito de imitação é fornecido pelo artigo 193.° do CPI. Resulta do n.° 1 deste preceito que os requisitos da imitação são os seguintes:

1.° A prioridade da marca imitada;

2.° A identidade ou afinidade manifesta dos produtos ou serviços;

3.° A semelhança gráfica, figurativa ou fonética da marca posterior com a marca anteriormente registada susceptível de induzir o consumidor em erro ou confusão.

No caso, a verificação dos dois primeiros requisitos não suscita divergências, pelo que só do terceiro nos ocupare- mos.

A semelhança entre marcas constitui imitação quando seja de molde a provocar no mercado risco de confusão [que compreende o risco de associação - artigo 193.°, n.° 1, alínea c), in fine] com o de marca anteriormente registada a favor de outrem. A imitação deve ser apreciada mais em função das semelhanças que sobressaíam do conjunto de elementos que constituem os sinais distintivos em confronto do que das diferenças que possam estabelecer- -se, analisando os diversos elementos separadamente.

Como diz o Prof. Ferrer Correia (Lições de Direito Comercial, vol. I, p. 329):

«[...] a imitação de uma marca por outra existirá, obviamente quando, postas em confronto, elas se confundam. Mas existirá ainda, convém sublinhá-lo, quando, tendo-se em vista apenas a marca a constituir, se deva concluir que é susceptível de ser tomada por outra de que se tem conhecimento. Este processo de aferição da novidade é o que melhor tutela o interesse que a lei visa proteger - o interesse em que não se confundam, através da marca, mer- cadorias idênticas ou afins pertencentes a empresários diversos. Com efeito, o consumidor, quando compara detenninado produto marcado com sinal semelhante a outro que já conhecia não tem à vista (em regra) as duas marcas, para fazer delas um exame comparativo. Compra o produto por se ter convencido de que a marca que o assi- nala é aquela que retinha na memória.»

A imagem do conjunto é a que mais perdura e a que mais influência tem para o juízo da confundibilidade entre marcas. Raramente o consumidor médio se depara com os dois sinais no mesmo momento; a comparação que entre eles pode fazer não é simultânea, mas sucessiva, pelo que, no momento da escolha, a comparação se verifica entre um sinal e a memória que se possa ter de outro (Carlos Olavo, «Violação do Direito à Marca», O Direito, 127.°, I-II, p. 55). Por isso, a nossa jurisprudência vem decidin- do que é mais por intuição sintética que por dissecação analítica que deve proceder-se na comparação de marcas para este efeito (cf. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 3 de Novembro de 1981, Boletim do Ministério da Justiça, n.° 311, p. 401).

O critério ou padrão de apreciação a que, em geral, deve atender-se é o do consumidor final médio dos produtos em causa, que coloque nas suas escolhas mediana diligên- cia e perspicácia e não o do consumidor particularmente: desatento ou o do consumidor especialmente observador. Todavia esse padrão normativo deve ser relativizado, construindo o protótipo por aproximação à realidade do mercado, levando em conta a natureza, características e preços dos produtos e serviços diferenciados pelas marcas em confronto. Assim, o padrão tenderá para o consumidor profissional e especializado no caso de produtos e serviços normalmente só adquiridos por intermédio de profissionais e peritos. E, em sentido contrário, já se apro- ximará do consumidor menos diligente em produtos de baixo preço e largo consumo.

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O caso especial das marcas farmacêuticas suscita algu- ma controvérsia doutrinária e jurisprudencial (cf. Luís M. Couto Gonçalves, Direito de Marcas, p. 142). Tratando- -se de produtos que o consumidor final adquire necessa- riamente sob receita médica, pode aceitar-se o padrão do consumidor profissional ou especializado. Mas, há que ter em consideração que nem todos os produtos desse género são adquiridos sob receita médica.

No caso, nem sequer é indispensável fazer uma opção declarada por qualquer destes padrões.

Com efeito, se fizermos intervir o critério do consumidor profissional médio, é seguro que não há risco de con- fusão visual ou fonética entre as marcas em confronto. Mas nem sequer é necessário reportar o juízo de confundibilidade a esse padrão de capacidade de discernimento. Mes- mo pelo perfil do consumidor final médio os sinais em confronto se apresentam como suficientemente distintos.

O elemento comum às duas marcas é a palavra «sigma». Mas enquanto «amikasigma» é uma só palavra e o fonema comum («sigma») surge na segunda parte da palavra, em «sigma-aldrich» deparamo-nos com dois vocá- bulos ligados - ou visualmente separados, porque o tra- ço de união cumpre um duplo papel de conceptualmente relacionar e visualmente separar - por um traço de união, em que a palavra «sigma» surge em primeiro lugar.

É certo que nas marcas nominativas é o aspecto foné- tico que em geral prevalece na memória, sendo por isso esse o elemento de maior eficácia distintiva. Mas sempre dentro de uma apreciação global. Ora, apesar de o elemen- to comum ser, analiticamente, o mais impressivo ou o que mais perdura na memória, além do mais porque nem «ami- ka» nem «aldrich» são palavras portuguesas, na conjuga- ção do aspecto gráfico com o fonético, as duas marcas são facilmente percebíveis como realidades diferentes. Não há o risco do consumidor final médio, medianamente atento, supor que está perante o medicamento que conhece como «amikasigma» ao ver um produto similar marcado com «sigma-aldrich». O elemento «sigma» não tem no conjun- to dos elementos de cada uma das marcas um tamanho grau de preponderância que obnubile a observação ou apague a reminiscência dos demais.

Assim, não pode acompanhar-se o juízo perfilhado na sentença de que esta marca constitui imitação da primeira, tendo a sentença recorrida violado, por erro de aplica- ção, o disposto na alínea m) do n.° 1 do artigo 193.° do CPI.

4 - Outra das proibições relativas de registo é que a marca registanda, em todos ou algum dos seus elementos, reproduza (artigo 189.°, n.° 1, do CPI):

«f) A firma, denominação social, nome ou insígnia de estabelecimento que não pertença ao requerente do regis- to da marca, ou que o mesmo não esteja autorizado a usar, ou apenas parte característica dos mesmos, se for suscep- tível de induzir o consumidor em erro ou confusão.»

A sentença recorrida também julgou procedente este fundamento, nas vertentes de reprodução de elemento da insígnia e da denominação social da ora recorrida.

Vejamos.

4. 1- Invocou a recorrente contenciosa, ora recorrida, que esse risco se verifica relativamente à insígnia 1, registada sob o n.° 4500, de que é titular.

Este fundamento deveria ter sido julgado improcedente.

E m primeiro lugar, para que a insígnia seja motivo de registo de marca é necessário que a marca contenha a

insígnia, o que no caso dos autos se afigura impossível, porque a recorrente requereu o registo de uma marca no- minativa e a insígnia é um sinal emblemático.

E m segundo lugar - mesmo no entendimento inacei- tável de que a protecção da insígnia abrange não apenas o signo (S) mas também a designação (sigma) -, embora consistindo numa letra do alfabeto grego - a 18.ª letra do alfabeto grego, correspondente ao «S» latino - que em língua portuguesa se designa pela palavra «sigma», estamos perante um sinal cuja funcionalidade distintiva mercantil opera no plano puramente figurativo.

O comum dos consumidores, ainda os especializados, que com ele entrem em contacto, verá nessa insígnia uma simples figura ou desenho. Quando muito, se o associar com caracteres de escrita, a generalidade das pessoas verá uma espécie de «M» deitado ou uma estilização do «E». Raríssimas serão as pessoas em Portugal a quem, perante tal sinal, imediatamente ocorra a palavra «sigma» para designá-lo.

Não há, neste aspecto, semelhança visual ou conceptu- al com a insígnia registada da ora recorrida.

Tanto basta para, segundo o mesmo padrão de apreci- ação de confundibilidade, considerar que o registo da marca Sigma-Aldrich não violou a proibição contida na alínea f) do n.° 1 do artigo 189.° do CPI, quanto à insíg- nia, tendo a sentença errado quanto a tal fundamento.

4.2 - Também não deveria ter sido julgada procedente a existência de vício do acto contenciosamente impugnado por reprodução (parcial) da denominação social da ora recorrida, como, embora sem desenvolvimento expli- cativo, faz a sentença recorrida (cf. fls. 225).

O actual CPI resolve, pela positiva, a questão de saber se a proibição abrange a reprodução parcial da denomina- ção social, nome ou insígnia, desde que se trate de parte característica ou distintiva e a reprodução seja susceptível de causar erro ou confusão.

Todavia, também para a reprodução parcial é necessá- rio que, como para a reprodução total, ao requerente não pertença ou este não esteja autorizado a usar o tal elemento característico. Nos casos em que o elemento destacado seja comum à denominação social do oponente e à que o requerente está legitimado para usar, a recusa do registo não pode fundar-se simplesmente nesse facto.

Ora, da denominação social da ora recorrida (Sigma- -Aldrich, Co.) faz também parte o elemento «sigma» pelo que esta pode legitimamente usá-la, nos termos dos artigos 2.°, n.° 1, e 8.° da Convenção da União de Paris, re- clamando a mesma protecção do sinal distintivo homólo- go nacional.

Assim, se a requerente do registo não puder usar a palavra «sigma» na composição da sua marca não é por simples aplicação do disposto na alínea f) do n.° 1 do artigo 189.° do CPI, pelo que ao adoptar também este fundamento para a revogação a sentença não pode ser mantida.

5 - A sentença recorrida julgou também procedente o vício de violação do disposto no artigo 25.°, n.° 1, alí- nea d), do CPI. Vale por dizer que considerou que o INPI deveria ter reconhecido «que o requerente pretende fazer concorrência desleal ou que esta é possível independentemente da sua intenção».

O artigo 260.° do CPI dispõe que constitui concorrên- cia desleal qualquer acto de concorrência contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo de actividade, concretizando nas diversas alíneas diversos tipos de ilíci-

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to, entre eles os actos susceptíveis de criar confusão com o estabelecimento, os produtos, os serviços ou o crédito dos concorrentes, qualquer que seja o meio empregue.

Não há dúvida de que a requerente e a oponente são concorrentes no ramo dos produtos farmacêuticos.

Mas, por um lado, já vimos que as marcas em confronto não são susceptíveis de gerar confusão no consunúdor. E, por outro lado, do processo nenhum elemento consta que, independentemente disso, permita concluir que é intenção da ora recorrente usar a marca em causa para tirar provei- to ou atingir o crédito que a ora recorrida granjeou no mercado ou que tal efeito é consequência previsível e al- tamente provável como efeito da simples titularidade da marca cujo registo foi impugnado, independentemente da sua intenção.

O facto de a recorrida ser conhecida no mercado como fabricando ou comercializando vários produtos com a re- ferência «sigma» não é suficiente para afirmar que a recorrente ficará em condições de beneficiar do bom nome que porventura gozem só porque poderá usar a marca Sig- ma-Aldrich em produtos idênticos ou afins. Nada indicia que essa referência tenha atingido um tal secondary mea- ning que a imponha no tráfico como equivalente a produ- to comercializado ou produzido pela oponente, de tal modo que terceiros que adquiram o direito a incluí-la na identi- ficação dos seus produtos ou serviços fiquem habilitados com um instrumento para aproveitar (ou denegrir) a con- fiança que aquela granjeou junto do consumidor ou da clientela.

A tutela dos interesses supra-individuais ou particula- res no direito de marcas, na fase de registo, faz-se sobre- tudo mediante as proibições substanciais especiais previs- tas ou para que remetem os artigos 188.° e 189.° do CPI. Só em casos extremos haverá lugar para invocar a pre- venção da concorrência desleal como fundamento de recusa de registo.

Assim, a sentença recorrida aplicou erradamente o disposto no artigo 25.°, n.° 1, alínea d), do CPI, não podendo manter-se.

6 - Não se confirmando a sentença quanto aos funda- mentos julgados procedentes e que motivaram a revoga- ção do despacho impugnado, cumpre conhecer do fundamento do recurso (contencioso) de que o tribunal a quo não se ocupou (artigo 715.°, n.° 2, do CPC) - se a ora recorrida goza da protecção de marca notória.

Resta, portanto, considerar a hipótese de violação, pelo despacho que concedeu o registo, do disposto no artigo 190.° do CPI, que dispõe:

« 1- Será recusado o registo de marca que, no todo ou em parte essencial, constitua reprodução, imitação ou tradução de outra notoriamente conhecida em Portugal como pertencente a nacional de qualquer país da União, se for aplicada a produtos ou serviços idênticos ou semelhantes ou que com ela possa confundir-se.

2 - Os interessados na recusa das marcas a que se re- fere o número anterior só poderão intervir no processo depois de terem efectuado o pedido de registo da marca que dá origem e fundamento ao seu interesse.»

Para se acobertar a esta norma, a recorrente contenciosa, ora recorrida, invocara a notoriedade da marca mista registada desde 1925 sob o n.° 126 452 e da marca figurativa registada sob o n.° 204 671, cujo pedido de registo foi apresentado em 27 de Novembro de 1979 e efectuado em 18 de Dezembro de 1986.

Alegou que, embora o registo dessas marcas tenha sido declarado caduco em 1999 pelo INPI, em termos práticos,

nunca o elemento «sigma», preponderante nas referidas marcas, deixou de ser utilizado e de ser associado à recorrida e à sua actividade.

No nosso sistema jurídico, como no da maior parte dos países, o direito à marca adquire-se pelo registo, a zona de protecção é a do território para a qual este vigora e o âmbito de protecção restringe-se aos produtos e serviços idênticos ou de afinidade manifesta com aqueles para os quais o registo foi efectuado.

Todavia, desde há muito que se tem reclamado do direito de propriedade industrial protecção para as chama- das marcas notórias, quer, com recurso aos instrumentos jurídicos gerais - pela via da repressão da concorrência desleal, da proibição de actuações parasitárias, do abuso de direito -, quer pela instituição de um regime jurídico específico de tutela da marca notória fora do espaço de protecção que lhe é assegurado pelo registo (cf. J. G. Pin- to Coelho, «A protecção da marca notória e da marca de reputação excepcional», Revista de Legislação e de Juris- prudência, ano 92.°, pp. 3142 e segs. Ou seja, a realidade económica e a protecção da lealdade na concorrência pres- siona no sentido da atenuação da rigidez do sistema de aquisição do direito de marca baseado no registo constitutivo.

É evidente que o regime de protecção específica é o mais eficaz e o indutor de maior segurança no tráfego. Corresponde a uma tendência consolidada do direito de marca, iniciada com o (artigo 6.°-bis dá Convenção de Paris (introduzido na Revisão da Haia de 1925), acolhida no direito comunitário pela Directiva do Conselho de 21 de Dezembro de 1988, relativa à harmonização das legis- lações comunitárias em matéria de marca, e pelo Regula- mento (CE) n.° 40/94, do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária, e consagrada na le- gislação de diversos países.

Esta protecção da marca notoriamente conhecida - está fora dos nossos horizontes, por não relevar para a deci- são, a distinção desta com a protecção da «marca de grande prestígio», ou de «alta reputação» ou de «reputação excepcional» - constava do artigo 95.° do CPI de 1940 e consta actualmente do artigo 190.° do CPI de 1995.

A marca invocada como notoriamente conhecida pode ser nacional ou estrangeira, tendo o texto actual do artigo 190.° do CPI esbatido o suporte literal em que parte da doutrina, com apoio na génese do preceito, sustentava o contrário (cf. Luís Couto Gonçalves, op cit., p. 151).

À primeira vista diríamos estar perante um desvio ao princípio do registo como constitutivo do direito de marca. Porém, bem vistas as coisas, atendendo ao disposto no n.° 2 do artigo 190.°, que só permite ao interessado na recusa da marca intervir no processo depois de terem efectuado o pedido de registo da marca que dá origem e fun- damenta o seu interesse, a protecção da marca notória resume-se à concessão de uma prioridade de registo, pelo que o fundamento do sistema de protecção da marca (o registo constitutivo) se mantém. A ora recorrida preencheu este requisito de legitimação, visto que pediu o registo da marca Sigma para produtos da classe 5.ª (produtos farma- cêuticos, medicamentos, drogas farmacêuticas e desinfec- tantes) (cf. fl. 79 a fl. 81).

Vejamos, então.

A lei portuguesa, como de resto a Convenção da União de Paris, não fornece a definição de marca notória, nem os critérios de apreciação da notoriedade. Trata-se de pre- encher (densificar aplicativamente) um conceito legal in-

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determinado, não podendo esquecer-se, por um lado, que se trata de um regime excepcional e, por outro, que a razão última deste alargamento da protecção reside em evitar um aproveitamento desleal da actividade alheia. Logo que um sinal distintivo é notoriamente conhecido presume-se que quem requer o registo dele a seu favor sabe que não está perante uma res nullius de que possa apropriar-se. Por via de regra, quem pede o seu registo, sem autorização, pre- tenderá ou ficará em posição de fazer passar os bens ou serviços para que o registo é concedido como do «titular» da marca notória, dificultar a actuação deste no mercado ou obter proveitos parasitários (por exemplo forçando o detentor da marca notória a adquirir-lhe o direito).

Quanto ao critério da notoriedade, as opiniões dividem- -se entre um alcance mais restrito, exigindo o conhecimen- to da marca no círculo dos produtores, comerciantes ou consumidores mais em contacto com o produto, ou seja, «nos meios interessados», e um alcance mais alargado, exigindo o conhecimento pela generalidade das pessoas re- gularmente informadas, em termos semelhantes ao do artigo 514.° do CPC.

Entendemos que também aqui tem de adoptar-se uma posição flexível, sendo ilegítima uma opção excludente que comprometa a ratio desta extensão de protecção da marca. Se os produtos ou serviços são destinados ao grande público, é necessário que a notoriedade seja geral para justificar a protecção. Pelo contrário, será excepcional que as marcas destinadas a produtos ou serviços muito espe- cíficos, qualquer que seja a sua reputação, ultrapasse o círculo dos profissionais ou dos consumidores habituais, pelo que aí bastará a notoriedade nesse âmbito mais restrito (cf. Gonçalo de Magalhães Moreira Rato, La Protec- tion de Marques Notoires e de Haute Renaumée au Por- tugal, Faculté de Droit e Sciences Politiques, Université Robert Schuman, 1988, monografia dactilografada, bibli- oteca do CEJ, p. 39).

No mesmo sentido se pronunciava já o Prof. Pinto Coelho (loc. cit, n.° 3146, p. 66), observando que esta orientação se impõe «como necessidade lógica quando se atendesse ora ao fundo ético do preceito do (artigo 6.°-bis, ora à função, ainda que secundária, de defesa do consumidor, que em certos sectores se salienta função prima- cial das marcas».

Aceitando-se esta orientação e não tendo o conhecimen- to ou reconhecimento da marca aquela intensidade e ex- tensão que dispensa a prova - como manifestamente não tem aquela que a impugnante contenciosa invoca-, incumbe a quem quer fazer valer contra determinado pedido (ou registo) a força obstativa de «marca notória» demonstrar, além do mais, o seu conhecimento generalizado, como distinguindo produtos ou serviços idênticos ou afins provenientes da sua actividade económica ou profissional, no círculo formado pelos produtores ou comerciantes da especialidade ou no meio dos consumidores normais do produto.

Nos casos deste tipo, o juízo de concretização da notoriedade será fruto da consideração de vários factores, v. g. o grau de difusão, a extensão temporal e territorial da utilização, as acções de promoção, o valor comercial dos produtos e serviços, tomados com valor indiciário e não como condições predefinidas. E incumbe ao interessado fornecer os elementos de prova do grau de conhecimento ou reconhecimento da marca que invoca (artigo 342.°, n.° l, do Código Civil). Trata-se de uma tarefa difícil porque o grau de convicção tem que ser elevado (embora haja

meios mais adequados do que outros, por exemplo, estu- dos de mercado, inquéritos de consumidores, sondagens de opinião, executados por entidades de reputação iliba- da).

Ora, os documentos juntos pela recorrente contenciosa, ora recorrida, quer na fase administrativa quer na fase jurisdicional (cf. fl. 38 a fl. 57 do processo administrativo e fl. 103 a fl. 146), em ordem a demonstrar o carácter notório da marca Sigma não permitem um juizo absoluta- mente seguro sobre esse amplo conhecimento e generali- zada assumpção entre o público interessado de que os produtos como tal assinalados são provenientes da actividade da recorrida. A recorrida limitou-se a juntar declara- ções desse reconhecimento no meio farmacêutico e do mercado de distribuição, a maior parte emitidas por entidades sediadas na zona de Lisboa. Designadamente - e faz-se esta referência apenas para evidenciar a debilidade dos elementos indiciários e não porque fosse suficiente - nada demonstrou sobre tal conhecimento junto da comu- nidade médica, o que por si só compromete o juízo de notoriedade.

De todo o modo, ainda que a recorrida lograsse demonstrar o carácter, notório do uso do elemento «sigma» como sinal distintivo dos seus produtos, sempre tal fundamento de oposição ao registo da marca da ora recorrida impro- cederia.

A marca notória só goza de protecção, nos termos do artigo 6.°-bis da CUP e do artigo 190.° do CPI se entre ela e a marca questionada se verificarem, salvo a prioridade de registo, os requisitos do conceito de imitação exigidos pelo artigo 193.° do CPI.

Sucede que a recorrida reclama notoriedade para uma marca mista em que, como elemento nominativo, figura a palavra «sigma». Aplicando aqui, mutatis mutandis, a fun- damentação acima desenvolvida (supra, n.° 3), mesmo sem fazer entrar na análise o efeito diferenciador inerente ao elemento gráfico dessa alegada marca notória, o consumidor médio não precisará de exame atento para distinguir «sigma» de «sigma-aldrich». Trata-se de um conjunto maior, com dois vocábulos e um traço de união, que pro- duz uma diferente impressão visual e fonética, cuja disse- melhança perdura na memória, sem necessidade de exame atento ou confronto.

Tanto basta para julgar improcedente também este fundamento do pedido de revogação do registo de marca ju- dicialmente impugnado, pelo que a sentença recorrida não pode manter-se.

Decisão.

7 - Pelo exposto, concedendo provimento à apelação, revoga-se a sentença recorrida, julgando improcedente o recurso judicial e mantendo-se o despacho proferido pelo director do Serviço de Marcas do INPI que lhe concedeu o registo da marca n.° 326 841, Sigma-Aldrich.

Custas nas duas instâncias pela ora recorrida.

Lisboa, 27 de Setembro de 2001. - (Assinaturas ilegí- veis.)