(Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães, de 15/03/2012)
SUMÁRIO:
I - A marca tem por função distinguir produtos ou serviços, identificando a pro-veniência deles, permitindo ao consumidor reconduzir determinado produto ou serviço à pessoa que o fornece, ligando-o a determinado agente económico, independentemente da individualização concreta deste.
II - A ação de anulação do registo de marca deve ser proposta no prazo de 10 anos a contar da data do despacho de concessão do registo.
III – A esta ação não é aplicável o prazo geral constante do art. 287º, nº1, do Código Civil.
Acordam no Tribunal da Relação de Guimarães:
I – RELATÓRIO.
1. “O V… Lda“ intentou a presente ação declarativa de condenação, sob a forma de processo ordinário, contra Carlos, com sinais nos autos, pedindo a anulação do registo da marca nacional nº 453956 “O Valenciano“.
Alegou, para tanto, que é uma socie-dade comercial por quotas, titular da firma, que usa intensamente, “O V…
Lda.”, registada desde 20 de junho de 1990; que, no âmbito do seu objeto social, desenvolveu uma publicação periódica denominada “O Valenciano“, vindo a ser publicado desde o ano de 1954 até à presente data; que a referi-da publicação periódica se encontra inscrita desde 17 de maio de 1973, sob o número 101 817, no Registo das Publicações Periódicas, hoje Unidade de Registos da Entidade Reguladora para a Comunicação Social; que o Réu apresentou junto do I.N.P.I. um pedido de registo nacional de marca mista “O Valenciano“, em 4 de abril de 2009, o qual lhe foi concedido, tendo-lhe sido atribuído o número 453956, para pro-dutos e serviços da classe 16, que são os seguintes: “jornais, revistas e outras publicações”; que a marca nacional
mista nº 453956 “O Valenciano“ do Réu é em tudo igual ao título registado da publicação periódica nº 101 817 da A., destinando-se à mesma categoria de produtos; que o título registado da publicação periódica da A. goza de larga anterioridade em relação à data do pedido de registo da marca do Réu;
que, por isso, a Autora é a única legítima titular do direito de exclusivo ao título de jornal, ao qual cabe também a pro-teção do direito da propriedade inte-lectual, mormente do direito de autor.
2. Regularmente citado, o réu não contestou.
3. Cumprido o estatuído no art. 484º, nº2, do Código de Processo Civil, foi proferida sentença na qual se julgou improcedente a ação com fundamento em caducidade do direito à ação.
4. Inconformado, apelou a autora réu, concluindo as suas alegações nos se-guintes termos:
- A Autora requereu, com a presente ação, a anulação do registo da marca nacional nº 453956 “O Valenciano”, por este registo violar o disposto nos arts.
34º, nº1, a), 239º, nº1, e), ex vi art. 266º, nº1 do C.P.I. e nos arts. 4º, nº1, e 5º, nº,1 do C.DA.D.C.;
- Todos os factos alegados pela Autora, ora Recorrente, foram, nos termos do art. 484º, nº1 do C.PC., dados como provados;
- Contudo, a presente ação foi julgada improcedente, por se entender que o direito à propositura da ação de anula-bilidade já havia caducado;
- Dispõe a referida decisão que, uma vez que não se prevê no C.P.I. qualquer prazo especial para arguição da anula-bilidade do registo de marcas, se deve aplicar subsidiariamente aos presentes autos o disposto no art. 287º, nº1, C.C., que estabelece o prazo de um ano para o exercício do direito de ação;
- A presente ação padece, contudo, de um grave e incompreensível erro jurídico;
- Isto porque, ao contrário do que afirma o Tribunal a quo, está previsto um prazo de arguição da anulabilidade do registo de marcas no Código de Propriedade Industrial, no nº 4 do seu art. 266º!
- Nos termos deste artigo, as ações de anulação devem ser intentada no prazo de 10 anos a contar da data do despa-cho de concessão de registo;
- Assim, a presente ação é totalmente tempestiva, e atenta a falta de con-testação da Ré, deverá ser dada como totalmente provada e procedente, declarando-se a anulação do registo da marca nacional nº 453956.
5. Não foram oferecidas contra-alega-ções.
6. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
marcas
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II. FUNDAMENTAÇÃO.
A. Na sentença recorrida foram con-siderados provados os seguintes factos:
1 - A Autora é uma sociedade comercial por quotas, titular da firma, que usa intensamente, “O V… Lda.”, registada desde 20 de junho de 1990 na Con-servatória do Registo Comercial de Valença.
2 - De acordo com o respetivo objeto social, a A. dedica-se, entre o mais, “à edição e publicações periódicas e não periódicas, com redação, composição e impressão próprias ou alheias, a exploração de estações e estúdios de radiodifusão sonora e de televisão, compreendendo preparação, comer-cialização e difusão de programas no seu âmbito e a prestação de serviços de televisão em circuito fechado e de retransmissão de rádio e televisão, bem como publicidade e marketing”.
3 – No âmbito do seu objeto social, a A.
desenvolveu uma publicação periódica denominada “O Valenciano“, cujas seis últimas edições datadas, respetivamen-te, de 16 de março, 6 de abril, 20 de abril, 4 de maio, 18 de maio e 1 de junho de 2011, juntos de fls. 35 a 41 dos autos, com o objetivo de fornecer exemplares do projeto desenvolvido.
4 - O qual consiste em proporcionar aos habitantes da região de Valença, locais e naturais, informações atualiza-das e pertinentes sobre os principais acontecimentos daquela região do Alto Minho (sociais, culturais, desportivos), mas também disponibilizar artigos de opinião sobre os mais variados temas, como sejam, história, cidadania, políti-ca, religião, etc., e, ainda, proporcionar um espaço dedicado à escrita livre dos leitores.
5 - Apesar de serem características comuns a muitas outras publicações periódicas, a forma como foram desen-volvidas e tratadas no âmbito do jornal
“O Valenciano“ conferiu-lhe uma singu-laridade que teve como consequência o acolhimento e recetividade do público.
6 - Com o decorrer das publicações, o
jornal foi alcançando um número cada vez maior de leitores, tornando-se mais visível e conhecido, para o que contri-buiu também o facto de, presentemen-te, estar em vias de desenvolvimento a produção de uma edição eletrónica, sob o nome de domínio já registado www.
ovalenciano.com, com o propósito de expandir e tornar mais fácil o acesso universal à edição d’O Valenciano.
7 - “O Valenciano“ tem vindo a ser publicado, regularmente e por forma ininterrupta, de há longos anos a esta parte, mais precisamente desde o ano de 1954 até à presente data, o que perfaz um total de 57 anos de tiragens regulares sem quaisquer interrupções.
8 - Por tudo isto, não é de desconsiderar que o título seja conhecido, se não de todos os habitantes do Alto Minho, pelo menos de uma grande maioria deles, até porque se tem mantido em atividade desde o ano de 1954 até à atualidade.
9 - Esta publicação goza de elevada reputação e notoriedade no setor da imprensa regional e é muito estimada pelos seus leitores.
10 - A referida publicação periódica encontra-se inscrita desde 17 de maio de 1973, sob o número 101 817, no Registo das Publicações Periódicas, hoje Unidade de Registos da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, de acordo com o Decreto Regulamentar nº8/99 (alterado pelo Decreto Regula-mentar nº 2/2009).
11 - Aquando daquele registo, em 1973, era proprietário d’ “O Valenciano“ o seu criador, Aníbal, cofundador, em 1990, da sociedade comercial “O V…Lda.”, a quem cedeu oportunamente os direitos sobre o referido título.
12- A Autora é, assim, a proprietária atual do registo referido no número 10.
13 - A A. é a titular exclusiva dos direitos de autor sobre o título registado da publicação periódica “O Valenciano“.
14 - O que lhe confere um direito de exclusivo de uso e fruição do referido título para publicações periódicas.
15 - O Réu apresentou junto do I.N.P.I. um pedido de registo nacional de marca mis-ta “O Valenciano“, em 4 de abril de 2009.
16 - O qual lhe foi concedido por despa-cho do INPI de 17 de dezembro de 2009, tendo-lhe sido atribuído o número 453956, para produtos e serviços da classe 16, que são os seguintes: “jornais, revistas e outras publicações”.
17 - A marca nacional mista nº 453956
“O Valenciano“ do Réu é em tudo igual ao título registado da publicação peri-ódica nº 101 817 da A., destinando-se à mesma categoria de produtos.
18 - Sucede que o título registado da publicação periódica da A. goza de larga anterioridade em relação à data do pedido de registo da marca do Réu.
19 - Por isso, a Autora é a única legítima titular do direito de exclusivo ao título de jornal, ao qual cabe também a pro-teção do direito da propriedade inte-lectual, mormente do direito de autor.
20 - “O Valenciano“ está devidamente inscrito na Entidade Reguladora da Comunicação Social, com o número 101 817, desde 17/05/1973, a favor da Autora.
B. Há que ter presente que:
O objeto dos recursos é balizado pelas conclusões das alegações dos recorren-tes, não podendo este Tribunal conhe-cer de matérias nelas não incluídas, a não ser que sejam de conhecimento oficioso (arts. 684º, nº3 e 690º, nºs 1 e 3, do C. P. Civil);
B. Passemos, então, a conhecer das questões suscitadas pelo apelante, sendo que assume cariz determinante a relativa ao prazo de propositura da presente ação.
No entendimento da sentença recor-rida, uma vez que a ação de anulação dos títulos de propriedade industrial se encontra prevista no artigo 34º do CPI, Capítulo IV, dedicado à “extinção dos direitos de propriedade industrial” e que nele não se contém qualquer prazo para a arguição da anulabilidade, terá de fazer-se uso do prazo de um ano pre-visto no art. 287º, nº1, do Código Civil.
Nesse pressuposto, tendo decorrido o dito ano à data da instauração da presente demanda, concluiu pela
ca-marcas
VIDA JUDICIÁRIA - junho 2012 35ducidade do direito à ação e absolveu o réu do pedido.
Ensina-nos o Prof. Carlos Olavo (“Pro-priedade Industrial”, Almedina) que a marca constitui o primeiro e mais importante dos sinais distintivos do comércio.
Tem por função distinguir produtos ou serviços, identificando a proveniência deles, permitindo ao consumidor recon-duzir determinado produto ou serviço à pessoa que o fornece, ligando-o a determinado agente económico, inde-pendentemente da individualização concreta deste (cf. pags.38 e 39).
E é, também, inquestionável que, como escreve Luís Gonçalves (“Função Distin-tiva da Marca”, Almedina, pag. 25), «a marca tornou-se uma exigência cada vez maior à medida que a economia se caracterizava por uma produção relati-vamente homogénea e estereotipada dos produtos», tornando «indispensável a proteção de sinais de diferenciação».
No que à sua composição concerne, o art. 222º do Código de Propriedade Industrial (DL 36/2003), sob a epígrafe
“Constituição da marca”, estabelece que:
1 - A marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais suscetíveis de representação gráfica, nomeada-mente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da res-petiva embalagem, desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.
2 - A marca pode, igualmente, ser cons-tituída por frases publicitárias para os produtos ou serviços a que respeitem, desde que possuam caráter distintivo, independentemente da proteção que lhe seja reconhecida pelos direitos de autor.
Acerca da temática da “marca” o nosso mais elevado Tribunal, por aresto de 22/04/2004 (Proc. 04B541, itij), decidiu que:
“I - A marca é um sinal destinado a indi-vidualizar produtos ou mercadorias e a permitir a sua diferenciação de outros da mesma espécie.
II - O risco de confusão de marcas há
de ser aferido em função do registo de memorização do consumidor médio dos produtos a que eles se reportam, baseado na afinidade desses mesmos produtos e na semelhança gráfica, figurativa ou fonética dos elementos constituintes das marcas em confronto.
III - As marcas devem ser apreciadas pelo conjunto dos seus elementos, e não, apenas, em relação a alguns deles, já que a imagem de conjunto é a que fica mais retida na memória do consu-midor médio.”
Volvendo ao caso concreto, vem pro-vado, com particular relevância, o seguinte:
- A Autora é uma sociedade comercial por quotas, titular da firma, que usa intensamente, “O V…, Lda.”, registada desde 20 de junho de 1990 na Con-servatória do Registo Comercial de Valença.
- De acordo com o respetivo objeto social, a A. dedica-se, entre o mais, “à edição e publicações periódicas e não periódicas, com redação, composição e impressão próprias ou alheias, a exploração de estações e estúdios de radiodifusão sonora e de televisão, compreendendo preparação, comer-cialização e difusão de programas no seu âmbito e a prestação de serviços de televisão em circuito fechado e de retransmissão de rádio e televisão, bem como publicidade e marketing”.
3 – No âmbito do seu objeto social, a A. desenvolveu uma publicação periódica denominada “O Valenciano, proporcionando aos habitantes da região de Valença, locais e naturais, informações atualizadas e pertinentes sobre os principais acontecimentos daquela região do Alto Minho (sociais, culturais, desportivos), mas também disponibilizar artigos de opinião sobre os mais variados temas, como sejam história, cidadania, política, religião, etc., e, ainda, proporcionar um espaço dedicado à escrita livre dos leitores.
- O Réu apresentou junto do I.N.P.I. um pedido de registo nacional de marca mista “O Valenciano“, em 4 de abril de 2009, que lhe foi concedido por despa-cho do INPI de 17 de dezembro de 2009,
tendo-lhe sido atribuído o número 453956, para produtos e serviços da classe 16, que são os seguintes: “jornais, revistas e outras publicações”.
- A marca nacional mista nº 453956 “O Valenciano“ do Réu é em tudo igual ao título registado da publicação periódica nº 101 817 da A., destinando-se à mes-ma categoria de produtos.
Desta factualidade colhe-se imperiosa-mente que, aos olhos do aludido con-sumidor médio, não resulta qualquer diferenciação entre a marca da autora e a do réu, tanto mais que ambas têm a mesma denominação, a mesma pro-veniência geográfica e versam sobre a mesma categoria de produtos. É caso para dizer que muito raras, senão quase inexistentes, serão as situações de tamanha similitude no âmbito das marcas comerciais.
Se a capacidade diferenciadora é a essência da marca, sem ela inexiste a
“ratio legis” da sua existência, tanto mais que o consumidor facilmente subroga as suas necessidades aquisitivas nos produtos sucedâneos, motivo pelo qual o risco de confusão entre os produtos é premente, uma vez que no mercado estes produtos são concorrenciais, por terem a mesma utilidade e fim (Ac. STJ de 12/3/1991, BMJ n.º 405, pp. 492 e ss).
Ora, no art. 224º do diploma que temos vindo a citar, estabelece-se que o re-gisto confere ao seu titular o direito de propriedade e do exclusivo da marca para os produtos e serviços a que esta se destina, sendo também de especial relevância o que se contém no art. 245º, nos termos do qual a marca registada considera-se imitada ou usurpada por outra, no todo ou em parte, quando, cumulativamente:
a) A marca registada tiver prioridade;
b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins;
c) Tenham tal semelhança gráfica, figu-rativa, fonética ou outra que induza fa-cilmente o consumidor em erro ou con-fusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.
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Por seu turno, o artigo 258º determina que o registo da marca confere ao seu titular o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de usar, no exercício de atividades económicas, qualquer sinal igual, ou semelhante, em produtos ou serviços idênticos ou afins daqueles para os quais a marca foi registada, e que, em consequência da semelhança entre os sinais e da afinidade dos produtos ou serviços, possa causar um risco de confusão, ou associação, no espírito do consumidor.
As considerações tecidas e os normati-vos citados permitem a conclusão – que aliás parece ínsita ao pensamento do Tribunal a quo – de que ocorre causa de anulabilidade da marca do réu por preterição do direito da autora, nos termos do art. 34º.
Porém, como já se enunciou, a decisão em crise considerou que a respetiva ação teria de ser proposta no prazo de um ano, há muito esgotado quando a presente deu entrada no Tribunal Judi-cial de Valença.
Reportando-se, embora, à vigência do DL 16/95, de 24 de janeiro, não perdeu atualidade por não terem ocorrido al-terações materiais, o que, a propósito, escreve, de modo muito linear, o Prof.
Carlos Olavo, na obra citada (pag.82):
«Diz-nos o art. 34º que a declaração de nulidade do registo ou a anulação só podem resultar de decisão judicial, devendo as ações competentes ser in-tentadas, pelo Ministério Público ou por qualquer interessado, contra o titular inscrito do direito.
As ações competentes, no caso de nu-lidade, poderão ser propostas a todo o tempo, e, no caso de anulação, deverão, de acordo com os nºs 5 e 6 do art. 214º, ser propostas dentro do prazo de 10 anos a contar da data do despacho de concessão do registo, salvo se a marca tiver sido registada de má-fé, já que, nessa situação, o direito de pedir a anu-lação da marca não precreve».
O ali referido art. 214º tem hoje corres-pondência no art. 266º, nº4, do Código de Propriedade Industrial, onde se
estabelece que «As ações de anulação devem ser propostas no prazo de 10 anos a contar da data do despacho de concessão do registo, sem prejuízo do direito de pedir a anulação de marca registada de má fé que é imprescritível».
Em conclusão e por tudo, não estava caducado o direito da autora à propo-situra da presente ação, assistindo-lhe razão na pretensão deduzida.
III. DECISÃO
Pelo exposto, acordam os juízes que constituem esta Secção Cível do Tribu-nal da Relação de Guimarães, em julgar totalmente procedente a apelação, revogar a sentença recorrida e anular o registo da Marca Nacional nº 453956,
“O Valenciano”.
Custas pelo apelado.
Guimarães,15.03.2012 Raquel Rego
António Sobrinho Isabel Rocha
COMENTÁRIO:
No âmbito do presente recurso coloca-se a seguinte questão:
- Saber qual o prazo de caducidade para a propositura da ação de anu-lação do registo de marca.
No entendimento da sentença re-corrida terá de fazer-se uso do prazo de um ano previsto no art. 287º, nº1, do Código Civil. Nesse pressuposto, tendo decorrido o dito ano à data da instauração da presente demanda, concluiu pela caducidade do direito à ação e absolveu o réu do pedido.
Segundo o Prof. Carlos Olavo (“Pro-priedade Industrial”, Almedina) a marca constitui o primeiro e mais importante dos sinais distintivos do comércio.
Tem por função distinguir produtos ou serviços, identificando a prove-niência deles, permitindo ao con-sumidor reconduzir determinado produto ou serviço à pessoa que o
fornece, ligando-o a determinado agente económico, independente-mente da individualização concreta deste.
Como escreve Luís Gonçalves (“Fun-ção Distintiva da Marca”, Almedina, pag. 25), «a marca tornou-se uma exigência cada vez maior à medida que a economia se caracterizava por uma produção relativamente ho-mogénea e estereotipada dos pro-dutos», tornando «indispensável a proteção de sinais de diferenciação».
No que à sua composição concerne, o art. 222º do Código de Proprie-dade Industrial (DL 36/2003), sob a epígrafe “Constituição da marca”, estabelece que:
1 - A marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais suscetíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respetiva embalagem, desde
que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.
2 - A marca pode, igualmente, ser constituída por frases publicitárias para os produtos ou serviços a que respeitem, desde que possuam ca-ráter distintivo, independentemente da proteção que lhe seja reconheci-da pelos direitos de autor.
A este respeito, entendeu o STJ que:
“I - A marca é um sinal destinado a individualizar produtos ou mercado-rias e a permitir a sua diferenciação de outros da mesma espécie.
II - O risco de confusão de marcas há de ser aferido em função do registo de memorização do consumidor médio dos produtos a que eles se reportam, baseado na afinidade desses mesmos produtos e na seme-lhança gráfica, figurativa ou fonética dos elementos constituintes das marcas em confronto.
III - As marcas devem ser apreciadas
marcas
VIDA JUDICIÁRIA - junho 2012 37pelo conjunto dos seus elementos, e não, apenas, em relação a alguns deles, já que a imagem de conjunto é a que fica mais retida na memória do consumidor médio.”
No caso em apreço está provado que:
- A Autora é uma sociedade co-mercial por quotas, titular da firma, que usa intensamente, “O V…, Lda.”, registada desde 20 de junho de 1990 na Conservatória do Registo Comercial de Valença.
- De acordo com o respetivo objeto social, a A. dedica-se, entre o mais,
“à edição e publicações periódicas e não periódicas, com redação, composição e impressão próprias ou alheias, a exploração de estações e estúdios de radiodifusão sonora e de televisão, compreendendo
“à edição e publicações periódicas e não periódicas, com redação, composição e impressão próprias ou alheias, a exploração de estações e estúdios de radiodifusão sonora e de televisão, compreendendo