A Marca à Luz da Lei 9.279/96: Aspectos Relevantes

Por certo, são extensos os aspectos e características atribuídos às marcas, em consonância com os ditames consignados na Lei da Propriedade Industrial (Lei 9279/96). Colacionamos, a seguir, de modo objetivo, os principais pontos abordados pela Lei em comento no que tange à proteção dos sinais em estudo.

(I) Registro:

Inicialmente, convém destacar que a propriedade do signo em estudo é adquirido posteriormente ao registro perante a entidade governamental competente para tanto: Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Neste sentido, reza a letra do artigo 129 da Lei 9.279/96.

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

§ 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.

Cumpre assinalar, ab initio, que, no direito moderno, há dois sistemas legislativos de registros. O primeiro sistema denomina-se sistema declarativo, pelo qual o direito resulta do primeiro uso e o registro serve apenas como uma simples presunção de propriedade. Na outra vertente, há sistemas legislativos que se inclinam para a utilização do sistema atributivo, pelo qual apenas o registro concederá ao titular de uma marca todas as prerrogativas previstas em lei, principalmente aquelas cujo conteúdo é a proteção contra a concorrência desleal.

O sistema brasileiro de registro de marcas é considerado, essencialmente, como um sistema atributivo de direito, em contra posição ao sistema norte americano, o qual se insere no sistema declarativo156. Neste diapasão, o direito à propriedade da marca, no Brasil, somente se aperfeiçoa com o registro do sinal pelo INPI, a despeito de alguns poucos juristas ainda elegerem o sistema declarativo, e outros indicarem o sistema misto157, como passíveis de aplicação no sistema marcário vigente.

Dessarte, temos que, em consonância ao dispositivo legal retro transcrito, no Brasil, a propriedade da marca decorre do registro efetivado pelo INPI. Por tal razão, não é demais afirmar que o sistema pátrio de registro marcário caracteriza-se como um verdadeiro

sistema atributivo.

Contudo, em cristalina oposição à assertiva de que o sistema nacional de registro de marca consiste em um sistema atributivo, a Colenda Corte Superior assinalou, em decisão isolada, que “vige no Brasil o sistema declarativo, que prioriza aquele que primeiro fez o uso da marca, constituindo o registro no órgão competente mera presunção, que se aperfeiçoa pelo seu uso”158.

A declaração acima do Superior Tribunal de Justiça emana de litígio, cujo objeto central da contenda residiu em polêmica acerca da possibilidade ou impossibilidade de uso de marca alheia, à luz do princípio da caducidade. A inutilização da marca culminou com a declaração expressa do INPI de “caducidade”. Com efeito, ao Recurso Especial fora dado provimento, pois se considerou caduca marca inutilizada por 5 anos. Aludida decisão, decerto paradigmática, foi embasada, com acerto capital, nos artigos 142, inciso III e 143,

156 _{No sistema Americano, o uso da marca legitima os direitos de seu titular. Não há a necessidade de}

registrá-la perante o USPTO (INPI Americano). No entanto, as autoridades americanas, e aqui, até certo, ponto reconhecendo a eficácia do sistema atributivo, recomendam o registro federal, devido às vantagens que este registro ocasionará ao titular, como: conhecimento do público, presunção legal de titularidade, facilidade para ingressar com ação judicial perante as cortes federais, o uso do registro americano para se ter uma base para registro em outros países. Fonte: USPTO (INPI norte americano). (<http://www.uspto.gov/web/offices/tac/doc/basic/register.htm>). Web Site acessado em 20/11/2008.

157 _{Há autores que entendem que o sistema brasileiro seria misto com predominância do sistema atributivo,}

em decorrência da exceção prevista no parágrafo 1º, do artigo 129. Cf. BARBOSA, Denis Borges. Direito de Precedência ao Registro de Marcas in Usucapião de Patentes e Outros Estudos de Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2006, p. 4; e MORO, Maitê. Direito das Marcas. ob. cit. p. 54.

especialmente porque acertadamente fundamentada.

Não obstante, posicionamo-nos em sentido contrário a um dos fundamentos consignado nesta recente decisão emanada do Tribunal Superior. Mencionada dissonância reside, essencialmente, na afirmação externada pelo STJ de que “vige no Brasil o sistema declarativo”.

Tal asseveração, por certo, merece aprofundada reflexão, pois impropriamente aplicada. Afirmar, de forma peremptória, que impera no Brasil o sistema declarativo representa negar vigência ao artigo 129, da Lei 9279/96. Ministramos, de outra sorte, tese diametralmente oposta àquela externada pela Corte em exame.

Desta sorte, consideramos o sistema brasileiro de registro marcário genuinamente atributivo, comportando, no entanto, exceções mínimas, ao absorver determinados elementos provenientes, originariamente, de um sistema declarativo. Dentre estes poucos elementos de natureza “declarativa”, verdadeiras reservas do sistema atributivo pátrio, podemos citar: (a) o parágrafo primeiro, do artigo 129, que concede o direito de primazia ao registro àqueles que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, já usavam no país, há no mínimo 6 meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim; e (b) os artigos 142, inciso III, e 143, da Lei 9279/96, cujos comandos prescrevem que o titular perderá o direito de propriedade sobre a marca registrada se esta for inutilizada pelo prazo de 5 anos. Esta hipótese última consubstancia efeito declarativo negativo dentro de um sistema macro inserido no sistema atributivo.

Ante este entendimento, é conclusivo assinalar que o sistema brasileiro é, predominantemente, atributivo, com ressalvas procedentes do sistema declarativo. Convém mencionar, outrossim, que o sistema nacional não é misto159, porque apenas admite exceções oriundas do sistema declarativo. Híbrido seria se, proporcionalmente, comportasse institutos provenientes de ambos os sistemas sob investigação. Porém, conforme fartamente ponderado, não é o que ocorre. O sistema atributivo, reitere-se,

159 _{Para Gama Cerqueira, as exceções admitidas ao sistema predominantemente atributivo acabam por tornar}

este sistema um “sistema híbrido”. (Cf. CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. 3ª ed. atual. por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa...op. cit. Vol. II. Tomo II.. Parte III. pp. 83/84).

apenas admite ínfimas exceções provenientes do sistema que lhe faz oposição. Impende-se destacar, neste aspecto, que a tese ora advogada apresenta-se juridicamente pujante, porquanto calcada em doutrina160 e jurisprudência161 majoritárias.

Em que pese, entretanto, a constituição da propriedade sobre determinada marca através do registro conferido pela autoridade competente, é cogente trazer à tona o instituto da marca de fato, instituto este que decorre de construção doutrinária162.

Aqueles signos distintivos, disseminados pelo empresariado, identificados pelo consumidor de uma determinada região, porém não registrados pelo INPI, são reconhecidos como marcas de fato. Tais sinais distinguem-se de outros sinais apostos sobre os mesmos produtos ou serviços pela notoriedade que exercem sobre determinado segmento consumidor. Registre-se, neste particular, que a marca de fato passa a ser reconhecida em decorrência da excelência e credibilidade emprestada ao produto colocado no mercado e não pelo registro conferido pelo INPI. Ademais, vale mencionar que estes tipos de marca têm como área territorial de atuação aquela região (estrita) em que há a recepção por parte do consumidor.

Do exposto, e considerando ser o sistema pátrio um sistema atributivo, as marcas

de fato somente podem ser contrapostas, administrativa e judicialmente, contra marcas do mesmo gênero. Esclareça-se, exemplificativamente: se uma marca de fato aposta sobre um tênis é difundida em Belo Horizonte, naquela região não poderá haver a mesma marca de fato para o mesmo produto. Não há óbice, contudo, de que se verifique a presença da mesma marca (de fato) em outro estado ou região do território nacional, posto que não restará configurado o desvio ou confusão de clientela, elementos estes autorizadores da concorrência desleal, como corolário da atuação em mercados consumidores distintos.

160 _{Ver também: SOARES, José Carlos Tinoco. Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos. op. cit. pp.}

213/214; STRENGER, Irineu. Marcas e Patentes. 2ª ed. São Paulo: Ed. LTr. 2004, p. 44; NETO, Abílio; CORREIA, Miguel J.A. Pupo. Propriedade Industrial – Legislação Anotada. Lisboa: Ed, Petrony. 1982, pp. 70-72.

161 _{Neste sentido, ver: (a) TRF2, Apelação Cível n.º AC 422866 RJ, 1ª Turma Especializada, rel. Juiz Federal}

Aluísio Gonçalves de Castro Mendes ; (b) TRF2, Apelação Cível n.º 301083, 1ª Turma Especializada, rel. Juíza Federal Márcia Helena Nunes, 27 de julho de 2005; (c) TJSC, Apelação Cível n.º 69426 SC, 2ª Câmara de Direito Comercial, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, 06 de março de 2003; (d) TJSP, Apelação Cível, 4ª Turma de Direito Privado, rel. Des. Barbosa Pereira, 11 de março de 1999.

registradas, estas últimas amplamente salvaguardadas pelo sistema legal marcário brasileiro. Saliente-se, pois, que as marcas de fato somente podem ser evocadas sob o manto do parágrafo 1º, do artigo 129, para efeitos de preferência quanto ao registro. Ante este mandamento legal, o usuário de boa-fé que explorava a marca, há pelo menos 6 meses, tem direito de precedência no registro. Depreende-se deste dispositivo que o usuário de boa-fé não terá a prerrogativa de continuar se utilizando a marca (de fato) sem registro. Ele deverá apresentar o pedido para registrar sua marca, até então “de fato”, ao INPI. Ademais, necessitará apresentar este pedido no prazo, improrrogável, de 60 dias subseqüentes à publicação do pedido da marca concorrente, que é o prazo assinalado em lei para oposições (art. 158 da Lei 9.279/96)163.

Portanto, se o usuário de boa-fé nada fizer, ou seja, não se opuser em 60 dias como prescreve a lei, perderá o direito de se utilizar daquela marca, cujo registro será concedido ao peticionário concorrente posterior. Assim sendo, o proprietário da marca registrada pode se insurgir contra o titular da mesma marca, mas de fato, aposta no mesmo produto ou serviço (princípio da especificidade), por este estar se utilizando do sinal registrado, ainda que o titular da marca registrada não venda, nem intencione comercializar, seus produtos na mesma região em que o titular da marca de fato desenvolva suas atividades há muitos anos.

Reitere-se, por fim, que o registro marcário tem âmbito nacional, ainda que a marca não seja disseminada em todas as regiões do país. Com efeito, no Brasil, vigora o princípio

da anterioridade, uma das diretrizes basilares do direito marcário nacional e internacional. Por este princípio, se houver conflito entre marcas similares representando produtos ou servicos congêneres, encontrará abrigo legal aquele sinal que houver sido registrado em um primeiro momento.

Afirmamos que o aludido princípio é uma das diretrizes basilares também do direito marcário internacional, porque este princípio é rigidamente observado até mesmo por aqueles países que aderiram o Protocolo de Madri, sistema internacional de marcas,

14/05/1996). São Paulo. Saraiva. 1996. pp. 29-34.

163 _{Estatui o artigo 158, caput, da Lei 9.279/96, verbis: “Protocolizado, o pedido será publicado para}

através do qual o registro realizado no escritório de marcas de um dos países membros estende-se para os demais países integrantes do Protocolo. Portanto, na hipótese de um empresário registrar sua marca, isoladamente, em qualquer país (independemente se este país adote ou não o sistema internacional de registro), a proteção de seu sinal deverá ser rigorosamente observada no território em que obteve o registro, à luz do princípio da

anterioridade.

A propósito da importância internacional do princípio da anterioridade, merece destaque caso paradigmático que ora se apresenta. A empresa brasileira titular da marca de cachaça “51” procedeu ao registro de sua marca nos seguintes países: Portugal, Espanha, Reino Unido e Dinamarca. Em momento posterior, outra empresa brasileira decidiu registrar a marca de cachaça “61 Nossa Alegria” na União Europeia, através do sistema regional de marcas (marca comunitária europeia) . O Instituto de Harmonização do Mercado Interno (IHMI), órgão europeu responsável pela outorga de registro de marcas no âmbito da União Europeia (registro regional), concedeu o registro da marca “61” para que a empresa titular brasileira (concorrente direta da empresa que comercializava a cachaça “51”) a utilizasse em toda a Uniao Europeia. Diante deste cenário, e sentindo-se lesada, a empresa que detém o registro da marca “51” recorreu ao Tribunal Geral da União Europeia, obtendo, assim, a decretação de nulidade do registro da marca “61 Nossa

Alegria”.

Em síntese, o Tribunal Europeu posicionou-se no sentido de que a empresa titular da marca “51” havia registrado aquela marca em um primeiro momento, inclusive em países que são partes integrantes da União Europeia (princípio da anterioridade). Aliado ao princípio da anterioridade, o Tribunal Europeu ministrou a tese seguinte: a empresa titular da marca “61” imitou a marca “51”, o que poderia induzir o consumidor em erro ou mesmo confundi-lo, gerando a chamada “concorrência desleal”. O Tribunal avaliou a

confusão (na modalidade imitação, e não contrafação) com amparo nos seguintes elementos: (i) visual: “51” e “61” são visualmente semelhantes; (ii) sonoro/fonético: tanto nas línguas portuguesa, espanhola e inglesa, as sonoridades destes dois números são semelhantes; e (iii) conceitual: ambas as marcas traduzem o mesmo conceito (representam o mesmo produto).164

164 _{Disponível em <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi}

(II) Classificação das Marcas:

Em síntese, a Lei 9.279/96, em seu artigo 123, prevê as seguintes marcas, com as respectivas funções:

(a) Marca de Produto – são as marcas utilizadas para distinguir produtos de

outros idênticos, semelhantes ou afins;

(b) Marca de Serviço165 – são os sinais utilizados para distinguir serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins166.

(c) Marca de Certificação – tem o escopo de atestar a conformidade de um

produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada167.

(d) Marca Coletiva – é sinal que tem por objetivo a identificação de

produtos ou serviços provenientes de membros de um determinado grupo ou entidade.

=ALLTYP&numaff=&ddatefs=3&mdatefs=9&ydatefs=2010&ddatefe=10&mdatefe=9&ydatefe=2010&nom usuel=&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher> Acesso em 30 de julho de 2010.

165 _{Conforme entendimento corroborado pelo prof. Newton Silveira, esta foi uma categoria nova introduzida}

pela legislação marcária vigente, reconhecendo que se as marcas representativas dos produtos são avaliadas positiva ou negativamente pelo público em decorrência de sua qualidade, os serviços também deverão o ser, por meio de sua marca, ainda que o serviço seja delegado a terceiros. (cf SILVEIRA, Newton. A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial (Lei 9279 de 14/05/1996). ob. cit..p. 25).

166 _{“Nem todos os países reconhecem a existência da marca de serviço, já prevista no art. 6º da Convenção de}

Paris (na França foi reconhecida, pela primeira vez, na lei 31/12/1964)” (cf. LOUREIRO, Luiz Guilherme de A.V. A Lei de Propriedade Industrial Comentada. ob. cit. p. 235).

167 _{No Brasil, a marca de certificação de maior procura é a marca “ISO”, que corresponde à sigla de}

organização internacional de normalização que congrega mais de 20 países no mundo. Vem do grego IGUALDADE. O que se espera é que os países sigam as mesmas normas para facilitar o comercio e relacionamento entre eles. No Brasil a ISO é representada pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. O ISO 9001 representa o conjunto de requisitos que tem como objetivo orientar as empresas no sistema de gestão da qualidade, com o objetivo de satisfazer os clientes, busca a melhoria continua e assegurar a competitividade de empresa.

Muito embora ainda não tenha tido recepção pelo ordenamento jurídico pátrio, trazemos à baila nova espécie de marca utilizada, com recorrência, na Europa e, principalmente, nos Estados Unidos, país do qual se originou.

Este novo conceito é conhecido como Marques de Maison (“marca de casa”) e tem a finalidade de representar não somente um produto, porém a empresa que o produziu168. Com efeito, a empresa tem a prerrogativa de depositar uma espécie de “marca guarda- chuva” para identificá-la como empresa detentora da titularidade da marca de uma vasta gama de produtos distintos (titular da universalidade dos produtos), sem prejuízo do registro de seus produtos ou serviços devidamente protegidos nas classes ou ramos de atividades específicos a eles correspondentes.

(III) Formas de Apresentação:

As marcas dispõem de inúmeras formas de apresentação. Importa aclarar, de acordo com a lei brasileira, que não se pode proteger sinais que não sejam visualmente perceptíveis. O som, ou ainda um aroma, não encontram respaldo na legislação marcária nacional. Configuram-se como principais características de cada forma169:

(a) Marca Nominativa – consiste no sinal constituído apenas por palavras, ou combinação de letras e/ou algarismos, sem apresentação fantasiosa;

(b) Marca Mista – consiste no sinal que combina elementos nominativos e figurativos;

(c) Marca Figurativa – consiste no sinal constituído por desenho, imagem, formas fantasiosas em geral;

168 _{Cf. LOUREIRO, Luiz Guilherme de A.V. A Lei de Propriedade Industrial Comentada. ob. cit. p. 237.} 169 _{Classificação das formas marcárias extraída diretamente do sítio oficial do INPI.}

<http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/marca/marca/oculto/dirma_oqueemarca4>. Acessado em 10/11/2008.

plástica distintiva e necessariamente incomum do produto, dissociada de efeito técnico.

(IV) Vigência:

De acordo com o artigo 133 da Lei 9.279/76, o registro da marca terá validade pelo período de 10 anos, a contar da data da concessão expedida pelo INPI. O direito à marca, ao contrário do que ocorre com a patente, é inexaurível, obviamente se atendidas todas as exigências legais e nenhuma infração for cometida ao ordenamento jurídico brasileiro.

A lei prescreve, igualmente, que a renovação ocorrerá por períodos sucessivos, devendo o titular, contudo, se atentar para as formalidades legais para que não seja subtraído da marca que sempre se utilizara170.

Vale lembrar, conforme dicção do artigo 143 da Lei em referência, que a abstenção quanto à utilização da marca registrada dará ensejo à caducidade do registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos cinco anos da sua concessão, na data do requerimento, forem verificados os eventos seguintes: (a) o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou (b) o uso da marca tiver sido interrompido por mais de cinco anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

170 _{Neste sentido, o titular deverá se ater à burocracia legal de, conforme prescrito no parágrafo 1º, do art.}

133, da Lei 9279/96, formular o pedido durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva contribuição. Impende-se registrar, outrossim, que se o titular deixar de pedir a prorrogação nos 6 meses subseqüentes à expiração da validade, perderá ele o direito à prorrogação, devendo fazer novo registro e passar por todo o tramite burocrático e moroso perpetuado pelo INPI.

Sobre a caducidade, impõe-se registrar as lições ministradas por Pouillet171, ao discorrer acerca da função social da marca. Neste sentido, Pouillet condena o monopólio sobre um sinal que não venha a ser utilizado. Este ato, por si só, atenta contra sua função social. Ademais, o contínuo ato omissivo encetado pelo titular do registro não deve dar azo à afirmação de que o emprego efetivo do sinal nos produtos fabricados pelo concorrente consistiria em flagrante lesão ao direito marcário. Portanto, não há que se falar em proteção jurídica a um sinal ocioso que nenhuma função possua, a não ser vagar no mundo jurídico desprovido de qualquer eficácia sócio-econômica.

Conforme magistério de Rubens Requião172, “a caducidade por desuso será ilidida caso se prove que a falta de uso decorreu de impedimento legítimo”. Esta afirmação resulta do parágrafo 1º, inciso II, do artigo 143 da Lei 9.279/96, que preceitua, textualmente: “Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas”. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispostivo em estudo, mostrou-se ríspido em relação à compreensão que deve ser dirigida ao termo “razões legítimas”173. Desta sorte, de acordo com o pretório, as causas pelas quais o titular tenha deixado de utilizar sua marca devem ser fundadas em argumentos sólidos e persuasivos extraídos da realidade concreta