Requisitos Essenciais

A Lei 9.279/96, através da combinação dos dispositivos 122 e 124, exige que a marca preencha requisitos judiciosos para que lhe seja concedido o registro competente. Estes requisitos são considerados pela doutrina dominante como vitais para que o criador de determinado signo logre êxito quando do encaminhamento do pedido de registro ao órgão público competente.

Preliminarmente, cumpre mencionar o princípio da territorialidade o qual é compreendido como o limite precursor do direito de marcas70. Assim, reza o artigo 129 da Lei 9.279/96:

A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas

e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148. (grifou-se)

Portanto, os efeitos jurídicos irradiados e a proteção jurídica conferida pelo registro da marca, via de regra, têm abrangência estritamente nacional.

Tem-se debatido sobre as vantangens e desvantagens de o Brasil aderir ao

Protocolo de Madri71. Até o ano de 2010, aproximadamente, 80 países aderiram este

houve uma intensa flexibilização do direito de propriedade que pode ser verificada sob três diferentes prismas, conforme mencionado por Eros Roberto Grau, se referindo à J. P. Gilli.69 Assim, temos que uma parte da propriedade foi (i) amputada, conforme se pode facilmente depreender na legislação sobre minas, energia hidráulica, sobre a distribuição de energia elétrica e de circulação de aeronaves (espaço aéreo); outra parte foi (ii) condicionada, pela legislação urbanística; e o terceiro prisma, e aqui consumando a tese de total flexibilização da propriedade, repousa na (iii) violabilidade da propriedade privada pelo Estado, principalmente no que se refere às desapropriações em prol do interesse público. (Cf. GRAU, Eros Roberto, Função Social da Propriedade. Enciclopédia do Direito. Vol. 39. São Paulo: Saraiva, 1979. p. 17).

70 _{Gérard Dasssa. L’élargissement de la protection des marques – em droit français, allemand et}

international. Paris: Litec, 1976. p.1 Apud MORO, Maitê. Direito das Marcas. ob. cit. p. 63.

71 _{Cf. REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. 25ª ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2003. vol. 1. p.}

acordo internacional. Os principais foram: Estados Unidos, Itália, Alemanha, França, países do Reino Unido, Espanha, Portugal, dentre outros países da Europa, China e Japão. Este acordo corresponde a um tratado internacional para registro de marcas. Foi criado em 1989, mas sua entrada em vigor deu-se em 1996. Por esta sistemática de centralização registrária, o titular de uma marca não é mais obrigado a registrar seu sinal em cada um dos países para os quais exporta seus produtos ou serviços. O registro em apenas um dos países signatários basta para que a marca registrada no país de origem, como decorrência automática, seja protegida em todos os demais países signatários, sem que, para isto, o titular tenha de proceder ao registro em cada país separadamente.

A despeito das pressões externas, o Brasil não figura como signatário deste ajuste internacional, mantendo-se fiel ao tradicional princípio da territorialidade, cujo registro confere ao titular a proteção exclusiva de sua marca tão-somente em todo o território nacional.

Para aqueles que defendem o ingresso do Brasil neste tratado, este procedimento traria os seguintes benefícios: (i) diminuição da burocracia; (ii) redução de custos72; (iii) aumento de exportações de pequenas e médias empresas (que não costumam registrar suas marcas no exterior)73; (iv) aumento do alcance do registro marcário; (v) desnecessidade de pagar honorários de agentes e advogados, taxas de tradução, consularização, envio de documentos, registros locais etc.

72 _{Para José Graça Aranha, diretor da Divisão de Informação e Promoção do Setor de Marcas, Desenhos}

Industriais e Indicações Geográficas da Ompi, o sistema de Madri possibilita uma economia de mais de 90% nos custos de registro de marcas. Para o dirigente, o valor pago para o registro de uma marca em cerca de 50 países varia entre US$ 80 mil e US$ 100 mil, ao passo que, por intermédio do Protocolo de Madri, esse valor não alcançaria o montante de US$ 7,5 mil. Ainda segundo Aranha, as marcas brasileiras deixam de ser registradas no exterior por causa dos elevados custos do procedimento de registro. Na mesma medida, o quadrinista Maurício de Sousa, criador da Turma da Mônica, também defende o ingresso do Brasil ao Protocolo. Para o artista e empresário titular de uma das marcas mais famosas do Brasil, gasta-se “3% do faturamento só para garantir nossas marcas e nossos direitos em outros países”. Produtos com a chancela da Turma da Mônica – como revistas, jornais e desenhos, entre outros – já são exportados para cerca de 30 países. Segundo Maurício de Sousa, muitas vezes “evitamos investir mais no exterior por causa dos altos custos gerados com a proteção legal. Via Protocolo de Madri, exportaríamos três vezes mais que hoje utilizando a mesma fatia do faturamento”. (Cf. HAIDAR, Rodrigo. Estrutura do INPI é obstáculo para adesão ao Protocolo de Madri. Artigo Jurídico publicado na revista Update, da Câmara Americana de Comércio. Disponível em <http://www.conjur.com.br/2005-jun-05/estrutura_inpi_obstaculo_adesao_brasil>. Acesso em 11 jun. 2010.)

73 _{Empresas do porte de O Boticário, Natura e Suzano são algumas das que fazem parte do movimento para}

que o Brasil se insira no Protocolo de Madri. (Cf. HAIDAR, Rodrigo. Estrutura do INPI é obstáculo para adesão ao Protocolo de Madri....op. cit)

Assim defente o presidente do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) de 2010, Jorge Ávila, que assegura que "se o Brasil aderisse hoje ao Protocolo de Madri, os empresários brasileiros poderiam aproveitar imediatamente as vantagens do tratado que permite o depósito internacional das marcas de forma simples, ágil e mais barata”. Ainda de acordo com Ávila, “o Instituto já está preparado para atuar com o protocolo, tanto em termos técnicos quanto depessoal”74.

Segundo melhor doutrina de Paulo Borba Casella75, não há que se falar em inconstitucionalidade do eventual ingresso do Brasil no referido Protocolo internacional. Para o professor titular de Direito Internacional Público da Universidade de São Paulo, tudo é uma “questão de adaptação do contexto do nosso ordenamento e da organização do sistema de registro aplicado no Brasil, para linha consentânea com a prática internacional”. Portanto, para o internacionalista apenas deve haver “ajustes de forma de de fundo em relação ao regime vigente para a lei e prática brasileiras”. Assim, o Brasil não pode permanecer destacado do mundo. O país não pode se posicionar na contramão do sistema internacional vigente, sempre se preservando, contudo, “as garantias da ordem pública e os fundamentos do sistema político e jurídico nacional”. Até porque é uma via de duas mãos, onde os benefícios que são dados aos estrangeiros no Brasil, na mesma medida são dados aos nacionais em território estrangeiro, porquanto “a reciprocidade é princípio básico do direito internacional”. Por fim, arremata Casella:

Não vejo incostitucionalidade, vejo alguns ajustes de forma a serem implementados. E estes têm antes natureza operacional que relativos ao conteúdo e princípios do ordenamento e terão de ser vistos não somente em função da comodiade e da praxe do INPI, mas em relação ao interesse público brasileiro, como um todo, no seu sentido mais amplo e mais relevante. Podem não ser tais mudanças operacionais e ajustes imediata e incondicionalmente passíveis de aceitação e implementação, no ordenamento jurídico brasileiro vigente, mas isso não lhes pode acarretar a pecha da inconstitucionalidade.76

74 _{Disponível em <http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-esta-pronto-para-atuar-com-o-protocolo-de-madri-}

anuncia-avila> Acesso em 10 jun. 2010.

75 _{CASELLA, Paulo Borba. Registro Internacional de Marcas, o Brasil e o Protocolo de Madri. in}

CARVALHO, Patrícia Luciane (coord.). Propriedade Intelectual. 2ª ed. Curitiba: Juruá, 2008. v. 2. pp. 83- 119.

De outra parte, conforme entendimento dominante da doutrina majoritária, rechaça- se o ingresso do Brasil neste sistema internacional de registro de marca, com arrimo nos seguintes argumentos: (i) princípio da isonomia. Este protocolo ofende o princípio da

isonomia (mesmo tratamento conferido a nacionais e estrangeiros). Isto porque, pelo

Protocolo de Madrid, o escritório de registro (no caso INPI) tem 18 meses para conceder o registro da marca. O INPI tem concedido o registro, para os nacionais, em aproximadamente 30 meses. Ademais, os estrangeiros, via Protocolo de Madri, dispenderiam custo menor do que os nacionais, para registrar suas marcas no Brasil77. Portanto, haveria uma diferença de tratamentos entre os nacionais e os estrangeiros, onde os estrangeiros seriam beneficiados; (ii) idioma. Pelo citado registro internacional, o registro deverá ser feito em um único idioma (inglês, francês etc), não podendo ser feito em português, o idioma oficial praticado no Brasil; (iii) proibição de marcas de defesa pela Lei Marcária Brasileira. O registro internacional daria azo ao surgimento das chamadas marcas de defesa. Vale lembrar que, no Brasil, pela sistemática da Lei de Propriedade Industrial (art. 128), só são registradas aquelas marcas para atividades lícitas e que estejam sendo efetivamente utilizadas. É defeso, portanto, o registro de marca apenas para impedir que terceiro dela se utilize. Este mecanismo, extraído do aludido sistema internacional, é, pois, ilegal, porquanto fere o art. 128 da LPI; e inconstitucional, porque fere o princípio da livre concorrência previsto no artigo 170, inciso IV, da Constituição Federal vigente. (iv) procurador. Pelo Protocolo de Madrid, não se faz necessária a constituição de procurador em outro país. A partir do momento em que se registra a marca em um pais signatário, automaticamente este registro será estendido para os demais países signatários. Esta disposição colide com a lei nacional, pois que, pela lei Brasileira, é imprescindível a constituição de procurador no Brasil para receber citações e responder ações judiciais. Vale lembrar que, pelo Protocolo de Madrid, as ações judiciais deverão ser propostas em cada país signatário de forma autônoma e independente.

Registre-se, nesta senda, melhor doutrina do exímio constitucionalista, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal e ex-Ministro da Justiça, Célio Borja:

77 _{Conforme pondera Gustavo Leonardos, ex-presidente da ABPI (Associação Brasileira de Propriedade}

Intelectual), há algumas notas inseridas no Protocolo que violam frontalmente a Carta Política Brasileira. Exemplificativamente, ele faz alusão à lesão ao princípio magno da isonomia, posto que os registros concedidos pelo Sistema de Madri custariam aproximadamente cinco vezes mais que o valor dos registros concedidos internamente aos nacionais. Para o especialista em propriedade intelectual, “trata-se de outra situação em que se dariam vantagens às marcas internacionais em detrimento das empresas brasileiras”. (Cf. HAIDAR, Rodrigo. Estrutura do INPI é obstáculo para adesão ao Protocolo de Madri....op. cit)

(...) Convém sublinhar as razões de oportunidade e conveniência que

desaconselham, presentemente, a adesão ao Protocolo de Madrid: a) a posição

de desvantagem do registro nacional e das marcas nele depositadas ou

registradas, em face do registro internacional, devido a custos, procedimentos e prazos; b) a vulnerabilidade dos titulares das marcas do registro nacional, em

face da concessão do registro internacional sem o exame de prioridades e anterioridades e da preclusão pro judicato do direito de recusa; c) a menor eficácia, no Brasil, dos meios judiciais de defesa e de composição do dano; d)

o reduzido interesse dos titulares brasileiros pelo registro internacional de suas

marcas" 78 _(grifou-se)

Wilson Silveira79, por igual, sinaliza para a absoluta inconveniência e afronta às leis brasileiras, no evento de o Brasil tornar-se parte signatária do citado Protocolo. De acordo com o especialista em direito marcário, o Protocolo de Madri, confere aos estrangeiros mais direitos, em território nacional, do que aqueles concedidos aos nacionais. Adicionalmente, afirma que, no evento de o INPI não proferir decisão em determinado prazo, o pedido de registro estrangeiro será automaticamente convertido em registro marcário, a despeito da necessária ausência de análise, como ocorre nos registros nacionais. Por fim, em tom notadamente crítico, o jurista assinala que o INPI não possui estrutura suficiente para dar funcionamento às diretrizes impostas pelo protocolo, principalmente em decorrência da absoluta ausência de funcionários, os quais, há longo tempo, não têm sequer condições de dar prosseguimento aos processos nacionais então recebidos pelo escritório brasileiro de registro marcário. Desta feita, os processos estrangeiros seriam deferidos antes mesmo que os processos nacionais, não pela celeridade da análise, mas pelo decurso automático do prazo assinalado pelo tratado internacional em comento.

A Comissão de Propriedade Industrial e Pirataria da Ordem do Advogados do Brasil – Seccional Rio de Janeiro, na mesma esteira, se manifestou contra a adesão do Brasil ao Protocolo de Madrid, externando o seguinte parecer a seguir reproduzido:

78 _{BORJA. Célio de Oliveira. Parecer - Protocolo de Madri. São Paulo: Revista da ABPI. Edição n. 59.}

jul/ago de 2002. Disponível em

<http://www.abpi.org.br/materiais/textospublicos/ParecerProtocolodeMadri.pdf>Acesso em 10 jun. 2010.

79 _{Cf. SILVEIRA, Wilson. Parecer. São Paulo: Revista ABPI, Edição n. 75. Março/Abril 2005. Disponível}

Marcas de defesa, depositadas/registradas com o único propósito de evitar o seu registro em favor de terceiros (no caso, as empresas brasileiras), em detrimento do princípio constitucional da livre concorrência, sem que o seu titular tenha efetivo interesse na respectiva utilização no Brasil. Com isso, o empresariado brasileiro estará impedido de obter determinadas marcas que, de outro modo, poderiam ser registradas no Brasil em nome de empresas nacionais. Em outras palavras, o Protocolo ampliará exponencialmente a chance de colisão entre pedidos de registros nacionais e marcas internacionais que não se pretende utilizar no Brasil, além de comprometer a eficiência do exame dos pedidos de registros pelo INPI, que se verá às voltas com este expressivo volume adicional DEVIDO PROCESSO LEGAL – Quando de pedidos de proteção das marcas de reserva, uma marca for publicada e ninguém oferecer oposição a ela pelo prazo máximo de sete meses, será concedida automaticamente. Tal preceito fere frontalmente o direito de contraditório, pois o prazo previsto no art. 5º do Protocolo não é suficiente para a manifestação daqueles que se julgarem prejudicados, dada a amplitude do acordo, que atualmente conta 78 signatários.80

Apresentada a espinhosa discussão em torno do Protocolo de Madrid, do qual, repise-se, o Brasil não é signatário, cumpre assinalar que a única exceção que se faz ao

princípio da territorialidade, nos moldes propostos pelo ordenamento pátrio, ocorre quando do registro de marca notoriamente reconhecida. Com efeito, com fulcro no artigo 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Intelectual81, evocado pelo artigo 126 da Lei do INPI82, a “marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil”.

80 _{MONTANÉS, Maria Isabel. Protocolo de Madrid – Vantagens e Desvantagens para o Brasil. Revista}

Jurídica Consulex nº 297. Disponível em <http://profbadaro.blogspot.com/2010/05/protocolo-de-madri- vantagens-e.html> Acesso em 09 jun. 2010.

81 _{A Convenção de Paris é o primeiro acordo internacional relativo à Propriedade Intelectual, assinado em}

1883 em Paris, para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP), continua em vigor em sua versão de Estocolmo, inclusive por força do Acordo TRIPs. O Brasil ratificou e internalizou ao ordenamento jurídico pátrio a Convenção retro mencioanda através da edição do Decreto n.º 19.056, de 31/12/1929, publicado em 10/05/1930.Assim, reza o art. 6 bis da CUP: “(1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta....”

82 _{Cf. Art. 126 – “A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da}

Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.§ 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço. § 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida”.

notoriamente reconhecida, repousa na blindagem contra a pirataria sob a qual devem se guarnecer os países tratadistas. Como conseqüência deste revestimento, aumenta-se o estímulo à expansão comercial e à exportação de produtos que são marcantemente reconhecidos pelo consumidor no país em que se operou o registro inaugural. Portanto, no evento de o empresário, que envidou grandes esforços para criar e estabelecer marca de reconhecimento considerável em território estrangeiro, decidir pela introdução e disseminação de seus negócios no mercado nacional, poderá fazê-lo, ainda que, em princípio, a sua marca tenha sido registrada no INPI por terceiro. Comprovada a

notoriedade da marca, a lei faculta ao empresário a prerrogativa de pleitear a nulidade do registro marcário obtido por terceiro, reivindicando para si o registro da marca (inauguralmente registrada em território estrangeiro) no Brasil.

A jurisprudência nacional tem se rendido à força da marca notória. Com efeito, há julgados se pronunciando favoravelmente à proteção da marca notória, muito embora este sinal especial ainda não esteja registrado no órgão administrativo competente (INPI).

Em caso apreciado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a corte estadual, por unanimidade, avalizou medida liminar deferida pelo juízo de primeira instância83. No citado caso, a “Mattel do Brasil S/A” ingressou com medida cautelar de busca e apreensão em face de terceiro, com o escopo de obstar a continudade da comercialização dos bonecos e de todos os produtos da famosa marca internacional “MAX STEEL” e, por via de conseqüência, estancar a produção de todo e qualquer material que reproduzisse sinais indentificadores do herói infantil internacionalmente conhecido no segmento de aventura. Isto porque a empresa ré procedia à contínua comercialização de artigos produzidos em exploração do personagem, sem pagar qualquer contraprestação (royalties) por esta utilização indevida, o que, para o Tribunal, representava enriquecimento ilícito e ameaça ao público consumidor, provável vítima do risco oriundo dos produtos contrafeitos.

A referida liminar foi obtida em primeira instância. Contudo, o contrafator

83 _{Recurso de Agravo de Instrumento n.º 287.363-4/5. Terceira Câmara de Direito Privado. TJSP. Rel. Des.}

Ênio Santarelli Zuliani. Julg. em 01 jun. 2003.

insurgiu-se contra a decisão, argüindo que a “Mattel do Brasil” era parte ilegítima, porque lhe faltava o requisito da titularidade da marca ou o rgistro no INPI, com amparo no artigo 127 da Lei 9279/96. A despeito da repulsa do contrafator, a liminar concedida em primeira instância foi ratificada pelo Tribunal.

Neste particular, segundo acórdão proferido pelo Rel. Des . Ênio Santarelli Zuliani, ainda que não tenha havido pronunciamento do órgão administrativo competente (INPI), concedendo-se a titularidade da marca mundialmente consagrada ao autor da ação, esta situação “não retira da sociedade constituída para expandir o lucro imposto pela fama e sucesso do produto inédito, a legitimidade, o intersse e o poder de reinvidicar defesa contra a pirataria que prejudica o titular da marca e o consumidor”. Ainda segundo o eminente Desembargador, “basta consultar o artigo 126 da Lei 9279, de 1996, para se ter certeza de que a defesa do que é notório não poderia ficar à mercê do efeito deletério da demora na conclusão dos registros”. E conclui com pragmatismo84:

Portanto, independente de estar aprovado o registro no Brasil, da marca notória e de paternidade da sócia controladora da autora, poderá o Estado-Juiz expedir comandos moralizadores da prática comercial, apreendendo objetos

contrafeitos e alardeando comandos de abstinência de atividades predatórias,

para que o comércio não sofra agressões da competitividade desleal

inexplicável, como essa de produzir objetos, sem pagamento de comissões pela licença que corretamente deveria ser contratada de forma onerosa. Não é

somente a titular da marca que sofre com essa prática que poderá ser qualificada de ilícita na sentença final; o consumidor, não esclarecido da

origem espúria do produto, poderá sofrer danos com a provável falta de qualidade, uma conclusão que se toma por faltar inspeção ou controle de

autoridades de vigilância sanitária e de segurança pública.