Da comparação dos entendimentos adotados pelo Tribunal de Justiça de Santa

Princípio da Anterioridade diante da colidência entre nome empresarial e marca

Analisando detidamente as jurisprudências colhidas do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, as quais tratam acerca do colidência entre nome empresarial e marca, sendo aquele registrado anteriormente na Junta Comercial e esta posteriormente no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, observa-se que 66,66% dos acórdãos privilegiaram a tutela do nome empresarial anteriormente registrado na Junta Comercial, enquanto que 33,33% dos julgados deferiram o privilégio de uso exclusivo à marca posteriormente registrada na autarquia competente. Com base nestes dados, foi confeccionada a seguinte representação gráfica:

Gráfico 1 – Decisões emanadas pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, com relação à colidência entre nome empresarial e marca, nos moldes do problema apresentado

Fonte: elaboração da autora, 2015.

66,66% 33,33%

Tribunal de Justiça de Santa Catarina

Nome Empresarial Marca

A partir da pesquisa realizada, colhem-se acórdãos datados desde 1999 até 2014, sendo que 66,66% destes privilegiaram o nome empresarial em detrimento da marca, valendo- se para tanto da vedação prevista no artigo 124, V, da Lei de Propriedade Industrial, do disposto no artigo 5º, XXIX, da Constituição Federal (BRASIL, 1988) e do Princípio da Anterioridade, predominante na maioria das decisões do tribunal.

Alguns dos julgados ainda mencionam a proteção internacional do nome empresarial prevista pelo artigo 8º da Convenção da União de Paris (1883), que permite a priorização do nome empresarial registrado anteriormente, não obstante o âmbito de proteção estadual previsto no Código Civil (BRASIL, 2002).

Discorrem, em suma, com base na fundamentação supracitada, que diante da colidência entre nome empresarial e marca, a solução da controvérsia parte da análise da anterioridade do registro, independente do órgão em que este tenha se efetivado, no Instituto da Propriedade Industrial, no caso da marca, ou na Junta Comercial, no caso do nome empresarial.

Por sua vez, extrai-se que 33,33% das jurisprudências colhidas da base de dados do referido pretório entendem que a proteção do nome empresarial é restrita ao âmbito estadual, consoante o parágrafo único do artigo 1.166 do Código Civil (BRASIL, 2002), sendo que se pretendida a proteção em âmbito nacional, faz-se necessário o registro do nome empresarial nas demais Juntas Comerciais da federação, devido à territorialidade da proteção do nome empresarial.

Para estes, ao contrário do que ocorre com o nome, a marca possui proteção em todo o território nacional, ainda que explorada apenas em determinada região, de modo que se devidamente registrada possui prioridade sobre nome empresarial, mesmo que este tenha sido registrado em momento anterior.

A territorialidade das marcas e dos nomes empresariais, neste caso, é analisada conforme o disposto pelo princípio da territorialidade no âmbito dos mencionados sinais distintivos, conforme examinado em item próprio do capítulo referente ao nome empresarial.

Gráfico 2 - Comparativo entre os entendimentos adotados pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina com relação à colidência entre marca e nome empresarial, nos moldes do problema de pesquisa apresentado.

Fonte: elaboração da autora, 2015.

Já no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a totalidade das jurisprudências analisadas através dos critérios de pesquisa utilizados prioriza a marca registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial em detrimento do nome empresarial anteriormente registrado na Junta Comercial, com o argumento de que a controvérsia não se resolve com a mera aplicação do critério da anterioridade do registro, Princípio da Anterioridade, devendo considerar-se, ainda, o Princípio da Territorialidade, precipuamente com relação ao âmbito de proteção do nome empresarial.

O posicionamento atualmente adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, portanto, é aquele que se fundamenta na restrição da proteção do nome empresarial ao âmbito estadual, com fulcro no parágrafo único do artigo 1.166 do Código Civil (BRASIL, 2002), bem como no que, em síntese, dispõe o Enunciado 02 da I Jornada de Direito Comercial (VADE ..., 2015), que, conforme já visto, entende que “A vedação do registro de marca que reproduza ou imite elemento característico ou diferenciador de nome empresarial de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação (art. 124, V, da Lei nº 9.279/1996), deve ser interpretada em consonância com o art. 1.166 do Código Civil.”

Todavia, não se pode deixar de salientar que, embora não tenham sido localizadas através dos critérios de pesquisa adotados jurisprudências que privilegiassem o nome

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 1999 2009 2010 2011 2012 2014 Nome Empresarial Marca

empresarial anteriormente arquivado na Junta Comercial em detrimento da marca registrada posteriormente, existem algumas jurisprudências deste órgão julgador neste sentido, dentre as quais duas delas restaram citadas no presente trabalho, a fim de se comparar os entendimentos adotados por aquele tribunal.

Ainda, pode-se notar, da análise de alguns dos julgados daquele tribunal, que, não obstante a existência de precedentes em sentido contrário, a proteção prevista pelo artigo 8º da Convenção da União de Paris (1883) deixa de ser considerada como absoluta, de maneira que o objetivo deste dispositivo seria assegurar a proteção do nome empresarial em país diverso do de sua origem, que seja signatário da Convenção Unionista, e não em seu país natal, em que deve ser atendido o que dispõe a lei local sobre a matéria (BRASIL, 2014), que neste caso é a legislação civilista brasileira.

Assim, com o intuito de verificar melhor as decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, foi elaborado o seguinte gráfico demonstrativo, na qual, inclusive, restaram consideradas duas jurisprudências abordadas no capítulo anterior, obtidas através da análise de julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, conforme já explanado anteriormente.

Gráfico 3 – Comparativo entre os entendimentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça com relação à colidência entre marca e nome empresarial, nos moldes do problema de pesquisa apresentado

Fonte: elaboração da autora, 2015. 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 1991 1993 2011 2012 2013 2014 Nome Empresarial Marca

Deste modo, anota-se como majoritário, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que, na análise da colidência entre nome empresarial e marca, o conflito não se pode ser dirimido apenas com base no Princípio da Anterioridade, devendo-se levar em conta, ainda, o disposto pelo Princípio da Territorialidade e da Especialidade, nos moldes do exposto no capítulo anterior.

Comparando-se os resultados obtidos em cada tribunal, vislumbra-se que as jurisprudências mais recentes do Tribunal de Justiça de Santa Catarina vêm privilegiando a marca em detrimento do nome empresarial, assim como vem sendo decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, muito embora os precedentes daquela corte sejam, em sua maioria, em sentido contrário, priorizando o nome empresarial anteriormente registrado na Junta Comercial.

Isto se deve, ao que se percebe, ao fato de que o Superior Tribunal de Justiça, desde meados de 2011, passou a adotar de forma predominante aquele entendimento em suas decisões, o que levou à modificação de diversos julgados prolatados pelos tribunais de justiça em segunda instância, razão pela qual, possivelmente, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina também tenha adotado o entendimento mencionado em algumas de suas decisões.

Ademais, pelos resultados obtidos com a pesquisa, verifica-se que diante inexistência de um entendimento majoritário que venha sendo adotado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, faz-se possível que casos iguais sejam julgados de forma diversa perante o mesmo órgão julgador.

Isto porque nota-se que não apenas foram prolatadas decisões divergentes dentro do âmbito do mesmo pretório, mas também entre as câmaras que o compõem internamente, causando insegurança jurídica aos empresários detentores da marca ou nome empresarial em questão.

Não se pode, entretanto, afirmar que ainda não existam nestes tribunais decisões que optem pelo privilégio do nome empresarial registrado com anterioridade na Junta Comercial. Isto porque, o breve número de julgados analisados no presente trabalho não pode ser considerado como a totalidade das decisões proferidas ao longo destes anos sobre o tema em comento, uma vez que se admite certa margem de erro.

Extrai-se, por fim, que a pesquisa realizada revela os meios de solução do conflito entre estes dois institutos do direito empresarial, de modo que permite a aplicação pelo operador de direito de qualquer dos entendimentos aqui debatidos, com fundamento nos dispositivos elencados, sabendo, contudo, que o egrégio Superior Tribunal de Justiça têm se inclinado para o privilégio da marca registrada no Instituto da Propriedade Industrial, ainda

que posteriormente ao nome empresarial registrado na Junta Comercial, devido especialmente ao âmbito de proteção nacional daquela autarquia.