Da patenteabilidade das invenções e dos modelos de utilidade

A invenção e o modelo de utilidade se encontram juridicamente protegidos pelo instituto da propriedade industrial78, mas, para que a criação humana venha a ser protegida pelo instituto da patente, é necessário que se encontrem atendidos alguns requisitos essenciais que, para o direito brasileiro, resumem-se a três: a novidade, a atividade inventiva e a aplicação industrial.

Primeiramente, para a compreensão da novidade, nos termos do art. 11 da Lei nº 9.279/96, entende-se por novo, aquilo que esteja fora do contexto do que se compreende por

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Nesse sentido, ensina Denis Borges Barbosa (2007a, p. 89), “O privilégio será concedido para a utilização do invento. Tal uso se fará, obviamente, de forma compatível com os fins sociais a que o próprio dispositivo constitucional se volta. Não se trata, como no caso da Lei de 1830, ou das Cartas de 1824, 1891, 1934 e 1946 (estas, jamais regulamentadas no pertinente), de recompensa monetária aos inventores, mas de um privilégio, ou seja, de uma situação jurídica individualizada e exclusiva, que recai sobre a própria solução técnica, a qual, sendo industrial – vale dizer, prática -, propiciará, no mercado, o retorno dos esforços e recursos investidos na criação”.

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Nesse sentido, o art. 8º da Lei nº 9.279/96, estabelece os requisitos para a patenteabilidade do bem, da seguinte forma: “É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial”.

estado da técnica79. Este, por sua vez, deve ser entendido como o estágio de conhecimento científico existente ou, no dizer de Rubens Requião (2003, p. 306), “é tudo aquilo que compõe o acervo da civilização técnica, que oferece produtividade, conforto e bem-estar aos indivíduos”.

Por conseguinte, percebe-se que a novidade vai além da compreensão existente no momento em que é desenvolvida. Todavia, tendo em vista a integração internacional, registre- se que, de acordo com o que leciona Jacques Labrunie (2007, p. 112), o estado da técnica deverá ser absoluto, não se limitando às fronteiras de um único país. Senão, vejamos:

[...] considerar-se-á nova a invenção que não se encontrar no estado da técnica e que não estiver divulgada ou tornada acessível ao público até o momento do depósito do pedido de patente, no Brasil ou no exterior. Note-se que, apesar da proteção patenteária ser uma proteção territorial, ou seja, a exclusividade se dá no país em que a patente é concedida, a análise da novidade ultrapassa fronteiras e é mundial. Diz-se por isso que a novidade é absoluta.

Portanto, para atender ao requisito de novidade, o bem imaterial desenvolvido deverá superar a compreensão técnica e científica existente no momento de sua criação, caso contrário, não se trata de uma criação distinta, mas sim de uma transformação de algo já desenvolvido anteriormente.

No que diz respeito à atividade inventiva, disciplinada pelos arts. 13 e 14 da Lei nº 9.279/9680, sua configuração está condicionada a uma análise mais subjetiva, uma vez que atribui a análise a um técnico, que a simples apreciação do estado da técnica, podendo ser aferível com base na análise dos registros de patentes controlados pelos bancos de dados do mundo.

Com efeito, a verificação da atividade inventiva ocorre “quando o ato de criação de uma invenção não poderia ter sido feito por um técnico no assunto, em condições normais de criação” (DI BLASI, 2005, p. 225). Trata-se, pois, da aferição de que a invenção não seja uma realização óbvia.

Nesse sentido, analisando a complexidade da análise da atividade inventiva para a concessão da patente, Gabriel Di Blasi (2005, p. 225), assim leciona:

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Nesse sentido, a redação do art. 11 se encontra disposta da seguinte forma: “A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica”. Mais adiante, preocupado com a delimitação do estado da técnica, o § 1º do mesmo dispositivo assim exara: “o estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17”.

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Neste sentido, os dois dispositivos retromencionados trazem os requisitos tanto para a invenção, determinando que: “A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica” (art. 13), quanto para o modelo de utilidade, asseverando que: “O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica” (art. 14).

A verificação desse requisito é complexa devido à sua subjetividade. Basta dizer que uma invenção pode conter uma novidade, ser industrialmente utilizável e, no entanto, não possuir atividade inventiva – o que a torna não patenteável. Em outras palavras, mencionamos o caso de um produto que reúne características de outros elementos já conhecidos, é considerado novo em relação ao que já existe (estado da técnica), sendo industrializável, mas não conta com inventividade por não gerar efeito técnico diferencial. Vale ressaltar que este caso inclui-se nas categorias de inventor decorrentes de processo de montagem a partir de mudanças de forma e/ou de proporção, e de justaposição de meios conhecidos. Por outro lado, conforme já mencionado, não há atividade inventiva sem a existência de novidade.

Como se percebe, a análise da atividade inventiva se encontra bastante ligada ao requisito de novidade, porém são distintos e não se confundem, como analisa Jacques Labrunie (2007, p. 119):

Uma singela comparação dos conceitos legais de atividade inventiva e o ato inventivo demonstra que a diferença é sutil: enquanto a atividade inventiva baseia-se na não decorrência óbvia ou evidente do estado da técnica, o ato inventivo utiliza-se das expressões de maneira comum ou vulgar do estado da técnica. Na prática, pela subjetividade da definição, já é difícil compreender o que seja uma decorrência óbvia ou evidente do estado da técnica, sendo ainda mais complicado diferenciar os conceitos de atividade e ato inventivo. Dessa dificuldade, resta somente a idéia de que o requisito da atividade inventiva ser mais rígido e exigente do que o do ato inventivo.

Logo, enquanto para a novidade o produto não pode ser conhecido do estágio científico, para a atividade inventiva ele pode até não ser conhecido, mas seu desenvolvimento não pode ser o resultado de uma fácil dedução lógica, por quem dele seja entendido.

Nesse sentido, em análise dos dois requisitos da patenteabilidade acima expostos (novidade e atividade inventiva), o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em análise da Apelação Cível nº 2001.51.01.536389-4, manifestou seu entendimento nos seguintes termos:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – PATENTE – MODELO DE UTILIDADE – NOVIDADE – ATIVIDADE INVENTIVA – 1. O produto é considerado novo se não está compreendido no estado da técnica, isto é, se ainda não se tornou acessível ao conhecimento público na data do depósito do pedido da patente. Diferentemente da invenção, onde a novidade tem que ser absoluta, no modelo de utilidade basta que a novidade seja relativa. Há atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, o produto não decorrer de maneira comum ou vulgar do estado da técnica já conhecido, ou seja, ele deve estar situado além do que é considerado comum. 2. Por se tratar de questão eminentemente técnica, evidencia-se a imprescindibilidade da realização de prova pericial. Entretanto, embora instado a especificar provas, o autor deixou de fazê-lo, limitando-se a falar em réplica. 3. A insuficiência de prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito milita contra o autor. 4. Apelações improvidas e remessa necessária provida (TRF 2ª R. – AC 2001.51.01.536389-4 – 2ª T.Esp. – Relatora Desembargadora Liliane Roriz – DJU 14.12.2007 – p. 205)

Sendo assim, para que a criação humana seja passível de proteção jurídica pelo instituto da propriedade industrial, é essencial que a mesma represente uma situação nova, capaz de superar o desenvolvimento tecnológico-científico existente.

Por derradeiro, a invenção e o modelo de utilidade, para ser suscetível de patenteabilidade, devem ser suscetíveis de aplicação industrial, conforme previsão do art. 1581 da Lei nº 9.279/96, o que equivale dizer que a invenção a ser protegida deve ser suscetível de exploração industrial e o modelo de utilidade apresentar eficácia ou comodidade na sua aplicação ao invento (REQUIÃO, 2003).

Todavia, em que pese alguns produtos atenderem aos requisitos de patenteabilidade, necessários para a proteção jurídica ao titular da invenção, alguns eventos se encontram excluídos do processo de patenteamento, seja porque não são considerados como invenção, seja porque a própria lei os exclui do processo de patenteamento.

Destarte, a própria Lei nº 9.279/96, em seu art. 10, estabelece que não serão consideradas invenção nem modelo de utilidade: a) descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; b) concepções puramente abstratas; c) esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; d) as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética; e) programas de computador em si; f) apresentação de informações; g) regras de jogo; h) técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e i) o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

Ademais, nos termos do art. 18 da Lei nº 9.279/96, a norma jurídica ainda exclui desta proteção outras situações que, embora possam ser consideradas como invenção ou modelo de utilidade, são expressamente proibidas de conseguir a tutela jurídica da patente: a) o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas; b) as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e c) o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos82 que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta.

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Segundo dispõe o art. 15, “A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria”.

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Para melhor delimitar o tema, esclarecendo o que se deve entender por microorganismos transgênicos, o próprio parágrafo único deste dispositivo assim prescreve: “Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais”.

Assim sendo, uma vez que a criação humana atenda os requisitos necessários para que seja alvo da proteção conferida pela patente, a mesma deverá ser submetida ao processo de registro, para que o Estado possa reconhecê-la como um direito a ser exercido pelo seu criador.