DESVIO DE CLIENTELA

Pode-se afirmar que no Brasil, assim como ocorre em diversos outros países a proteção do trade dress tem como principal ferramenta de proteção a vedação à concorrência desleal. No entanto, em que pese parcela da doutrina sustenta que o trade dress seja matéria afeta exclusivamente ao campo da concorrência, verifica-se recentemente que parcela dos juristas que se envolvem com o tema - especialmente em âmbito judicial⁴¹, mas também no campo doutrinário - buscam expandir o arcabouço normativo de proteção ao trade dress por meio de outros institutos jurídicos.

Como já visto a definição de concorrência desleal nota-se um caráter muito aberto, já que depende de uma análise fática e contextual para verificar a deslealdade de um ato o que, certamente, dificulta a sua caracterização e consequente repressão.

idênticos ou semelhantes aos que os assinalam. Quando esses sinais distintivos se acham registrados como marcas, a hipótese cai sob o domínio da lei respectiva, sendo punível como contrafação (Código, art.

175, II). Tratando- se de sinais não registrados, é condição essencial à ação baseada em concorrência desleal que esses sinais, além de reunirem os requisitos intrínsecos que os tornem distintivos e suscetíveis de contínuas marcas, estejam em uso prolongado, de modo a se tornarem conhecidos como marcas dos produtos concorrentes. Aplica-se o mesmo princípio quando se trata de imitação ou reprodução do aspecto característico do produto ou forma de sua apresentação (embalagens, envoltórios, recipientes, etc.), quando não vejam (sic) vulgares ou pertencentes ao domínio público.’’⁴²

Neste sentido, Gama Cerqueira, complementando o autor afirma que:

Outra forma de concorrência condenável é a que procura provocar confusão entre dois estabelecimentos por meio da semelhança de sua disposição externa (fachadas, vitrines, etc.), desde que esses elementos sejam suficientemente característicos e aptos para distinguir o estabelecimento. (...)É necessário observar, porém, que, na apreciação da possibilidade de confusão entre estabelecimentos, devem levar-se em conta as circunstâncias de fato, especialmente a sua proximidade, pois é mais difícil confundirem-se estabelecimentos situados em locais distantes entre si,onde se alia a clientela de um e de outro.⁴³

Esclarece Celso Delmanto que “Método fraudulento pode, assim, ser explicado como todo ardil usado para induzir alguém a erro”⁴⁴. Contudo, diante da amplitude do que pode ser considerado como “ardil”, em semelhança ao que ocorre com o conceito de “desleal”, alerta: “Mas não será fácil a catalogação dos meios fraudulentos possíveis de serem utilizados”⁴⁵.

Portanto, dessa maneira, para que se verifique o “desvio de clientela pelo meio fraudulento" é que exista confusão ou associação indevida entre as empresas e/ou produtos/serviços assinalados pelos conjuntos de imagens em cotejo. Que, consequentemente resultará no fato do consumidor adquirir um produto/serviço pelo outro, seja por substituição (no caso de cópia), seja por acreditar que os produtos/serviços em cotejo guardam as mesmas características e qualidades (no caso de imitação).

Nesse sentido, o risco de confusão se revela como o elemento principal que

45 Ibid, Apud, DELMANTO, p. 81

44DELMANTO, Celso. Crimes de Concorrência Desleal, Editora da Universidade de São Paulo. São Paulo: 1975, pg. 81.

43 Ibid, Apud, CERQUEIRA, p. 284.

42 CERQUEIRA, João Gama.Tratado da Propriedade Industrial, Vol. II, Tomo II, 2010, Ed. Lúmen Júris, pg. 282.

irá permitir a aplicação ou das regras de concorrência desleal/ilícita na proteção ao trade dress.

Assim, podemos descrever, de maneira objetiva e resumida, como ocorre o

“desvio de clientela por meio fraudulento” nos casos de infração de trade dress:

i) Existe um conjunto imagem aposto em uma embalagem, um estabelecimento ou qualquer outro objeto e que apresenta uma suficiente distintividade (original ou adquirida) visando assinalar um produto ou um serviço;

ii) Em razão de sua distintividade, o público consumidor reconhece e identifica que esse conjunto imagem assinala produtos/serviços de uma mesma origem;

iii) Um terceiro, concorrente do titular do trade dress original, visa iniciar ou expandir a comercialização de seus produtos.

iv) Para tanto, reproduz ou imita trade dress original;

v) O consumidor, já acostumado com a existência do trade dress original, ao verificar a existência de outro conjunto imagem idêntico ou semelhante, será conduzido à confusão ou fará uma associação indevida entre os produtos/serviços;

vi) Isso resultará no fato de o consumidor adquirir um produto/serviço pelo outro, seja por substituição (no caso de cópia), seja por acreditar que os produtos/serviços em cotejo guardam as mesmas características e qualidades (no caso de imitação).

Verifica-se dessa maneira que: para que se verifique o “desvio de clientela pelo meio fraudulento" é que exista confusão ou associação indevida entre as empresas e/ou produtos/serviços assinalados pelos conjuntos de imagens em cotejo.

Nesse sentido, o risco de confusão se revela como o elemento principal que irá permitir a aplicação ou das regras de concorrência desleal/ilícita na proteção ao trade dress.

Ocorre que, aparentemente, a análise do risco confusão entre trade dress pode se mostrar um tanto quanto subjetiva, eis que esse conceito de confusão decorreria da semelhança entre os conjuntos imagens que estão sendo comparados, de maneira que, para pessoas diferentes esse grau de semelhança poderia ser maior ou menor. Em razão dessa subjetividade é que muito tem se discutido acerca da necessidade de produção de prova pericial em supostos casos

de violação de trade dress visando dar uma roupagem técnica objetiva à análise do risco de confusão

decorrente do cotejo de conjuntos imagem.

Não é possível no Brasil, fazer um registro de Trade Dress. Apesar da legislação ser clara quanto à repressão à concorrência desleal, com a globalização e facilidade do plágio, cada vez mais se faz necessário o uso de diversas ferramentas. Portanto é possível concluir que o legislador abarcou situações que vão muito além daquelas descritas no artigo 195 da Lei nº 9.279 (Lei de Propriedade Industrial) no que tange ao desvio fraudulento de clientela.

Propriedade industrial. Trade dress e concorrência desleal. Alegada imitação, pela ré, de elementos distintivos de cosmético capilar denominado Luminous Hair. Divergências visuais das embalagens suficientes ao afastamento da violação arguida. Concorrência desleal verificada, contudo, no que toca à indevida reprodução de elementos publicitários atrelados ao produto.

Potencialidade de confusão a consumidor e efeito carona. Danos morais, por isso, configurados. Sentença parcialmente revista. Recurso provido em parte.⁴⁶

Da análise de diversos casos levados aos tribunais pátrios, verificamos que, de fato, a análise do risco de confusão tem sido a questão mais debatida e mais polêmica conforme evidenciado no seguinte caso:

A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve decisão monocrática do ministro Luis Felipe Salomão que condenou as empresas que integram o Grupo Jequiti a pagar indenização por danos materiais e morais à Natura Cosméticos S.A. pela utilização indevida dotrade dress(conjunto-imagem) de alguns de seus produtos, como os da linha Erva Doce.

O relator lembrou que o artigo 209 da Lei de Propriedade Industrial prevê a possibilidade de o prejudicado receber ressarcimento pelos prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e por ações, inclusive, não previstas na lei, mas que tendem a prejudicar a reputação ou os negócios alheios e a criar confusão entre produtos, serviços e estabelecimentos comerciais.

46BRASIL. TJ-SP -AC: 10416575820178260114SP 1041657-58.2017.8.26.0114, Relator: Claudio Godoy, Data de Julgamento: 15/07/2019, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 15/07/2019.

"A norma, em nenhum momento, condiciona a reparação à efetiva demonstração do dano, até porque, como dito, é inerente à violação do trade dress o desvio de clientela, a confusão entre produtos, independentemente da análise do dolo do agente ou da comprovação de prejuízos’’⁴⁷

Afirmou o ministro ao lembrar que, na violação de marca ou trade dress, o dano é presumido (in re ipsa), decorrendo seu reconhecimento da mera comprovação da prática de conduta ilícita.