Trade dress e a concorrência desleal parasitária

ÂNIMA EDUCAÇÃO

VINICIOS VINO SZOSTAK

TRADE DRESS E A CONCORRÊNCIA DESLEAL PARASITÁRIA

CURITIBA 2022

TRADE DRESS E A CONCORRÊNCIA DESLEAL PARASITÁRIA

Monografia apresentada como requisito parcial à obtenção do grau de bacharel em Direito, do Centro Universitário Curitiba.

Orientadora: Karin Cristina Borio Mancia; Me.

CURITIBA 2022

TRADE DRESS E A CONCORRÊNCIA DESLEAL PARASITÁRIA

Monografia aprovada como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Direito do Centro Universitário Curitiba, pela Banca Examinadora formada pelos professores:

_____________, ____ de _______________de 20____.

Local dia mês ano

_______________________________________________

Profª e orientadora Karin Cristina Borio Mancia; Me.

Centro Universitário Curitiba

______________________________________________

Prof (ª) Membro da banca

Aos meus pais, por inúmeras razões que nem cabem aqui.

A minha orientadora, pela grande paciência e compreensão com a falta de pontualidade de seu orientando, além, obviamente, das idéias e dicas que contribuíram à elaboração do presente trabalho.

Graças a vocês me envolvi, me interessei e aprendi muito sobre o tema.

O conceito de concorrência desleal apresenta determinado grau de imprecisão, eis que a definição de “lealdade” pode abranger outros conceitos como “ética”, “correto”

e “moral”. A doutrina e a jurisprudência, no entanto, apresentam o conceito de deslealdade ligado a algo pejorativo, contrários às boas regras e aos bons costumes dentro de determinado segmento econômico. Portanto, a definição de concorrência desleal nota-se um caráter muito aberto, já que depende de uma análise fática e contextual para verificar a deslealdade de um ato o que, certamente, dificulta a sua caracterização e consequente repressão.

Consequentemente, por existir essa definição bastante ampla, muitas empresas acabam por sofrer à métodos fraudulentos de outras empresas, e acabam sendo vítimas de uma concorrência desleal e aproveitamento parasitário, assim, ser explicado como todo ardil usado para induzir alguém a erro. Contudo, diante da amplitude do que pode ser considerado como “ardil”, em semelhança ao que ocorre com o conceito de “desleal”. Mas não é fácil a catalogação dos meios fraudulentos possíveis de serem utilizados. Por tal razão, lista o que entende como os principais

“modos de fraude utilizados”, entre os quais nos interessa a confusão com produtos do concorrente. O exemplo que mais comumente se apresenta de desvio fraudulento de clientes alheios é o da imitação dos produtos, sinais ou nomes não registrado do competidor, ou seja, a utilização de uma embalagem ou nome extremamente parecidos com o concorrente com a intenção de confundir o cliente e obter êxito na venda de produtos. Portanto, dessa maneira, para que se verifique o

“desvio de clientela pelo meio fraudulento" é que exista confusão ou associação indevida entre as empresas e/ou produtos/serviços assinalados pelos conjuntos de imagens em cotejo. Que, consequentemente resultará no fato do consumidor adquirir um produto/serviço pelo outro, seja por substituição (no caso de cópia), seja por acreditar que os produtos/serviços em cotejo guardam as mesmas características e qualidades (no caso de imitação). Nesse sentido, o risco de confusão se revela como o elemento principal que irá permitir a aplicação ou das regras de concorrência desleal/ilícita na proteção ao trade dress.

Palavras-chave:Concorrência; Desleal; Fraude; Confusão.

The concept of unfair competition has a certain degree of imprecision, as the definition of “loyalty” can encompass other concepts such as “ethics”, “correct” and

“moral”. The doctrine and jurisprudence, however, present the concept of disloyalty linked to something pejorative, contrary to good rules and good customs within a given economic segment. Therefore, the definition of unfair competition has a very open character, since it depends on a factual and contextual analysis to verify the unfairness of an act, which certainly makes its characterization and consequent repression difficult.

Consequently, because this very broad definition exists, many companies end up suffering from the fraudulent methods of other companies, and end up being a victim of unfair competition and parasitic exploitation, thus being explained as every ruse used to mislead someone. However, given the breadth of what can be considered a

“ruse”, similar to what happens with the concept of “disloyal”. But it is not easy to catalog the fraudulent means that can be used. For this reason, it lists what it understands as the main “modes of fraud used”, among which we are interested in confusion with competitor products. The most common example of fraudulent diversion of unrelated customers is the imitation of the competitor's unregistered products, signs or names, that is, the use of packaging or name extremely similar to the competitor with the intention of confusing the customer. and succeed in selling products. Therefore, in order to verify the "deviation of customers by fraudulent means" is that there is confusion or undue association between the companies and/or products/services indicated by the sets of images in comparison. Which, consequently, will result in the fact that the consumer purchases a product/service by the other, either by substitution (in the case of copying), or by believing that the products/services in comparison keep the same characteristics and qualities (in the case of imitation). main element that will allow the application of unfair/unlawful competition rules to protect trade dress.

Keywords:Competition; Unfair; Fraud; Confusion.

1. INTRODUÇÃO...8

2. PROPRIEDADE INTELECTUAL...10

3. DIREITO INDUSTRIAL x DIREITO AUTORAL...12

3.1 PATENTES……….……16

3.2 DESENHO INDUSTRIAL……….………..21

3.3 MARCAS ...22

3.4 CONCEITO JURÍDICO DE MARCA………..………...24

3.5 INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS ………...26

3.6 QUAL IMPACTO DA MARCA ESTÁ RELACIONADO AO MARKETING?...27

4. TRADE DRESS………...30

5. CONCORRÊNCIA DESLEAL………34

5.1 CONCORRÊNCIA DESLEAL PARASITÁRIA………..38

5.2 CONCORRÊNCIA DESLEAL E CONCORRÊNCIA ILÍCITA……….40

5.3 DESVIO DE CLIENTELA………43

5.4 DA APLICAÇÃO SOBRE CONCORRÊNCIA AO TRADE DRESS……….46

6. CONCORRÊNCIA DESLEAL E TRADE DRESS………..49

7. PROTEÇÃO DO TRADE DRESS……….52

8. CONCLUSÃO………..54

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS………56

1. INTRODUÇÃO

Os signos distintivos exercem um papel fundamental na economia e na atividade empresarial, na medida em que identificam um empresa, um estabelecimento, a origem de um produto ou serviço etc, protegendo o investimento do empresário e garantindo ao consumidor a capacidade de reconhecer o bom do mau produto.

Por tal razão, constituem um importantíssimo ativo da empresa, cuja proteção jurídica já é garantida, há longos anos, no país, e em todo o mundo.

Certamente, entre os signos distintivos, o que mais se destaca é a marca, cuja função precípua é a de identificar a origem de um produto ou serviço, permitindo ao consumidor poder adquirir ou contratar aquele produto ou serviço que atendeu às suas necessidades e seus requisitos de qualidade.

Com isso, o empresário consegue fidelizar o consumidor, que irá sempre procurar adquirir/contratar os seus produtos/serviços, sempre identificados por sua marca.

Nesse sentido, os titulares de marcas encontram um robusto amparo legal, podendo registrar suas marcas para adquirir a titularidade sobre aquele signo, bem como o direito de excluir terceiros.

Ocorre que, naturalmente, a marca não é a única maneira de se identificar um produto ou serviço, a fim de permitir ao consumidor reconhecer a sua origem ou procedência.

Com efeito, nota-se que, muitas vezes a própria apresentação de um produto, ou a forma de prestação de um serviço, serão dotados de suficiente distintividade que permitirão ao consumidor identificar a origem daquele produto ou serviço, exercendo, assim, a função de um signo distintivo similar às marcas.

Essa espécie de signo distintivo é denominado trade dress, traduzido pela doutrina pátria como conjunto-imagem e consiste exatamente nessa aparência distintiva que determinado produto ou serviço pode assumir perante o consumidor.

O tema merece importância, pois, tratando-se de instituto cujo reconhecimento como um bem a ser tutelado juridicamente ainda é recente, se comparado com os demais signos distintivos, necessita ainda de melhores definições, especialmente no que tange os seus aspectos de proteção.

Nesse sentido, verificamos que a polêmica envolvendo o assunto se dá porque, se de um lado a doutrina se encontra relativamente unânime sobre os requisitos de proteção e sua forma, a jurisprudência pátria, ao que parece, ainda não conseguiu encontrar um denominador comum em seus julgados.

Assim, entendemos que o tema ainda merece ser debatido, ao menos para fomentar a reflexão sobre o porquê de tantas decisões discrepantes e, muitas vezes, em descompasso com a doutrina sobre o tema.

Desta feita, o que pretendemos no presente estudo é tentar identificar quais os pontos que poderiam ser melhor discutidos pela doutrina pátria, de forma a buscar maior efetividade na proteção deste instituto que é, cada vez mais relevante para as empresas.

Para tanto, iremos, ainda que de maneira breve, estudar o conceito de trade dress, sua origem e natureza jurídica, além da forma de proteção com fundamento na legislação brasileira.

Em seguida, pretendemos analisar alguns métodos de proteção, além de tratar como há um aproveitamento parasitário pelas empresas de modo a confundir e atrair o consumidor.

Com base nesse cotejo, pretendemos identificar as razões pelas quais esses casos, em nossa opinião, prejudicam o empresário, ao mesmo passo em que tentaremos identificar se a doutrina e legislação existentes são suficientes para garantir a proteção ao instituto.

Por fim, faremos algumas observações e sugestões visando o fomento da discussão e a consequente evolução do tema.

2. PROPRIEDADE INTELECTUAL

Propriedade Intelectual é o conceito relacionado com a proteção legal e reconhecimento de autoria de obra de produção intelectual, sejam estes tangíveis ou intangíveis. Pessoa física ou jurídica tem a devida proteção no que diz respeito a garantia aos autores de uma marca, processo, obra intelectual ou inovação para que possam obter lucro com sua criação por um determinado período.¹

Pela propriedade intelectual, os criadores ou responsáveis por qualquer produção do intelecto (seja nos domínios industrial, científico, literário e/ou artístico) terão garantido por um determinado período de tempo, a possibilidade de recompensa pela própria criação.

Assim, aquele que cria algo para satisfazer as necessidades das pessoas, terá reconhecida sua propriedade sobre a ideia inventiva. Tendo a propriedade sobre a criação, poderá usar, fruir, dispor e perseguir essa criação, remunerando-se, com exclusividade, do produto financeiro da comercialização, ou de parte desse valor.

O tema é tratado no âmbito do Direito Intelectual, o qual tem por objeto a regulamentação, reconhecimento e proteção de tudo o que é criado pelo “espírito”

humano e que possa ser objeto de comercialização. Ocupa-se de, em última análise, proteger e incentivar a criação, a inovação, a invenção e a criatividade humana.

Segundo a definição da Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), a propriedade intelectual refere-se às criações da mente: invenções, obras literárias e artísticas, símbolos, nomes, imagens, desenhos e modelos utilizados no comércio, como consta na imagem a seguir:²

2AGÊNCIA USP DE INOVAÇÃO. Propriedade intelectual. 2017. Disponível em:

http://www.inovacao.usp.br/propriedadeintelctual/#:~:text=Segundo%20a%20defini%C3%A7%C3%A3 o%20da%20Organiza%C3%A7%C3%A3o,e%20modelos%20utilizados%20no%20com%C3%A9rcio..

Acesso em 10/06/2022.

1PORTAL DA INDÚSTRIA.Propriedade intelectual. Diponível em:

https://www.portaldaindustria.com.br/industria-de-a-z/propriedade-intelectual-registro-de-marca-e-conc essao-de-patente/#:~:text=Propriedade%20Intelectual%20%C3%A9%20o%20conceito,determinado%

20per%C3%ADodo%2C%20de%20explorar%20economicamente . Acesso em 10/06/2022.

Figura 1 - modelo utilizado no comércio - Appel³

Do Direito Intelectual surgem dois sub-ramos: a propriedade industrial e os direitos autorais.

A propriedade industrial corresponde à especificação do patrimônio não palpável do empreendimento empresarial. É o patrimônio imaterial da empresa.

São os bens invisíveis, mas muito valorizados dela. Assim, a propriedade industrial tradicional abarca as patentes de invenções, de modelos de utilidades e de desenhos industriais, além das marcas e dos nomes comerciais e de fantasia. A Lei da Propriedade Industrial (LPI) - Lei 9.279/96 é a que trata da matéria.⁴

Já os direitos autorais correspondem à exclusividade de exposição, exploração econômica e circulação, por seu criador, das composições musicais, literárias, teatrais, esculturais, coreográficas e demais formas de arte, além dos programas de computador. A Lei 9.609/98 trata dos direitos autorais de programas de computação, enquanto a Lei 9.610/98 trata dos direitos autorais das demais criações intelectuais artísticas.

As leis conferem a proteção aos direitos intelectuais por meio dessa exclusividade de exploração, a qual pode ser temporária ou eterna “enquanto dure”. Dessa forma, quem cria o bem imaterial será recompensado, premiado, com a possibilidade de, em um prazo determinado, ou indeterminado, usar e fruir da remuneração da sua ideia. Poderá, também, dispor do direito de exclusividade, para que outros possam explorá-lo. Por fim, poderá perseguir seu direito intelectual, buscando a proibição judicial de exploração por terceiros não autorizados ou, ainda, buscando a indenização em razão do abusivo uso do que

4BRASIL. TJDFT . Propriedade intelectual. 2021 Disponível em:

https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/campanhas-e-produtos/artigos-discursos-e-entrevistas/ar tigos/2021/propriedade-intelectual . Acessado em 10/06/22.

3Fonte: apple fotos logo - Bing images

foi criado.

3. DIREITO INDUSTRIAL x DIREITO AUTORAL

O campo de criações intelectuais é bastante amplo e se demonstra em constante evolução, o que fez com o que o direito da propriedade intelectual incorporasse uma nova categoria denominada de Proteção Sui Generis, ou seja, uma Proteção Híbrida. Trata-se de uma categoria do direito de propriedade intelectual que possui figuras jurídicas intermediárias entre a propriedade industrial e o Direito Autoral, e que possuem legislações próprias, conforme discorre Jungmann (2010, p. 27).

“a proteção sui generis envolve a topografia de circuito integrado, a cultivar bem como os conhecimentos tradicionais e o acesso ao patrimônio genético, sendo cada tipo de proteção regulamentada por legislação própria”.⁵

Com o surgimento de novas criações intelectuais, a possibilidade de incorporação de novas modalidades de direito para proteção dessas criações estão sendo ampliadas. Essas figuras jurídicas intermediárias entre a Propriedade Industrial e o Direito Autoral.

Ambas referem-se à imaterialidade, ou seja, propriedade intelectual e têm origem comum, nas aptidões da criatividade humana. Portanto, são espécies do gênero propriedade intelectual.

O Direito industrial tem disposição legal no art. 5º, inciso XXIX da Constituição/88:

‘‘XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;’’

Quanto ao Direito Autoral, tem disposição no art. 5º, inciso XXVII da Constituição Federal:

5Jungmann, Diana de Mello.A caminho da inovação: proteção e negócios com bens de propriedade intelectual: guia para o empresário, Brasília: IEL, 2010.

‘‘XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;’’

A propriedade industrial tem respaldo da Lei nº 9.279/96 se subdivide em outras áreas como: patentes, desenho industrial, marca, indicações geográficas e concorrência desleal, aos quais serão abordadas adiante.

Tratando primeiramente da propriedade industrial, define-se como um conjunto de direitos sobre as patentes de invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, marcas de fábrica ou de comércio, marcas de serviço, nome comercial e indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal.

Diferentemente dos direitos autorais, os direitos de propriedade industrial pressupõem registro prévio no órgão competente para que se constitua. Isto é, o inventor só passa a ter direito de exploração industrial de sua invenção após o registro. No Brasil, o órgão responsável pelo registro de propriedade industrial é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).

Quanto ao prazo para exploração da ideia inventiva, dispõe a Lei. 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial) em seus artigos:

‘‘Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 (quinze) anos contados da data de depósito.’’

‘‘Art. 133. O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.

§ 1º O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição.’’

Quanto ao prazo de vigência do registro de desenho industrial vigora por 10 anos contados da data do depósito, diferente do registro de marcas, que são prorrogáveis por mais 3 períodos sucessivos de 5 anos, até atingir o prazo máximo de 25 anos contados da data do depósito, conforme dispõe o art. 108 da LPI.

‘‘Art. 108. O registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depósito, prorrogável por 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada.

§ 1º O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição.

§ 2º Se o pedido de prorrogação não tiver sido formulado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 180 (cento e oitenta) dias subseqüentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.

De acordo com Fábio Ulhoa Coelho:

A consequência imediata da definição é clara: o direito de exclusividade será titularizado por quem pedir a patente ou o registro em primeiro lugar.

Não interessa quem tenha sido realmente o primeiro a inventar o objeto, projetar o desenho ou utilizar comercialmente a marca. O que interessa saber é quem foi o primeiro a tomar a iniciativa de se dirigir ao INPI, para reivindicar o direito de sua exploração econômica exclusiva.⁶

O direito autoral protege as criações do espírito humano (obras literárias, artísticas e científicas), expressas, ou seja, por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, conhecido ou que se invente no futuro. A obra está protegida pelo simples fato do autor tê-la criado. O prazo é de 70 anos a contar de 1º de janeiro do ano seguinte à morte do autor.

Por outro lado, a propriedade autoral não exige qualquer ato administrativo para sua concepção. Ou seja, a proteção para o direito autoral prescinde de registro, sendo facultativo. Nesse sentido o artigo 18 da Lei n. 9.610/98 é expresso: “A proteção aos direitos de que trata esta Lei independe de registro”.

Conforme explica Fábio Ulhoa Coelho:

É certo que a legislação de direito autoral prevê o registro dessas obras: o escritor deve levar seu livro à Biblioteca Nacional, o escultor sua peça à Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e assim por diante (Lei 5.988/73, art. 17, mantido em vigor pelo art. 115 da Lei n. 9.610/98). Esses registros, contudo, não têm natureza constitutiva, mas apenas servem à prova da anterioridade da criação, se e quando necessária ao exercício do direito autoral.⁷

A segunda diferença entre os institutos diz respeito à extensão da tutela.

Enquanto o direito industrial protege a própria ideia da qual resulta a invenção, o

7Id, 2006, p. 145.

6Cf. COELHO, Fábio Ulhoa.Curso de Direito Comercial, Vol.1, 10. ed. rev. e atual. São Paulo:

Saraiva, 2006, p. 144.

direito autoral apenas protege a forma como se exterioriza a criação, não alcançando a ideia. Basta ver que existem centenas de livros ou filmes sobre o mesmo tema. Nesses casos, a proteção é dada à forma como a criação se exterioriza.

Em complementação ao direito autoral, e que está dentro deste universo dantes mencionado, é justamente o direito conexo, nele, como estão englobados no gênero propriedade intelectual, como já visto anteriormente, o direito conexo nada mais é do que um direito de intérprete, como atores, cantores, músicos, bailarinos ou outras pessoas que representem um papel, cantem, recitem, declamem, interpretem ou executem em qualquer forma obras literárias ou artísticas.

Os direitos conexos também foram discutidos no julgamento do recurso especial⁸, embora façam parte do mesmo universo, são distintos, sendo devido o direito de intérprete:

No caso, a Terceira Turma julgou procedente a alegação do Escritório de Arrecadação e Distribuição (Ecad), de que seria devido o pagamento de direito autoral, além de direito conexo, quando grupo contratado para fazer show ao vivo interpreta músicas de sua própria autoria.

O ministro Paulo de Tarso Sanseverino afirmou que o cachê recebido pelo cantor intérprete e a retribuição pelo uso da obra são parcelas inconfundíveis, decorrentes de situações jurídicas bastante distintas, embora possa existir, eventualmente, confusão em relação aos sujeitos que os titulam.

Para ele, a primeira parcela é direito conexo ao direito de autor, pois a atividade do intérprete caracteriza-se pela execução de obras musicais. Ela é resultado de uma relação de prestação de serviços, em que o cantor se obriga a realizar uma apresentação musical em troca de determinada contraprestação financeira. Isso não se confunde com a retribuição pelo uso da obra, que diz respeito ao conteúdo patrimonial do direito do autor

Portanto, proteger a forma exterior e a própria ideia inventiva quer dizer direito industrial, caso alguém se aproprie de uma patente de terceiros por exemplo, incorre em contrafação, ou seja, consiste na reprodução de um produto, invento,

8BRASIL. REsp 438138 DF 2002/0068479-1. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - T4 - QUARTA TURMA, data de publicação DJe 04/08/2009,. Disponível em:

https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?src=1.1.2&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoP esquisaGenerica&num_registro=201001551222 (Acessado em 10/06/2022).

modelo de utilidade, ou qualquer outra propriedade industrial sem autorização do titular da patente.

Em contrapartida, o direito autoral, protege somente a forma exterior, quer dizer, como consequência do ato de apropriar-se de uma exclusividade do criador incorrer em plágio, qual seja apropriação irregular de obra autoral alheia, tal como ela se apresenta externamente.

3.1 PATENTES

Entendido o que é propriedade intelectual, cita-se a ferramenta mais importante utilizada para proteger as invenções e garantir o desenvolvimento tecnológico, quais sejam as chamadas patentes, que estão intrinsecamente ligadas à propriedade intelectual.

Primeiramente vamos conceituar o que é patente, para que possamos compreender melhor esta ferramenta.

O sistema de patentes nada mais é do que uma troca entre o Estado e o inventor, em que o inventor apresenta uma invenção útil à sociedade, como máquinas, remédios, processos industriais, entre outros, enquanto o Estado lhe recompensa com um direito de exclusividade temporário, isto é, a patente. Dessa forma, o sistema de patentes é o direito de impedir que terceiros explorem essa invenção sem consentimento do inventor.

Para que o inventor possa patentear a sua invenção e explorar comercialmente seu produto, precisamos compreender o que é algo novo.

Primeiramente vale dizer que a invenção não pode estar compreendida no estado da técnica, ou seja, a atividade inventiva, para ser considerada como invenção, não deverá decorrer do estado da técnica de maneira óbvia na análise de um especialista, não podendo, também, derivar da simples reunião de conhecimento.

Portanto, a invenção deverá resultar-se de notório engenho.

Se o que for feito é um mero aperfeiçoamento, é necessariamente que seja relevante, e também que a criação tenha uma aplicação industrial, ou seja, que possibilite a produção e seja espalhado para a sociedade, afinal o objetivo de uma criação é que seja algo que solucione um problema da humanidade por assim dizer.

Contudo, existem objetos que são proibido legalmente, segundo o Instituto

Nacional da Propriedade Industrial (INPI), determinadas atividades não podem ser patenteadas, tais como:

Art. 18. Não são patenteáveis:

I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas;

II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico- químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e

III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.

No Brasil, o sistema de patentes encontra fundamento em sua Constituição.

Assim, dispõe a magna-carta, em seu artigo 5º, inciso XXIX, que:

XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

E a Lei da Propriedade Industrial (LPI) – Lei nº 9.279/96 – determina os requisitos necessários para se obter uma patente no País:

Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

É válido ressaltar que esses conceitos podem influenciar, ainda que de forma subsidiária, a interpretação e a abrangência de uma patente.

A primeira tarefa em toda a ação relativa a patentes é decidir-se exatamente qual é o monopólio que o titular da patente detém. Hoje em dia, todas as patentes incluem reivindicações. A função das reivindicações é definir o monopólio. A

patente, se válida, permite ao titular da patente proibir qualquer pessoa de fazer qualquer ato coberto pelas reivindicações como já dito anteriormente, ou de usar qualquer processo descrito nelas, durante toda a vida da patente. Uma das características importantes das reivindicações é de fazer claro aos terceiros o que não tem permissão de fazer durante a vigência da patente, e a Lei de Patentes obriga expressamente que as reivindicações devem ser claras, sucintas, escorreitas e baseadas razoavelmente naquilo que foi descrito no relatório da patente.

Um exemplo para facilitar a compreensão é o fonógrafo. Thomas Edison patenteou uma maneira original para gravar, guardar e reproduzir sons. Este foi o primeiro dispositivo de armazenamento de dados.

Figura 2 - Fonógrafo - Thomas Edison 1887.⁹

Assim, antes de ler as reivindicações da patente, deve-se ir ao relatório, que é uma descrição completa da invenção, e do que está sendo reivindicado. O relatório deve ser uma descrição completa que permita a qualquer um, depois que a patente expirar, de levar à invenção à prática. Patentes são monopólios,

9Fonte:

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=bvGa6Aet&id=27BD813C23FECA9CDFDA 7F1C58C41D996E7EF77C&thid=OIP.bvGa6AetFucsoNxWrXg1iAAAAA&mediaurl=https%3a%2f%2ft h.bing.com%2fth%2fid%2fR.6ef19ae807ad16e72ca0dc56ad783588%3frik%3dfPd%252bbpkdxFgcfw

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concedidos para incentivar que as pessoas criem invenções, e também divulgar o conteúdo dessas invenções, e a menos que seja fornecida uma descrição completa e adequada da patente, esta não será tida como válida.

Os documentos da patente em si, têm um dupla função, e vale distinguir cada uma delas.

A primeira função é a informacional: a patente serve para divulgar a tecnologia inventada, para conhecimento geral, embora não o seja para uso geral, eis que esse é exclusivo do titular. Assim, contribui-se para a aceleração da pesquisa, e possibilita- se que, ao fim do prazo da patente, a tecnologia passe a ser de domínio comum. Esta função é desempenhada primordialmente pelo relatório descritivo.

A segunda função é a inversa: a de restringir o uso da tecnologia, tal como circunscrita pelas reivindicações, portanto, tudo o que for reivindicado deverá necessariamente estar no relatório.

Quanto ao alcance da reivindicação, como em quase todos os campos do Direito de Patentes, é importante destacar Gama Cerqueira:

Os elementos característicos da invenção, porém, devem ser examinados e apreciados de acordo com a função que desempenham e não sob o seu aspecto material. Do contrário, ilusória seria a proteção legal, pois bastaria a simples modificação de um ou outro elemento, sem alteração substancial de sua função, ou a sua substituição por elemento equivalente, para isentar o infrator da responsabilidade pela infração.

Este princípio aplica-se a todas as espécies de invenção e é particularmente importante quando se trata de invenções de processos.¹⁰

A extensão quanto à proteção pode ser conferida nos artigos 25 e 41 da LPI, os quais dispõe expressamente:

Art. 25. As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção.

Art. 41. A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos.

10CERQUEIRA João da Gama,Tratado Da Propriedade Industrial,Volume II Tomo I, Parte Ii, Edição Revista Forense, Rio de Janeiro 1952, p.320

3.2 DESENHO INDUSTRIAL

Tendo em vista tudo o que já foi abordado no presente trabalho, podemos dizer que o desenho industrial é utilizado na criação e desenvolvimento de todo e qualquer produto. Sua definição está disposta no art. 95 da LPI:

Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.

O Desenho Industrial é necessário na maioria das empresas atualmente, especialmente em empresas de fabricação mecânica e de produção, já que profissionais desta área são quem indicam formas, medidas, proporções, escalas, materiais e ainda por vezes processos de fabricação para cada objeto que será desenvolvido. Deste modo, tem-se em mente que o desenho industrial é o pilar para que haja a construção de algum produto, sendo passível de registro para ter proteção jurídica sobre a invenção. Contudo para que haja concretamente esta proteção alguns requisitos devem ser respeitados, quais sejam: a novidade, originalidade, utilidade ou aplicabilidade industrial e unidade de desenho industrial e variações.

Consequentemente, ao haver o registro do desenho O titular industrial tem o direito de proibir que terceiros utilizem, produzam, coloquem à venda, vendam ou importem o desenho industrial ou ajudem outras pessoas a praticar esses atos sem o seu consentimento.

Por outro lado, assim como já vimos anteriormente para que o registro seja mantido, o titular deve pagar uma retribuição. Neste caso em específico após cinco anos da vigência do registro, deve ser efetuado o pagamento do segundo quinquênio. Já as demais retribuições serão pagas junto com o pedido de prorrogação. Assim, ao contrário do titular de patentes, o titular do registro somente terá de pagar algum valor ao INPI caso requeira a prorrogação do registro.

3.3 MARCAS

Outro ponto importante dentro da propriedade industrial é a marca, sendo todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas.

A propriedade da marca pela aquisição da posse da mesma, já se vislumbrava no direito romano (MARKY, 1995)¹¹, em que se marcavam a fogo os animais para atribuir-lhes a propriedade, eis que era o caso mais frequente de aquisição por ocupação daquela época, além do constituído pela caça e pela pesca. Assim, os animais domesticados sem marcas eram considerados coisa de ninguém (res nullius). Exatamente por isso que de outrora se marca o gado à ferro e fogo, para que, no caso de escapar o bem semovente, pode-se identificá-lo e comprovar sua propriedade pela marca feita em seu couro.

Desta feita, essas marcas utilizadas para a identificação dos animais, os nomes, desenhos e quaisquer outros "sinais" quando abandonados pelos possuidores ou mesmo titulares, até hoje são consideradas coisas sem dono e, por via de consequência, podem ser apropriadas por quem quer que seja através da figura da ocupação.

João da Gama Cerqueira define a marca como “todo sinal distintivo aposto facultativamente aos produtos e artigos das indústrias em geral para identificá-los e diferenciá-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa”¹².

Através do conceito trazido pelo referido autor, a marca nada mais é do que um sinal que pode ser posto aos produtos com a finalidade de diferenciá-los dos demais, tendo como função precípua a identificação do produto, ou seja, a marca torna o produto individualizado e único.

Além dessa função, a marca também desempenha uma função secundária, que é a de garantir ao consumidor final do produto certa legitimidade, pois, como é possível observar nos dias atuais, muitos consumidores adquirem um determinado

12CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial, volume 1, parte 1:Da

Propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos, atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 253

11 MARKY, Thomas.Curso elementar de direito romano. 8.ed. São Paulo: Saraiva, 1995.

produto por conta da marca que este carrega.

A respeito da natureza jurídica da marca, observa-se que é um tema bastante discutido e divergente na doutrina, visto que muitos doutrinadores a definem de maneira diversa. Alguns adotam a posição de que a marca tem natureza de direito pessoal (DI FRANCO)¹³; outros defendem a posição de que a marca tem natureza de direitos intelectuais (PICARD)¹⁴; e finalmente há os que se posicionam no sentido de que a marca tem natureza jurídica de direito de propriedade.

João da Gama Cerqueira defende o posicionamento de que a marca tem natureza jurídica de direito de propriedade:

Em nosso estudo, seguindo método diferente, procuramos estabelecer a unidade entre os diversos institutos da propriedade industrial e entre esta e a propriedade literária e artística, demonstrando que todos esses direitos se caracterizam como direito de propriedade, com as mesmas notas da propriedade de direito comum, apenas diversificando em relação ao seu objeto, que é incorpóreo. Daí o nome de propriedade imaterial, que distingue essa propriedade¹⁵.

Ao definir o que é marca, pode se ter em mente uma representação figurada de um produto ou serviço de determinada empresa, sendo ela nome, emblema, palavra, som, letra. Qualquer que seja a figura emblemática que representa a empresa, é possível diferenciar a empresas e fabricantes de um mesmo artigo ou produto, sem uma marca isso seria impossível, pois através dela, pode se ter em mente uma representação de um produto ou serviço de uma determinada empresa.

Dentre vários conceitos que existem de marca o mais forte entre eles é o que permite diferenciar um produto de outro que seja semelhante, mas produzido por outro fabricante. Essa diferenciação era tanto na qualidade quanto na durabilidade, fazendo com que as pessoas tivessem o conhecimento de qual produto de qual marca era a pior, ou melhor.

15CERQUEIRA, João da Gama.Tratado da Propriedade Industrial, volume 1, parte 1: Da Propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos, atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 243 e 244.

14 Ibid, “Apud” PICARD, p. 248.

13Ibid,”Apud” DI FRANCO, p. 247.

De acordo com as leis brasileiras segundo o art. 122 da Lei nº 9279/96 podem ser registradas como marca qualquer sinal distintivo visualmente perceptível, não compreendido nas proibições legais.

Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

É de suma importância que marcas, de qualquer empresa que seja, é necessário que ela seja protegida, a marca é a identidade de determinado negócio, a fim de evitar que a concorrência por exemplo, aja de maneira desleal, ou seja, aproveitando de uma marca para benefício próprio, seja ele para associar-se aos seus produtos embora não seja de fato o produto original, mas sim um semelhante, incorrendo assim em concorrência desleal, fazendo com que seus consumidores levem um produto para casa pensando que é outro. Essa falha na distinção de itens é uma atividade que pode ser vista como ilegal perante o campo do direito podendo levar a processo por isso.

Quando a empresa registra a sua marca, estabelece o ramo de sua atividade no órgão regulamentador e passa a ser protegida em território nacional.

Contudo apresenta-se como exceção ao princípio da territorialidade a proteção conferida à marca notoriamente conhecida, nos termos do art. 6 Bis da Convenção da União de Paris (CUP), que dispõe:

Art. 6 Bis. Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constitui reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.

3.4 CONCEITO JURÍDICO DE MARCA

A legislação brasileira não restringe o direito real de propriedade às coisas corpóreas, ou seja, como já dito, isso acaba permitindo que corresponda a um bem

intelectual ou imaterial, como é o caso da marca. A teoria mais aceita no Brasil considera a marca como um direito real de propriedade. A Constituição Federal dispõe em seu art. 5º, inciso XXIX, a proteção que trata sobre a “propriedade das marcas”.

A natureza da marca varia conforme seu status jurídico. As marcas registradas são objeto de um direito de propriedade, nos termos do art. 129 da Lei 9.279/1996.

Quanto às marcas não registradas, essas possuem natureza jurídica diversa, justamente por não haver qualquer uso ou depósito são consideradas de ninguém, ou em latim, res nullius, disponíveis para apropriação. Já as marcas que estão sendo usadas, mas ainda não foram depositadas (“marcas de fato”), são elementos inseparáveis do estabelecimento empresarial, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 129 da Lei 9.279/1996). As “marcas de fato” gozam da tutela ínsita a um direito pessoal, sem a mesma abrangência territorial de proteção que advém do depósito ou registro.

Portanto, juridicamente, a marca é protegida pelo órgão regulamentador em todo o território nacional do país no qual foi registrada. Além disso, é válida somente para a atividade na qual foi registrada.

Além disso, uma marca também pode ser definida quanto a sua natureza, classificadas como serviço ou produto, coletiva e de certificação, diante disso temos:

Invenção (IP) – É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Qualquer concepção nova, sejam produtos ou processos, que representem um avanço em relação ao estado da técnica.

Modelo De Utilidade (MU) – Objeto de uso prático, ou parte deste suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

Existe também um Certificado de Adição de Invenção, para proteger um aperfeiçoamento introduzido na matéria requerida pelo inventor em um pedido ou mesmo na patente já concedida.

Uma marca também pode se dividir em quatro categorias:

1. Nominativa ou verbal: refere-se a uma expressão nominal, ou seja, seu nome.

2. Marca figurativa: é um sinal constituído por desenho, imagem,

figura/símbolo, sempre relacionada a componentes visuais.

3. Marca mista ou composta: é um sinal constituído pela combinação de elementos ou componentes, quais sejam compostos pelo nome e figura/símbolo

4. Marca tridimensional: refere-se à forma plástica de uma marca (como exemplo a barra do chocolate da Toblerone).

Conforme mencionado nas enumerações acima, pode-se citar os seguintes exemplos:

Figura 3 - Coca-Cola - marca nominativa¹⁶ Figura 4 - LACOSTE - marca figurativa¹⁷

Figura 5 - NIKE - marca mista¹⁸ Figura 6 - TOBLERONE - marca tridimensional¹⁹

É importante esclarecer que uma marca não é um símbolo que representa uma organização, companhia ou empresa, mas a relação entre produtos e serviços de determinada entidade.

Souza e Nemer mostram a importância da percepção do cliente, que associa a marca ao produto:

‘’A marca é mais que um simples nome ou símbolo. Ela deve ser uma síntese de todas as ações mercadológicas que se originam na satisfação de desejos ou necessidades específicas do consumidor. As ações mercadológicas de uma empresa visam fazer com que o consumidor associe à marca uma série de atributos do produto, uma expectativa de

19Fonte: marca toblerone - Bing images.

18Fonte: marca nike - Bing images.

17Fonte:marca lacoste - Bing images.

16Fonte:marca coca cola - Bing images.

desempenho e uma diferenciação em relação às marcas concorrentes. Ela é uma das formas pela qual a empresa se comunica com o público consumidor.’’²⁰

Portanto, uma das principais causas que justifiquem uma empresa criar a sua marca é estabelecer um significado da marca na mente dos clientes, criando uma ligação entre as associações tangíveis e intangíveis da marca e determinadas propriedades. É por isso que, para se proteger, uma marca deve ser registrada.

Como dito no presente trabalho, isso evita que concorrentes ajam de maneira desleal, utilizando meios para confundir o consumidor ao criar um simbolismo semelhante e aproveitando do valor agregado de outra marca.

3.5 INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Entrelaçando essa questão de proteção do registro, tem-se a indicação geográfica, não deixa de ser um instrumento de propriedade industrial que tem o objetivo de distinguir a origem geográfica de um determinado produto ou serviço.

As indicações geográficas, definição legal, proteção e dentre outras então arrolada nos arts. 176 a 182 da LPI.

Em destaque temos os arts. 177 e 178 da referida lei, os quais dispõem respectivamente:

Art. 177. Considera-se indicação de procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço.

Art. 178. Considera-se denominação de origem o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.

Portanto, a primeira espécie, protege o nome geográfico que se tornou conhecido por conta de um produto ou serviço. A segunda, pressupõe que as qualidades ou características de uma determinada área geográfica, incluídos os fatores naturais e humanos, influenciam exclusiva ou essencialmente um produto ou serviço.

20Revista de Gestão USP, São Paulo, v. 13, n. 4, p. 25-38, outubro/dezembro de 2006. Acessado em 10/06/2022)

Mossoró, no Rio Grande do Norte, comprovou ter se tornado conhecido no Brasil e no mundopela produção de melão.²¹

Para o registro de uma IP, é necessário que uma determinada área geográfica tenha se tornado comprovadamente conhecida como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produtor ou de prestação de determinado serviço.

Considera-se que o nome geográfico conhecido quando expressamente mencionado, por diferentes fontes, como centro de extração, produção ou fabricação do produto ou de prestação de serviço assinalado, nos termos do § 4º do art. 9º da

Portaria INPI nº 4/22.

Costa Negra, no Ceará, comprovou a intrínseca ligação do camarão marinho com a região, que possui solo e água característicos que favorecem a presença de microrganismos específicos que servem de alimento a esse animal. Essa

21Fonte: marca mossoró - Bing images.

alimentação natural, juntamente com a ação humana, por meio de técnicas de manejo adequadas, conferem ao camarãocaracterísticasdiferenciadas como alto teor proteico e sabor adocicado.²²

É indispensável a comprovação de que as qualidades ou características dos produtos ou serviços sofrem influência tanto de fatores naturais quanto humanos, ainda que um deles seja predominante. Estando ausente um desses fatores, não é possível caracterizar a DO (Denominação de Origem).

3.6 QUAL IMPACTO DA MARCA ESTÁ RELACIONADO AO MARKETING?

Podemos dizer que o marketing está relacionado ao Branding, essa expressão significa dizer que é uma estratégia de gestão da marca que visa torná-la mais reconhecida pelo seu público e presente no mercado. A estratégia busca a admiração e desejo pelos valores que a marca cria em torno de si mesma, ou seja, é o conjunto de ações alinhadas ao posicionamento, propósito e valores da marca. O objetivo do branding é despertar sensações e criar conexões conscientes e inconscientes, que serão cruciais para que o cliente escolha a sua marca no momento de decisão de compra do produto ou serviço.

Todos os movimentos que uma marca faz, desde a criação de um logotipo, escolha da fonte, discurso, tom de voz, valores da empresa, jingles, pessoas que irão representar, tudo isso ajuda a construir a personalidade de uma marca na mente do consumidor através de percepções e sensações.

Essas práticas auxiliam na criação de valor além do produto. É mais que o produto, é quem a marca é.

22Fonte: marca costa negra - Bing images.

4. TRADE DRESS

Antes de tratar sobre a concorrência desleal, há necessidade em abordar a explicação do tema Trade Dress.

O conceito de trade dress surgiu nos Estados Unidos. Já no Brasil, a doutrina o define como "conjunto-imagem" ou "roupagem externa" ou ainda

"embalagem" do produto ou bem. Trata-se, portanto, da percepção visual externada por um determinado bem no mercado consumidor, de forma suficientemente peculiar e distintiva, e que, por isso, goza de proteção jurídica autônoma e independente dos preceitos da Propriedade Intelectual. Infelizmente o tema não decorre de previsão legal expressa, pelo que a sua violação está ligada à construção doutrinária e jurisprudencial, e a sua conclusão decorrerá de exame do caso concreto.

Historicamente, a jurisprudência nacional em torno do tema se mostrava extremamente pulverizada, o que fazia com que a pretensão jurídica de tutela ao trade dress fosse, muitas vezes, equiparada a um jogo de sorte e azar, pois o fator dependia justamente do caso a caso.

Trade dress pode ser definido como uma forma de apresentação, composta principalmente por elementos visuais (mas que comporta elementos de outra natureza), que pode ser aposta a uma variada gama de objetos e que irá permitir ao consumidor identificar a origem do produto ou serviço por ela assinalada.

Para tal a noção de trade dress está inevitavelmente associada a um complexo de elementos, que, quando combinados, formam um todo distintivo capaz de gerar apresentação apta a permitir que o consumidor identifique determinada empresa, produto ou serviço.

Neste sentido o trade dress consiste num conjunto de características sejam elas cores, forma, embalagem, configuração do produto, frases, disposição, estilização e tamanho de letras, gráficos, desenhos, emblemas, brasões, texturas e enfeites ou ornamentos, capazes de identificar determinado produto ou diferenciá-lo dos demais pelo simples conjunto-imagem.

Complementando, a definição acima vale menção ao conceito de José Carlos Tinoco Soares:

(...) ‘Trade dress’ e/ou ‘Conjunto-Imagem’, para nós é a exteriorização do objeto, do produto ou sua embalagem, é a maneira peculiar pela qual se apresenta e se torna conhecido. É pura e simplesmente a ‘vestimenta’, e/ou o ‘uniforme’, isto é, um traço peculiar, uma roupagem ou a maneira particular de alguma coisa se apresentar ao mercado consumidor ou diante dos usuários com habitualidade. Na generalidade da expressão ‘alguma coisa’ pode-se incluir mas, logicamente, não limitar Às marcas figurativas ou mistas; tridimensionais; a todos os objetos que foram ou não suscetíveis de patentes, mas que se apresentam mediante uma forma de exteriorização característica; a toda e qualquer forma de produto ou de sua embalagem, desde que constituída de características particulares; a toda e qualquer decoração interna ou externa de estabelecimentos; a toda e qualquer publicidade desde que elaborada e apresentada com particularidades a torne conhecida como procedente de uma determinada origem. Por todos esses e muitos outros elementos e componentes, o

‘trade dress’ nada mais é do que aquilo que já denominamos, desde há muito, ou seja, o CONJUNTO- IMAGEM”²³.

Portanto o trade dress é uma forma de apresentação de um produto ou serviço que normalmente é utilizada em embalagens de produtos, no layout de estabelecimentos, mas que também pode ser encontrada em sites da internet e nas formas mais inusitadas de apresentação e divulgação de um produto ou serviço. Vale ainda observar que essa forma de apresentação consiste no resultado do conjunto de uma série de elementos comuns, que reunidos em um único objeto, ganharão (em tese) uma apresentação única e distintiva, ou seja, sinais visualmente perceptível que vão caracterizar um produto ou serviço, embora não tenha previsão legal no ordenamento jurídico ele é protegido através da repressão da concorrência desleal.

Assim, elementos de uso comum, como cores, formatos de embalagens ou estabelecimentos, imagens, formas de atendimento ao cliente etc., quando aglutinados e dispostos de determinada maneira, ganharão uma apresentação capaz de permitir que o consumidor a reconheça e identifique que os produtos ou serviços assinalados por aquela mesma apresentação visual são da mesma origem.

Luiz Edgard Montaury Pimenta e Marianna Furtado de Mendonça explicitam melhor essa relação entre o trade dress e o público consumidor:

23TINOCO SOARES, José Carlos.“Concorrência Desleal Vs. Trade Dress ou Conjunto-Imagem”

- São Paulo: Edição Tinoco Soares, São Paulo, 2004, p. 213.

‘’O conjunto-imagem normalmente reúne características tão singulares que consegue identificar o público-consumidor, de forma imediata, a qual produto ou estabelecimento o mesmo se refere. Tais características mantêm tamanha relação entre produtos/serviços e clientela que é capaz de exercer forte influência no público, fazendo com que os consumidores associam, até de forma inconsciente, a qualidade dos produtos e serviços a tais características’’.²⁴

A jurisprudência, contudo, tem se encarregado de combater eventuais violações ao conjunto-imagem. A referida proteção tem sido garantia fundamentada no artigo 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal:

‘’a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País’’

A violação ao trade dress é configurada quando uma empresa/marca diversa copia ou imita os signos distintivos de outra empresa, produto ou serviço, com o objetivo de obter vantagem em relação ao público consumidor.

Para que se configure a imitação, não é necessário que seja feito uma cópia fiel ou muito parecida, bastando a capacidade de o produto gerar confusão ao consumidor médio, induzindo-o a erro, faz-se à forte identidade entre as características e qualidade do produto e da marca contrafator”

Em dezembro de 2018, a quarta turma do STJ julgou o REsp. 1778.910/SP, e sob a relatoria da min. Maria Isabel Gallotti, concluiu que o conjunto-imagem é complexo e formado por diversos elementos. Dados a ausência de tipificação legal e o fato de não ser passível de registro, a ocorrência de imitação e a conclusão pela concorrência desleal deve ser feita caso a caso. Imprescindível, para tanto, o auxílio de perito que possa avaliar aspectos de mercado, hábitos de consumo, técnicas de propaganda e marketing, o grau de atenção do consumidor comum ou típico do produto em questão, a época em que o produto foi lançado no mercado, bem como outros elementos que confiram identidade à apresentação do produto

24MONTAURY, Luiz Edgard e MENDONÇA, Marianna Furtado.Trade Dress e a Tutela dos Websites, Revista da ABPI nº 100, de mai/jun de 2009. pg.20

ou serviço".

No acórdão, a ministra faz remissão às "sutilezas que podem separar a concorrência desleal da legítima prática competitiva, e cita o acórdão da Terceira Turma da Corte proferido em caso paradigmático (REsp 1591.294/PR)²⁵, em que o ministro Marco Aurélio Bellizze ressalta que:

‘’(...) para se caracterizar uma atitude anticompetitiva ou desleal e imprescindível que a situação concreta demonstra um comportamento imprevisível aos olhos do mercado, o que não se pode reconhecer quando se utiliza elementos comuns, partilhados por uma multiplicidade de concorrentes no mesmo nicho do mercado.’’

Como constou no REsp. 1.353-451/MG²⁶:

Por não ser sujeito a registro - ato atributivo do direito de exploração exclusiva - sua proteção não pode servir para ampliar direito que seria devido mediante registro, de modo que não será suficiente o confronto de marca a marca para caracterizar a similaridade notória e presumir o risco de confusão.

Vale dizer, a jurisprudência do STJ tem repetidamente entendido que, para o exame de violação ao trade dress, não basta a demonstração de similaridade notória e a presunção do risco de confusão do consumidor.

26BRASIL. Resp. Nº 1.353.451/MG, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma do STJ, por unanimidade, Brasília, 19 de setembro de 2017.

25 BRASIL.Resp. Nº 1.591.294/PR, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma do STJ, por unanimidade, Brasília, 06 de março de 2018.

5. CONCORRÊNCIA DESLEAL

Havia um tempo em que todas as avaliações de conflitos de embalagens/

trade dress eram feitas pelos próprios julgadores, levando em conta apenas a percepção pessoal de cada um. Contudo, com o passar dos anos, nossos magistrados foram constatando que vários desses conflitos realmente demandam uma perícia técnica, não exatamente para verificar se as embalagens eram semelhantes, mas se, sob a ótica do mercado, tal semelhança poderia gerar confusão para o consumidor e, assim, vir a configurar uma atitude anticompetitiva e desleal.

Em síntese, o crime de concorrência desleal ocorre mediante a meios ilícitos para obter vantagem comercial, prejudicando os concorrentes de alguma forma.

Sendo assim, difamar a imagem de concorrente, usar marca ou trade dress alheio em benefício próprio sem autorização, usar informação alheia para obter vantagem, são exemplos desses crimes.

Para tal podemos citar pelo menos em duas ocasiões os Ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceram a imprescindibilidade de perícia técnica em disputas envolvendo trade dress e, em dois desses casos, enfatizaram a necessidade de que haja uma “análise técnica de propaganda e marketing”. Em outras palavras, nos conflitos de trade dress, deve haver perícia técnica, a qual deve ser conduzida, preferencialmente, por um profissional da área de Comunicação e Marketing e não da área de Propriedade Intelectual.

Nesse sentido, o trecho a seguir, extraído do voto do eminente Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, em acórdão de sua relatoria, explica a razão pela qual as decisões do STJ têm sido na direção de exigir perícia técnica em casos de conflito de trade dress:

“Daí esta Terceira Turma ter sublinhado que, nos casos de alegação de concorrência desleal pela utilização de conjunto imagem assemelhado apta, em tese, a causar confusão nos consumidores, é imprescindível uma análise técnica que tome em consideração o mercado existente, o grau de distintividade entre os produtos concorrentes no meio em que seu consumo é habitual e ainda o grau de atenção do consumidor comum.”²⁷

27Op. Cit. Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Com efeito, para se determinar se existe concorrência desleal em um caso envolvendo embalagens semelhantes, não basta o mero confronto entre elas, pois mesmo quando a semelhança é inegável, isso não implica, necessariamente, em concorrência desleal. Essa situação sui generis geralmente ocorre quando o titular

“permite” – ainda que tacitamente – que vários concorrentes (mesmo que todos com market share irrelevante) façam uso das características que, originalmente, eram distintivas apenas de seu produto. Nesses casos, quando a identidade visual em questão passa a ser de toda a categoria, e não mais apenas do produto pioneiro, o trade dress – por mais distintivo que ele um dia tenha sido – perde sua eficácia e a repressão à concorrência desleal não é mais aplicável.

A seguir dois exemplos que podem ilustrar bem a situação mencionada acima, quando os três requisitos são atendidos, mas a condição essencial relativa à exclusividade de uso não é cumprida. Trata-se dos conflitos entre as embalagens dos produtos multiuso VEJA vs. ASSIM ASSOLAN, reproduzida abaixo:

Figura 7 – VEJA e ASSIM – Concorrência desleal²⁸

Como se verifica, em ambos os casos, existem semelhanças indiscutíveis.

Não obstante, em nenhum dos dois foi reconhecida a existência de concorrência desleal por infração de trade dress, tendo em vista ter ocorrido diluição das características distintivas das embalagens dos produtos VEJA e OREO. Abaixo estão reproduzidos trechos relevantes dos acórdãos proferidos nessas duas

28Fonte: comparação maca veja e assim - Bing images.

ações:

VEJA vs. ASSIM ASSOLAN

“De tudo quanto foi dito, o que se conclui é que é generalizada a utilização de embalagens parecidas com as da “VEJA”, pelos fabricantes de limpadores multi-uso. E se assim é, as semelhanças entre as embalagens

“VEJA” e “ASSIM ASSOLAN”, de fls. 62 e 63, deveriam ser muito maiores para justificar a condenação requerida, pois haveriam de ter a capacidade de confundir o consumidor e fazer com que adquirisse, pelo menos em hipótese, o produto da apelante supondo se tratar de produto da recorrida.”²⁹

A seguir, imagens que demonstram que as características que eram originalmente distintivas, respectivamente, apenas do multiuso VEJA e do biscoito OREO se tornaram a identidade visual das duas categorias. Justamente por esse motivo, a alegação de concorrência desleal contra a titular do multiuso ASSIM ASSOLAN foi julgada improcedente pelo TJ-GO.

Figura 8 – Produtos de limpeza diversos - Concorrência desleal³⁰

Como se verifica, a semelhança pode até ser constatada pelo próprio julgador, mas uma análise técnica da realidade do mercado – por meio do exame comparativo das embalagens dos produtos em lide vis-à-vis as embalagens dos outros concorrentes – é imprescindível, pois só assim o magistrado poderá julgar se, de fato, trata-se de concorrência desleal ou não.

30Fonte: comparação limpadores - Bing images.

29BRASIL.Apelação Cível nº 119476-4/188(200705021143) Relator Des. Gilberto Marques Filho, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Goiânia, 14 de agosto de 2008.

Contudo é importante ressalvar que, mesmo quando determinada embalagem de um produto líder já está relativamente diluída no segmento, a decisão sobre um conflito entre essa embalagem é aquela de um novo “player” no mesmo segmento pode ser pela existência de concorrência desleal, e não pela coexistência como no caso dos produtos ASSIM ASSOLAN. A imagem a seguir ilustra bem essa situação, pois, nesse caso específico, as semelhanças entre as embalagens do biscoito OREO e as do NERO são tão evidentes que a concorrência desleal foi reconhecida, tanto na primeira quanto na segunda instâncias, como será comentado adiante.

Figura 9 – OREO e Nero - Concorrência desleal³¹

Nesse aspecto, tanto na primeira quanto na segunda instância, a violação dos direitos da titular do OREO foi reconhecida e a titular do NERO foi condenada a cessar a comercialização do biscoito com as embalagens impugnadas e a pagar indenização pela violação. A seguir um trecho da sentença proferida pela 10ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos/SP:

“A semelhança visual é perceptível em vários pontos, como na predominância das cores (azul, branco e marrom) e na forma em que são apresentadas, ou seja, suporte externo azul e nome da marca (quase do mesmo tamanho), na cor branca, com saliência azul e borda externa branca (na marca OREO) e prata (na marca NERO), ligeiramente inclinada, com desenhos duplos de biscoitos (da mesma cor) do lado direito. Diante disso, e considerando que as embalagens, no caso, referem-se a um mesmo tipo de produto, é de se reconhecer que as semelhanças podem, de fato, confundir o público consumidor, em detrimento dos direitos atribuídos ao titular do uso da marca.”³²

Essa sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e a

32BRASIL. Autos daApelação Cível nº 0005668- 06.2010.8.26.0000, TJ-SP, Relator Desembargador JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS, DJ 20.06.2012.

31Fonte: comparação oreo e néro - Bing images.