Inclinação da UDRP às marcas

Deve-se salientar que a UDRP possui uma tendência claramente favorável aos detentores das marcas em detrimento dos titulares de registro de nomes de domínio, sendo esta a outra grande crítica a este sistema de solução de controvérsias, inclinação esta que favoreceria a prática de forum shopping– escolha estratégica de foro, de acordo com os interesses do demandante, possibilitando a proposição da demanda em foro que lhe seja mais conveniente88 -com o agravante de que, ao contrário do que ocorre em um procedimento arbitral, no qual a escolha da câmara de arbitragem é realizada, via de regra, em conjunto entre as partes, com a inclusão de cláusula arbitral no contrato celebrado entre as partes ou assinatura do compromisso arbitral, na UDRP esta escolha é exclusiva do Reclamante, o qual escolhe dentro um dos centros de solução de conflitos credenciados à ICANN, restando ao Reclamado

sujeitar-se ao centro determinado quando do início do procedimento.89

Pode-se observar tal inclinação às marcas com a análise das decisões proferidas pelos centros de resolução de disputas sobre nomes de domínio, as quais são, em sua expressiva maioria, favoráveis aos

titulares das marcas.90

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Nádia de Araújo (2012, p. 147) conceitua da seguinte forma o forum shopping em contratos internacionais, podendo ser aplicado analogicamente aos conflitos sobre nomes de domínio: “A inclusão de cláusulas de escolha de foro em contratos internacionais é uma prática necessária uma vez que diversos países podem ser competentes ao mesmo tempo para uma ação internacional, em face da inexistência de regras internacionais uniformes e universalmente aceitas sobre jurisdição internacional. Quando o litígio surge, há uma corrida para diversos locais como foros competentes, porque as partes procuram utilizar o tribunal do país em que sintam poder ser mais beneficiadas. Analisam as vantagens das regras relativas aos aspectos processuais da questão, da lei aplicável, dos custos para a contratação de advogados, entre outros. Essa busca é denominada forum shopping.”

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Sobre o assunto: “The UDRP eliminates the negotiations and party autonomy of international arbitration and substitutes for it a mandatory system for domain name owners. When an individual registers a generic top-level domain name anywhere in the world, she is contractually bound to accept the jurisdiction of UDRP panel when any trademark owner invokes it. She cannot alter the subject matter of disputes, she cannot select the dispute settlement provider that will hear her case, and she has only limited avenues to challenge panel excesses or errors.” (HELFER, 2001, p. 94

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A título exemplificativo, desde a instalação do SACI-Adm no Brasil, em 2011, foram submetidas 117 (cento e dezessete) disputas aos órgãos

Além disso, os painelistas utilizam-se dos precedentes do próprio Centro de Arbitragem da OMPI, claramente benéficas aos titulares das marcas, criando um círculo vicioso, pois decisões a favor das marcas são utilizadas para fundamentar novas decisões, mantendo um padrão, ou como aponta Milton Mueller (2002, p. 20), uma distorção a favor dos donos das marcas.

O entendimento é que, tendo as marcas preferência em relação aos demais direitos de propriedade intelectual, o princípio first come,

first filed deve ser relativizado, a fim de atender à proteção a elas

dispensada.

Tanto é assim que as indicações de interesse legítimo para manutenção de um domínio, em caso de disputa estão focadas na proteção de marcas e interesses comerciais a elas relativas, bem como as condutas relacionadas à má-fé estão associadas aos princípios que regem direitos de marcas e concorrência desleal. (LIPTON, 2005, p. 11)

Sendo um procedimento idealizado e aplicado pela OMPI, organização em prol dos direitos de propriedade intelectual, acredita-se que as decisões favoráveis aos titulares de marca sejam exatamente o que o procedimento busca, pois projetado desta forma.

O que não se esperava é que os direitos dos titulares de marcas fossem ampliados de tal forma que acabassem por exceder ao previsto em lei, como afirmam opositores da UDRP. (FROOMKIN, 2002, p. 611)

Pode-se afirmar, com certeza, que os titulares das marcas, cientes da tendência do centro de solução de disputa, prefiram este ao judiciário, confirmando a prática de forum shopping alegada por alguns críticos ao sistema. E, inclusive, dentre os centros credenciados pela ICANN para aplicação da UDRP há aqueles que possuem determinada tendência, o que é, então, buscado pelos Reclamantes, como afirma Milton Mueller: “há evidencias estatísticas que a seleção do centro de solução de controvérsias pelo demandante leva à prática de fórum shopping, a qual polariza os resultados.” (2002, p. 15)

credenciados junto ao Registro.br. Destas, 10 (dez) foram arquivadas, 101 (cento e um) decidiram pela transferência do nome de domínio ao Reclamante e, em apenas 4 (quatro) decisões foram mantidos com o titular do domínio. Nos 2 (dois) restantes, os domínios foram cancelados por decisão judicial ou arbitral. Esta tendência repete-se no Centro de Solução da OMPI, tanto em relação aos domínios “.br”, quanto aos demais a ele submetidos. Nos seus primeiros 10 (dez) anos de funcionamento, aproximadamente 91% (noventa e um por cento) das controvérsias foram decididas a favor do Reclamante. (OMPI, 2011)

Ainda que muitas críticas sejam feitas à UDRP, não apenas quanto à preferência aos direitos dos titulares das marcas ou prazos procedimentais exíguos para reclamados, mas também sobre o conflito entre suas normas e leis de propriedade intelectual dos Estados, acarretando a perda de direitos garantidos em leis nacionais (HELFER, 2001, p. 93), e a falta de legitimidade, por ser promovida por órgãos privados, entende-se que esta trouxe grandes benefícios ao sistema de nomes de domínio, facilitando sua operacionalização e trazendo transparência ao seu funcionamento, mas ainda “longe de ser perfeita”. 5.2. SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONFLITOS DE INTERNET – SACI-Adm

Desde a implantação da UDRP e a possibilidade de solução de conflitos sobre nomes de domínio por meio de métodos alternativos, com o Centro de Disputas da OMPI, muitas empresas brasileiras recorreram a este meio para solucionar controvérsias relativas a marcas e nomes de domínio.

Mesmo com acesso a este Centro de Disputas internacional, esperava-se há muito por um sistema de conflitos no Brasil, projetado especificamente para atender aos registros “.br” e adaptado à realidade do país.

Diante disto, o Registro.br promoveu um estudo relativo à conveniência e viabilidade de um sistema alternativo de resolução de conflitos envolvendo nomes de domínio “.br”, aprovando o seu regulamento - Resolução CGI.br/RES/2010/003,em setembro de 2010, para funcionamento do Sistema Administrativo de Conflito de Internet (SACI-Adm) o qual é aplicável, compulsoriamente aos contratos de registro de domínio celebrados após outubro de 2010, atendendo aos anseios do mercado brasileiro:

O Saci-Adm é a resposta há muito esperada pelos especialistas na área, que defendiam um método alternativo célere, especializado e menos oneroso para solução de conflitos envolvendo nomes de domínio “.br”, compatível com o dinamismo da internet e do próprio procedimento para o registro dos nomes de domínio. É incompatível e injusto que terceiros possam, de forma barata, célere e desburocratizada, registrar nomes de domínio que reproduzam sinais distintivos e, por outro lado, os titulares desses sinais distintivos tenham como

única saída percorrer o caminho das ações judiciais (cuja velocidade, em regra, não corresponde ao dinamismo da internet).(BESER; MENDONÇA, 2010, p. 37)